Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.10.2003, Az. I ZR 65/00

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 65/00Verkündet am:9. Oktober 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:nein[X.]R: [X.] §§ 5, 15 Abs. 2a)Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehenfirmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmens-bezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einemDritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch [X.] verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienst-leistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet.b)Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung —[X.] für ein Confiseriege-schäft in einer norddeutschen Stadt und der Firma —[X.] eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am [X.], die ihren Weinüber Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keineVerwechslungsgefahr.[X.], [X.]. v. 9. Oktober 2003 [X.]/00 [X.] [X.] [X.]- 2 -Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] durch [X.] [X.], [X.], [X.] und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision des [X.] wird das [X.]eil des [X.] desOberlandesgerichts [X.] vom 24. Februar 2000 aufgehoben.Auf die Berufung des [X.] wird das [X.]eil der [X.] für Han-delssachen des [X.]s [X.] vom 7. Mai 1997 abgeändert.Die Klage wird abgewiesen.Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin betreibt eine traditionsreiche Confiserie in [X.] mit [X.] in einer Reihe [X.] Städte. Sie ist Inhaberin der mit [X.] 11. November 1988 eingetragenen Marke- 3 -Das [X.]er Ladenlokal der Klägerin existiert seit 1909. Vor dem [X.] nahm der [X.] des Firmengründers, [X.], die [X.] auf. Nach dem Kriege wurde aus der lokalen Konditorei ein bundesweitoperierendes Unternehmen. Heute vertreibt die Klägerin unter der abgebildetenMarke nicht nur ihre verschiedenen Confiserie-Produkte, sondern seit [X.] auch Wein, Sekt und Liköre. Das [X.] umfaßtdementsprechend neben feinen Backwaren, Konditoreiwaren, Pralinen und [X.] auch alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen undLiköre.Der Beklagte betreibt unter der Firma [X.]. in [X.] am[X.] ein Weingut und eine Weinkellerei. Er hat das Unternehmen 1995 von [X.] übernommen, die es 1980 [X.] unter Umwandlung von einer Kommandit-gesellschaft in ein einzelkaufmännisches Unternehmen [X.] erworben hatte. [X.] dieser Gesellschaft, die bis dahin die Firma Vereinigung [X.]er Wein-gutsbesitzer [X.] geführt hatte, war [X.], ein Vetter von[X.]. Im Zuge der Veräußerung des Unternehmens an die Mutter [X.] war die Fortführung des Unternehmens unter der Firma [X.] mit [X.] vereinbart worden. [X.] war etwa 1950 in [X.] —Vereinigung [X.]er Weingutsbesitzerfi eingetreten; seit seinem [X.] hatte das Unternehmen als —Vereinigung [X.]er Weingutsbesitzer [X.]& Co. Weinbau und Weingroßhandelfi firmiert. In welchem Umfang die Gesell-schaft ab Ende der fünfziger Jahre den Firmenbestandteil —[X.] bzw. —Ley-sieffer & Co.fi [X.] wie vom [X.] behauptet und durch umfangreiches Druck-- 4 -material belegt [X.] in Alleinstellung benutzt hat und ob es sich dabei gegebenenfallsum eine markenmäßige Benutzung gehandelt hat, ist zwischen den Parteien strei-tig. Der Wein aus dem Unternehmen des [X.] wird im [X.]. Auch das Stammhaus der Klägerin bezog bis in die siebziger [X.]. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war ein Testkauf in der Nähe von[X.].In einem von der Klägerin angestrengten Rechtsstreit ist der Mutter des [X.] durch [X.]eil des Oberlandesgerichts [X.] vom 23. November 1995 [X.] des in [X.] gestalteten [X.] Weine, weinhaltige Getränke und Sekt untersagt worden.Der Beklagte vertreibt heute Wein und Sekt mit Etiketten, die [X.] beispielswei-se [X.] wie folgt gestaltet [X.] 5 -Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin aus ihrer Marke gegen [X.] des Zeichens —[X.].fi durch den [X.] vor. [X.] zuletzt beantragt, dem [X.] die Verwendung der nachstehend wiederge-gebenen Schriftzüge in [X.] oder Druckschrift für Wein, weinhal-tige Getränke oder Sekt zu untersagen:Außerdem hat sie Auskunft begehrt und die Feststellung der Schadensersatzver-pflichtung des [X.] beantragt.Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat sich auf ein Recht ander geschäftlichen Bezeichnung —[X.]fi gestützt, die sein Unternehmenab Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet habe. Außerdem habe[X.], damals persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, seinemVetter [X.] gegenüber sein Einverständnis erklärt, daß dessen Unter-nehmen die Bezeichnung —[X.] in [X.] verwende.Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Im Berufungsverfahren hat [X.] [X.] gestützt auf das Unternehmenskennzeichen —[X.].fi [X.]Widerklage erhoben und beantragt, die Klägerin zur Einwilligung in die [X.] zu verurteilen, soweit sie die [X.] 33 (alkoholische Ge-tränke ausgenommen Biere) betrifft. Das Berufungsgericht hat die Berufung [X.] zurückgewiesen und [X.] ohne dies ausdrücklich im Tenor hervorzuheben[X.] die Widerklage [X.] richtet sich die Revision des [X.], mit der er seinen Klage-abweisungs- und seinen Widerklageantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt,die Revision zurückzuweisen.Entscheidungsgründe:[X.] Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens —[X.]durch den [X.] eine Verletzung der [X.] gesehen. Zur [X.] es ausgeführt:Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Iden-tität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe [X.] —[X.] ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht er-sichtlich, daß das behauptete Einverständnis des [X.] sich auf die mar-kenmäßige Benutzung der Bezeichnung —[X.] erstreckt habe. Der Beklagtekönne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, dennes sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der [X.]Rechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 [X.] erworben habe. Die Rechtsvor-gängerin des [X.] habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt [X.] an dem Unternehmenskennzeichen —[X.].fi erworben.Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes —[X.]& Co.fi seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klä-gerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung —[X.] älter; denn wie sich aus derAussage von [X.] in dem früheren Verfahren gegen die Mutter [X.] ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den [X.] 7 -Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechts-mißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenut-zung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstandensei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei [X.] nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde dem[X.] lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens —[X.] unter-sagt; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich seider Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.Da dem [X.] kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die [X.], deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.[X.] diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit [X.] sie geltend, daß die Klägerin aus der [X.] keine Rechte herleitenkann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritäts-älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung —[X.].fi stützenkann.1.Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung —[X.] Nachf.fi über ein gegenüber der Marke der Klägerin [X.] Kennzei-chenrecht i.S. des § 12 [X.], das er einredeweise im Verletzungsprozeß gel-tend machen kann (vgl. [X.]Z 150, 82, 88 [X.] [X.]). Sein Unternehmen führtseit 1980 [X.] dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch sei-ne Mutter [X.] diese [X.])Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen aller-dings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen be-dient (vgl. [X.], [X.]. v. 2.10.1997 [X.] I ZR 105/95, [X.], 391, 393 = WRP1998, 394 [X.] Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß- 8 -der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von [X.] erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworbenhatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mitdem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des [X.], zugestimmt (§ 22 HGB a.[X.])Der Schutzumfang dieses der [X.] im Zeitrang vorgehendenKennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit vonder Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als [X.] das Unternehmenskennzeichen —[X.].fi zur Kenn-zeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwen-det hat. Der [X.] ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 [X.] stets davon ausgegangen, daß firmen-und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten [X.] ineinander übergehen ([X.], [X.]. v. 18.10.1974[X.] I ZR 118/73, [X.], 257 [X.] [X.], m.w.N. aus der älteren Rspr.; [X.]. v.13.7.1977 [X.] I ZR 136/75, [X.] 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 [X.] Tina-Spezialversand I; [X.]. v. 28.4.1983 [X.] I ZR 52/81, [X.], 764, 765 [X.]. v. 24.11.1983 [X.] I ZR 124/81, [X.] 1984, 354, 356 [X.] Tina-Spezialversand II;[X.]Z 145, 279, 282 [X.] DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 [X.] [X.]; [X.], [X.], 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. [X.], [X.], [X.]. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch [X.] verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also [X.], verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletztwerden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet,sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägungzugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeich-net und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die- 9 -Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet ([X.] [X.]1984, 354, 356 [X.] [X.] in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-meinschaften ([X.]. v. 21.11.2002 [X.] Rs. [X.]/01, [X.]. 2002, [X.]. 34 =[X.] 2003, 143 = [X.], 66) zur Unterscheidung von firmen- und marken-mäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite [X.] und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrechtden Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendun-gen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch [X.]/RohnkeaaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über [X.] von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer einge-tragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b [X.] entgegengehalten werden kön-nen.2.Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin [X.] ein noch älteres Gegenrecht zu.a)Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin [X.],der Ehefrau von [X.], entnommen, die sie in dem früheren, gegen [X.] des [X.] gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobe-nen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenndie Klägerin den Namen [X.] noch vor dem Unternehmen des [X.] alsallein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus keinälteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnenhat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen [X.]einer expandierenden [X.]er Confiserie [X.] und dem Unternehmen des [X.] [X.] einem Weingut und einer Weinhandlung [X.] keine sich überschneidendenGeschäftsbereiche. Das Unternehmen des [X.] hat 1980 begonnen, die Be-- 10 -zeichnung —[X.].fi für eine Weinhandlung zu verwenden, derenWein [X.] sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel [X.] im ge-samten [X.] abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätig-keitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Con-fiseriegeschäft in [X.] beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die [X.] zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin[X.] selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre [X.] dem Unternehmendes [X.] die auf den früheren Komplementär [X.] hinweisendeBezeichnung —[X.].fi nicht hätte untersagen [X.])Der dem Unternehmen des [X.] zukommende Zeitrang wird [X.] spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klä-gerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweite-rung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob [X.] auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma —Vereinigung [X.]erWeingutsbesitzer [X.]fi Gegenrechte gegen die [X.] geltendmachen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann [X.], ob der Name —[X.] für das Unternehmen des [X.] [X.] wie die-ser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechzigerJahren zu belegen versucht hat [X.] schon seit Ende der fünfziger Jahre in Allein-stellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen nochviel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützenkönnte.c)Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichenBezeichnung —[X.].fi für den Bereich des Handels mit Wein undweinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechen-der Löschungsanspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. [X.]/RohnkeaaO § 14 Rdn. 24).- 11 -3.Das Berufungsgericht hat [X.] aus seiner Sicht folgerichtig [X.] noch [X.] zu der Frage getroffen, ob dem [X.] der mit der Widerklagegeltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der [X.], d.h. auf [X.] Waren —alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosenund Likörefi aus dem [X.], zusteht. Die Beantwortung dieser Fragesetzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Kläge-rin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisi-onsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.II[X.] angefochtene [X.]eil kann danach keinen Bestand haben. Die Klageist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der [X.] [X.] der geschäftlichen Bezeichnung —[X.].fi stützen kann.Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten [X.] Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das [X.] zurückzuverweisen.UllmannBornkamm[X.]BüscherSchaffert