Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
93/12
Verkündet am:
27.
März 2013
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3, § 15 Abs.
2 und 4
a)
Ein vom Lizenzgeber während der Vertragsbeziehung erworbenes Kennzei-chenrecht geht dem Kennzeichenrecht des Lizenznehmers vor, das dieser ebenfalls während des Laufs des Lizenzvertrags erlangt hat, weil die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des [X.]z-
oder Gestattungsvertrags nicht besser als diejenige eines [X.] ist, der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichenrecht identisches oder ähnliches Zeichen nutzt.
b)
An den Nachweis eines Lizenz-
oder Gestattungsvertrags, aus dem der [X.] einen Vorrang seines Kennzeichenrechts im Verhältnis zum Kennzeichenrecht des Lizenznehmers ableitet, sind regelmäßig keine gerin-gen Anforderungen zu stellen.
[X.], Urteil vom 27. März 2013 -
I [X.] -
OLG [X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 27.
März 2013 durch [X.]
Dr.
Bornkamm und die Richter Prof.
Dr.
Büscher, Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.] wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 11.
April 2012 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die auf die Marke gestützte Widerklage abgewiesen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die [X.]en streiten im Revisionsverfahren noch um die Berechtigung der Klägerin, das im Widerklageantrag angeführte
Zeichen CAVAION SIDE-LOADERS
BAUMANN

(nachfolgend auch: angegriffenes Zeichen) für Seiten-
oder Staplerfahrzeuge als Marke zu benutzen.
Die Beklagte, die [X.] Parts Center GmbH, ist Inhaberin der -
nach-stehend abgebildeten -
mit Priorität vom 2.
Mai 1979 für Seiten-
und Gelän-destapler eingetragenen farbigen (rot und schwarz) [X.] Nr.
1005694 (nachfolgend:
[X.]):
1
2
-
3
-

Zuvor war Inhaber der [X.] die am 1.
Januar 1967 von [X.] und
[X.] als offene Handelsgesellschaft gegründete R.
[X.] & Co., Gabelstaplerwerk
in [X.], die später in eine Komman-ditgesellschaft umgewandelt wurde und seit 2005 als R.
[X.] [X.] firmierte. Nachdem über das Vermögen dieser Gesellschaft das Insolvenz-verfahren eröffnet worden war, erwarb die Beklagte mit [X.] und 3.
August 2005 die Sachwerte der Insolvenzschuldnerin und die [X.].
Die Klägerin, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach [X.] Recht mit Sitz in [X.], [X.], führt die Bezeichnung [X.] S.r.l..
Sie produziert und vertreibt Seitenstapler. Bei dieser Sonderform der Gabel-stapler ist die [X.] seitlich angebracht.
Nach der Insolvenz der R.
[X.] [X.] arbeiteten die [X.] zunächst zusammen. Sie schlossen am 3.
August 2005 einen Lizenzver-trag über die [X.]. Im Juni 2006 kündigte die Klägerin die [X.] mit der [X.] zum Jahresende auf. Die Klägerin nutzt seitdem im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit das angegriffene Zeichen.
Die Beklagte hat behauptet, die Klägerin habe ausschließlich als Produk-tionsstandort für die in [X.] ansässige Gesellschaft gedient und sei nicht selbständig werbend im Inland tätig gewesen. Die Klägerin habe die Be-zeichnung [X.]

mit und ohne graphische Gestaltung nur aufgrund einer Gestattung der R.
[X.] & Co. und ihrer Rechtsnachfolgerin, später auf-3
4
5
6
-
4
-
grund des [X.] mit der [X.], verwendet. Die Beklagte ist der Ansicht, nach der Beendigung des Lizenzvertrags sei die Klägerin nicht [X.], das angegriffene Zeichen zu verwenden.
Die Beklagte hat
-
soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung
-
widerklagend beantragt,
die Klägerin
unter Androhung von Ordnungsmitteln
zu verurteilen, es zu unter-lassen, ohne Zustimmung der [X.] im geschäftlichen Verkehr das nach-folgend wiedergegebene Zeichen für die Waren Seiteund Geländestapler in markenmäßiger Benutzung zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, ins-besondere unter dieser Bezeichnung Seiten-
oder Staplerfahrzeuge und deren Bestand-
und Ersatzteile sowie Zubehör anzubieten, in der Bundesrepublik [X.] in den Verkehr zu bringen oder in die Bundesrepublik [X.] einzuführen:

Die Beklagte hat zudem im Wege der
Stufenklage Auskunft, eidesstattli-che Versicherung und nach Erteilung der Auskunft Schadensersatz begehrt.
Die Klägerin ist der Widerklage entgegengetreten. Sie hat behauptet, sie sei durch Umwandlung aus der 1969 von [X.] und [X.] gegrün-deten [X.] S.p.A. mit Sitz in [X.] hervorgegangen. Seit der Gründung habe sie Seitenstapler produziert und nach [X.] verkauft. Die Bezeich-nung [X.]

habe sie beim Absatz der von ihr produzierten Geräte auch in [X.] benutzt. Die [X.]en hätten vereinbart, dass der [X.] erst Gültigkeit erlangen
sollte, wenn alle offenen Punkte der Zusammenar-beit geklärt worden seien. Dazu sei es nicht gekommen.
Auf die Widerklage hat das [X.] die Klägerin durch Teilurteil zur Unterlassung und Auskunft sowie zur Abgabe einer Versicherung an Eides Statt über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft verurteilt. Im Berufungsver-7
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10
-
5
-
fahren hat die Beklagte die von ihr verfolgten Ansprüche hilfsweise auf das [X.] [X.]

der R.
[X.] [X.] gestützt. Das Be-rufungsgericht hat die Widerklage insgesamt abgewiesen.
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die [X.] ihr [X.] gestützt auf die [X.] weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, der [X.] stünden keine Ansprüche wegen Verletzung der [X.] und des Unternehmens-kennzeichens der R.
[X.] [X.] zu. Dazu hat es ausgeführt:
Die Beklagte habe die geltend gemachten Ansprüche in erster Linie auf die [X.] gestützt. Das angegriffene Zeichen greife in den [X.] der Marke
der [X.] ein. Zwischen den [X.] bestehe aufgrund durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.], hoch-gradiger Zeichenähnlichkeit und [X.] Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.]. [X.] sei jedoch durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem [X.] gedeckt. Die Klägerin sei identisch mit der am 24.
Juni 1969 gegründeten [X.] S.p.A.
in [X.]. Sie habe die Benutzung des von [X.] im Inland im Jahr 1971 auf-genommen.
Das angegriffene Zeichen stelle eine Benutzung des im Verhältnis zur [X.] prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens der Klägerin dar. Das angegriffene Zeichen werde durch den Wortbestandteil [X.]

geprägt. Daran änderten die weiteren beschreibenden Zusätze CAVAION
SIDELOADERS

und die graphische Gestaltung nichts. Die [X.], 11
12
13
-
6
-
die ebenfalls durch den Wortbestandteil [X.]

geprägt werde, greife in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin ein. Die Klä-gerin sei auch nicht gehindert, sich auf ihr im Verhältnis zur [X.] prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar
habe die Beklagte mit dem Erwerb des Geschäftsbetriebs der R.
[X.] [X.] auch deren Recht am Unternehmenskennzeichen erworben, das über eine Priorität von 1967 verfügt habe. Dieses Recht sei jedoch durch Aufgabe des [X.] erloschen.
Die Klägerin sei auch nicht im Hinblick auf den zwischen den [X.]en abgeschlossenen Lizenzvertrag gehindert, sich im Verhältnis zur [X.] auf ihr Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar könne der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nach Beendigung des
Lizenzvertrags nicht entgegenhalten, eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Gegenstand erworben zu haben. Im Streitfall bestehe jedoch die Besonderheit, dass das [X.] der R.
[X.] [X.] erloschen sei. Nach dem Erlöschen des prioritätsälteren Kennzeichenrechts könne die Beklagte sich mit ihrer im [X.] zum Unternehmenskennzeichen der Klägerin prioritätsjüngeren [X.] nicht mehr durchsetzen.
Aus dem Unternehmenskennzeichen der R.
[X.] [X.], auf das die Beklagte ihre Ansprüche im [X.] zulässigerweise gestützt habe, könne sie keine Ansprüche ableiten, weil dieses Recht erloschen sei.
I[X.] Die Revision hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Auf-hebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Be-rufungsgericht.
14
15
16
-
7
-
1. Die Revision ist auf die Anfechtung des Berufungsurteils beschränkt, soweit das Berufungsgericht die Ansprüche aus der [X.] verneint hat.
Die Beklagte hat die Widerklage in der Berufungsinstanz in erster Linie auf die
[X.] und hilfsweise auf das Recht an dem Unternehmens-kennzeichen der R.
[X.] [X.] gestützt. Trotz der gleichlauten-den Klageanträge liegen danach unterschiedliche Streitgegenstände (pro-zessuale Ansprüche) vor, weil die Beklagte ihr Begehren auf zwei verschiedene Kennzeichen gestützt hat (vgl. [X.], Urteil vom 15.
März 2012

I
ZR
137/10, [X.], 630 Rn.
14
= [X.], 824
-
CONVERSE
II; Urteil vom 24.
Ja-nuar 2013
-
I
ZR
60/11, [X.], 397
Rn.
13
= [X.], 499
-
Peek & Cloppenburg
III).
Die Verneinung der aus dem Unternehmenskennzeichen her-geleiteten Ansprüche durch das Berufungsgericht nimmt die Revision hin. Die Ansprüche aus dem Unternehmenskennzeichen sind daher nicht in die [X.] gelangt. Insoweit unterscheidet sich die vorliegende [X.] von einer Fallkonstellation, in der das Gericht den [X.] nach dem Hauptvorbringen verurteilt und der Beklagte Rechtsmittel einlegt. Dann fällt auch der hilfsweise geltend gemachte Streitgegenstand in der [X.] an (vgl. [X.], Urteil vom 29.
Januar 1964
-
V
ZR
23/63, [X.]Z 41, 38, 39; Urteil vom 24.
Januar 1990
-
VIII
ZR
296/88, [X.] 1990, 518, 519).
Vor-liegend ist dagegen über die auf das Unternehmenskennzeichen gestützten [X.] eine die Widerklage abweisende Entscheidung ergangen, die die [X.] beschwert.
Nimmt sie diese Entscheidung hin, erwächst die Abweisung der Widerklage, soweit sie auf das Unternehmenskennzeichen gestützt ist, in Rechtskraft.
2. Die Widerklage ist zulässig. Dies gilt auch für den [X.]. Dieser ist ungeachtet der dort
verwendeten markenmäßi-17
18
19
-
8
-
ger
Benutzung

hinreichend bestimmt (§
253 Abs.
2 Nr.
2 ZPO). Die Verwen-dung von Begriffen wie markenmäßig

in einem Klageantrag zur Kennzeich-nung der zu untersagenden Benutzungshandlung ist vielfach nach den Um-ständen des Einzelfalls unbedenklich, wenn zum Verständnis der Begriffe auf die mit der Klage beanstandete konkrete Verletzungshandlung und die [X.] Klagebegründung zurückgegriffen werden kann (vgl. [X.], Urteil vom 4.
Sep-tember 2003
-
I
ZR
23/01, [X.]Z 156, 126, 131
-
Farbmarkenverletzung
I).
Das ist auch vorliegend der Fall. Die Klägerin bringt das angegriffene Zeichen auf ih-ren Erzeugnissen sowie ihren Brief-
und Geschäftspapieren zur Unterscheidung ihrer Produkte von den
Produkten anderer Unternehmen an.
3. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-gen kann der mit der Widerklage verfolgte Unterlassungsanspruch wegen [X.] der Marke der [X.] nach §
14 Abs.
2 Nr.
2 und Abs.
5 [X.] nicht verneint werden. Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon [X.], dass das angegriffene Zeichen der Klägerin in den Schutzbereich der Marke der [X.] eingreift (dazu II
3
a). Die Annahme des Berufungsge-richts, die Benutzung des angegriffenen Zeichens sei durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem Unternehmenskennzeichen [X.] S.r.l.

ge-deckt, ist jedoch nicht frei von [X.]
(dazu II
3
b).
a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der Wort-Bild-Marke [X.]

der [X.] und dem angegriffenen Zeichen CAVAION SIDELOADERS BAUMANN

die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] besteht.
aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] ist
-
ebenso wie bei §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.]
-
unter Berück-sichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei be-20
21
22
-
9
-
steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-gen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Bei dieser [X.] Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unter-scheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. [X.], Urteil vom 24.
Juni 2010
-
51/09, [X.]. 2010, 05
= [X.], 933 Rn.
33
-
Barbara Becker; [X.], Urteil vom 9.
Februar 2012
-
I
ZR
100/10, [X.], 1040 Rn.
25
= [X.], 1241
-
pjur/pure).
bb) Das Berufungsgericht ist von [X.] und einer durchschnittli-chen Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegangen. Es hat weiter angenommen, dass zwischen den kollidierenden Zeichen hochgradige [X.] besteht. Beide Zeichen würden durch den Wortbestandteil [X.]

ge-prägt, der die Zeichen auch optisch dominiere. Die übrigen graphischen Ele-mente hätten keinen bestimmenden Einfluss auf den Gesamteindruck der [X.]. Die Wortbestandteile CAVAION SIDELOADERS

fasse der inländische Verkehr als beschreibende Angaben auf. Sie prägten das angegriffene Zeichen deshalb nicht. Aufgrund [X.], durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] und hochgradiger Zeichenähnlichkeit liege Verwechs-lungsgefahr vor. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
b) Die Annahme
des Berufungsgerichts, die angegriffene Zeichennut-zung sei durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem Unternehmens-kennzeichen [X.] S.r.l.

gedeckt, ist dagegen nicht frei von [X.].
23
24
-
10
-
aa) Grundsätzlich können der Klagemarke im [X.] prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten wer-den ([X.], Urteil vom 28.
Februar 2002
-
I
ZR
177/99, [X.]Z 150, 82, 92
-
Hotel Adlon; Urteil vom 9.
Oktober 2003
-
I
ZR
65/00, [X.], 512, 513
= [X.], 610
-
Leysieffer; Urteil vom 14.
Mai 2009
-
I
ZR
231/06, [X.], 1055 Rn.
52
= [X.], 1533
-
airdsl). Das setzt voraus, dass die [X.], die sich einredeweise auf
ein solches Recht beruft, über ein eigenes prioritätsälte-res oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts ei-nes [X.] ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die Voraussetzungen [X.] Geltendmachung eines prioritätsälteren Unternehmenskenn-zeichens der
Klägerin seien im Streitfall erfüllt, hält jedoch der revisionsrechtli-chen Nachprüfung nicht stand.
bb) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht angenommen, dass die Klägerin nicht daran gehindert ist, sich auf ihr Unternehmenskennzeichen zu berufen, weil die Beklagte ihrerseits über ein im Verhältnis zum Unternehmens-kennzeichen der Klägerin älteres Kennzeichenrecht verfügt.
Zwar kann ein Kläger einem Gegenrecht des [X.] ein wiederum [X.] Kennzeichenrecht entgegenhalten, durch das er dem [X.] die [X.] seines Kennzeichens verbieten lassen kann (vgl. [X.], Urteil vom 17.
Mai 2001
-
I
ZR
187/98, [X.], 59, 63
= WRP 2001, 1211
-
ISCO; [X.], [X.], 512, 514
-
Leysieffer; [X.], Urteil vom 24.
Februar 2005

I
ZR
161/02, [X.],
871, 872
= WRP 2005, 1164
-
Seicom; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medien-recht, 2.
Aufl., §
14 [X.] Rn.
60; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., 25
26
27
-
11
-
§
14 Rn.
32).
Über ein im Verhältnis zum Unternehmenskennzeichen der Kläge-rin älteres Kennzeichenrecht verfügt die Beklagte jedoch nicht.
In Betracht kommt insoweit nur das Unternehmenskennzeichen der R.
[X.] GmbH &
Co. KG in [X.], das mit der Übertragung des [X.]s auf die Beklagte übergegangen ist (vgl. [X.], Urteil vom 2.
Mai 2002
-
I
ZR
300/99, [X.], 972, 974
= WRP 2002, 1156
-
FROMMIA). Dieses Unternehmenskennzeichen verfügte
über eine Priorität vom 1.
Januar 1967 und war
damit prioritätsälter als das der Klägerin. Das Unternehmens-kennzeichen der R.
[X.] GmbH &
Co. KG ist jedoch nach den rechtsfeh-lerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts erloschen.
Nach §
5 Abs.
2 [X.] entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am ge-schäftlichen Verkehr beteiligt. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt oder das Unternehmens-kennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren, wenn der [X.] nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiederer-öffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. [X.], Urteil vom 5.
Juni 1997
-
I
ZR
38/95, [X.]Z 136, 11, 21
f.
-
L'Orange; [X.]Z 150, 82, 89
-
Hotel 28
29
-
12
-
Adlon; [X.], [X.], 972, 974
-
FROMMIA; [X.], 871, 872
-
Sei-com).
Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Geschäftsbetrieb der R.
[X.] GmbH &
Co. KG seit dem [X.] nicht mehr als separater [X.] fortgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde
die Beklagte von der [X.] übernommen und in diese eingegliedert. Die Bezeichnung [X.]

wurde
von der [X.] nicht mehr zur Kennzeichnung eines [X.]s verwendet, sondern von der [X.] nur noch als Marke benutzt.
cc) Das Unternehmenskennzeichen [X.] S.r.l.

der Klägerin
ist pri-oritätsälter als die [X.].
(1) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Klägerin mit der am 24.
Juni 1969 gegründeten [X.].A. identisch. [X.] fand
lediglich ein Rechtsformwechsel nach [X.] Recht statt, der die Identität der Gesellschaft unberührt ließ.
(2) Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass zugunsten der Klägerin auch ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen im Inland entstanden ist.
Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §
5 Abs.
2 Satz
1 [X.] entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen

zu denen die Bezeichnung [X.]

zu rechnen ist (vgl. [X.], Urteil vom 30.
Januar 2008
-
I
ZR
134/05, [X.], 801 Rn.
14
= [X.], 1189

Hansen-Bau)
-
mit der
Aufnahme der Benutzung im Inland im geschäftlichen Verkehr ([X.], Urteil vom 19.
Februar 2009
-
I
ZR
135/06, [X.], 685 30
31
32
33
34
-
13
-
Rn.
17
= [X.], 803
-
ahd.de; Urteil vom 31.
Mai 2012
-
I
ZR
135/10, [X.], 832 Rn.
44
= [X.], 940
-
ZAPPA).
Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin ihr [X.] seit 1971 im Inland im geschäftlichen Verkehr benutzt hat und deshalb seit diesem Zeitpunkt über ein Recht an einem Unternehmens-kennzeichen im Inland verfügt. Dagegen erinnert die Revision nichts. [X.] sind auch nicht ersichtlich.
(3) Das Unternehmenskennzeichen der Klägerin ist prioritätsälter als die [X.]. Es verfügt nach §
6 Abs.
3 [X.] über eine Priorität von 1971, während die Marke eine Priorität vom 2.
Mai 1979 aufweist (§
6 Abs.
2 [X.]).
dd) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Marke der [X.] greife in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens [X.] S.r.l.

der Klägerin nach §
15 Abs.
2 [X.] ein, hält der revisionsrechtlichen Nachprü-fung stand.
Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, es liege
Branchenidentität vor und das Unternehmenskennzeichen verfüge über zumindest durchschnittli-che Kennzeichnungskraft. Zudem seien die kollidierenden Zeichen hochgradig ähnlich. Danach bestehe die Gefahr von Verwechslungen zwischen dem
priori-tätsälteren Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der [X.] im Sinne von §
15 Abs.
2 [X.]. In anderem Zusammenhang hat das [X.] zudem angenommen, die Klägerin könne aufgrund ihres [X.] auch gegen eine markenmäßige Benutzung eines [X.]s vorgehen.

35
36
37
38
-
14
-
Die Revision wendet sich nicht dagegen, dass das Berufungsgericht die Gefahr einer Verwechslung zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klä-gerin und der Marke der [X.] bejaht hat. Sie meint jedoch unter Berufung auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.], aufgrund eines Unternehmenskennzeichens könne nicht gegen eine markenmäßige [X.] vorgegangen werden. Mit diesen Angriffen
dringt die Revision nicht durch.
Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] folgt, dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung im Sinne von Art.
5 Abs.
1 [X.] ist (vgl. [X.], Urteil vom 21.
November 2002

23/01, [X.]. 2002, 10913
= [X.], 143 Rn.
34
-
Robeco/Robelco; Ur-teil vom 16.
November 2004
-
245/02, [X.]. 2004, 989
= [X.], 153 Rn.
60 und 64
-
Anheuser Busch; Urteil vom 11.
September 2007
-
17/06, [X.]. 2007, 41
= [X.] 2007, 971 Rn.
21
-
Céline). Diese Rechtsprechung ist auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskenn-zeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar. Der Schutz des [X.] nach §
5 Abs.
2, §
15 Abs.
2 und 4 [X.] setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (vgl. [X.], Urteil vom 16.
Dezember 2004
-
I
ZR
177/02, [X.], 419, 422
= WRP 2005, 605
-
Räucherkate; [X.], [X.], 512, 513
f.
-
Leysieffer; [X.], Urteil vom 14.
April
2011
-
I
ZR
41/08, [X.], 623 Rn.
44
= WRP 2011, 886
-
Peek &
Cloppenburg
II).
Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV ist nicht geboten, weil die [X.] auf den hier in Rede stehenden
Schutz eines
Unternehmenskennzeichens im Verhältnis zu einer Marke
nicht anwendbar ist.
39
40
41
-
15
-
ee) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Be-rufungsgerichts, die Klägerin könne sich nach Beendigung eines Lizen oder
Gestattungsvertrags
zwischen ihr als Lizenznehmerin und der [X.] und deren
[X.], der R.
[X.] & Co.
sowie der R.
[X.] GmbH &
Co. KG,
auf ein eigenes Recht an dem lizenzierten Zeichen
-
hier dem Unternehmenskennzeichen [X.] S.r.l. der Klägerin
-
berufen.
(1) Das Berufungsgericht ist im Ausganspunkt allerdings zutreffend da-von ausgegangen, dass ein Lizenznehmer nach Beendigung eines Lizen oder Gestattungsvertrags dem Lizenzgeber nicht entgegenhalten kann, während der Laufzeit des Lizenzvertrags
eigene Kennzeichenrechte erworben zu haben. Es meint jedoch, im Streitfall müsse ausnahmsweise etwas anderes gelten, weil das prioritätsältere Unternehmenskennzeichen der [X.] inzwischen
erlo-schen sei. Damit sei eine weitere Gestattung seitens der [X.] nicht mehr möglich, weil die Klägerin nunmehr über das prioritätsältere Kennzeichenrecht verfüge. Dem kann nicht zugestimmt werden.
(2) In der Rechtsprechung des Senats ist anerkannt, dass sich ein [X.]znehmer nach Beendigung eines Lizenzoder
Gestattungsvertrags dem [X.] gegenüber nicht darauf berufen kann, während der Laufzeit des [X.] oder Gestattungsvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (vgl. [X.], Urteil vom 27.
Februar 1963

Ib
ZR
180/61, [X.] 1963, 485, 487
f.
-
Micky-Maus-Orangen). Entsprechend kann sich der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber auch nicht darauf be-rufen, er hätte bei Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens ohne [X.] des Lizenzvertrags selbst ein Kennzeichenrecht erwerben können. Die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des [X.] ist insoweit nicht besser als diejenige ei-nes [X.], der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichen identisches oder 42
43
44
-
16
-
ähnliches Zeichen benutzt (vgl. [X.], Urteil vom 21.
Juli 2005
-
I
ZR
312/02, [X.] 2006, 56 Rn.
26
= [X.], 96
-
BOSS-Club).
Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klägerin habe das [X.] aufgrund eines mündlich abgeschlossenen Lizenzvertrags zunächst mit der R.
[X.] & Co., später mit der R.
[X.] GmbH &
Co. KG und ab August 2005 aufgrund des Lizenzvertrags vom 3.
August 2005 mit der [X.] benutzt. Das Berufungsgericht hat keine gegenteiligen Feststel-lungen getroffen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der [X.] davon auszugehen, dass die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen nur aufgrund eines Lizen oder Gestattungsvertrags mit der [X.] und den [X.] im Inland genutzt hat. Eine entsprechende Gestattung der Verwendung einer Unternehmensbezeichnung durch einen [X.] ist recht-lich zulässig (vgl. [X.], Urteil vom 18.
Januar 2001
-
I
ZR
175/98, [X.] 2001, 1164, 1165
= WRP 2001, 931
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buendgens; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
30 Rn.
103).
Hat die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen im Inland aber nur auf-grund eines zwischen ihr und zunächst ihrer Schwestergesellschaft, der R.
Bau-mann & Co., später der GmbH &
Co. KG und anschließend aufgrund eines [X.]zvertrags mit der [X.] benutzt,
kann sie aus ihrem Unternehmens-kennzeichen gegen die Beklagte keine Rechte
ableiten, die während des [X.]zvertragsverhältnisses entstanden sind. Die Klägerin ist in diesem [X.] so zu stellen, als ob ihr Unternehmenskennzeichen erst mit einer Priorität zum Ende des Lizenzverhältnisses
der [X.]en entstanden wäre. Das wäre, da der [X.] zwischen den [X.]en zum 31.
Dezember 2006
geen-det hat, nach dem im Revisionsverfahren als richtig zu unterstellenden Vortrag der [X.] der 1.
Januar 2007. Das Markenrecht der [X.] wäre dann prioritätsälter (Priorität 2.
Mai 1979) als das Unternehmenskennzeichen der 45
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Klägerin. Auf den Umstand, dass das Unternehmenskennzeichen der R.
Bau-mann GmbH &
Co. KG erloschen ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.
(3) An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass die Kläge-rin ungeachtet der Prioritätslage jedenfalls über ein Unternehmenskennzeichen im Inland verfügt. Die Klägerin kann sich insoweit zwar darauf berufen, dass niemand daran
gehindert werden darf, sich unter seinem Familiennamen im ge-schäftlichen Verkehr zu betätigen. Dieser Grundsatz gilt auch zugunsten einer Kapitalgesellschaft wie der Klägerin, die einer [X.] Gesellschaft mit be-schränkter Haftung entspricht und die den Namen eines ihrer Gesellschafter in ihre Firma aufgenommen hat (vgl. [X.], [X.], 801 Rn.
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f.
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Hansen-Bau). Kann der Klägerin danach die Führung einer Firma mit dem Namen ihres Gesellschafters [X.] nicht untersagt werden, rechtfertigt dies jedoch nicht den Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens.
4. [X.], Abgabe der eidesstattlichen Versi-cherung und Schadensersatz gerichteten Widerklageanträge kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil eine Verletzung der Marke der [X.] durch die markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens durch die Klägerin nicht auszuschließen ist.
II[X.] Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der [X.] aufzuheben, soweit das Berufungsgericht die auf die [X.] gestütz-te Widerklage abgewiesen hat. Die Sache ist in diesem Umfang zur neuen [X.] und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das [X.] zurückzuverweisen.
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Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ver-wehrt, weil das Berufungsgericht
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von seinem Standpunkt folgerichtig
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keine Feststellungen zu einer Vereinbarung zwischen der Klägerin und der [X.] & Co.
und nachfolgend der [X.] GmbH &
Co. KG sowie der [X.] ge-troffen hat, dass die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen im Inland aus-schließlich aufgrund eines Gestattungsvertrags benutzt. Das Berufungsgericht hat zwar angenommen, dass die Beklagte und ihre [X.] der Klägerin jedenfalls konkludent die Benutzung des Unternehmenskennzeichens gestattet haben. Eine solche konkludente Gestattung genügt aber nicht, um die Entstehung eines inländischen Unternehmenskennzeichens zugunsten der Klä-gerin mit Priorität von 1971 im Verhältnis zur [X.] und ihren Rechtsvor-gängerinnen auszuschließen.
Dazu ist vielmehr der Abschluss eines Gestat-tungs-
oder Lizenzvertrages erforderlich.
Den Nachweis, dass ein Gestattungs-
oder Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und zunächst der [X.] & Co. und nachfolgend der [X.] [X.] sowie der [X.] bestand, muss die Beklagte führen. An diesen Nachweis sind keine geringen Anforderungen zu stellen. Wegen der be-sonderen Bedeutung, die das Zustandekommen eines entsprechenden [X.] im Hinblick
auf die Frage hat, ob zugunsten des Gestattungsempfängers oder Lizenznehmers eigene Kennzeichenrechte im Verhältnis zum Gestatten-den oder Lizenzgeber
entstehen, wird im kaufmännischen Geschäftsverkehr im
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Regelfall eine Dokumentation
des Vertragsschlusses erfolgen. Fehlt eine ent-sprechende Dokumentation, wird in der Regel davon auszugehen sein, dass kein über eine konkludente Gestattung hinausgehender Abschluss eines Ge-stattungs-
oder Lizenzvertrags vorliegt.

Bornkamm
Büscher
Schaffert

Kirchhoff
Löffler
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 30.12.2009 -
22 O 22/08 -

OLG [X.], Entscheidung vom 11.04.2012 -
6 [X.] -