Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.05.2003, Az. X ZR 226/00

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]/00Verkündet am:13. Mai 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]: [X.]:ja[X.]R: jaMomentanpol[X.] (1986) § 5 Abs. 1Daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die ursprüngli-che Patentanmeldung hinausgeht, steht der Wirksamkeit der [X.] als solcher nicht entgegen. Aus Änderungen, die gegenüber [X.] eine Erweiterung bedeuten, können jedoch auch hierRechte nicht hergeleitet [X.] (1986) § 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im [X.] nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machenkann, wenn eingeschränkte [X.] beim Patentamt einge-reicht worden sind, besteht nicht.[X.], Urt. v. 13. Mai 2003 - [X.]/00 - OLG [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 13. Mai 2003 durch [X.] Melullis, [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision des [X.] wird das am 25. Oktober 2000 [X.] Urteil des 6. Zivilsenats des [X.].Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.Von Rechts wegen- 4 -Tatbestand:Der Kläger war Inhaber eines in der Zwischenzeit widerrufenen, eine"landwirtschaftliche [X.] und [X.]" betreffenden [X.]nPatents sowie des [X.] durch Zeitablauf erloschenen, aus der[X.]n Patentanmeldung abgezweigten [X.] [X.] ... ([X.]). Schutzanspruch 1 des [X.]s lautet:"[X.] oder [X.] mit mindestens einem rotieren[d] antreib-baren [X.] oder [X.] (12, 22), das mit als Mähmesser oderals Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierendenWerkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1,A2, [X.], [X.]) an einem mit einem Schlepper verbindbaren Tragge-stell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtungverlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenk-achse des [X.] oder [X.]s (12, 22) durch einen unterhalb [X.] angeordneten Momentanpol (M) verläuft, dadurch [X.], daß die Anordnung des Momentanpols (M) derarterfolgt, daß in Betriebsstellung die Vorderseite (12‚) des [X.] oder[X.]s (12, 22) bei [X.] beim Auftreffen auf ein [X.] gewichtsentlastet hochschwenkt und der Momentanpol (M)in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite (12‚) des [X.] oder[X.]s (12, 22) [X.] Klägerin stellt eine Mähmaschine her und vertreibt diese unter [X.] "... heuer". Der Kläger hat hierin eine Verletzung seinerSchutzrechte gesehen und die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunftund Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das- 5 -Landgericht hat der Klage stattgegeben, soweit sie auf das [X.] Patentgestützt war; soweit sie auf das [X.] gestützt war, hat es [X.]. Auf die Berufung der [X.] hat das [X.] dieKlage in vollem Umfang abgewiesen. Der [X.]at hat die hiergegen gerichteteRevision des [X.] insoweit angenommen, als diese sich gegen [X.] der Abweisung der Klage aus dem [X.] richtete.In diesem Umfang hat er den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung [X.] an das Berufungsgericht zurückverwiesen ([X.].Urt. v. 23.9.1999- [X.], auszugsweise veröffentlicht in der [X.] 139.42 [X.]). Der Kläger hat sein Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftsbegehrenweiterverfolgt. Die Beklagte hat die Zurückweisung der Berufung begehrt undsich im wesentlichen darauf gestützt, daß das [X.] nichtschutzfähig und nicht durch die ursprüngliche [X.] gedeckt sei.Daraufhin hat der Kläger das Gebrauchsmuster hilfsweise mit eingeschränkten[X.]n geltend gemacht, die er als durch die ursprüngliche[X.] gedeckt, schutzfähig und durch die Mähmaschine der [X.]verletzt angesehen hat. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewie-sen. Mit der Revision begehrt der Kläger die Aufhebung des angefochtenenUrteils und die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. [X.] tritt dem Rechtsmittel [X.] 6 -Entscheidungsgründe:Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteilsund zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch [X.] über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.[X.] Das Berufungsgericht hat einen Schutz durch das [X.] als nicht begründet angesehen, soweit sich der Kläger auf dessen[X.] in der der Eintragung zugrunde liegenden Fassung gestützthat. Es hat - im Anschluß an eine entsprechende Feststellung der TechnischenBeschwerdekammer des [X.] im Einspruchsverfahrengegen das [X.] Patent - festgestellt, daß die Merkmale des kennzeich-nenden Teils des [X.] 1 des [X.] durch dieursprüngliche [X.] nicht gedeckt seien. Diese tatrichterlicheFeststellung wird von der Revision nicht angegriffen. Damit können aber, [X.] Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, die vom Kläger weiterhinverfolgten [X.] nicht auf das Gebrauchsmuster in seinereingetragenen Fassung gestützt werden.I[X.] 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, auch die vom Kläger [X.] hilfsweise geltend gemachten [X.] könnten an derKlageabweisung nichts ändern, weil deren Einreichung nicht zu einerVeränderung der [X.] führe. Der Gegenstand des Gebrauchsmu-sters werde durch die [X.] in der eingetragenen Fassunggekennzeichnet. Die "[X.]" seien nicht zu den [X.] gelangt und der eingetragenen Fassung des [X.]nicht zu entnehmen. Ein Gebrauchsmusterschutz könne aus ihnen [X.] 7 -2. Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision mit Erfolg als [X.] beeinflußt [X.]) Dabei ist für das Revisionsverfahren mangels abweichender Feststel-lungen im Berufungsurteil davon auszugehen, daß der [X.], wie er durch den Kläger im vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltendgemacht wird, durch die ursprüngliche [X.] in den [X.] [X.]n Patents gedeckt ist und daß sich der Kläger deshalb [X.] der Erweiterung grundsätzlich auf diese [X.]zurückziehen konnte. Weiter ist davon auszugehen, daß sich der nunmehrgeltend gemachte Schutzumfang innerhalb des Schutzbereichs hält, wie er [X.] § 12a [X.] aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzan-sprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben [X.]) Es steht der Wirksamkeit der Abzweigung und der auf dieser beru-henden Gebrauchsmustereintragung auch nicht entgegen, daß die abgezweigteGebrauchsmusteranmeldung über die [X.] Patentanmeldunghinausging. Der Auffassung, daß ein solches Hinausgehen die Abzweigunginsgesamt unwirksam mache (so [X.] 34, 14 = [X.], 963; Mes [X.]§ 5 [X.] Rdn. 5; [X.] § 5 [X.] Rdn. 11), vermag der [X.]at nichtbeizutreten (so im Ergebnis auch Kraßer [X.], 223, 230 und diesemfolgend [X.] [X.] 9. Aufl. § 5 [X.] Rdn. 4; Busse [X.] 5.Aufl. § 5 [X.] Rdn. 11; jetzt wohl auch [X.] [X.] 6. Aufl. § 5 Rdn.31). Aus der gesetzlichen Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 1 [X.] folgt einesolche Unwirksamkeit nicht; für eine so weitreichende dem [X.] nachteilige Rechtsfolge besteht auch keine sachliche Notwendigkeit.§ 4 Abs. 6 Satz 2 [X.] 1986 (jetzt § 4 Abs. 5 Satz 2 [X.]) bestimmt,daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechtenicht hergeleitet werden können. Auch wenn sich diese Bestimmung- 8 -unmittelbar nur auf das Verhältnis von Änderungen gegenüber der ursprüngli-chen Gebrauchsmusteranmeldung bezieht, stellt sie doch für den Fall [X.] der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber derursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung dar; siezieht aus anläßlich der Abzweigung unterlaufenen Fehlern die erforderlichen,aber auch im Interesse der Öffentlichkeit ausreichenden Folgerungen undvermeidet es insbesondere, sie mit übermäßigen, in der Sache nicht gebotenenKonsequenzen zu belasten. Das Berufungsgericht hat dies im rechtlichenAusgangspunkt ersichtlich nicht anders gesehen.c) Dem Berufungsgericht kann jedoch nicht in seiner Auffassung beige-treten werden, daß der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den Kläger [X.] Rechtsstreit hilfsweise geltend gemacht wird, deshalb nicht [X.] der Klageanträge gemacht werden könne, weil entsprechende[X.] nicht zu den Unterlagen des Gebrauchsmusters eingereichtworden seien. Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber [X.] nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machenkönne, wenn eingeschränkte [X.] beim Patentamt eingereichtworden sind, besteht nämlich nicht.Wer wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommenwird, kann - anders als beim Patent - nicht nur in einem gesondertenbehördlichen Verfahren (§§ 16 f. [X.] 1986), sondern auch im Verletzungs-streit geltend machen, daß Gebrauchsmusterschutz nach § 11 [X.] durchdie Eintragung nach § 13 Abs. 1 [X.] nicht begründet worden ist (vgl.Busse, [X.] 5. Aufl. vor § 15 [X.] Rdn. 11). Dabei dient das weitgehend andas Patentnichtigkeitsverfahren angelehnte Gebrauchsmusterlöschungsverfah-ren ähnlich wie jenes der allgemeinverbindlichen Klärung der Rechtsbeständig-keit des Gebrauchsmusters. Mit der Berufung auf die fehlende Begründung von- 9 -Gebrauchsmusterschutz nach § 13 Abs. 1 [X.] im Verletzungsstreit ist demaus dem Gebrauchsmuster in Anspruch [X.] demgegenüber eineinfaches Mittel an die Hand gegeben, sich im Prozeß unmittelbar auf einenSachverhalt zu berufen, den er an sich auf aufwendigere Weise auch [X.] geltend machen könnte. Diese Möglichkeit dient damitallein der Verteidigung im Verletzungsrechtsstreit, anders als das Löschungs-verfahren aber nicht einer - im Umfang der Löschung - [X.] der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Gebrauchsmu-sterschutz besteht. Deshalb besteht kein Anlaß und keine Notwendigkeit, diePrüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsstreitüber das für die Sachentscheidung Erforderliche hinaus auszudehnen. [X.] deshalb zu prüfen, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durchdie maßgebliche ursprüngliche [X.] gestützte und im Rahmen der [X.] zugrunde liegenden [X.] liegendeFassung des [X.] zurückgezogen hat, die die angegriffene, [X.] § 11 Abs. 1 Satz 2 [X.] verbotene Handlung erfaßt. Dagegen [X.] die Entscheidung des [X.] keine Notwendigkeit, [X.] in Form einer wie auch immer gearteten, gegenüberder Allgemeinheit verbindlichen Erklärung darauf festzulegen, wieweit er [X.] verteidigen will. [X.] der als Verletzer in [X.] - etwa aus Gründen einer über den Einzelfall hinausgehendenRechtssicherheit - das erreichen, so steht es ihm frei, von sich aus [X.]löschungsverfahren zu betreiben; ist andererseits [X.] daran interessiert, gegenüber der Allgemeinheit vonsich aus zu erklären, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will, so [X.] sich hierfür der von der Praxis entwickelten Instrumente bedienen. Maßstäbedafür, welche Verhaltensweisen dem Gebrauchsmusterinhaber auf [X.] mangelnder Rechtsbeständigkeit im [X.] [X.] stehen, lassen sich hieraus nicht ableiten. Da das Verhalten der- 10 -Parteien im [X.] keine Auswirkungen für die Allgemeinheitentfaltet, stellt sich das von der [X.] angesprochene Rechtssicherheits-problem von vornherein nicht.Den sich hiernach für die Geltendmachung eingeschränkten Schutzesergebenden Anforderungen hat der Kläger dadurch genügt, daß er hilfsweiseAnspruchsfassungen formuliert hat, deren Schutzfähigkeit er behauptet hat undunter die nach seinem Vortrag die angegriffene Mähmaschine der [X.]fällt.- 11 -II[X.] Das Berufungsurteil kann demnach keinen Bestand haben. [X.] wird bei seiner erneuten Befassung mit der Sache zu prüfenhaben, ob der geltend gemachte Schutz eine durch die ursprüngliche[X.] gedeckte Beschränkung darstellt und sich im Rahmen der [X.] zugrunde liegenden [X.] des [X.]hält. Soweit dies zu bejahen ist, wird es - solange nicht eine nach § 19 Satz 3[X.] bindende Entscheidung vorliegt - zu prüfen haben, ob [X.] in diesem Umfang schutzfähig war.MelullisScharen[X.]Meier-BeckAsendorf