Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.06.2003, Az. X ZR 72/99

[X.] DES VOLKESVERSÄUMNISURTEILX ZR 72/99Verkündet am:3. Juni 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 13. Mai 2003 durch [X.] Melullis [X.], [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des [X.] vom 18. Februar 1999 aufgeho-ben.Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der [X.] vom 22. Januar 1998 abgeändert. [X.] wird abgewiesen, soweit unter Nummer II des Urteils [X.] (Patentverletzung) zum Nachteil der [X.] erkannt worden ist.Im Umfang der Kostenentscheidung und soweit die Beklagte unterNummer I des Urteils des [X.] (Gebrauchsmu-sterverletzung) verurteilt worden ist, wird die Sache zur anderwei-ten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der [X.], an das Berufungsgericht zurückverwiesen.Von Rechts wegen- 3 -Tatbestand:Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patent- und Gebrauchsmuster-verletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der [X.] und Schadensersatzpflicht in Anspruch.Die Klägerin war Inhaberin des am 7. April 1987 angemeldeten [X.] Patents 0 2... ([X.]), für das die Priorität zweier Anmeldungenin den [X.] in Anspruch genommen ist, das am [X.] offengelegt wurde und dessen Erteilung am 27. Juli 1994 veröffentlichtwurde. Das [X.] ist mit Urteil des [X.]ats vom 25. Februar 2003(X [X.]) mit Wirkung für die [X.] für nichtig er-klärt worden.Die Klägerin war ferner Inhaberin des [X.] [X.] ... ([X.]), das aus dem [X.] abgezweigt [X.] ist, am 21. Mai 1992 eingetragen wurde, am 7. April 1995 abgelaufen [X.] das eine saugfähige Verbundschicht mit mehreren einzelnen saugfähigenGewebeschichten betraf. Die Beklagte hatte beim [X.] gegen das [X.] Löschungsantrag gestellt, der [X.] mit Beschluß des Bundespatentgerichts vom 11. [X.] 1996 (5 W (pat) 413/96) zurückgewiesen worden ist, in dem zugleichfestgestellt ist, daß das Gebrauchsmuster im Umfang der [X.] 1bis 18, soweit diese über die Fassung der [X.] vom 3. [X.] hinausgehen, und im übrigen im Umfang der [X.] 13 bis 18in der Fassung vom 3. Dezember 1993 rechtsunwirksam [X.] produziert und vertreibt das aus der Anlage [X.] ersichtli-che Verbundmaterial, dessen Merkmale sich aus dem Tenor des erstinstanzli-chen Urteils ergeben. Zwischen den Parteien ist im Berufungsverfahren un-streitig geworden, daß die angegriffene Ausführungsform gegenständlich (wort-sinngemäß) von der Lehre nach Anspruch 1 des [X.] in [X.] der [X.] vom 3. Dezember 1993 Gebrauch macht. [X.] hat sich gegenüber der Inanspruchnahme aus dem Klagegebrauchs-muster und aus dem [X.] verteidigt, indem sie die Schutzfähigkeit des[X.] und des [X.] in Abrede gestellt und sich inerster Instanz darüber hinaus auf ein Vorbenutzungsrecht berufen hat.Die Klägerin hat die Beklagte zunächst aus dem aus der Patentanmel-dung abgezweigten [X.] in Anspruch genommen und [X.] Klage sodann für den Zeitraum des Bestehens beider Rechte sowohl aufdas [X.] als auch auf das [X.] gestützt. [X.] Schutzdauer des [X.] abgelaufen war, haben die [X.] das auf das [X.] gestützte Unterlassungsbegehren vordem [X.] übereinstimmend für erledigt erklärt.Das [X.] hat die Beklagte wegen Verletzung des [X.] zur Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzpflichtder Beklagten festgestellt (Nummer I des erstinstanzlichen Urteils). Des weite-ren hat es die Beklagte wegen der Verletzung des [X.] zur Unterlas-sung, Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie die Pflicht der Beklagtenfestgestellt, wegen der Benutzung der offengelegten Patentanmeldung Ent-- 5 -schädigung und ab Patenterteilung Schadensersatz zu leisten (Nummer [X.]). Schließlich hat es die Klage wegen Gebrauchsmusterverletzung man-gels Verschuldens abgewiesen, soweit mit ihr Auskunftsansprüche für die [X.] bis 1. August 1992 geltend gemacht worden waren. Die Ko-sten des übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsbegehrens we-gen Gebrauchsmusterverletzung hat das [X.] der Beklagten auferlegt.Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zu-rückgewiesen.Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Begehren, die Klage abzuwei-sen, weiter.Entscheidungsgründe:Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des [X.] und zur Abweisung der Klage, soweit die Klägerin die Beklagtewegen Patentverletzung in Anspruch nimmt (Verurteilung zu Nummer II deslandgerichtlichen Urteils), und zur Zurückverweisung der Sache zur anderwei-ten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht, soweit die [X.] wegen Gebrauchsmusterverletzung verurteilt worden ist (Verurteilung zuNummer I des landgerichtlichen Urteils).I. Da die Klägerin trotz ordnungsgemäßer Ladung in der Verhandlungüber die Revision nicht vertreten war, ist antragsgemäß durch [X.] -teil, jedoch aufgrund umfassender Sachprüfung zu entscheiden (BGHZ 37, 79,81).II. Die Revision führt zur Klageabweisung, soweit die Beklagte wegenPatentverletzung verurteilt ist. Mit Urteil des [X.]ats vom 25. Februar 2003(X [X.]) ist das [X.] mit Wirkung für die [X.] für nichtig erklärt worden. Eine derartige Änderung der Patent-rechtslage ist in der Revisionsinstanz zu beachten, auch wenn sie nach [X.] der mündlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen eingetreten ist(st. Rspr., vgl. [X.]. Urt. v. 28.3.1963 - [X.], [X.] 1963, 494 - [X.]; [X.]. Urt. v. 11.10.1988 - [X.]/82).III. Die Revision hat auch Erfolg, soweit die Beklagte wegen Verletzungdes [X.] verurteilt worden ist.1. Das Berufungsgericht ist von der Wirksamkeit des [X.] ausgegangen. Es hat dazu ausgeführt, die Beklagte müsse das Ge-brauchsmuster gegen sich gelten lassen, weil ein von ihr gegen die [X.] zur rechtskräftigen Zurück-weisung des Löschungsantrags geführt habe (§ 19 Satz 3 [X.]). Das läßteinen Rechtsfehler nicht erkennen. Zwar wirkt die Abweisung eines Lö-schungsantrags - anders als eine auf Löschung des Gebrauchsmusters lauten-de Entscheidung - nicht gegenüber jedermann; gemäß § 19 Satz 3 [X.]wirkt eine solche Entscheidung aber zwischen den am [X.] und bindet den [X.], wenn die [X.] Löschungsverfahren zwischen den Parteien des [X.] er-- 7 -gangen ist. Da der Löschungsantrag der Beklagten gegen das [X.] rechtskräftig abgewiesen ist, steht fest, daß die Beklagte das[X.] gegen sich gelten lassen muß, soweit dieses im Lö-schungsverfahren nicht für rechtsunwirksam erklärt worden ist.Auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe durch [X.] und den Vertrieb von Verbundschichten, wie sie als Anlage [X.] zuden Akten gereicht sind, gegenständlich (wortsinngemäß) von Anspruch 1 des[X.] Gebrauch gemacht hat, begegnet keinen Bedenken.2. Die Revision macht jedoch mit Erfolg geltend, daß das Berufungsge-richt nicht geprüft hat, ob sich die Beklagte auf ein Vorbenutzungsrecht berufenkann (§ 13 Abs. 3 [X.], § 12 PatG).Die Beklagte hat in der Klageerwiderung unter Beweisantritt vorgetra-gen, sie habe bereits seit 1986 fortlaufend [X.]n in der [X.], daß eine aus mehreren saugfähigen Lagen bestehende Zellstoff-watteschicht im Produktionsverfahren mittels nachgeschalteter Preßrollen miteiner Polyethylen-Unterlage druckverbunden worden sei, und zwar jeweils aneinzelnen Stellen in Form von Verbindungslinien entlang der [X.].Bevor die Zellstoffgewebeschicht und die Polyethylenunterlage durch dienachfolgenden Preßrollen mechanisch zu einer Verbundschicht zusammenge-preßt worden seien, habe eine Heißverleimung aller miteinander in [X.] Schichten stattgefunden, wobei der [X.] streifenförmig an dendruckverbundenen Stellen mit dem Ziel aufgebracht worden sei, die miteinan-der zu verbindenden Schichten des Verbunds nicht nur mechanisch miteinan-- 8 -der zu verpressen, sondern zusätzlich an den druckverbundenen Stellen [X.] festen Zustand des erkaltenden [X.]s strukturell zu verstärken, so [X.] über ein jahrelanges, spezielles Fachwissen verfüge, das sowohl das [X.] Verpressen laminierter Gewebeschichten zu Verbundschichten alsauch das Verkleben, Verleimen und thermoplastische Verbinden dieser Ver-bundschichten mittels Wachs, Parafin und gleichartiger Mittel beinhalte. Bereitsseit Anfang der 70er Jahre habe sie bei der Windelherstellung mit der [X.] zusammengearbeitet, wobei [X.] unter Verwendung von Zellstoff-watte hergestellt worden seien, die an den Stellen der Druckverbindung dersaugfähigen Lagen aus Zellstoffwatte miteinander durch Einlegen von Hot-Melt-Raupen verbunden worden seien. Die Klägerin hat dieses Vorbringenzwar bestritten, das Berufungsgericht hat aber keine Feststellungen hierzu ge-troffen, so daß für das Revisionsverfahren von den Behauptungen der [X.] auszugehen ist. Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden,daß sich die Beklagte zu Recht auf ein Vorbenutzungsrecht beruft.3. Auf die Revision ist das angefochtene Urteil daher aufzuheben. So-weit die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des [X.]verurteilt worden ist, ist die Klage auf die Berufung der Beklagten abzuweisen.Soweit die Beklagte aus dem [X.] verurteilt ist, ist die Sachezu Prüfung des von der Beklagten behaupteten Vorbenutzungsrechts an [X.] zurückzuverweisen. Den Parteien wird Gelegenheit zu nähe-rem Sachvortrag zu den behaupteten Benutzungshandlungen und der Art derZusammenarbeit der Beklagten mit der [X.] zu geben sein. Bei [X.] über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten [X.] wird zu beachten sein, daß, soweit die Kosten des in er-- 9 -ster Instanz übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits imerstinstanzlichen Urteil der Beklagten auferlegt worden sind, diese Entschei-dung nach dem auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Recht im Revisi-onsverfahren nicht zur Überprüfung steht ([X.].Urt. v. 7.3.2001 - [X.]/99,[X.] 2001, 770 - Kabeldurchführung II) und von der Revision auch nicht [X.] gestellt worden ist.MelullisScharen[X.]Meier-BeckAsendorf