Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.01.2012, Az. X ZR 94/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

24. Januar 2012

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Ges[X.]häftsstelle
in dem Re[X.]htsstreit
Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
ja
[X.]R:
ja

Tintenpatrone II
ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2
Der Inhaber eines Patents oder Gebrau[X.]hsmusters und der Inhaber einer aus-s[X.]hließli[X.]hen Lizenz an diesem Re[X.]ht, die einen Verletzer gemeinsam auf Er-satz des ihnen aus einer Verletzung des S[X.]hutzre[X.]hts entstandenen S[X.]hadens in Anspru[X.]h nehmen, sind notwendige Streitgenossen.
[X.], Urteil vom 24. Januar 2012 -
X [X.] -
O[X.]

[X.]

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhandlung vom 24.
Januar 2012 dur[X.]h den Vorsitzenden Ri[X.]hter Prof.
Dr.
Meier-Be[X.]k und [X.], Dr.
Ba[X.]her, [X.] und die Ri[X.]hterin S[X.]huster
für Re[X.]ht erkannt:
Auf die Revision der [X.] wird das am 24.
Juni 2010 verkün-dete Urteil des 2.
Zivilsenats des [X.] auf-gehoben.
Die Sa[X.]he wird zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung -
au[X.]h über die Kosten des Revisionsverfahrens -
an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kverwiesen.
Von Re[X.]hts wegen

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Tatbestand:
Die [X.] ma[X.]hen einen Anspru[X.]h auf Zahlung von S[X.]hadens-ersatz wegen Gebrau[X.]hsmusterverletzung geltend.
Die Klägerin zu
1 ist Inhaberin des Gebrau[X.]hsmusters 92
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219 ([X.]), das am 2.
September 2002 dur[X.]h Zeitablauf erlos[X.]hen ist und eine Tintentankpatrone und deren Behälter betrifft. Die Klägerin zu
2 war Inhaberin einer auss[X.]hließli[X.]hen Lizenz an dem S[X.]hutzre[X.]ht. Na[X.]h dem Lizenzvertrag
war sie verpfli[X.]htet, als Gegenleistung für die Lizenzeinräumung von der Klägerin zu
1 oder mit ihr verbundenen Unternehmen erhebli[X.]he Men-gen der lizenzierten Produkte zu erwerben und si[X.]h na[X.]h besten Kräften zu bemühen, diese in [X.] anzubieten und zu vermarkten.
Die Beklagte zu
1, deren Ges[X.]häftsführer bis zum 9.
April 1998 der Beklagte
zu
2 und dana[X.]h die früheren [X.] zu
3 und 4 waren, vertreibt Tintenpatronen. In einem vorangegangenen Re[X.]htsstreit wegen Verletzung des Klagegebrau[X.]hsmusters
dur[X.]h den Vertrieb von drei Typen von Tintenpatronen hat das [X.] mit Urteil vom 7.
Dezember 2000 (4
O
3/98) festgestellt, dass die [X.] verpfli[X.]htet sind, den [X.] den S[X.]haden zu ersetzen, der diesen dur[X.]h die angegriffenen Verletzungshandlungen ent-standen ist und no[X.]h entstehen wird. Das Urteil ist re[X.]htskräftig.
Na[X.]h Auskunftserteilung und Re[X.]hnungslegung haben die [X.] im vorliegenden Re[X.]htsstreit zunä[X.]hst gegen die [X.] zu
1 bis 4, später nur no[X.]h gegen die [X.] zu
1 und 2 (na[X.]hfolgend: die [X.]) Ansprü[X.]he auf Zahlung von S[X.]hadensersatz an die [X.] in Höhe von 678.074,16 Euro zuzügli[X.]h Zinsen und vorgeri[X.]htli[X.]hen Kosten geltend gema[X.]ht. Die Be-1
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klagten sind der Klage entgegengetreten und haben unter anderem geltend gema[X.]ht, die Klägerin zu
1 sei ni[X.]ht aktivlegitimiert, da aufgrund des [X.] allenfalls der Klägerin zu
2 ein S[X.]haden entstanden sei. Die Beklagte zu
1 hat ferner gegen
einen Teil des [X.] hilfsweise aufgere[X.]hnet und widerklagend die Zahlung vorgeri[X.]htli[X.]her Anwaltskosten zur Abwehr des S[X.]hadensersatzbegehrens geltend gema[X.]ht.
Das [X.] hat die [X.] als Gesamts[X.]huldner zur Zahlung von 198.917,72 Euro nebst Zinsen sowie eines Teils der vorgeri[X.]htli[X.]hen Kosten an die Klägerin zu
2 verurteilt. Auf die Widerklage hat es die Klägerin zu
1 verur-teilt, an die Beklagte zu
1 einen Teil der von dieser geltend gema[X.]hten vorge-ri[X.]htli[X.]hen Kosten zu zahlen. Im Übrigen hat es die Klage und die Widerklage abgewiesen.
Gegen das erstinstanzli[X.]he Urteil haben die [X.] Berufung eingelegt, die sie später auf die Ents[X.]heidung über die Klageforderung bes[X.]hränkt haben. Die [X.] sind dem Re[X.]htsmittel entgegengetreten und haben [X.] eingelegt, mit der sie anstrebten, die [X.] zur Zahlung von insgesamt 397.835,44 Euro nebst Zinsen und vorgeri[X.]htli[X.]hen Kosten an die [X.] zu verurteilen. Die Klägerin zu
1 hat die Ans[X.]hlussberufung später zurü[X.]kgenommen. Im Zusammenhang damit hat sie ihre Ansprü[X.]he an die Klägerin zu
2 abgetreten. Die Klägerin zu
2 hat ihren Antrag dahin um-gestellt, dass die begehrte Zahlung allein an sie erfolgen soll.
Mit dem angefo[X.]htenen Urteil hat das Berufungsgeri[X.]ht
die Klage in vol-lem Umfang abgewiesen. Dagegen wenden si[X.]h die [X.] mit der auf die Ni[X.]htzulassungsbes[X.]hwerde der Klägerin zu
2 vom Senat zugelassenen Revi-sion, der die [X.] entgegentreten.
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Ents[X.]heidungsgründe:
Die Revision der [X.], die als notwendige [X.] beide au[X.]h in der Revisionsinstanz am Re[X.]htsstreit beteiligt sind, ist begründet.
I.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] könne der Inhaber eines
Patents na[X.]h Vergabe einer auss[X.]hließli[X.]hen Lizenz S[X.]hadensersatz in Form der Herausgabe des [X.] verlangen, wenn er den [X.] aufgrund einer entspre[X.]henden vertragli[X.]hen Pfli[X.]ht mit den [X.] beliefere, wie dies hier der Fall sei. Allerdings seien der Patent-inhaber und der Lizenznehmer ni[X.]ht [X.]. Sie könnten den S[X.]haden nur in der Weise liquidieren, dass sie gemeinsam auf Herausgabe des gesamten [X.] klagten, dass einer von beiden aus eigenem und zuglei[X.]h aus abgetretenem Re[X.]ht den gesamten Verletzergewinn herausverlange oder dass jeder separat Herausgabe des jeweils auf ihn entfallenden Anteils des Verlet-zergewinns beanspru[X.]he.
Die erste dieser Alternativen s[X.]heide vorliegend aus, weil die Klägerin zu
1 ni[X.]ht mehr als Re[X.]htsmittelführerin am Berufungsverfahren beteiligt gewe-sen sei.
Für die zweite Alternative fehle es an einem dur[X.]hsetzbaren Anspru[X.]h der Klägerin zu
1, der im Wege der Abtretung auf die Klägerin zu
2 übergegangen sein könnte. Mit der Rü[X.]knahme der Ans[X.]hlussberufung dur[X.]h die Klägerin zu
1 sei die Abweisung von deren Klage re[X.]htskräftig geworden. Die Re[X.]htskraft 8
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habe zur Folge, dass der aberkannte S[X.]hadensersatzanspru[X.]h von der Kläge-rin zu
1 ni[X.]ht mehr geltend gema[X.]ht werden dürfe. Dieses Hindernis stehe au[X.]h der Klage dur[X.]h einen Re[X.]htsna[X.]hfolger entgegen.
Die dritte Alternative der Re[X.]htsverfolgung setze voraus, dass die Klägerin zu
2 den auf sie entfallenden Anteil am S[X.]haden beziffere. Dies sei trotz mehr-fa[X.]hen Hinweises ni[X.]ht ges[X.]hehen. Der Vortrag der Klägerin zu
2, sie verfüge ni[X.]ht mehr über entspre[X.]hende Informationen, weil eins[X.]hlägige Unterlagen na[X.]h Ablauf der Aufbewahrungsfristen verni[X.]htet worden seien, könne diese ni[X.]ht entlasten. Ungea[X.]htet dessen sei es der Klägerin zu
2 mögli[X.]h, zu ihren aktuellen Bezugskosten und Verkaufspreisen und zu etwaigen Änderungen gegenüber
der Vergangenheit vorzutragen. Ihre Behauptung, zu entspre[X.]hen-den Angaben ni[X.]ht in der Lage zu sein, sei na[X.]h der si[X.]heren
Überzeugung des Berufungsgeri[X.]hts vorges[X.]hoben. Dem Vortrag der Klägerin zu
2 lasse si[X.]h ni[X.]ht entnehmen, dass entspre[X.]hende Angaben nur unter Preisgabe [X.] mögli[X.]h seien. Mangels Anknüpfungstatsa[X.]hen komme die Einholung eines Sa[X.]hverständigenguta[X.]htens ni[X.]ht in Betra[X.]ht. Es könne au[X.]h ni[X.]ht angenommen werden, dass die Klägerin zu
2 im Innen-verhältnis die Einzige sei, die dur[X.]h das Verhalten der [X.] ges[X.]hädigt worden sei. Eine konkrete Bezifferung des Anteils der Klägerin zu
2 am [X.] sei au[X.]h ni[X.]ht deshalb entbehrli[X.]h, weil die Klage der Klägerin zu
1 re[X.]htskräftig abgewiesen worden sei. Die Re[X.]htskraft wirke nur zwis[X.]hen den Parteien und erfasse nur den Streitgegenstand, ni[X.]ht aber für die Ents[X.]hei-dung relevante Vorfragen. Zudem könne der Umstand, dass die Klägerin zu
1 von der Geltendma[X.]hung eines S[X.]hadens ausges[X.]hlossen sei, ni[X.]ht dazu füh-ren, dass die Klägerin zu
2 mehr als den ihr selbst entstandenen S[X.]haden gel-tend ma[X.]hen dürfe.
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II.
Diese Begründung hält der revisionsre[X.]htli[X.]hen Überprüfung in einem
ents[X.]heidenden Punkt ni[X.]ht stand.
1.
Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]
steht dem Inha-ber eines Patents oder eines verglei[X.]hbaren S[X.]hutzre[X.]hts neben dem Inhaber einer auss[X.]hließli[X.]hen Lizenz bei einer Verletzung des S[X.]hutzre[X.]hts ein eigener S[X.]hadensersatzanspru[X.]h zu, wenn ihm dur[X.]h die Verletzungshandlung ein ei-gener S[X.]haden entstanden ist ([X.], Urteil vom 5.
April 2011 -
X
ZR
86/10, [X.]Z 189, 112 = GRUR 2011, 711 Rn.
14 -
Cin[X.]h-Ste[X.]ker). Diese Vorausset-zung ist, wie der Senat im Zusammenhang mit einem insoweit im Wesentli[X.]hen inhaltsglei[X.]hen Lizenzvertrag ents[X.]hieden hat, au[X.]h dann erfüllt, wenn der [X.] als Gegenleistung für die Einräumung des Nutzungsre[X.]hts eine Verpfli[X.]htung zum Bezug von Waren übernommen hat ([X.], Urteil vom 20.
Mai 2008 -
X
ZR
180/05, [X.]Z 176, 311 = [X.], 896 Rn. 28 -
Tin-tenpatrone).
Zutreffend ist das Berufungsgeri[X.]ht ferner davon ausgegangen, dass der [X.] und der Lizenznehmer au[X.]h in sol[X.]hen Fällen den ihnen entstandenen S[X.]haden na[X.]h der Lizenzanalogie oder anhand des
Verletzer-gewinns bere[X.]hnen können. Sie sind au[X.]h in diesem Fall ni[X.]ht [X.] im Sinne von §
432 BGB, sondern können ihre Ansprü[X.]he unabhängig [X.] geltend ma[X.]hen. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt ni[X.]ht mehr als eine angemessene Lizenzgebühr zahlen bzw. ni[X.]ht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben die Ges[X.]hädigten bei getrenn-ter Geltendma[X.]hung jedo[X.]h darzulegen, wel[X.]her Teil des Gesamts[X.]hadens je-weils auf sie entfällt. Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten S[X.]haden geltend zu ma[X.]hen und intern aufzuteilen, sei es dur[X.]h gemeinsame Klage, sei es dur[X.]h Abtretung der Ansprü[X.]he an einen der Bere[X.]htigten ([X.]Z 176, 311 = [X.], 896 Rn.
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Tintenpatrone).
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2.
Das Berufungsgeri[X.]ht meint, die Klägerin zu
2 sei im Streitfall daran gehindert, den auf die Klägerin zu
1 entfallenden Teil des Gesamts[X.]hadens gel-tend zu ma[X.]hen. Der Anspru[X.]h auf Ersatz dieses S[X.]hadens sei na[X.]h der Rü[X.]k-nahme der Ans[X.]hlussberufung dur[X.]h die Klägerin zu
1 re[X.]htskräftig aberkannt.
Hierbei lässt das Berufungsgeri[X.]ht außer [X.], dass die beiden Klägerin-nen notwendige Streitgenossen im Sinne von §
62 Abs.
1 Fall
2 ZPO sind.
a)
Notwendige Streitgenossens[X.]haft liegt na[X.]h §
62 Abs.
1 Fall
2 ZPO vor, wenn ein Re[X.]ht aus materiellre[X.]htli[X.]hen Gründen nur von mehreren Be-re[X.]htigten oder gegen mehrere Verpfli[X.]htete gemeinsam ausgeübt werden darf, die Klage also wegen fehlender Prozessführungsbefugnis abgewiesen werden müsste, wenn sie nur von einem einzelnen Mitbere[X.]htigten oder gegen einen einzelnen Mitverpfli[X.]hteten erhoben würde ([X.], Urteil vom 26.
Oktober 1984

V
ZR
67/83, [X.]Z 92, 351, 353
= NJW 1985, 385).
Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der [X.] und der Inhaber einer auss[X.]hließli[X.]hen Lizenz gemeinsam auf Herausgabe des vol-len [X.] klagen. Eine sol[X.]he Klage hat, wie au[X.]h das Berufungsge-ri[X.]ht im Ansatz zutreffend gesehen hat, nur dann Erfolg, wenn sie von beiden Bere[X.]htigten gemeinsam erhoben wird. §
432 Abs.
1 Satz
1 BGB, wona[X.]h jeder Gläubiger verlangen kann, dass der S[X.]huldner die gesamte Leistung an alle Gläubiger gemeinsam erbringt, ist ni[X.]ht anwendbar, weil [X.] und Lizenznehmer na[X.]h der bereits zitierten Re[X.]htspre[X.]hung des Senats ni[X.]ht [X.] im Sinne dieser Vors[X.]hrift sind, sondern den jeweils auf sie entfal-lenden S[X.]haden unabhängig voneinander geltend ma[X.]hen können. Wenn sie von dieser Mögli[X.]hkeit keinen Gebrau[X.]h ma[X.]hen und stattdessen gegenüber dem Verletzer den Ersatz des gesamten S[X.]hadens fordern, um den [X.] im Innenverhältnis untereinander aufteilen zu können, sind sie aber, so-fern sie ni[X.]ht den Weg über eine Abtretung bes[X.]hreiten, darauf angewiesen, 17
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si[X.]h über
eine gemeinsame Geltendma[X.]hung ihrer
Ansprü[X.]he zu verständigen
und gemeinsam gegen den Verletzer vorzugehen. In diesem gemeinsamen Vorgehen liegt ni[X.]ht nur eine prozessuale Anspru[X.]hshäufung im Sinne der §§
59, 60 und 260 ZPO. Die Klage ist vielmehr auf ein anderes Ziel geri[X.]htet, weil die Bere[X.]htigten ni[X.]ht die Herausgabe von jeweils einem Teil des Gewinns an jeden einzelnen von ihnen, sondern die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr
oder die Herausgabe des gesamten [X.] an beide gemeinsam
fordern. Ein auf dieses Ziel geri[X.]hteter Anspru[X.]h hat materiell-re[X.]htli[X.]h zur Voraussetzung, dass die Bere[X.]htigten si[X.]h über diese Art der Gel-tendma[X.]hung einigen und den Anspru[X.]h gemeinsam geltend ma[X.]hen. Damit sind sie im Prozess notwendige Streitgenossen.
Entgegen der
von den [X.] in der mündli[X.]hen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Auffassung führt die Bejahung einer notwendigen Streit-genossens[X.]haft ni[X.]ht zu unlösbaren Folgeproblemen, wenn si[X.]h die [X.] über die Art der S[X.]hadensbere[X.]hnung ni[X.]ht einigen können oder wenn einer
von ihnen die Bere[X.]hnungsart im Lauf des Re[X.]htsstreits ändern oder den ihm entstandenen S[X.]haden separat geltend ma[X.]hen will. Wenn si[X.]h mehrere Bere[X.]htigte darauf verständigen, ihren S[X.]haden gemeinsam geltend zu ma-[X.]hen, müssen sie si[X.]h au[X.]h darüber einigen, in wel[X.]her Weise sie den S[X.]haden bere[X.]hnen wollen. Au[X.]h spätere Änderungen der Bere[X.]hnungsart können grundsätzli[X.]h nur von allen Bere[X.]htigten gemeinsam vorgenommen werden. Ein na[X.]hträgli[X.]hes Abrü[X.]ken von der gemeinsamen Geltendma[X.]hung ist nur zulässig, wenn die getroffene Einigung über die gemeinsame Vorgehensweise wirksam geändert oder aufgehoben wird. Au[X.]h hierzu bedarf es grundsätzli[X.]h der Mitwirkung aller zum S[X.]hadensersatz Bere[X.]htigten.
b)
Die notwendige
Streitgenossens[X.]haft hat gemäß §
62 Abs.
2 ZPO zur Folge, dass ein Streitgenosse au[X.]h dann weiter am Verfahren zu beteiligen ist, wenn er gegen eine Instanzents[X.]heidung kein Re[X.]htsmittel eingelegt hat 21
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([X.], Urteil vom 25.
September 1990 -
XI
ZR
94/89, NJW
1991, 101; Be[X.]kOKZPO/Dressler, Edition
2, §
62 Rn.
41; Musielak/[X.], ZPO, 8.
Auflage, §
62 Rn.
20; [X.].ZPO/[X.], 3.
Auflage, §
62 Rn.
52; Prütting/Gehrlein, ZPO,
§ 62 Rn.
24; [X.]/Vollkommer, ZPO,
29.
Auflage, §
62 Rn.
31).
Entgegen der
Auffassung des Berufungsgeri[X.]hts hatte der Umstand, dass die Klägerin zu
1 das erstinstanzli[X.]he Urteil ni[X.]ht mit der Berufung angefo[X.]hten und die von ihr eingelegte Ans[X.]hlussberufung später zurü[X.]kgenommen hat, deshalb ni[X.]ht zur Folge, dass die vom [X.] ausgespro[X.]hene [X.] re[X.]htskräftig geworden ist. Die Klägerin zu
1 blieb weiterhin am Re[X.]htsstreit beteiligt, soweit der [X.] aufgrund der Berufung der [X.] und der Ans[X.]hlussberufung der Klägerin zu
2 no[X.]h anhängig blieb. Die [X.] waren damit ni[X.]ht gehindert, weiterhin Herausgabe des gesamten [X.] an beide [X.] gemeinsam zu verlangen, ohne dar-legen zu müssen, wie der Gesamts[X.]haden unter ihnen aufzuteilen ist. Diese Befugnis ist dur[X.]h die zwis[X.]hen den [X.] ges[X.]hlossene Abtretungsver-einbarung vom 26.
Mai 2009 (Anlage [X.], GA
III
521
f.) auf die Klägerin zu
2 übergegangen. Diese ist aufgrund der Abtretung befugt, Leistung an si[X.]h selbst zu verlangen. Sie hat von dieser Befugnis Gebrau[X.]h gema[X.]ht, indem sie den Klageantrag entspre[X.]hend umgestellt und dazu erklärt hat, sie ma[X.]he ihre [X.] zuglei[X.]h aus abgetretenem Re[X.]ht der Klägerin zu
1 geltend.
Im Übrigen hat die Abtretung auf den Prozess gemäß §
265 Abs.
2 Satz
1 ZPO keinen Einfluss. Die Klägerin zu
1 ist folgli[X.]h weiterhin als notwendige Streitgenossin am Re[X.]htsstreit beteiligt.
[X.])
Die später abgegebene Erklärung der Klägerin zu
2, sie stelle klar, dass sie die im S[X.]hriftsatz vom 27.
Mai 2009 angekündigten und in der münd-li[X.]hen Verhandlung am Tag darauf gestellten Anträge ni[X.]ht auf abgetretenes Re[X.]ht stütze, hat ni[X.]ht zu einer Änderung des Streitgegenstandes geführt.
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Die Klägerin zu
2 hat im na[X.]hfolgenden Verhandlungstermin vor dem Be-rufungsgeri[X.]ht erklärt, sie stelle die Anträge wie
in der Sitzung vom 28.
Mai 2009. Auf den späteren S[X.]hriftsatz -
der keine Klarstellung, sondern die [X.] geänderter Anträge enthielt -
hat sie hierbei ni[X.]ht Bezug genommen. Damit sind die geänderten Anträge ni[X.]ht zum Gegenstand des Re[X.]htsstreits geworden. Au[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht hat die Klageanträge zutreffend in die-sem Sinne verstanden und si[X.]h deshalb folgeri[X.]htig mit der Frage befasst, ob die Klägerin zu
2 aus abgetretenem Re[X.]ht gegen die [X.] vorgehen kann. Diese Frage ist entgegen der Auffassung des Berufungsgeri[X.]hts zu bejahen, weil über die abgetretenen Ansprü[X.]he, soweit sie no[X.]h verfolgt werden, keine re[X.]htskräftige Ents[X.]heidung ergangen ist.
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III. Zur Prüfung der Höhe des S[X.]hadensersatzanspru[X.]hs ist der Re[X.]hts-streit daher an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kzuverweisen.
Meier-Be[X.]k
[X.]
Ba[X.]her

[X.]
S[X.]huster
Vorinstanzen:
[X.], Ents[X.]heidung vom 18.12.2007 -
4a O 317/06 -

O[X.], Ents[X.]heidung vom 24.06.2010 -
I-2 U 12/08 -

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