Bundespatentgericht, Beschluss vom 20.02.2019, Az. 28 W (pat) 39/18

Die Wortmarke [X.] 2016 012 789

[X.]

ist am 29. April 2016 angemeldet und am 17. August 2016 in das beim [X.] geführte Register für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 10:

Vibratoren als sexuelle Hilfsmittel für Erwachsene; Massagegeräte, elektrisch; Massagegeräte für den persönlichen Gebrauch.

Mit am 20. September 2017 beim [X.] eingegangenem Schriftsatz hat die Beschwerdegegnerin die Löschung der Eintragung der oben genannten Marke beantragt. Sie macht hierbei die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.], insbesondere das Fehlen der Unterscheidungskraft und das Bestehen eines [X.]ses, geltend.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat der Löschung mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2017 rechtzeitig widersprochen.

Das [X.], Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 3. Juli 2018 die Löschung der Eintragung der Marke [X.] 2016 012 789 angeordnet. Zur Begründung hat es ausgeführt, ihr habe sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch der Entscheidung über den Löschungsantrag die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 [X.] gefehlt. Der Begriff „[X.]“ weise die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich sowohl um Endverbraucher als auch um Fachleute handele, darauf hin, dass die in Frage stehenden Waren der (sexuellen) Befriedigung dienten. Die verfahrensgegenständliche Marke erschöpfe sich daher in einer sprach- und werbeüblichen Angabe zur Zweckbestimmung und Wirkungsweise der beanspruchten Waren. Um diese Bedeutung zu erschließen, bedürfe es keiner vertieften Analyse. Zwar stamme der Markenbegriff aus der [X.]. Er sei jedoch auch im Inland bekannt, etwa durch den bekannten Hit „[X.]faction“ der Gruppe „[X.]“. Die korrekte Schreibweise „[X.]fier“ werde dem inländischen Verkehr nicht allgemein bekannt sein. Zudem bestehe klanglich kein Unterschied zwischen den Wörtern „[X.]“ und „[X.]fier“. Es komme nicht auf die lexikalische Nachweisbarkeit der gegenständlichen Marke an, da sie ohne Weiteres verständlich sei. Sie weise auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Vielmehr mache sie in naheliegender Weise deutlich, dass die betroffenen Waren der (sexuellen) Befriedigung dienten. Ob der Begriff darüber hinaus andere Bedeutungen habe, sei unmaßgeblich, da es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 29. April 2016 bestanden und liege aktuell weiter vor. Es sei unwahrscheinlich, dass sich der Sprachgebrauch auf dem in Rede stehenden Gebiet seit 2016 deutlich gewandelt habe. Ob an der in Rede stehenden Marke auch ein [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bestehe, wofür ebenfalls einiges spreche, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde vom 9. August 2018. Er begründet sie damit, das Wort „[X.]“ verfüge entgegen der Auffassung des [X.]es über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Die konkrete Wortbildung sei nicht beschreibend und weise keinen engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren auf. Ebenso handele es sich nicht um einen gebräuchlichen Begriff. Der Begriff „[X.]“ gehöre nicht zum [X.] Grundwortschatz, über welchen die angesprochenen Verkehrskreise verfügten. Für die Frage, ob ein fremdsprachiger Begriff beschreibend sei, komme es entscheidend auf seine Bedeutung und sein Verständnis in der Originalsprache an. Gerade in dieser müsse er zur Beschreibung geeignet sein. Das Wort „[X.]“ existiere in der [X.] nicht. Es gebe lediglich das Substantiv „satisfaction“ und das Verb „to satisfy“, die klanglich und schriftbildlich von dem Begriff „[X.]“ abwichen. Demzufolge werde der angesprochene Verkehr keine Verbindung zwischen der angegriffenen Marke einerseits und dem [X.] Verb „to satisfy“ sowie seiner [X.] Bedeutung „befriedigen“ andererseits herstellen. Dies gelte umso mehr, als die Großschreibung des ersten Buchstabens die angegriffene Marke sowohl im [X.] als auch im [X.] als Substantiv ausweise. Auch sei in der [X.] die Verwendung des Verbs „to satisfy“ im sexuellen Bereich unüblich. Hier sei vielmehr das Verb „to please“ anzutreffen. Zudem könne das [X.] Verb „to satisfy“ mit „sättigen“, „überzeugen“ als auch mit „zufriedenstellen“ übersetzt werden. Angesichts dieser vielfältigen Bedeutungen sei ein klares Verständnis nicht erkennbar. Des Weiteren klinge in dem Begriff „[X.]“ das Wort „fire“ mit, das wiederum für „Leidenschaft“ stehe. Die angesprochenen Verkehrskreise könnten daher in der angegriffenen Marke auch eine kreative Kombination aus den Begriffen „[X.]“ und „fire“ sehen. Wenn das Wort „[X.]“ im [X.] im Sinne von [X.]“ verstanden würde, bezöge es sich auf eine Person und könne deshalb die beanspruchten Waren nicht beschreiben. Ein [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sei ebenfalls nicht ersichtlich. Bereits die nicht korrekte Schreibweise schließe dieses aus.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]s vom 3. Juli 2018 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Darüber hinaus regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgenden Fragen an:

1. Kommt es bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines fremdsprachigen Begriffs als Wortmarke – insbesondere im Hinblick darauf, ob der Begriff für die angemeldeten bzw. eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist – zunächst darauf an, welche Bedeutung der Begriff in der Originalsprache hat und wie er konkret in der Originalsprache verstanden wird?

2. Kann ein fremdsprachiger Begriff für Waren beschreibend sein, wenn er in der Originalsprache nur personenbezogen verstanden wird?

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

MEN“ bestätigt (vgl. die Anlage zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 23. Januar 2019). Der Vortrag, „to satisfy“ sei keine übliche Formulierung im sexuellen Bereich, könne nicht überzeugen. Es möge zwar richtig sein, dass „to please“ in Verbindung mit sexueller Befriedigung verwendet werde. Nichtsdestotrotz seien die Begriffe „satisfy“ und „satisfier/[X.]“ im Zusammenhang mit Stimulierungsgeräten gebräuchlich. Schließlich werde der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nicht in ihre Bestandteile „satis“ sowie „[X.]“ aufspalten und letztgenannten mit dem klanglich verwandten Wort „fire“ gleichsetzen, da die schriftbildlichen Unterschiede zwischen ihm und der Endung „[X.]“ klar erkennbar seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da das [X.] zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

1. Dem Inhaber der angegriffenen Marke wurde der Löschungsantrag ausweislich des [X.] am 5. Oktober 2017 zugestellt. Er hat der Löschung mit am 1. Dezember 2017 beim [X.] eingegangenem Schriftsatz und damit innerhalb der [X.] des § 54 Abs. 2 Satz 2 [X.] widersprochen. Demzufolge war gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 [X.] das Löschungsverfahren durchzuführen.

2. Der Antrag auf Löschung der Eintragung der gegenständlichen Marke wurde auf die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.] gestützt. Demzufolge ist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 [X.] a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 [X.] der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem [X.] der angegriffenen Marke zu stellen. Diese Frist wurde vorliegend eingehalten, da die Beschwerdegegnerin am 20. September 2017 die Löschung der am 17. August 2016 erfolgten Eintragung der Marke [X.] 2016 012 789 beantragt hat.

3. Der Eintragung der Marke [X.] 2016 012 789 stand sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegen, so dass sie zu löschen war (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.] a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 [X.]).

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.] [X.], 610, Rdnr. 42 – [X.]; [X.], 608, Rdnr. 66 f. – [X.]; [X.], 569, Rdnr. 10 – [X.]; [X.], 731, Rdnr. 11 – [X.]; [X.], 1143, Rdnr. 7 – [X.]; [X.], 1044, Rdnr. 9 – [X.]; [X.], 825, Rdnr. 13 – [X.]; [X.], 935, Rdnr. 8 – [X.]; [X.], 850, Rdnr. 18 – [X.]). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.] [X.], 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; [X.], 229, Rdnr. 27 – BioID; [X.], 608, Rdnr. 66 – [X.]; BGH [X.], 710, Rdnr. 12 – [X.]; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein [X.] begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH [X.], 1143, Rdnr. 7 – [X.]; [X.], 1044, Rdnr. 9 – [X.]; [X.], 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt der angegriffenen Marke die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

b) Bei dem Wort „[X.]“ handelt es sich um eine gängige Falschschreibung des [X.] Begriffes „satisfier“. Er ist von dem [X.] Verb „to satisfy“ mit der [X.] Bedeutung „befriedigen“ (vgl. „https://dict.leo.org/englisch-deutsch/“, Suchbegriff: „to satisfy“) abgeleitet und wird mit [X.]“ bzw. „(der, die, das) Befriedigende“ übersetzt (vgl. „https://de.langenscheidt.com“, Suchbegriff: „satisfier“). Die angesprochenen Verkehrsteilnehmer, zu denen die Durchschnittsverbraucher wie auch die Fachkreise (etwa aus dem Erotikbereich) gehören, werden die angegriffene Marke unschwer in vorgenanntem Sinne verstehen. Bei dem Verb „to satisfy“ handelt es sich nämlich um einen – auch den inländischen Verkehrskreisen hinlänglich bekannten – Begriff der [X.] Umgangssprache, der u. a. in Form des Wortes „[X.]faction“ in dem weltbekannten Lied der Gruppe „[X.]“ Verwendung gefunden hat. Ferner ist davon auszugehen, dass die korrekte Schreibweise des [X.] Wortes „satisfier“ dem Verkehr regelmäßig nicht bekannt sein wird, zumal die Buchstaben „i“ und „y“ häufig ausgetauscht werden.

Entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke ist es unerheblich, welche Bedeutung dem Begriff „[X.]“ von den Verkehrskreisen in englischsprachigen Ländern beigemessen wird, da lediglich die Auffassung des inländischen Publikums maßgeblich ist. Aus diesem Grund kann in Ausnahmefällen ein im Ausland als phantasievoll angesehenes Sprachgebilde vom [X.] Verkehr als beschreibende Aussage aufgefasst werden (so z. B. der [X.] Begriff „Handy“; vgl. [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 190). Darüber hinaus gibt es fremdsprachige Begriffe, die zwar in dem Land, in dem die betreffende Sprache verbreitet ist, nicht nachweisbar sind, vom inländischen Publikum gleichwohl als beschreibende Angabe interpretiert werden. Daher ist es vorliegend unerheblich, ob der Begriff „[X.]“ im [X.] üblich ist oder das Verständnis des [X.] Verkehrs seiner Bedeutung in der [X.] entspricht (vgl. auch [X.] 1999, 238 – Tour de culture).

Ausgehend von dem angeführten Begriffsverständnis haben die angesprochenen inländischen Verkehrskreise auch keine Veranlassung, die angegriffene Marke in ihre beiden Bestandteile „satis“ und „[X.]“ aufzuspalten. Gegen eine solche Trennung spricht bereits der Umstand, dass sich die Bedeutung des ersten Bestandteils „satis“ in Alleinstellung dem [X.] Verkehr nicht erschließt.

c) Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise lediglich als einen beschreibenden Hinweis auf den Verwendungszweck und die Wirkungsweise der beanspruchten Waren „Vibratoren“ sowie „Massagegeräte“ auffassen und davon ausgehen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren dazu bestimmt und geeignet sind, dem Verwender „Befriedigung“ zu verschaffen. Gegen diese Sichtweise spricht nicht das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, das Wort „[X.]“ werde mit [X.]“ übersetzt und sei damit personenbezogen, so es nicht zur Bezeichnung von Waren, also von Sachen dienen könne. Durch die Personifizierung wird das beschreibende Verständnis nicht in Frage gestellt, da die beanspruchten Vibratoren einen Sexualpartner und die beanspruchten Massagegeräte einen Masseur – mithin jeweils einen [X.]“ – ersetzen können.

Hierbei ist es unerheblich, dass das [X.] Verb „to satisfy“ verschiedene, ggf. auch nicht beschreibende Bedeutungen haben kann, da es für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreicht, wenn lediglich eine Bedeutung einen beschreibenden Sinngehalt vermittelt (vgl. [X.] 2005, 257, 258 – Bürogebäude; [X.], 1300, Rdnr. 51 – Kinderstube).

d) Mit dem [X.] ist davon auszugehen, dass das [X.] bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 29. April 2016 bestanden hat (vgl. BGH [X.], 1143 – [X.] werden Fakten), da keinerlei Anhaltspunkte für ein Abweichen des damaligen und des heutigen [X.] vorliegen. Hierfür spricht im Übrigen auch, dass das [X.] bereits im Anmeldeverfahren mit – später fallen gelassener – Beanstandung vom 1. Juli 2016 auf das Fehlen der Unterscheidungskraft der (damals noch nicht eingetragenen) angegriffenen Marke hingewiesen hat.

4. Ob der Eintragung der angegriffenen Marke darüber hinaus auch ein [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegensteht, kann aufgrund vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

5. Für die vom Inhaber der angegriffenen Marke angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist vorliegend kein Raum. Weder handelt es sich vorliegend um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des [X.] (§ 83 Abs. 2 [X.]). Die vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgeworfenen Fragestellungen, welche die Bedeutung und das Verständnis eines fremdsprachigen Begriffs in der Originalsprache zum Gegenstand haben, sind bereits hinreichend höchstrichterlich geklärt. Wie bereits ausgeführt, kommt es auf das Sprachverständnis ausländischer Verkehrskreise nicht an, da lediglich die Auffassung des inländischen Publikums maßgeblich ist (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8, Rdnr. 190). Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.