Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.05.2014, Az. X ZR 133/12

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 133/12
Verkündet am:

13. Mai
2014

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
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Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 13.
Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Meier-Beck, die Richter [X.], Dr.
Grabinski und Dr.
Bacher sowie die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 5.
Juni 2012 verkündete Urteil des 3.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der [X.] zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 746
398 (Streitpatents), das am 21.
Februar
1995 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität vom 22.
Februar
1994 angemeldet wurde und Verfahren zur Reinigung von [X.] betrifft. Das Streitpatent umfasst 26 Patentansprüche, von denen die einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 in der [X.] wie folgt lauten:
"1.
A method for purifying monomeric [X.] from a mixture com-prising the monomeric antibody and protein A comprising contacting said mixture with a hydrophobic interaction chromatographic ([X.]) support and selectively eluting the monomer from the support.

2.
A method for the purification of an [X.] from conditioned cell culture medium containing same comprising sequentially subjecting the 1
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medium to (a) Protein A affinity
chromatography, [X.]) ion exchange chromatography, and (c) hydrophobic interaction chromatography."
Die übrigen Ansprüche sind auf einen dieser Ansprüche zurückbezogen.
Die Klägerin hat die Klage zunächst nur auf den [X.] der feh-lenden Patentfähigkeit gestützt. Im Verlauf des Verfahrens hat sie ferner gel-tend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in sechs geänderten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der [X.], die weiterhin die Klageabweisung erstrebt und das Streitpatent hilfsweise mit ihren bereits in erster Instanz gestellten Anträgen sowie

für den Fall, dass eine
von der Klägerin im Berufungsverfahren neu ein-geführte
Entgegenhaltung entscheidungserheblich werden sollte

mit weiteren sechs [X.] verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent betrifft die Reinigung von [X.] ([X.]n) aus Protein A enthaltenden Gemischen sowie aus konditioniertem [X.] unter Anwendung der hydrophoben Wechselwirkungschromatographie.
1.
Im Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur Aufreinigung von Proteinen bekannt. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift [X.] die herkömmlichen Reinigungsverfahren, zu denen die Größenausschluss-chromatographie, die Ionenaustauschchromatographie und die Präzipitation (Ausfällung) zu zählen sind, bei den Unterschieden an, die das zu reinigende 2
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Protein einerseits und die unerwünschten Proteinverunreinigungen andererseits hinsichtlich molekularer Eigenschaften wie Größe, Ladung und Löslichkeit auf-weisen ([X.]. Abs.
2).
Bei der Größenausschlusschromatographie, die auch unter den Begriffen Gelfiltrations-
oder Gelpermeationschromatographie bekannt sei und vor allem für die Trennung von Makromolekülen angewendet werde, beruhe der Tren-nungseffekt darauf, dass unterschiedlich große Moleküle unterschiedliche Diffu-sionsvolumina aufwiesen. Kleinere Moleküle drängen vollständig in die porösen Polymere der stationären Phase ein und würden dadurch stärker zurückgehal-ten als große Moleküle, denen nur die Zwischenräume zwischen dem Polymer-granulat zugänglich seien. Dementsprechend eluierten große Moleküle vor den kleinen ([X.]. Abs.
3).
Bei den Präzipitationsverfahren würden
die in einer Probe enthaltenen gewünschten Antikörper durch den Zusatz von Salzen oder organischen Lö-sungsmitteln als Fällungsmittel ausgeschieden ([X.]. Abs.
5).
Die Ionenaustauschchromatographie trenne die Moleküle nach ihrer un-terschiedlichen Ladung. Geladene funktionelle Gruppen in der Probe bänden ionische funktionelle Gruppen von entgegengesetzter Ladung auf der Oberflä-che eines Adsorptionsmittels. Dabei werde zwischen anionischer und kationi-scher Austauschchromatographie unterschieden ([X.].
Abs.
6).
Die Streitpatentschrift führt weiter aus, dass in neuerer Zeit die Techniken der Affinitätschromatographie und der hydrophoben Wechselwirkungschroma-tographie (Hydrophobic Interaction Chromatography, [X.]) entwickelt worden seien, um die traditionelleren Verfahren der Größenausschluss-
und der Ionen-austauschchromatographie zu ergänzen ([X.]. Abs.
7).
Die Affinitätschromatographie nutze die spezifische Wechselwirkung zwi-schen Proteinen und Liganden. Das zu reinigende Molekül werde spezifisch 7
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und reversibel an einen Liganden gebunden, während kontaminierende [X.] ausgewaschen würden. Die spezifische Wahl eines Liganden für die Affinitätsreinigung eines Antikörpers sei das Antigen, mit dem der gewünschte Antikörper reagiere. Jedoch können nach den Ausführungen in der [X.] auch mit Protein A aus Staphylococcus bestimmte Antikörper der [X.] gebunden werden ([X.]. Abs.
7 bis 9).
Die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie mache
sich die Wech-selwirkungen zwischen den
hydrophoben Abschnitten des zu reinigenden [X.] und der [X.]-Matrix zu Nutze und ermögliche
so eine Trennung von Prote-inen mittels Affinitätsgelen auch dann, wenn diese nur [X.] und keinen Affinitätsliganden enthalten. Die hydrophobe Wech-selwirkung sei
bei hoher Ionenstärke am wirksamsten. Daher empfiehlt sich die [X.] nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift vor allem nach einer Salz-fällung oder der Durchführung eines Ionenaustauschverfahrens ([X.]. Abs.
10).
Nach der Streitpatentschrift sind Affinitätschromatographie und [X.] auch schon kombiniert mit einer oder mehreren der herkömmlichen Proteinreini-gungsverfahren angewandt worden ([X.].
Abs.
11).
Als für die Isolierung von Antikörpern am weitesten verbreitetes Verfahren wird in der Streitpatentschrift die Protein-A-Affinitätschromatographie
genannt. Nachteilig bei diesem Verfahren sei jedoch, dass mit der [X.] des [X.] von der
Säule gleichzeitig Protein A vom [X.] ausgewaschen werde, das den gewonnenen Antikörper wiederum verunreinige. Zur Entfernung des ausgewaschenen Proteins A sei bis zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents eine Reinigung mittels einer Größenausschluss-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (High Performance Liquid Chroma-tography, HPLC) oder einer Anionenaustauschchromatographie empfohlen worden. Überraschenderweise habe sich aber gezeigt, dass für das Herauslö-12
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sen von verunreinigendem Protein A aus IgG-Gemischen, die aus einem chro-matographischen Träger mit Protein A eluiert worden seien, die [X.] nutzbar gemacht werden könne ([X.].
Abs.
13, 14).
Das Patentgericht hat die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen, mit Hilfe der zum Prioritätszeitpunkt bekannten Techniken ein Reinigungsverfahren zu entwickeln, das die selektive Anreicherung von (monomeren) Antikörpern aus einem Gemisch ermöglicht, das den (monomeren) Antikörper und Protein A enthält.
Dies trifft nur für den Gegenstand von Patentanspruch 1 zu. Für [X.] ist
das technische Problem allgemeiner dahin zu formulieren, ein Ver-fahren anzugeben, mit dem hochreine monomere [X.]
gewonnen werden können.
2.
Zur Lösung der gestellten Aufgabe schlägt das Streitpatent in den Patentansprüchen 1 und 2 Reinigungsverfahren für [X.] unter Einbe-ziehung der [X.] vor.
a)
Die Merkmale des in Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Verfahrens lassen sich

im Wesentlichen mit dem Patentgericht -
wie folgt gliedern:
1.1
Das Verfahren dient der Reinigung eines monomeren [X.]s aus einem Gemisch.
1.1.1
Das Gemisch umfasst den monomeren Antikörper und Protein A.
1.2
Das Verfahren umfasst
1.2.1
das Inkontaktbringen des Gemisches mit einem Träger für hydrophobe Wechselwirkungschromatographie ([X.]) und
1.2.2
das selektive Eluieren des Monomers vom Träger.
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b)
Die Merkmale des in Patentanspruch 2 vorgeschlagenen Verfahrens können mit dem Patentgericht wie folgt gegliedert werden:
2.1
Das Verfahren dient der Reinigung eines [X.]s aus konditioniertem [X.], das den [X.] ent-hält.
2.2
Das Verfahren umfasst die aufeinanderfolgende Durchführung
2.2.1
einer Protein-A-Affinitätschromatographie,
2.2.2
einer Ionenaustauschchromatographie und
2.2.3
einer hydrophoben Wechselwirkungschromatographie ([X.]) mit dem Medium.
3.
Zur Auslegung der
Patentansprüche
sind folgende Bemerkungen veranlasst:
a)
Merkmal 1.1.1 beschreibt das Gemisch, aus dem der monomere [X.] nach dem von Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren her-ausgelöst werden soll, als eines, das neben dem monomeren [X.] Protein A umfasst. Dabei schließt die Formulierung "umfasst"
nicht aus, dass das Gemisch neben Protein A auch andere Verunreinigungen enthält. Die [X.] des Streitpatents geht demgegenüber von einem weiteren Ver-ständnis des Begriffs Gemisch aus. Danach kann das Gemisch von den mögli-chen Verunreinigungen, wie Immunglobulinaggregate, fehlgefaltete Proteine, Wirtszellenprotein, restliches Material aus vorangegangenen chromatographi-schen Schritten, wie beispielsweise Protein A, ohne Einschränkung eine oder mehrere enthalten, so dass sich darunter nicht zwingend auch Protein A befin-den müsste ([X.]. Abs.
37). Diese Definition kann indessen nicht für die Be-stimmung des Gegenstands des Patentanspruchs 1
herangezogen werden, da Merkmal 1.1.1 verlangt, dass das Gemisch jedenfalls Protein A als verunreini-gende Substanz enthält.
b)
Das Patentgericht hat angenommen, entgegen der Auffassung der [X.] handle es sich bei der [X.] im Sinne von Merkmal 1.2.1 und 2.2.3 19
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nicht um ein funktionelles, sondern um ein allgemeines technisches Merkmal, das im Vergleich zu der im Stand der Technik bekannten Vorgehensweise [X.] Besonderheiten aufweise und insbesondere nicht

wie von der [X.] geltend gemacht -
speziell an die Abreicherung von Protein A oder von [X.] angepasst sei.
Vielmehr sei die [X.] mangels näherer Konkretisie-rung in den Patentansprüchen 1 und 2 nach den
im Stand der Technik bekann-ten Methoden durchzuführen, die, weil sie
zu hochreinen Erzeugnissen führten,
zur Entfernung sowohl von Protein A als auch
von [X.] geeignet seien.
Dies hält den Angriffen der Berufung stand.
Die Merkmale 1.2.1 und 2.2.3 in der erteilten Fassung treffen keine nähere Aussage über die Bedingungen, unter denen die [X.] durchzuführen ist. Die in der Streitpatentschrift dargestellten Beispiele mögen

wie die Beklagte geltend macht -
detaillierte Angaben dazu enthalten, wie die einzelnen Verfahrensschrit-te einer [X.] ausgeführt werden können, um das Protein A aus dem zu [X.]
Gemisch zu entfernen. Indessen
kommt es hierauf letztlich nicht an. Der Gegenstand eines Patents bestimmt sich nach den Patentansprüchen. Zwar ist die [X.]eibung, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläu-tert, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, sondern auch für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (st. Rspr., s. nur [X.], Urteil vom 17.
Juli
2012

X ZR
117/11, [X.]Z 194, 107 Rn.
27 -
Polymerschaum). Jedoch darf dies nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen ([X.], Urteil vom 4.
Februar
2010

Xa
ZR 36/08, [X.], 602 Rn.
27 -
Gelenkanordnung). Aus der Gesamtheit der Offenbarung
lässt sich nicht entnehmen, dass die
Pa-tentansprüche
in der erteilten Fassung über die reinen Zweckangaben (Entfer-nung von Protein
A
in Patentanspruch 1 und Reinigung eines [X.]s aus konditioniertem [X.] in Patentanspruch 2) hinaus
mit Blick auf die
in der [X.]eibung des Streitpatents geschilderten Beispiele eine spezielle 23
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9
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Art einer [X.] zum Gegenstand haben, die von dem abweicht, was zum [X.] einer [X.] und
zu den im Einzelfall vom Fachmann sachgerecht auszuwäh-lenden und einzustellenden Parametern gehört. Die Beklagte legt auch nicht konkret dar, was eine solche [X.] kennzeichnen sollte. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn die Merkmale "Entfernung von Protein A"
und
"Entfernung von [X.]"

wie in den [X.] teilweise vorgese-hen

ausdrücklich in die Patentansprüche aufgenommen werden.
Das Patent-gericht hat hierzu
festgestellt, dass anerkannte Methoden der [X.] zur Entfer-nung sowohl von Protein A als auch
von [X.] geeignet sind. [X.] hat das Patentgericht,
insoweit von der Berufung nicht mit einer Ver-fahrensrüge angefochten,
festgestellt, dass IgG-Aggregate sich nicht nur in ih-rer Molekülgröße von den zu isolierenden monomeren [X.]n unter-scheiden, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Daraus ergibt sich, dass zur Entfernung von [X.] im Prioritätszeitpunkt nicht aus-schließlich die
Gelfiltration in Betracht kam, sondern die [X.] mit den im Stand der Technik bekannten Parametern objektiv
ebenfalls hierfür
geeignet
war. Die Beklagte kann daher nicht mit Erfolg geltend machen, dass die
Entfernung von [X.]
als zusätzliches technisches Merkmal anzusehen
sei, weil IgG-Aggregate nur unter "spezifischen Chromatographiebedingungen"
entfernt [X.]n könnten.
Dementsprechend gehen die
Patentansprüche in der erteilten Fassung und in den mit den [X.] verteidigten Fassungen von einer im Stand der Technik bekannten [X.] aus, die allgemein für die Gewinnung eines hochreinen Antikörpers und damit für die Entfernung von Verunreinigungen un-terschiedlicher Art
und daher
auch von Protein A und von [X.] ge-eignet ist.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 beruhe nicht auf erfinderischer Tä-tigkeit. Das darin geschützte Verfahren sei dem Fachmann, einem wissen-25
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schaftlich tätigen Biochemiker mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Immunologie, der mit der Aufreinigung von Antikörpern befasst sei, schon allein
durch die [X.] ([X.], Journal of
Biotechnology 11 (1989) S.
235 bis 252), zumindest aber durch eine Zusammenschau der [X.]
und der [X.] (internationale Patentanmeldung WO
89/06544),
nahegelegt gewesen.
Die [X.] betreffe die Aufreinigung von monomeren [X.]n im Sinne von Patentanspruch
1. Denn nach den
Erläuterungen in der [X.] seien nur diese funktionsfähig und kommerziell verwertbar, während [X.] [X.] darstellten. Die [X.] gebe nicht nur einen Überblick über die gän-gigen Proteinreinigungsverfahren, sondern zeige auch Aspekte auf, die bei der Konzeption neuer [X.]e zu berücksichtigen seien. Danach liege für den Fachmann ein [X.] bestehend aus einer Protein-A-Affinitätschromatographie
als erstem Reinigungsschritt gefolgt von einer weite-ren, abschließenden Reinigungsstufe auf der Hand. Die Protein-A-Affinitäts-chromatographie
werde in der [X.] neben der [X.] als die für den ersten Reinigungsschritt am häufigsten verwendete Technik genannt. Zwar zeige die [X.] dem Fachmann auch den Nachteil dieser Me-thode auf, der darin bestehe, dass aus der [X.] in die [X.] [X.] ausgewaschen werden könne, dessen Entfernung im Hinblick darauf, dass zum therapeutischen Einsatz beim Menschen bestimmte Antikörper einen
gesetzlich vorgeschriebenen hohen Reinheitsgrad aufweisen müssten, einen weiteren, abschließenden Reinigungsschritt erforderlich mache. Da die Protein-A-Affinitätschromatographie
aber ansonsten keine Nachteile aufweise, werde der Fachmann daran festhalten, den ersten Reinigungsschritt in diesem Verfahren durchzuführen. Nachdem im Stand der Technik keine der Protein-A-Affinitätschromatographie
nachgeschalteten Reinigungsschritte mit zufriedenstellenden Ergebnissen bekannt gewesen seien, habe für den Fach-mann Anlass bestanden, nach neuen Strategien zur Reinigung von [X.]n unter Beteiligung der Protein-A-Affinitätschromatographie
zu su-chen. Zwar nehme die [X.] insoweit auf ein von [X.] und [X.] im Jahr 27
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11
-
1987 beschriebenes Proteinreinigungsverfahren Bezug, das die Kombination der Protein-A-Affinitätschromatographie
mit der [X.] vorsehe. Da dort die Ionenaustauschchromatographie aber
nicht als ab-schließender, sondern lediglich als weiterer Reinigungsschritt genannt werde und nach den Angaben in der Streitpatentschrift eine solche Kombination nur mit mäßigem Erfolg angewendet worden sei, werde sich der Fachmann nicht nur auf dieses Beispiel konzentrieren, sondern sich im Abschnitt "Final Purifica-tion"
(abschließende Reinigung) der [X.], wo eine überschaubare Zahl mögli-cher Endreinigungsstufen mit deren Vor-
und Nachteilen erläutert würden, über als abschließende Reinigungsverfahren in Betracht kommende Techniken in-formieren. Auch wenn dort die Gelfiltration vor der [X.] und der Hydroxyapatit-chromatographie als die am häufigsten angewendete Methode für die Gewin-nung von hochreinen Antikörperprodukten genannt werde, habe für den Fach-mann Anlass bestanden, auch die weiteren als geeignet erachteten Techniken in Betracht zu ziehen und dabei die als vielversprechender nachgeschalteter Reinigungsschritt bewertete [X.] als vorteilhaft anzusehen.
Der Fachmann, der ausgehend von der [X.] ein die Protein-A-Affinitäts-chromatographie
umfassendes [X.] für [X.] entwi-ckeln habe wollen, habe auch auf die [X.] zurückgreifen können. Denn der in Merkmal 1.1 verwendete allgemeine Begriff [X.] umfasse entgegen der Auffassung der [X.] auch heteroligierende Antikörper im Sinne der [X.]. Die in [X.] für die Reinigung heterobifunktioneller Antikörper entwickel-ten [X.]e basierten auf den üblichen Techniken der Chromato-graphie zur Isolierung und Trennung von Immunglobulinen. Das Beispiel betref-fend die Isolierung des heterobifunktionellen Antikörpers
17-1A x [X.] zeige die Durchführung einer Protein-A-Affinitätschromatographie
gefolgt von einer hydrophoben Wechselwirkungschromatographie. Im [X.]
daran werde der gesuchte heterobifunktionelle [X.] durch selektive [X.] im Sin-ne des Merkmals 1.2.2 gewonnen. Während der [X.] erfolge die Trennung 28
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des heterobifunktionellen Antikörpers 17-1A x [X.] von den monoklonalen [X.] 17-1A und [X.].
Ebenso wenig beruhe der Gegenstand von Patentanspruch
2 auf erfinde-rischer Tätigkeit. Das darin beschriebene Verfahren sei dem Fachmann durch die [X.], die [X.] und die [X.] ([X.], in: [X.], herausgegeben von
P. [X.] and B.P. Ram, 1990, S.
45 bis
73) nahegelegt [X.]. Dem Fachmann sei aus der [X.] bekannt gewesen, dass sich für die Aufreinigung von [X.]n die Kombination einer Protein-A-Affinitäts-chromatographie
mit einer sich anschließenden hydrophoben Wechselwir-kungschromatographie eigne. Für den Fall, dass hiermit keine [X.] gewonnen werden könnten, die die Grenzwerte an zulässigen Verunreinigun-gen nicht überschritten, werde der Fachmann die Durchführung eines weiteren Reinigungsschritts erwägen. Hierfür habe er sich an der [X.] orientieren [X.], in der
auch Konzepte für dreistufige Reinigungsverfahren angesprochen würden.
Er
finde dort zunächst den Hinweis, dass
nach einer Affinitätschromato-graphie mit Protein A abschließend ein Anionenaustauschschritt zur Entfernung ausgewaschener Proteine, insbesondere des Proteins A, durchgeführt werden
solle. Da
die Ionenaustausch-
und die Affinitätschromatographie als die am häufigsten verwendeten Techniken bei der Aufreinigung monoklonaler [X.]
bezeichnet würden, werde der Fachmann dieser Kombination bei der Ent-wicklung eines dreistufigen Verfahrens Aufmerksamkeit schenken, auch wenn die
zweistufige
Kombination zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents als nicht zufriedenstellend erachtet worden sei. Dem anschließenden
Kapitel über die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie in der [X.] entnehme der Fachmann, dass sich dieses Verfahren am besten als [X.]verfahren nach einer Ionenaustauschchromatographie eigne. Dies werde den Fachmann nicht überraschen, da auch die Streitpatentschrift die Durchführung einer [X.] nach vorangegangener Ionenaustauschchromatographie als bekannt voraussetze.
In 29
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der Durchführung einer Protein-A-Affinitätschromatographie, gefolgt von einer Ionenaustauschchromatographie und abschließender [X.] sei demzufolge keine erfinderische Tätigkeit zu erkennen.
Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung der Hilfsan-träge I
bis V
sei dem Fachmann ebenfalls nahegelegt gewesen. Die in diesen [X.] zusätzlich aufgenommene Entfernung von [X.] be-schreibe ein bereits zur Aufgabe der bekannten Reinigungsverfahren gehören-des Merkmal. Denn [X.] und damit alle Formen von [X.] stellten zu entfernende Verunreinigungen dar.
Der Einwand der [X.], dass nach dem Stand der Technik IgG-Aggregate ausschließlich mittels Gelfiltration ent-fernt worden seien, greife nicht durch. IgG-Aggregate unterschieden sich von den zu isolierenden monomeren [X.]n nicht nur hinsichtlich ihrer Mo-lekülgröße, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Der Fachmann [X.] daher auch die [X.] als für die Entfernung von [X.] geeignetes Reinigungsverfahren in Betracht ziehen. Nachdem mit den im Stand der [X.] bekannten Reinigungsverfahren bereits [X.] von mehr als 95% erreicht würden, beruhe auch der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des hierauf abstellenden Hilfsantrags III
nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Die [X.] der [X.] und V
gingen sachlich nicht über die vorangehenden
Hilfsanträge hinaus.
III.
Diese Beurteilung hält
der Überprüfung im Berufungsverfahren
je-denfalls im Ergebnis stand.
1.
Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-spruch
1 mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig angesehen.
a)
Nach der [X.] erfolgt die Reinigung großer Mengen von monoklo-nalen Antikörpern in folgenden drei Arbeitsschritten: Präparieren der zu [X.] Substanz (feed pretreatment), Anfangsreinigung (initial purification) und 31
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-
abschließende Reinigung (final purification). Die Vorbehandlung dient dazu, die Probe für die Reinigung durch chromatographische Verfahren vorzubereiten, indem kleine Moleküle, wie Wasser, und Salze aus der aufzureinigenden [X.] entfernt werden. Als übliche Methoden hierfür nennt die [X.] Ultrafiltra-tion, Entsalzung und Pufferaustausch (S.
242
= S.
13
f. der Übers.). Für die ers-te Reinigungsstufe, in der in der Regel die meisten wesentlichen Verunreini-gungen entfernt werden, hat sich nach der [X.] die Ionenaustauschchromato-graphie etabliert, mit der bei Verwendung eines Anionenaustauschers [X.] mit einer Reinheit von mehr als 98% und bei einem Kationenaustausch mit einer Reinheit zwischen 50 und 95% gewonnen werden können (S.
243
= S.
15 der Übers.). Als für diese Reinigungsstufe ebenfalls geeignete Methode nennt die [X.] die Affinitätschromatographie, mit der bei Verwendung von immobili-siertem Protein A eine Reinheit von mehr als 95% bei einer Ausbeute von 80% erzielt werden könne (S.
243 bis 245
= S.
16 bis 18 der Übers.). In diesem Zu-sammenhang weist die [X.] darauf hin, dass bei hohen Anforderungen an die Eliminierung von Verunreinigungen für eine
In-vivo-Verwendung des [X.] beim Menschen zu berücksichtigen sei, dass Protein A aus der [X.] entweichen könne. Nach der [X.] kann diesem unerwünschten Effekt entgegengewirkt werden, indem die chromatographische Säule vor Gebrauch vorgespült oder im [X.] an die Durchführung der [X.] das ausgewaschene Protein A in einem abschließenden Reinigungsschritt entfernt wird (S.
244
= S.
16 der Übers.). Ein speziell hierfür geeignetes Verfah-ren nennt die [X.] an dieser Stelle nicht. Im Abschnitt über die für eine ab-schließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den Erläu-terungen in der [X.] erforderlich ist, wenn ein extrem hoher Reinheitsgrad gefordert
ist, werden mehrere [X.], darunter auch die [X.], als geeignet aufgeführt (S.
245 "Final Purification"
= S.
18 der Übers.). Das Problem der Entfernung von nach einer Affinitätschromatographie ausgewa-schenem Protein A wird an dieser Stelle nicht (erneut) ausdrücklich angespro-chen. Hinsichtlich der Gelfiltration wird allgemein darauf hingewiesen, dass [X.] ideal sei, um dem Produkt den letzten Schliff zu geben. In Bezug auf die [X.] -
15
-
heißt es, dass sich nur wenige Literaturstellen zum Einsatz der [X.] für die Ab-trennung monoklonaler Antikörper im großen Maßstab fänden, dass aber über gute Ergebnisse für die Abtrennung monoklonaler Antikörper aus Zellkultur-überstand berichtet werde.
b)
Aus der [X.] ergibt sich
somit, dass die [X.] als abschließendes Reinigungsverfahren in Betracht kommt, wenn nach dem ersten [X.] ein weiterer

abschließender

Reinigungsschritt notwendig wird, weil ein besonders
hoher Reinheitsgrad des Präparats gefordert ist.
Da zugleich aus-drücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, im [X.] an die [X.] einer Affinitätschromatographie ausgewaschenes Protein A in einem abschließenden Reinigungsschritt zu entfernen, ist gegen die Annahme des Patentgerichts, jedenfalls eine naheliegende Möglichkeit habe in der [X.] einer [X.] zur Entfernung der [X.] bestanden, nichts zu erinnern.
c)
Darauf, ob

wie das Patentgericht angenommen hat -
der Gegen-stand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch durch die [X.] in [X.] mit der [X.] nahegelegt wurde, kommt es daher nicht mehr an.
2.
Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass der [X.] von Patentanspruch
2 nicht patentfähig ist.
a)
Der Gegenstand von Patentanspruch 2 ist zwar neu (Art.
54 Abs.
1 und 2 EPÜ). Wenn auch alle nach Patentanspruch
2 zur Reinigung von [X.]n einzusetzenden [X.] in den von der Klägerin als neuheitsschädlich vorgelegten [X.] aufgeführt, erläutert und zum Teil auch Kombinationen
dieser Verfahren vorgeschlagen werden, sieht doch
keine der genannten [X.] vor, dass die drei in Patentan-spruch
2 genannten Verfahren in der dort vorgesehenen Kombination und [X.] durchgeführt werden.
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b)
Jedoch ist das Patentgericht
zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch
2 in der erteilten Fassung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art.
56 EPÜ).
Ob sich dies bereits

wie das Patentgericht angenommen hat

aus der
[X.] ergibt, mag im Hinblick darauf
zweifelhaft sein, dass diese Veröffentli-chung am Ende des [X.]
(vorletzter Absatz, S. 57
= S.
17 der Übers.) eine Ionenaustauschchromatographie vor der Affinitätschromatographie
zu empfehlen scheint.
Letztlich kommt es darauf jedoch nicht an. Denn dem Fachmann war der Gegenstand von Patentanspruch 2 jedenfalls durch die [X.] nahegelegt.
Dort ist ausgeführt, dass für therapeutische Anwendungen bestimmte und daher einen hohen Reinheitsgrad fordernde
Produkte nach der Protein-A-Affinitätschromatographie
einem Ionenaustauschschritt unterzogen wurden (S.
245 Abs.
1 = S.
17 Abs.
1 der Übers.). Im Abschnitt über die für eine abschließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den [X.] in der [X.] durchzuführen ist, wenn ein extrem hoher Reinheits-grad gefordert ist, wird, wie bereits dargelegt,
neben anderen Chromatogra-phieverfahren auch die [X.] als geeignet genannt
(S.
245
"Final Purification"
= S.
18 der Übers.), so dass der Fachmann aufgrund der [X.] Anlass hatte, bei unbefriedigenden Ergebnissen eines bloß zweistufigen Verfahrens oder höhe-ren Ansprüchen an die Reinheit des Endprodukts ein dreistufiges Verfahren im Sinne des Patentanspruchs
2 zu erproben.
3.
Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-spruch
1 auch in der Fassung der Hilfsanträge für nicht patentfähig erachtet.
a)
Nach Hilfsantrag I
soll das Gemisch nach Merkmal 1.1.1, aus dem der monomere [X.] gereinigt werden soll, auch [X.]. IgG-Aggregate
stellen, wie das Patentgericht

für das Berufungsverfah-ren bindend (§
117 [X.] i.V.m. §
529 Abs.
1 Nr.
1 ZPO)

festgestellt hat,
uner-wünschte Verunreinigungen eines [X.]s dar. Nachdem jedoch das 39
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Merkmal "Gemisch"
in Patentanspruch
1

wie bereits oben dargelegt -
aufgrund des Verbs "umfassen"
ohnehin nicht auf eine Zusammensetzung reduziert ist, die neben dem Antikörper nur noch Protein A enthält, stellt Hilfsantrag I
keine inhaltliche Änderung, insbesondere keine [X.]änkung von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung dar, so dass die
Patentfähigkeit seines Gegenstandes auch nicht anders zu beurteilen ist.
b)
Nach Hilfsantrag II
soll zusätzlich Merkmal 1.1 dahingehend spezifi-ziert werden, dass die Reinigung eines monomeren [X.]s
"durch Ent-fernen von Protein A und [X.]"
aus einem Gemisch im Sinne des Hilfsantrags I
erfolgen soll.
Patentanspruch 1 enthält keine Angaben, unter welchen Bedingungen die [X.] durchzuführen ist: Daher umfasst

wie oben dargelegt

die Durchführung der
[X.] nach im Stand der Technik bekannten Methoden, die
zur Entfernung sowohl von [X.] als auch
von
Protein A geeignet sind, weil sie zu hochreinen Erzeugnissen führen. Damit
ergeben sich aus dem zusätzlichen
Merkmal keine weitergehenden, spezifischen Anforderungen an die Verfahrens-führung, so dass dieses die Patentfähigkeit des Gegenstands von [X.] nicht zu begründen vermag.
c)
Entsprechendes gilt für Hilfsantrag III, der auf Hilfsantrag II
aufsetzt
und zusätzlich verlangt, dass "der monomere [X.] eine Reinheit von größer als 95%, bezogen auf [X.] in der Zusammensetzung, auf-weist".
d)
Der Gegenstand des als Verwendungsanspruch formulierten
Pa-tentanspruchs
1 ist weder in der Fassung des [X.] noch in der [X.] des [X.] patentfähig. Diese Fassungen entsprechen
in der [X.] bzw. Hilfsantrag I, deren Gegenstand

wie oben dargelegt -
kein die Patentfähigkeit begründendes Merkmal aufweist.
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4.
Ebenso wenig ist der Gegenstand von Patentanspruch
2 in der [X.] der [X.] bis V patentfähig.
Diese Fassungen
unterscheiden sich von der erteilten Fassung im Wesentlichen dadurch, dass der Verfahrensschritt der [X.] durch die Angabe, dass mit diesem Schritt IgG-Aggregate
und/oder Protein A entfernt würden, konkretisiert
werden
soll. Wie schon bei Patentan-spruch
1
vermögen diese zusätzlichen Merkmale
die Patentfähigkeit auch hier nicht zu begründen.
5.
Nachdem es für die Entscheidung nicht auf die von der Klägerin im Berufungsverfahren neu eingeführte Veröffentlichung von [X.] u.a. (NiK28)
ankommt, muss über die [X.] bis XI nicht befunden werden.
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IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.], §
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck

[X.]

Grabinski

Bacher

Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 05.06.2012 -
3 Ni 44/10 (EP) -

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