Bundespatentgericht, Beschluss vom 21.05.2013, Az. 24 W (pat) 3/12

Die am 30. Januar 2008 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 005 763

die nach Eintragung am 4. Juni 2008 in das beim [X.] geführte Markenregister am 4. Juli 2008 veröffentlicht worden ist, beansprucht Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„[X.]: Seifen, Parfums, ätherische Öle, Haarwässer, [X.], Lippenstifte, künstliche Nägel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Gesichtscremes, Haut- und Gesichtslotionen, Puder für kosmetische Zwecke, Mascara, Lidschatten, Eyeliner, [X.], [X.], [X.], Blush, [X.]amouflage

Klasse 41: Veranstaltung von Schulungen und Seminaren auf dem Gebiet der Verkaufspsychologie, Verkaufstechnik, Produkt- und Behandlungskunde, Rhetorik

[X.]: Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen“.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden durch die Inhaberin der am 20. April 2000 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke Nr. 300 02 215

Bionome,

die für die folgenden Waren Schutz beansprucht:

„[X.]: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 21: Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, soweit in Klasse 21 enthalten“.

Mit Schriftsatz vom 11. November 2008 hat die Inhaberin der jüngeren Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke zur Akte gereicht.

Mit [X.]uss vom 1. September 2010 hat die Markenstelle für [X.] des [X.]s durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die angegriffene Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 005 763 auf den Widerspruch für sämtliche in [X.] beanspruchten Waren und sämtliche in [X.] beanspruchten Dienstleistungen gelöscht. Im Übrigen, also die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen betreffend, hat sie den Widerspruch zurückgewiesen. Dabei ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die Widersprechende die Benutzung ihres Zeichens für die Waren „[X.]: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ glaubhaft gemacht habe. Insoweit könnten sich die [X.] in [X.] auf identischen Waren begegnen. „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ seien auch den in [X.] beanspruchten Dienstleistungen zur Gesundheits- und Schönheitspflege gegenüber ähnlich. Die Markenstelle hat der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugemessen. Im [X.] hat sie eine Prägung der angegriffenen Marke durch „[X.]“ und eine sich daran anschließende klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr bejaht.

Die gegen diesen [X.]uss eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit [X.]uss vom 2. Dezember 2011 durch eine Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen. In Ergänzung der Begründung der Erstprüferin hat die Markenstelle dargelegt, dass die Widerspruchsmarke „Bionome“ hinreichend deutlich von dem Begriff „Bionomie“ abweiche, um eine Kennzeichnungsschwäche zu vermeiden. Die von der Erstprüferin festgestellte Zeichenähnlichkeit sei nicht deshalb zu verneinen, weil die an den Wortanfang beider Zeichen gestellte Silbe „Bio“- einen beschreibenden Anklang aufweise. Der Verkehr spalte die [X.], die zudem weitere Übereinstimmungen aufwiesen, nicht auf.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben. Sie hält die Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht glaubhaft gemacht. Die Markenstelle habe den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 1 [X.] nicht zutreffend bestimmt. Unklar bleibe, für welche konkreten Produkte das Zeichen der Widersprechenden benutzt worden sei; bei „Kosmetikprodukten“ könne es sich sowohl um Waren der [X.], als auch um „Geräte für die Körper- und Schönheitspflege“ der Klasse 21 handeln. Durch beschreibende Anklänge an den Begriff „Bionomie“ sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt. Schließlich ist die Markeninhaberin der Auffassung, dass ihre Marke nicht durch den Bestandteil „[X.]“ geprägt werde.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

die [X.]üsse der Markenstelle für [X.] des [X.]s vom 1. September 2010 und vom 2. Dezember 2011 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der [X.] und Dienstleistungen der [X.] angeordnet worden ist,

hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in Kombination mit weiteren Marken und/oder weiteren Zusätzen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie hält die angefochtenen [X.]üsse im Umfang der Löschungsanordnung im Ergebnis für zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5. März 2013 haben die Parteien ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft.

Die gem. § 66 Abs. 1 [X.] zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle für [X.] hat die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 005 763 für die Waren der [X.] und die Dienstleistungen der [X.] zu Recht angeordnet, denn hinsichtlich der von der Löschungsentscheidung umfassten Waren und Dienstleistungen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 [X.].

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ([X.] GRUR 2006, 237, 238 - [X.]; [X.], 387, 389 f. - Sabél/[X.]). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese wesentlichen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in ihrer Wechselwirkung (vgl. [X.], 258 - INTER[X.]ONNE[X.]T/T-Inter[X.]onnect; [X.], 399 - [X.]). Das bedeutet, dass bei starker, hier schriftbildlicher Ähnlichkeit der Marken bzw. des sie prägenden Bestandteils und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen selbst bei einem unter dem Durchschnitt liegenden Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann (vgl. BPatG 30 W (pat) 6/10, B. v. 19. Januar 2011, Rn. 23 - vitalis Apotheke im [X.]). Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall im Umfang der Löschungsanordnung zu bejahen:

Auf die in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihres Zeichens durch die vorgelegten Benutzungsunterlagen für „Kosmetikartikel“ der [X.] hinreichend glaubhaft gemacht, § 43 Abs. 1 S. 1 u. 2 [X.]. Die Erhebung der Einrede war zulässig, weil die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits länger als 5 Jahre im Register eingetragen war und auf diese Eintragung keine Widerspruchsverfahren gefolgt waren, § 26 Abs. 5 [X.]. Daher war die rechtserhaltende Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 [X.] glaubhaft zu machen im Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke, also innerhalb des Zeitraums der Jahre 2003 – 2008, sowie im Zeitraum von fünf Jahren vor Erlass dieser Entscheidung, also innerhalb des Zeitraums April 2008 – April 2013. Die von der Widersprechenden im Original zur Akte gereichten eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschäftsführers [X.] vom 18. Februar, 4. Juni 2009 und 1. März 2013 belegen im Zusammenhang mit den dort genannten Umsatzzahlen, Preislisten, [X.], Rechnungen und Werbematerialien für Kosmetikartikel eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke, die beide Benutzungszeiträume abdeckt. Demnach wurden mit „Kosmetikartikeln“ der [X.] und dem Markenzeichen der Widersprechenden u. a. in den Jahren 2006 – 2008 im Inland Umsätze von zwischen über … € und über … € erzielt. Nicht nur die zur Akte gereichten Rechnungskopien, Produktbeschreibungen und Werbematerialien, sondern auch der Text einer in Kopie zur Akte gereichten weiteren eidesstattlichen Versicherung der Assistentin der Geschäftsführung [X.] F… vom 21. Februar 2008 belegen, dass es sich bei den gekennzeichneten Artikeln gerade um Waren der [X.] handelt, die unter den Oberbegriff der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, entgegen den Ausführungen der Inhaberin der angegriffenen Marke jedoch nicht in die Klasse 21 fallen.

Einer rechtserhaltenden Benutzung steht dabei nicht entgegen, dass das Zeichen der Widersprechenden zusammen mit weiteren Kennzeichen wie „[X.]. [X.]“, „[X.]“ und einer Wellenlinie verwendet wurde. Es handelt sich insoweit um eine gemäß § 26 Abs. 1 [X.] unschädliche Mehrfachkennzeichnung (vgl. [X.], 972, 974 – [X.]; BPatG 26 W (pat) 11/10, B. v. 19. Januar 2011 – [X.]/[X.]/[X.]). Durch „Kosmetikartikel“ angesprochen werden sowohl der diesbezügliche Fachverkehr, als auch allgemeine Verkehrskreise. Beide Zielgruppen verstehen „[X.]“ als beschreibenden Zusatz, der auf Anwendungen mit Wasser hinweist und im Zusammenhang mit „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ deren Verwendungsmöglichkeit beschreibt ([X.], 900 – [X.] II). Der Name „[X.]. [X.]“ tritt – neben der Widerspruchsmarke – als zusätzliche markenrechtliche Kennzeichnung in Erscheinung; denn Waren für die Körper- und Schönheitspflege aus der [X.] werden vielfach mit mehreren Marken gleichzeitig gekennzeichnet, häufig mit einer Dachmarke und einer weiteren Marke zur Kennzeichnung einer ganzen Produktlinie oder eines einzelnen Produkts. Die Wellenlinie stellt eine einfaches dekoratives Element dar, das den kennzeichnenden [X.]harakter des zusätzlich benutzten Markenwortes „Bionome“ nicht maßgeblich verändert.

Die von der Inhaberin der jüngeren Marke im Termin zur mündlichen Verhandlung zitierte Entscheidung [X.], 592, 593 – [X.] steht zu dieser rechtlichen Bewertung des [X.] nicht in Widerspruch. Der [X.] hatte im dortigen Verfahren (vgl. Rn. 13, 14) vielmehr erneut darauf hingewiesen, dass zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke gerade auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreiche (vgl. [X.], Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, [X.], 972, 974 - [X.]; [X.]. v. 10.11.1999 - [X.], [X.], 510 = [X.], 541 - [X.]). Anders als dieser Senat, der im hiesigen Verfahren auf der Grundlage der zur Akte gereichten Benutzungsunterlagen von einer Mehrfachkennzeichnung ausgeht, hatte das dortige Berufungsgericht die Auffassung vertreten, die dortige Klägerin habe die Wortmarke „[X.]“ nicht benutzt, sondern nur ein [X.] mit dem Wortbestandteil „[X.]“.

Die [X.] können sich im Bereich der [X.] auf identischen Waren begegnen.

) dar. „Kosmetikartikel“ der [X.] sowie die von der Inhaberin der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen der [X.] können sich damit in dem Sinne ergänzen, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. [X.], 345, 347 - [X.] BOY/Boy). Das Publikum könnte also glauben, dass die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen und erwarten, dass für deren Qualität ein und dasselbe Unternehmen verantwortlich ist (vgl. hierzu [X.], [X.], 731 - [X.]anon II).

Die Widerspruchsmarke verfügt zur Überzeugung des [X.] über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Nachweise zur beschreibenden Verwendung des Begriffs „Bionome“ sind dem Senat im Rahmen seiner Recherchen auch in Fremdsprachen nicht bekannt geworden. Der Begriff „Bionomie“ stimmt mit „Bionome“ nicht überein und wird in dem Markenwort weder vom angesprochenen Fachverkehr noch vom Durchschnittsverbraucher erkannt werden, wenn er „Bionome“ im Zusammenhang mit Waren der [X.] begegnet. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft aufgrund eines beschreibenden Anklangs scheidet daher aus.

Umgekehrt konnte der Senat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke über den Durchschnitt hinaus nicht feststellen. Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen geben dazu nichts her, andere Anhaltspunkte sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Denn die [X.] sind einander schriftbildlich verwechselbar ähnlich. Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Regelmäßig reicht dabei eine Annäherung bzw. Übereinstimmung in einer Richtung aus, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen (st. Rspr., vgl. bereits [X.] GRUR 1959, 182, 185 – Quick; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl. 2011, § 9 Rdn. 224 m. w. N.). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. [X.] [X.], 783 - EURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX).

Die graphische Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist nicht veränderbar. Ihr in Schreibschrift ausgestalteter Wortbestandteil „la“ ist im Vergleich zu den prägnanten Druckbuchstaben von „[X.]“ deutlich kleiner gehalten und tritt im schriftbildlichen Gesamteindruck zurück. Die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes anhand eines Vergleichs ihres Gesamteindrucks schließt nicht aus, dass ein Bestandteil oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können (vgl. [X.], [X.]Z 167, 322 - Malteserkreuz; [X.] 2008, 436 - [X.]), sofern die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. [X.] [X.], 233, 234 [X.]/[X.] RAU[X.]H; [X.], 778, 779 - [X.] DIREKT; [X.], 865, 866 - [X.]). Dies ist hier in schriftbildlicher Hinsicht der Fall und hat zur Folge, dass im [X.] der Widerspruchsmarke „Bionome“ lediglich der die jüngere Marke prägende Wortbestandteil „[X.]“ gegenübersteht:

Der [X.] „la“ tritt hier graphisch derart zurück, dass man ihn bei flüchtiger Betrachtung des jüngeren [X.] insgesamt auch für die Darstellung von Anführungsstrichen halten könnte. Demgegenüber verlieren die zusätzlichen Umstände, dass „la“ am Wortanfang steht und einen bestimmten Artikel der [X.] darstellt, im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung an Bedeutung; sie treten in den Hintergrund. Der empirische Satz, dass der Verkehr [X.] in Wortmarken im Allgemeinen stärker beachtet und memoriert als die übrigen [X.]e, gilt nicht uneingeschränkt. Auch [X.], die einen bestimmten Artikel in einer Fremdsprache darstellen, sind nicht stets und ohne Ausnahme in den schriftbildlichen [X.] mit einzubeziehen. Der hiesige Sachverhalt unterscheidet sich insbesondere von demjenigen, der der von der Markeninhaberin zitierten Entscheidung [X.] I ZB 4/02, Entsch. v. 13. Oktober 2004 – [X.]/ [X.] zugrunde lag. Während sich der [X.] in jener Entscheidung mit der klanglichen Ähnlichkeit beider Zeichen befasste, hatte der Senat in diesem Fall die Frage der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr zu prüfen und dabei die konkrete graphische Darstellung der Widerspruchsmarke zu prüfen, auf die sich die Inhaberin der jüngeren Marke durch die Anmeldung ihres Zeichens als Wort-/Bildmarke festgelegt hatte.

Stehen sich daher „Bionome“ und „[X.]“ gegenüber, reicht der noch verbleibende Unterschied, der Buchstabe „[X.]“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke anstelle des Buchstaben „n“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke, insgesamt schriftbildlich nicht mehr aus, um einen hinreichenden Abstand der Zeichen zu gewährleisten. Denn dieser geringfügige Unterschied kann leicht überlesen werden, und die Zeichen stimmen im Übrigen sowohl in der Silbe „Bio“, als auch in der sich anschließenden Buchstabenfolge „-ome“ überein.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, § 83 [X.]. Der Senat hatte nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des [X.] und des [X.]s über einen Einzelfall zu entscheiden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil insbesondere zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke im Rahmen von [X.] nicht von Entscheidungen anderer Senate des [X.] oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 [X.].