Bundespatentgericht, Beschluss vom 20.10.2011, Az. 30 W (pat) 4/10

Die am 8. Januar 2002 angemeldete Wortmarke

Epican

ist am 26. November 2002 unter der Nummer 302 00 563 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Vitamine und Mineralien für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente; vorgenannte Waren nicht zur Anwendung von Antiepileptika; Tee; Kakao; Zucker, Honig; Gewürze; Bonbons, Brausestäbchen, Brausetabletten, Pastillen, Schokolade, Lakritze, Geleefrüchte und andere Süßwaren; Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; [X.] und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 3. Januar 2003.

Gegen die Eintragung ist am 13. März 2003 Widerspruch erhoben worden aus der am 30. März 1999 nach einer Teillöschung noch für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ eingetragenen [X.]smarke 000560292

[X.].

Auf die vom Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 27. Mai 2004 bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum 1999 bis 2003 vorgelegt.

Mit [X.] vom 11. März 2008 hat die Markenstelle für Klasse 5 des [X.]s teilweise eine [X.] bejaht und die angegriffene Marke für folgende Waren gelöscht:

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Vitamine und Mineralien für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente; vorgenannte Waren nicht zur Anwendung von Antiepileptika“.

Im Übrigen ist eine [X.] verneint und der Widerspruch zurückgewiesen worden (§§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] i. V. m. § 125 b [X.]). Ausgehend von der Glaubhaftmachung der Benutzung für die eingetragenen Waren und von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe im Umfang der Teillöschung [X.] und angesichts hochgradig ähnlicher Marken die Gefahr klanglicher Verwechslungen. Hinsichtlich der weiteren Waren fehle es an der [X.].

Gegen diesen ihm am 17. März 2008 zugestellten Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke am 20. März 2008 Erinnerung eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des [X.]s hat in einem zweiten Beschluss vom 13. Oktober 2009 den [X.] im Umfang der Teillöschung der angegriffenen Marke aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Benutzung für den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 [X.] i. V. m. Art. 15 [X.] aktuell maßgeblichen Zeitraum von Oktober 2004 bis Oktober 2009 nicht glaubhaft gemacht sei. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen beträfen diesen Zeitraum nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt; sie hält mit näheren Ausführungen [X.] für gegeben. Die sich gegenüberstehenden Waren seien ähnlich bis hochgradig ähnlich. Die sich gegenüberstehender Markenwörter seien klanglich und bildlich stark und markant ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des [X.]s aufzuheben und die angegriffene Marke 302 00 563 im Umfang des [X.]es zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hält schon die Benutzung nicht für hinreichend glaubhaft gemacht und außerdem [X.] nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125 b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]). Daher ist der angefochtene Erinnerungsbeschluss der Markenstelle aufzuheben und die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke 302 00 563 gegen den [X.] zurückzuweisen.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Waren der angegriffene Marke 302 00 563, hinsichtlich derer die Markenstelle im [X.] den Widerspruch zurückgewiesen hat, nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind; da die Widersprechende keine Erinnerung eingelegt hat, ist die Zurückweisung des Widerspruchs insoweit rechtskräftig.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke weiterhin bestritten. Nach § 125 b Nr. 4 [X.] sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere [X.]smarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125 b Nr. 1 [X.]), die [X.] des § 43 Abs. 1 [X.] entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 [X.] die Benutzung der [X.]smarke gemäß Art. 15 der Verordnung über die [X.]smarke ([X.]) tritt.

Danach muss die Marke in der [X.] ernsthaft benutzt worden sein. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren oder Dienstleistungen (vgl. [X.] [X.]UR 2003, 425, 428, Nr. 38 - Ajax/[X.]; [X.] [X.], 582, 584, Nr. 70 - [X.]). Nach der [X.] Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. [X.] [X.], 343, 346, Nr. 74 - [X.]/[X.]).

Dass der Markeninhaber die Einrede nicht ausdrücklich auf einen der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 [X.] gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen ([X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 43 [X.]. 19 m. w. N.). Das ist hier nur hinsichtlich der gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 [X.] erhobenen [X.]; das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 125 b Nr. 4 [X.] ist unzulässig, denn die fünfjährige sogenannte Benutzungsschonfrist der am 30. März 1999 eingetragenen Widerspruchsmarke endete erst nach der am 3. Januar 2003 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke.

[X.] gemäß Art. 15 [X.] in der [X.] im mittlerweile maßgeblichen Fünfjahreszeitraum Oktober 2006 bis Oktober 2011, wie er sich aus § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] ergibt, glaubhaft zu machen im Sinne von § 82 Abs 1 [X.] i. V. m. § 294 ZPO.

[X.] in den Jahren 1999 bis 2009, die einen wesentlichen Teil des relevanten Benutzungszeitraums abdecken, in der [X.] - nämlich in [X.] - mit Ampullen und Masken zur Haut- und Gesichtspflege Umsätze in Höhe von jährlich … Euro bis … Euro erzielt hat. Was den Umfang der Benutzung anbetrifft, so sind die Umsatzzahlen ausreichend und keinesfalls gering. Davon, dass die Benutzung lediglich als symbolisch anzusehen ist, kann damit nicht ausgegangen werden. Aus der [X.] Versicherung in Verbindung mit den vorgelegten Kopien von [X.] ([X.]. [X.]) ergibt sich weiter die Verwendung der Marke zur Kennzeichnung der genannten Waren im maßgeblichen Zeitraum.

eines Mitgliedsstaates bekannt ist, [X.] [X.], 1158, 1159, Nr. 29 - PAGO/Tirolmilch). Denn richtigerweise ist die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer [X.]smarke, was die räumliche Ausdehnung der Benutzung angeht, generell nicht schematisch danach zu entscheiden, ob eine Benutzung in einem Mitgliedsstaat ausreicht oder nicht. Die [X.]smarke ist ein supranationales Schutzrecht mit einheitlicher Wirkung (Art. 1 Abs. 2 [X.]). Demzufolge ist ein Denken in mitgliedsstaatlichen Kategorien und eine Beurteilung der Benutzung (ebenso wie auch der Bekanntheit) einer Marke anhand mitgliedsstaatlicher Territorien letztlich verfehlt. Entscheidend ist - nicht anders als bei der Beurteilung der quantitativen Benutzung - allein, ob die in der [X.] erfolgte Benutzung insgesamt als ernsthaft einzustufen ist. Das kann ohne weiteres auch bei einer Benutzung in nur einem Mitgliedsstaat der Fall sein, muss aber nicht immer so sein. Im vorliegenden Fall kann - wie ausgeführt - eine hinreichende Benutzung auch insoweit nicht zweifelhaft sein.

Da die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung in der [X.] nur für - unter den registrierten Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ fallende - Ampullen und Masken glaubhaft gemacht hat, sind bei der Prüfung der [X.] nur diese Waren zu berücksichtigen (§ 125 b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]).

Im Rahmen der [X.] (vgl. [X.]/Hacker a. a. O., § 26 [X.]. 160 ff., insbes. [X.]. 165) ist weiter zu berücksichtigen, dass die Widersprechende einerseits nicht auf das ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festzulegen ist, andererseits aber auch nicht der gesamte mit dem eingetragenen Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ umfasste weite Warenbereich einzubeziehen ist. Anwendung findet vielmehr die sogenannte „erweiterte Minimallösung“ (vgl. auch [X.], 1447, 1449 - [X.]; [X.], 39 ff - [X.] - und [X.]UR 1999, 164, 165 - JOHN [X.]; [X.]. 1979, 223 - Mastu; [X.], 488, 489 [X.]/[X.]). Danach ist maßgeblich, inwieweit es unter Berücksichtigung der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und des berechtigten Interesses der Markeninhaberin, nicht in ihrer geschäftlichen Bewegungsfreiheit ungebührlich eingeengt zu werden, gerechtfertigt ist, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (vgl. [X.] 2001, 371, 376 - [X.] - für das Löschungsverfahren m. w. N.; [X.], 60, 62, Nr. 32 f. - LOTTOCARD).

Eine rechtserhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb auf „Haut- und Gesichtspflegemittel“ zu erstrecken, nicht jedoch auf weitere Waren, die unter den weitergehenden Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ fallen, wie etwa Mittel der dekorativen Schönheitspflege.

2. Ob [X.] im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren/Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. [X.] [X.]UR 1998, 387 - Sabèl/[X.]; [X.], 343, [X.] -[X.]/[X.]; [X.], 413 ff., Nr. 17 - [X.]/SIR; [X.], 237 ff., Nr. 18 - [X.]/[X.]; BGH [X.], 903, Nr. 10 - [X.]; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. [X.]/Hacker, a. a. O. § 9 [X.]. 32, 33).

Nach diesen Grundsätzen kann eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht verneint werden.

Die Widerspruchsmarke verfügt in ihrer Gesamtheit originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft; Anhaltspunkte dafür, dass dieser eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind nicht ersichtlich.

Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder [X.], ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der [X.] wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder würden zumindest unter einheitlicher Kontrolle hergestellt werden (vgl. [X.] [X.]UR 1998, 922, 923f, Nr. 22 - 29 - [X.]; [X.], 582, 584, Nr. 85 - [X.]; [X.] 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition [X.]; [X.], 428, 432 - [X.]; [X.]/Hacker, a. a. O. § 9 [X.]. 49 m. w. N.).

Auf dieser Grundlage ist davon auszugehen, dass die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Haut- und Gesichtspflegemittel“ mit den noch maßgeblichen Waren der jüngeren Markedeutliche Berührungspunkte aufweisen können und deshalb enge bis mittlere [X.] besteht.

Im engen Ähnlichkeitsbereich der „Haut- und Gesichtspflegemittel“ der Widersprechenden liegen die von der angegriffenen Marke erfassten pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse der Klasse 5. Diese können in der äußeren Erscheinung - etwa in Form von Cremes -, dem Verwendungszweck nach sowie bei den verwendeten Inhaltsstoffen erhebliche Übereinstimmungen aufweisen (vgl. Richter/Stoppel, [X.], 15. Auflage, [X.], 160, 227 und ausführlich [X.], 840, 842 - Lindora/[X.]). Soweit das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in der [X.]/2005-1 (Nr. 29 ff.) den gegenteiligen Standpunkt eingenommen hat, ist dies weder überzeugend noch für das vorliegende Verfahren bindend (vgl. [X.], 156 - Anhörungsrüge).

Zwischen „Haut- und Gesichtspflegemitteln“ und den Waren „Vitamine und Mineralien für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente; vorgenannte Waren nicht zur Anwendung von Antiepileptika“ sind Überschneidungen im stofflichen Bereich und im Verwendungszweck möglich; derartige Produkte der jüngeren Marke können ihren Schwerpunkt nicht nur in der Heilung oder Linderung krankhafter Zustände haben; umfasst sein können auch Mittel, die häufig zur Pflege und Erhaltung des gesunden menschlichen Körpers und der gesunden Haut eingesetzt werden (vgl. im Hinblick auf die Rechtsprechung des [X.]/Stoppel a. a. O., S. 69; [X.]; S. 311). Unter Heranziehung der oben genannten Kriterien für die [X.] ist damit von Ähnlichkeit im mittleren Bereich auszugehen.

Im Bereich der sich danach gegenüberstehenden teilweise einander eng ähnlichen Waren hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten. Im Bereich der mittleren [X.] genügen geringere Abweichungen, um der Gefahr von Verwechslungen zu begegnen.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH [X.], 258, Nr. 26 - INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 905, Nr. 12 - [X.]; [X.], 909, Nr. 13 - [X.]). Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.], 413, 414, Nr. 19 - [X.]/SIR; [X.]UR 2005, 1042, 1044, Nr. 28 - [X.] LIFE; [X.]. 2004, 843, Nr. 29 - [X.]; [X.], 235, Nr. 15 - [X.]/[X.]; [X.], 484, 487, Nr. 32 - [X.]; [X.], 60 ff., Nr. 17 - coccodrillo; [X.], 779, 781 - Zwilling/[X.]). Dabei kann schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine [X.] hervorrufen (vgl. [X.], Nr. 17 - [X.]; [X.], 803, 804, Nr. 21 - [X.]; [X.]/Hacker, a. a. O. § 9 [X.]. 183 m. w. N.).

Epican und [X.] gegenüber, besteht unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren in klanglicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die abweichenden Konsonanten in den Wortmitten - „c“, nach allgemeinen Regeln gesprochen wie „k“, in der angegriffenen Marke gegenüber „[X.]“ in der Widerspruchsmarke - wirken sich im Klang kaum differenzierend aus. Eine unterschiedliche Betonung der Markenwörter, die dem entgegenwirken könnte, lässt sich nicht feststellen. Beide Marken stellen Phantasiewörter dar, für die es keine feste Betonungsregel gibt.

Es besteht damit in klanglicher Hinsicht [X.], was - wie oben ausgeführt - bereits für eine Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (vgl. BGH [X.], 714, 717, Nr. 37 - idw). Ob auch schriftbildliche [X.] anzunehmen ist, kann deshalb dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde hat daher Erfolg; deshalb ist der angefochtenen Erinnerungsbeschluss der Markenstelle aufzuheben und die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke 302 00 563 gegen den [X.] zurückzuweisen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.