Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.05.2021, Az. X ZR 23/19

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 327 374 (Streitpatents), das am 9. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten von vier [X.] Patentanmeldungen vom 9. Oktober und 10. November 2000 sowie vom 19. und 20. Juni 2001 angemeldet worden ist und [X.] in einem mehrzelligen Netzwerk betrifft. Das Streitpatent umfasst 24 Ansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der [X.]:

Die Klägerinnen zu 2 bis 4 haben das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen, die Klägerin zu 1 im Umfang der Ansprüche 1 und 15. Sie haben geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Klägerinnen zu 2 und 3 haben ferner geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit dem dritten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 sowie die Beklagte verfolgen ihre erstinstanzlichen Anträge weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ferner mit einem zusätzlichen, ihren erstinstanzlichen Hilfsanträgen vorangestellten Antrag. Die Klägerinnen zu 3 und 4 haben ebenfalls Berufung eingelegt, ihr Rechtsmittel aber vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Die Beklagte hat daraufhin erklärt, sie nehme die Berufung gegenüber den Klägerinnen zu 3 und 4 zurück und führe die Berufung im Hinblick auf die Klägerinnen zu 1 und 2 fort.

Beide Berufungen sind zulässig. Das Rechtsmittel der Beklagten ist unbegründet; dasjenige der [X.] führt zur vollständigen Nichtigerklärung des Streitpatents.

I. Der Senat ist weiterhin zur Entscheidung über den gesamten in die Berufungsinstanz gelangten Streitgegenstand berufen. Die von der Beklagten erklärte Rücknahme der Berufung gegenüber den [X.] zu 3 und 4 ist unwirksam und führt deshalb entgegen der Auffassung der [X.] zu 1 und 2 nicht dazu, dass die teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents durch das Patentgericht rechtskräftig geworden ist.

1. Die Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents ergeht durch Gestaltungsurteil, welches gegenüber mehreren Klägern einheitlich ergehen muss.

Deshalb sind mehrere Kläger bei [X.] notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO, und zwar unabhängig davon, ob sie die Klage zusammen erhoben haben oder ob mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden sind ([X.], Urteil vom 27. Oktober 2015 - [X.], [X.], 361 Rn. 48 f. - Fugenband).

Als Folge hiervon bleibt ein Nichtigkeitskläger in der Berufungsinstanz auch dann am Verfahren beteiligt, wenn ein zu Ungunsten der Klägerseite ergangenes Urteil nur von anderen Streitgenossen angefochten worden ist ([X.], Urteil vom 27. Oktober 2015 - [X.], [X.], 361 Rn. 49 - Fugenband). Der Beklagte kann ein zu seinen Ungunsten ergangenes Urteil mit der Berufung nur einheitlich gegen alle notwendigen Streitgenossen angreifen; eine nur gegenüber einzelnen Klägern erklärte Berufung ist unzulässig ([X.], Urteil vom 9. Januar 1957 - [X.], [X.]Z 23, 73 = NJW 1957, 537, juris Rn. 17; [X.], Urteil vom 11. November 2011 - [X.], [X.], 1224 Rn. 9).

2. Ob der Beklagte nach diesen Grundsätzen gehindert ist, die Zurücknahme einer gegenüber allen notwendigen Streitgenossen wirksam eingelegten Berufung nur gegenüber einzelnen Klägern zu erklären (so MüKoZPO/[X.], 6. Aufl. 2020, § 516 Rn. 19) oder ob eine solche Erklärung - mit der Folge, dass die Berufung insgesamt unzulässig wird - möglich ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Im Streitfall kann die Erklärung der Beklagten jedenfalls nicht als teilweise Berufungsrücknahme in diesem Sinne ausgelegt werden.

Die Zurücknahme eines Rechtsmittels muss zwar nicht ausdrücklich, aber doch eindeutig erklärt werden. Inhaltlich muss der Rechtsmittelführer klar und unzweideutig zum Ausdruck bringen, dass er das Verfahren nicht mehr fortsetzen und ohne Entscheidung des Rechtsmittelgerichts beenden will. Bei Zweifeln ist der Erklärung die Bedeutung beizumessen, welche die geringeren verfahrensrechtlichen Folgen nach sich zieht ([X.], Beschluss vom 21. November 2018 - [X.] 243/18, [X.], 439 Rn. 8).

Im Streitfall hat die Beklagte zwar zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre Berufung gegenüber den [X.] zu 3 und 4 zurücknehmen will. Zugleich hat sie aber erkennen lassen, dass sie das Urteil des Patentgerichts weiterhin auch insoweit angreifen möchte, als es zu ihren Ungunsten ergangen ist. Angesichts dessen kann ihre Erklärung nicht als eindeutig angesehen werden. Sie ist vielmehr so auszulegen, dass die Beklagte ihr zum Ausdruck gebrachtes Rechtsschutzziel erreichen kann. Letzteres ist nur möglich, wenn die Beklagte entgegen dem Wortlaut ihrer Erklärung ihre Berufung gegenüber allen [X.] weiterverfolgt.

3. Der von der Beklagten gestellte Antrag auf Einräumung eines Schriftsatzrechts zu den in der mündlichen Verhandlung aufgeworfenen prozessualen Fragen ist angesichts dessen unbegründet.

Wie oben dargelegt wurde, ergeben sich für die Beklagte keine negativen prozessualen Konsequenzen aus den von ihr abgegebenen Rücknahmeerklärungen. Angesichts dessen könnte ein Schriftsatzrecht allenfalls dem Zweck dienen, die Berufung gegebenenfalls doch noch zurückzunehmen. Die Einräumung eines solchen Rechts erscheint in der gegebenen Situation nicht angemessen.

II. [X.] betrifft die Zuteilung von Funkzellen an [X.] in einem mehrzelligen Netzwerk.

1. [X.] befasst sich mit der am [X.] erwarteten Ergänzung oder Ersetzung der Mobilfunknetze der zweiten Generation (2G) durch Netze der dritten Generation ([X.]).

In dieser Situation würden häufiger Zellen verschiedener Mobilfunkstandards nebeneinander zur Verfügung stehen. Die Zahl der gleichzeitig zur Verfügung stehenden Zellen werde sich ferner dadurch vergrößern, dass innerhalb der einzelnen Standards unterschiedliche Zellengrößen vorhanden seien, wie etwa [X.] und [X.] auf [X.] von Gebäuden und Straßen und [X.], die größere Flächen abdeckten. Für Netzbetreiber stelle sich dadurch die Aufgabe, den erforderlichen Verkehr unter Verwendung der verschiedenen Netztechnologien und der in diesen verfügbaren [X.] zu verteilen, um die Anzahl der mit Diensten versorgten Nutzer zu maximieren und im Versorgungsbereich eine vordefinierte Abdeckungswahrscheinlichkeit bereitzustellen.

In den bekannten Systemen müssten die Netzwerkbetreiber auf vom Hersteller bereitgestellte [X.] zurückgreifen. Diese führten in der aufgezeigten neuen Situation möglicherweise nicht zu einer zufriedenstellenden Verteilung.

2. [X.] betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, die Auswahl einer Zielzelle in einem drahtlosen Kommunikationssystem mit mehr als einem Kommunikationsstandard zu verbessern.

3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

4. Diese Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

a) Die Zellenzuweisung im Sinne von Merkmal 1 setzt ein Netzwerk voraus, in dem Endgeräte über Funk mit einem Zugangspunkt kommunizieren können.

[X.] benennt als Beispiele Mobilfunknetze der Standards 2G ([X.], EDGE) und [X.] ([X.]). Sein Gegenstand ist aber nicht auf diese Standards beschränkt.

Solche Mobilfunknetze weisen verschiedene Zellen auf, die unterschiedliche räumliche Bereiche abdecken. Damit ein Nutzer das Netzwerk nutzen kann, muss sein Endgerät einer solchen Zelle zugewiesen sein. Eine solche Zuweisung erfolgt sowohl im Ruhezustand als auch beim erstmaligen Aufbau einer Funkverbindung sowie beim Wechsel zwischen zwei Funkzellen (handover).

b) [X.] (cell types) im Sinne von Merkmal 1.1 sind Kategorien, die der Einteilung von Zellen anhand von charakteristischen Kriterien dienen.

Als Einteilungskriterium kommen nicht nur die in der jeweiligen Zelle verfügbaren Kommunikationsstandards in Betracht, sondern auch einzelne Ausgestaltungsmerkmale. So werden bei dem in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispiel die Netze in insgesamt sechs Verkehrsklassen (traffic classes) eingeteilt, die durch die verfügbaren Standards ([X.], EDGE, [X.]) und die Größe der Zelle (micro, macro) definiert sind (Abs. 56 und Tabelle I).

Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich weder dem Wortlaut von Patentanspruch 1 noch der Beschreibung der Ausführungsbeispiele entnehmen, dass der in der Zelle verfügbare Standard zwingend als Einteilungskriterium heranzuziehen ist. Die Berücksichtigung dieses Kriteriums wird zwar in vielen Konstellationen sinnvoll sein. Hieraus ergibt sich aber keine zwingende Festlegung. Es bleibt vielmehr dem Fachmann überlassen, anhand welcher Merkmale er die Einteilung in einzelne [X.] vornimmt.

c) [X.] (service types) im Sinne von Merkmal 1.2 sind Kategorien, die der Einteilung von Diensten anhand von charakteristischen Kriterien dienen.

aa) Dienste sind Verbindungen, deren technische Parameter auf bestimmte Einsatzzwecke abgestimmt sind.

Die Einleitung des Streitpatents benennt als in Betracht kommende Einsatzzwecke beispielhaft [X.]rach- und Datenübertragung und als Parameter, die für die Einhaltung der einschlägigen Qualitätsanforderungen (quality of service, [X.]) von Bedeutung sind, die zur Verfügung stehende Bitrate, die maximale Verzögerung und die zulässige Bitfehlerrate (bit error rate, [X.]) (Abs. 4, 7).

In Einklang damit werden bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel anhand von vier Nutzungsszenarien (conversational speech, streaming, interactive, background) und jeweils zwei unterschiedlichen Bitraten insgesamt acht [X.] unterschieden (Abs. 56 und Tabelle I).

Patentanspruch 1 lässt offen, welche Kriterien im Einzelfall zur Einteilung der einzelnen [X.] herangezogen werden.

bb) Über diese Vorgaben hinaus legt Patentanspruch 1 nicht zwingend fest, welche Dienstart in einer konkreten Situation für die Zuweisung maßgeblich sein soll.

Die Beschreibung des Streitpatents unterscheidet zwischen Situationen, in denen bereits eine aktive Verbindung besteht oder eine solche Verbindung aufgebaut werden soll (connected mode, [X.]), und Situationen, in denen das Endgerät lediglich in einem Ruhezustand (idle mode) ist. Bei dem in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel erfolgt die Einteilung in der zuerst genannten Situation anhand des Dienstes, der gerade genutzt wird oder genutzt werden soll (Abs. 56, Tabelle I). In der zweiten Situation kann anhand einer Liste von in der Vergangenheit aufgebauten Verbindungen abgeschätzt werden, welche Dienstart voraussichtlich als nächstes angefordert wird; alternativ kann die Einteilung anhand der Fähigkeiten des jeweiligen Endgeräts erfolgen (Abs. 57). Für die zuletzt genannte Variante ist für die Zuweisung maßgeblich, welchen der drei Mobilfunkstandards ([X.], EDGE, [X.]) das Endgerät unterstützt (Abs. 57, [X.]).

Auch in diesem Zusammenhang gibt weder der Wortlaut des Patentanspruchs noch die Beschreibung eines der im Ausführungsbeispiel herangezogenen Kriterien zwingend vor. Auch bei einer Einteilung anhand der Fähigkeiten des Endgeräts können deshalb zusätzliche oder andere Einteilungskriterien herangezogen werden, etwa die Fähigkeit des Endgeräts, bestimmte [X.] zu unterstützen, die ein Standard nur optional vorsieht.

d) Eine [X.] im Sinne von Merkmal 1.3 ist eine Datenstruktur, aus der sich für jede für die Zuweisungsentscheidung herangezogene Dienstart eine Rangfolge der herangezogenen [X.] ergibt.

aa) Eine solche Tabelle ermöglicht es, von mehreren verfügbaren Zellen diejenige zuzuweisen, der für die maßgebliche Dienstart die höchste Priorität zugewiesen ist.

Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel werden für Endgeräte im [X.] und für Endgeräte im Ruhezustand zwei unterschiedliche Tabellen herangezogen, die nachfolgend wiedergegeben sind.

In Tabelle I wird jeder der in der ersten [X.]alte aufgeführten sechs [X.] für jede der in der ersten Zeile aufgeführten acht [X.] ein Wert zwischen 1 und 6 zugewiesen, sofern die jeweilige Zellenart die jeweilige Dienstart unterstützt (Abs. 56). Unter mehreren verfügbaren Netzen wird dasjenige mit dem höchsten Wert ausgewählt (Abs. 57).

In [X.] erfolgt die Zuweisung anhand der vom Endgerät unterstützten Standards; auch hier wird nur dann ein Wert zugewiesen, wenn die Zellenart für die in Rede stehende Kombination geeignet ist.

bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten ergeben sich aus dem Begriff "[X.]" lediglich Anforderungen an die Struktur der darin enthaltenen Informationen, nicht aber Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise, in der diese Informationen auf einem Datenträger oder in einer sonstigen [X.]eichereinrichtung angeordnet oder dargestellt sind.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob nach dem allgemeinen [X.]rachgebrauch nur eine aus Zeilen und [X.]alten bestehende Struktur als Tabelle bezeichnet wird. Aus der Funktion, die der [X.] nach dem Streitpatent zukommt, ergibt sich jedenfalls, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, dass es für Merkmal 1.3 ausreicht, wenn eine Datenstruktur vorhanden ist, aus der sich anhand der Zellen- und der [X.] entnehmen lässt, ohne dass zusätzliche [X.] erforderlich sind. Der Art und Weise, in der dies programmtechnisch verwirklicht ist, und der Art und Weise, in der die [X.] vorgehalten werden, kommt demgegenüber keine Bedeutung zu.

cc) Patentanspruch 1 sieht nicht zwingend vor, dass die Tabelle für die Zuweisungsentscheidung herangezogen wird. Zwingend erforderlich ist aber, dass eine solche Tabelle definiert wird, d.h. dass die einzelnen [X.] so bereitgestellt werden, dass sie anhand von Zellen- und Dienst-Art ermittelt werden können, ohne dass es zusätzlicher [X.] bedarf.

dd) Die in Merkmal 1.3 enthaltene Anforderung, dass jeder Dienstart für jede Zellenart eine Priorität zugewiesen sein muss, ist auch dann erfüllt, wenn für einzelne Kombinationen die Festlegung getroffen ist, dass eine Zuweisung unterbleiben soll.

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, enthalten beide im Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift herangezogenen Tabellen einzelne Felder, in denen kein Zahlenwert eingetragen ist. Auch darin liegt eine Prioritätsangabe, nämlich dahingehend, dass eine Zuweisung des betroffenen Zellentyps zu dem betroffenen Dienst selbst dann unterbleiben soll, wenn kein anderer Zellentyp zur Verfügung steht.

Nähere Vorgaben zu den Voraussetzungen, unter denen eine solche Festlegung getroffen werden darf, enthält Patentanspruch 1 nicht. Wie die Beklagte im Ansatz zutreffend geltend macht, enthalten die Tabellen [X.] der Streitpatentschrift eine solche Festlegung zwar nur für Kombinationen, die nicht realisierbar sind, weil der Zellentyp für den in Rede stehenden Dienst nicht geeignet ist. Diese Einschränkung hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden. Sie kann auch nicht aus der Funktion der [X.] entnommen werden, denn die Festlegung der Kriterien, nach denen die Priorisierung erfolgt, bleibt nach dem Patentanspruch auch im Übrigen dem Ermessen des Fachmanns überlassen.

5. Die Patentansprüche 15 und 24 schützen ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk bzw. ein Netzwerkelement mit entsprechenden Merkmalen. Diese Ansprüche unterliegen keiner anderen Beurteilung als Patentanspruch 1.

6. Patentanspruch 13 schützt ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1, bei dem eine Zuweisung nur an solche Zellen erfolgt, deren gemessene Signalstärke einen Schwellenwert überschreitet.

Dieser Gegenstand unterliegt ebenfalls keiner abweichenden Beurteilung. Wie auch in der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt wird (Abs. 8), war die Ermittlung verfügbarer Zellen anhand der Signalstärke im Stand der Technik bekannt.

III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand der Patentansprüche sei in der erteilten Fassung durch die US-Patentschrift 6 094 581 ([X.]) jedenfalls nahegelegt. [X.] zeige ein Verfahren für eine Zellenzuweisung in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk. Dieses Netzwerk könne verschiedene [X.] aufweisen, zum Beispiel Makro-, Mikro- und [X.]Zellen. Ferner seien mehrere [X.] beschrieben, die das Endgerät unterstützen könne. Dies entspreche den [X.], die das Streitpatent in [X.] vorsehe. Für jede dieser [X.] werde eine Reihenfolge der einzelnen Netzarten definiert. Dies sei eine Prioritätentabelle im Sinne des Streitpatents.

Die Fassung nach Hilfsantrag 1 sei durch [X.] ebenfalls nahegelegt. [X.] zeige zwar keine [X.]-Technologien, sei aber nicht auf eine einzige Technologie beschränkt. Die Berücksichtigung von [X.]-fähigen und [X.] [X.]en stelle bereits eine Unterscheidung von zwei unterschiedlichen [X.] dar, wie sie vergleichbar auch im Streitpatent bei der Unterscheidung zwischen [X.] und EDGE erfolge. Gerade die Unterscheidung zwischen Technologien für [X.]rachübertragung ([X.]) und Datenübertragung ([X.]) lege nahe, die aus [X.] bekannten [X.]n für neue Technologien fortzuführen bzw. zu erweitern.

Die nach Hilfsantrag 2 zusätzlich vorgesehenen Merkmale seien in [X.] offenbart.

Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand enthalte keine unzulässige Erweiterung, sondern eine zulässige Präzisierung. Er beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die [X.] zeige zwar eine Verwendung von [X.]n im [X.]. Es fehle aber an einer [X.], die für jede durch das Netzwerk unterstützte Verbindungsart eine Priorität für jede Zellenart definiere. Zur Verwirklichung dieses Merkmals sei nicht ausreichend, wenn das Endgerät für verschiedene Verbindungsarten die bevorzugte Zelle auswählen könne, wie dies in [X.] offenbart sei.

Auch die [X.] Patentanmeldung 941 006 ([X.]) stehe der Patentfähigkeit nicht entgegen. [X.] befasse sich mit der Zellenauswahl in einem zellularen Mobilfunknetz, das verschiedene Zellentypen umfasse und in dem verschiedene [X.] der zweiten und dritten Generation verfügbar seien. Die Zuordnung einer Zelle erfolge auf der Grundlage einer Information zur Dienstart. Da vorgegebene Regeln bestünden, welche der verfügbaren Zellen für den jeweiligen Dienst zu bevorzugen seien, lese der Fachmann mit, dass sinngemäß auch eine [X.] für den [X.] beschrieben werde. Allerdings fehle es an einer Priorisierung für die Zellenauswahl im Ruhezustand. Aus [X.] ergebe sich auch keine Anregung, diese Konstellation gesondert zu behandeln.

Auch eine Zusammenschau von vorgelegten [X.] lege den mit Hilfsantrag 3 verteidigten Gegenstand nicht nahe. Keine dieser Veröffentlichungen enthalte die Anregung, die in [X.] offenbarte [X.] für den Ruhezustand und die in [X.] offenbarte [X.] für den [X.] heranzuziehen. Auch die internationale Anmeldung 00/27158 ([X.]) enthalte keinen Hinweis auf eine unterschiedliche Vorgehensweise für diese beiden Zustände. Die Erwähnung beider Modi reiche hierfür nicht aus.

IV. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Beklagten stand, nicht aber den Angriffen der [X.].

1. Das Patentgericht hat den Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 zutreffend als nicht patentfähig beurteilt. Dieser Gegenstand wird durch [X.] vollständig vorweggenommen.

a) [X.], die im Streitpatent als Stand der Technik benannt ist (Abs. 9), befasst sich mit der Auswahl von Funkzellen für ein Endgerät in einem zellularen Kommunikationssystem, wenn mehrere Zellen mit unterschiedlichen Dienstbereichen vorhanden sind.

In [X.] wird ausgeführt, in [X.] mit fortgeschrittener Technik steige das Bedürfnis, zwischen unterschiedlichen Nutzerarten zu differenzieren. Neue Dienste wie zum Beispiel paketvermittelte Datenübertragung ([X.] bei [X.], Paketdatendienst bei [X.]) und Halbraten-[X.]rachkodierer (bei [X.]) sowie zusätzliche Frequenzbänder (z.B. [X.] und das E-Band bei [X.]) würden normalerweise inhomogen eingeführt, so dass nicht jede Zelle jeden Dienst zur Verfügung stelle ([X.]. 1 Z. 10-28). Außerdem seien die Endgeräte unterschiedlich leistungsfähig. Deshalb sei es erforderlich, bei der Zuordnung einer Zelle sowohl die Fähigkeiten und Eigenschaften des Endgeräts als auch die Funktionalität der Zelle zu berücksichtigen ([X.]. 1 Z. 29-36). Vor diesem Hintergrund schlägt [X.] ein Auswahlverfahren vor, das beide Aspekte berücksichtigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird jeder Zelle in Abhängigkeit von ihrer Kategorie für unterschiedliche Typen von [X.] eine als [X.] (layer) bezeichnete [X.] zugewiesen. Zur Kategorisierung wird exemplarisch die Größe der Zelle (Makro, Mikro, Piko) herangezogen. Die Zuweisung erfolgt an die verfügbare Zelle mit der ranghöchsten [X.]. Die Verfügbarkeit der Zellen wird unter anderem anhand der Signalstärke und Signalqualität beurteilt ([X.]. 4 Z. 29-41).

Die Einordnung in eine [X.] kann unabhängig davon erfolgen, welche Zelle eine betreffende Mobileinheit aktuell versorgt ([X.]. 4 Z. 42-67). Alternativ kann eine relative Zuordnung erfolgen, die davon abhängt, welche Zelle das Endgerät aktuell versorgt ([X.]. 5 Z. 1-29). Als Ausführungsbeispiele werden feste Zuweisungen geschildert; diese werden aber als nicht essentiell bezeichnet ([X.]. 6 Z. 5-12).

Betrachtet werden unterschiedliche Szenarien in [X.]-Netzen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, die Erfindung sei für jeden Mobilfunkstandard anwendbar. Ausdrücklich angeführt werden die Standards [X.], GPRS, [X.], D-[X.], [X.], [X.] und [X.] ([X.]. 6 Z. 49-51).

In einem der Ausführungsbeispiele wird exemplarisch unterstellt, dass GPRS nur in [X.] zur Verfügung steht, nicht aber in [X.]. Als Konsequenz hieraus werden GPRS-fähige Endgeräte im Ruhezustand bevorzugt einer [X.] zugeordnet ([X.]. 6 Z. 59 bis [X.]. 7 Z. 10). Die hieraus resultierenden [X.]n sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2a dargestellt.

In einem anderen Ausführungsbeispiel wird angenommen, die Möglichkeit, einen Halbraten-[X.]rachkodierer einzusetzen, sei nur in [X.] verfügbar. Als Konsequenz hieraus werden Endgeräte, die einen solchen Kodierer enthalten, bevorzugt einer [X.] zugeordnet ([X.]. 7 Z. 46 bis [X.]. 8 Z. 21). Die hieraus resultierenden [X.]n sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt.

In anderen Ausführungsbeispielen werden vergleichbare Zuweisungen in Abhängigkeit davon vorgenommen, ob das Endgerät eine bestimmte Testfunktion unterstützt, die nur in [X.] verfügbar ist ([X.]. 8 Z. 22-53) oder ob das Endgerät zur Nutzung bestimmter [X.] berechtigt ist ([X.]. 8 Z. 54 bis [X.]. 10 Z. 22).

In dem zuletzt genannten Beispiel wird ein Endgerät nach dem Einschalten zunächst mit einem aus dem Stand der Technik bekannten Algorithmus einer Zelle zugewiesen. Dies ist häufig eine [X.], auch wenn eine Pikozelle mit besonderen Funktionen zur Verfügung steht ([X.]. 10 Z. 23-38). Wenn eine dedizierte Verbindung für [X.]rache, Daten, [X.], Teilnehmerdienste oder dergleichen aufgebaut wird, kann diese zu einer besser geeigneten Zelle umgeleitet werden. Hierzu wird einer Pikozelle für Endgeräte, die zur Nutzung der darin verfügbaren Dienste berechtigt sind, eine höhere Priorität zugewiesen als einer [X.]; für andere Endgeräte ist die [X.] gerade umgekehrt. Entsprechendes kann auch im Falle eines handover geschehen ([X.]. 10 Z. 55-67).

b) Damit sind die Merkmale 1 und 1.1 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten unterscheidet [X.] zwischen unterschiedlichen [X.] im Sinne von Merkmal 1.1.

Wie bereits oben dargelegt wurde, enthält Merkmal 1.1 keine zwingenden Vorgaben hinsichtlich der Kriterien, nach denen die einzelnen [X.] eingeteilt werden. Deshalb reicht die Unterscheidung nach der Zellengröße zur [X.] dieses Merkmals aus.

c) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.2.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind als [X.] im Sinne dieses Merkmals nicht nur [X.] wie [X.], EDGE oder [X.] anzusehen. Wie bereits oben dargelegt wurde, ist vielmehr maßgeblich, ob die Einteilung anhand von Kriterien erfolgt, die für bestimmte Einsatzzwecke relevant sind.

Solche unterschiedlichen Einsatzzwecke werden in [X.] durch die Unterscheidung anhand der [X.], des Vorhandenseins eines [X.] und der Zulassung für bestimmte ortsbezogene Dienste als Einteilungskriterium herangezogen.

d) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht Merkmal 1.3 als offenbart angesehen.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, genügt für die Verwirklichung dieses Merkmals eine feste Zuordnung von [X.]n für jede in Frage kommende Kombination von Zellen- und Dienst-Art. Eine solche Zuordnung erfolgt auch bei der in den Figuren 2a und 3 dargestellten Vorgehensweise. Die Darstellung in diesen Figuren erinnert schon ihrer äußeren Form nach an eine Tabelle mit Zeilen und [X.]alten. Dass die [X.] nicht anhand der Zellenart, sondern anhand des [X.] erfolgt, ist unschädlich, weil Merkmal 1.3 insoweit keine Vorgaben enthält. Unabhängig von diesen Darstellungsfragen ist Merkmal 1.3 schon deshalb verwirklicht, weil auch auf diese Weise für jede Kombination aus Zellen- und Dienst-Art eine [X.] definiert ist.

Ebenfalls unschädlich ist, dass einzelnen Kombinationen keine [X.] zugewiesen wird, obwohl dies technisch möglich wäre. Wie bereits oben dargelegt wurde, legt Merkmal 1.3 nicht näher fest, unter welchen Voraussetzungen die Zuweisung einer bestimmten Zellenart für einen bestimmten Dienst unterbunden werden darf.

e) Die von der Beklagten angestellten Überlegungen zu der Frage, welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung für den parallelen Einsatz mehrerer Mobilfunkstandards ausgehend von [X.] nahegelegt waren, sind vor diesem Hintergrund nicht entscheidungserheblich.

2. Der mit Hilfsantrag 0 verteidigte Gegenstand ist durch [X.] nahegelegt. Deshalb kann dahingestellt bleiben, ob dieser erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Antrag zulässig ist.

a) Nach Hilfsantrag 0 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 um folgende Merkmale ergänzt werden:

b) Diese Ausgestaltung ist ausgehend von [X.] naheliegend.

aa) Wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, sind die zusätzlichen Merkmale in [X.] allerdings nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Wie bereits oben dargelegt wurde, werden die [X.] in allen Ausführungsbeispielen nur anhand der Größe der Zelle eingeteilt. Eine Einteilung, die zusätzlich die in der jeweiligen Zelle verfügbaren Kommunikationsstandards berücksichtigt, ist demgegenüber nicht offenbart.

bb) Eine solche Einteilung war ausgehend von [X.] aber nahegelegt.

(1) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die in [X.] offenbarte Lehre nicht zwingend auf ein zweistufiges Auswahlverfahren beschränkt, das in Abhängigkeit von dem seitens des Endgeräts unterstützten Mobilfunkstandard nur die Auswahl zwischen Zellen verschiedener Größe ermöglicht.

Die in [X.] offenbarten Ausführungsbeispiele knüpfen zwar nur an die Größe einer Zelle an. Dies beruht aber auf der Prämisse, dass die Größe aufgrund der besonderen Ausgestaltung des Netzes Rückschlüsse auf die in der Zelle verfügbaren Funktionalitäten ermöglicht. Der Sache nach orientiert sich mithin auch die in [X.] offenbarte Zuweisung an den Funktionalitäten der jeweiligen Zellenart.

In die gleiche Richtung weisen die Ausführungen in [X.], wonach die dort offenbarte Erfindung darauf abzielt, eine Zuordnung zu verschiedenen Zelltypen mit unterschiedlichen Funktionalitäten zu ermöglichen ([X.]. 2 Z. 36-39). Auch daraus wird deutlich, dass die in den Ausführungsbeispielen als Einteilungskriterium herangezogene Zellengröße zwar das Mittel ist, mit denen dieses Ziel unter den genannten Voraussetzungen erreicht werden kann, dass es der Sache nach aber nicht zwingend auf die Größe einer Zelle ankommt, sondern auf die darin verfügbare Funktionalität.

(2) Aus all dem ergab sich Veranlassung, anstelle oder zusätzlich zur Zellengröße die Verfügbarkeit dieser Funktionen als Einteilungskriterium heranzuziehen, wenn zwischen Größe und Funktionalität kein eindeutiger Zusammenhang besteht.

Eine konsequente Weiterführung dieses Ansatzes führt nicht zu einem Entscheidungsbaum, wie ihn die Beklagte in Anlage [X.] aufzeigt, sondern zu einer Unterscheidung einer größeren Anzahl von [X.] basierend auf den darin verfügbaren Funktionalitäten und damit zu einer inhaltlichen Struktur, wie sie in [X.] des Streitpatents dargestellt ist.

(3) Wie bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegt wurde, enthält [X.] den Hinweis, dass die dort offenbarte Vorgehensweise auch bei jedem anderen Mobilfunkstandard zum Einsatz kommen kann und dass die in einer Zelle verfügbaren Funktionalitäten ein entscheidendes Einteilungskriterium darstellen.

Ausgehend davon war es naheliegend, bei Verfügbarkeit von Zellen mit unterschiedlichen Kommunikationsstandards zusätzlich oder anstelle der Größe auch die Unterstützung dieser Standards oder sonstige charakteristische Funktionsmerkmale als Einteilungskriterium heranzuziehen. Damit waren auch Ausgestaltungen nahegelegt, bei denen für jeden Kommunikationsstandard mindestens zwei unterschiedliche Größen vorgesehen sind.

3. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

a) Nach Hilfsantrag 1 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt geändert werden:

b) Entgegen der Auffassung der [X.] geht dieser Gegenstand nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

aa) Die Ersetzung des Begriffs "[X.]" durch "[X.] einschließlich 2G und [X.]" in Merkmal 1.2 stellt, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag 3 zutreffend dargelegt hat, gegenüber der Anmeldung und der erteilten Fassung eine zulässige Einschränkung dar.

Wie oben aufgezeigt wurde, sieht das in der Streitpatentschrift geschilderte Ausführungsbeispiel für Endgeräte im Ruhezustand eine Einteilung der [X.] anhand der Mobilfunktechnologie vor, die das Endgerät unterstützt. Die Festlegung auf dieses Einteilungskriterium führt zu einer Beschränkung, weil es nach der Anmeldung und der erteilten Fassung dem Fachmann überlassen bleibt, welche Kriterien er zur Einteilung der unterschiedlichen [X.] heranzieht.

bb) Entgegen der Auffassung der [X.] ist das modifizierte Merkmal 1.3 nicht dahin zu verstehen, dass jeder Mobilfunktechnologie nur eine Zelle zugeordnet werden darf, die diese Technologie unterstützt.

Ebenso wie die erteilte Fassung knüpft auch die modifizierte Fassung von Merkmal 1.3 an das in der Streitpatentschrift geschilderte Ausführungsbeispiel an, und zwar unter Beschränkung auf eine Einteilung, wie sie in [X.] schematisch dargestellt ist. Dieser Tabelle ist zu entnehmen, dass ein Endgerät, das mehrere [X.] unterstützt, allen Zellen zugewiesen werden kann, die zumindest eine dieser Technologien unterstützen.

c) Die in Merkmal 1.3.1 vorgesehene Möglichkeit, dass der Netzbetreiber die [X.] definieren kann, ermöglicht einen flex[X.]n, an die jeweiligen Besonderheiten angepassten Betrieb des Netzes.

Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung hervorgehobene Vorteil, dass eine Änderung der Priorisierung ohne Änderung des von den Basisstationen verwendeten Zuweisungsalgorithmus möglich ist, ergibt sich allerdings schon aus der erteilten Fassung von Merkmal 1.3. Er beruht auf dem Umstand, dass die Zuweisung anhand von vordefinierten Werten erfolgt, auf die anhand der Zellenart und der Dienstart zugegriffen werden kann, ohne dass zusätzliche [X.] erforderlich sind.

Merkmal 1.3.1 konkretisiert diese Anforderung insoweit, als der Netzbetreiber die Möglichkeit haben muss, die [X.] vorzugeben und die Vorgaben bei Bedarf zu ändern. Hinsichtlich der Art und Weise, in der dies möglich sein muss, enthält Merkmal 1.3.1 demgegenüber keine näheren Vorgaben. Diesbezügliche Festlegungen lassen sich auch der Beschreibung nicht entnehmen.

d)  Auch der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand beruht ausgehend von [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

aa) Die geänderten und hinzugefügten Merkmale sind in [X.] allerdings nicht vollständig offenbart.

(1) Zu Recht hat das Patentgericht das modifizierte Merkmal 1.2 als offenbart angesehen.

Zur Verwirklichung dieses Merkmals reicht es aus, dass einem Nutzer zumindest eine der darin genannten [X.] zur Verfügung steht. Dazu gehört auch die 2G-Technologie, mit denen sich [X.] befasst.

(2) Wie auch die [X.] nicht in Zweifel ziehen, ist das modifizierte Merkmal 1.3 in [X.] nicht offenbart.

Zur Verwirklichung dieses Merkmals müsste die [X.] auch Einträge für [X.]-Technologie enthalten. Dieser Standard ist in [X.] nicht offenbart.

(3) Merkmal 1.3.1 ist, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, durch die Ausführungen offenbart, wonach die Definition der Prioritäten wahlweise in den terrestrischen Komponenten des Netzwerks ([X.] mobile network, PLMN) erfolgen könne oder durch das Endgerät, nachdem ihm Informationen über die festen [X.] der in Frage kommenden Zellen zum Beispiel auf einem Steuerkanal übermittelt worden seien ([X.]. 4 Z. 62-67).

Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die [X.] zwar im Voraus festgelegt (fixed) sind, diese Festlegungen aber an die Besonderheiten des jeweiligen Netzes angepasst werden können. Anderenfalls wäre nicht erforderlich, dass das Endgerät die Werte im Einzelfall auf einem Steuerkanal anfordert.

Dass solche Anpassungen durch den Netzbetreiber selbst vorgenommen werden können, ist in [X.] zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Schon der Umstand, dass Anpassungen möglich sind, impliziert aber, dass auch der Netzbetreiber die Möglichkeit hat, sie bei Bedarf zu veranlassen. Auf welche Weise dies geschieht, ist unerheblich, weil Merkmal 1.3.1 keine bestimmte Art der Umsetzung vorschreibt.

(4) Merkmal 1.4 ist jedenfalls insoweit offenbart, als [X.] die Zuweisung davon abhängig macht, über welche Funktionalitäten das Endgerät verfügt.

Ob es an einer vollständigen [X.] dieses Merkmals fehlt, weil der [X.] GPRS - anders als der in [X.] des Streitpatents aufgeführte Modus EDGE - im Verhältnis zum zu Grunde liegenden Standard [X.] nicht als eigenständige Mobilfunktechnologie anzusehen ist, kann aus den nachfolgend dargelegten Gründen offen bleiben.

(5) Ebenfalls offenbart ist in [X.], dass die Zuweisung im Ruhezustand (GPRS idle mode) erfolgt, wie dies Merkmal 1.5 vorsieht.

bb) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ist die Einbeziehung weiterer [X.] wie insbesondere [X.] und die Anwendung des in [X.] offenbarten Verfahrens in einer Umgebung, in der Netze verschiedener [X.] zur Verfügung stehen, ausgehend von [X.] nahegelegt.

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, enthält [X.] den ausdrücklichen Hinweis, dass die dort offenbarte Vorgehensweise auch mit jedem anderen Mobilfunkstandard eingesetzt werden kann. Dies gab Veranlassung, sie auch im Zusammenhang mit neuen Technologien heranzuziehen.

cc) [X.] berücksichtigt die Konstellation, dass einzelne Netze bereits die im Vergleich zur ersten Version von [X.] neuere Technologie GPRS zur Verfügung stellen. Dies gab Veranlassung, das in [X.] offenbarte Verfahren auch in Umgebungen anzuwenden, in denen weitere Funkzellen mit zusätzlichen Funktionalitäten zur Verfügung stehen - auch solchen Funktionalitäten, die am Anmeldetag von [X.] noch nicht entwickelt oder standardisiert waren.

Für eine solche Weiterentwicklung sprachen insbesondere auch die in [X.] enthaltenen Hinweise, wonach neue Funktionalitäten aus Kostengründen häufig erst nach und nach eingeführt werden, so dass zumindest in einer Übergangszeit nicht alle verfügbaren Zellen alle Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Eine solche Übergangsphase war bei der Einführung einer neuen [X.] erst recht zu erwarten.

4. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand nicht patentfähig ist.

a) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 wie folgt ergänzt werden:

b) Zu Recht hat das Patentgericht die in Merkmal 1.3.3 verwendeten Begriffe "specific" und "unique" nicht als Alternativen, sondern als Synonyme angesehen.

Die zusätzlichen Merkmale nehmen Bezug auf Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents, die eine [X.] für jede Basisstation als vorzugswürdig bezeichnen (Abs. 47), alternativ aber auch spezifische [X.]n für Gruppen von Zellen oder für einzelne Endgeräte oder SIM-Karten und dergleichen vorsehen (Abs. 68). Merkmal 1.3.2 beschränkt den Gegenstand des Streitpatents auf die zuerst genannte Ausführungsform.

Eine [X.], die spezifisch für eine Zelle alle verfügbaren Dienste allen verfügbaren [X.] gegenüberstellt, definiert die Beschreibung des Streitpatents als "unique" (Abs. 48). Anknüpfend an diese Definition wird im Zusammenhang mit möglichen Alternativen ausgeführt, in allen geschilderten Ausführungsbeispielen seien die [X.]n "specific, or unique, to a cell" (Abs. 68). Merkmal 1.3.3 ist im Lichte dieser Ausführungen in gleichem Sinne zu verstehen, auch wenn darin die beiden Kommata vor und hinter den Wörtern "or unique" nicht vorgesehen sind.

c) Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die beiden zusätzlichen Merkmale in [X.] ebenfalls offenbart sind.

Den vom Patentgericht zitierten Ausführungen zu einer festen Zuweisung ([X.]. 4 Z. 42-67) lässt sich allerdings nicht ohne weiteres entnehmen, dass die [X.]n der einzelnen Zell- und [X.] in jeder Zelle individuell definiert werden.

Wie bereits oben dargelegt wurde, enthält [X.] jedoch den ausdrücklichen Hinweis, dass die Zuweisung auch in Abhängigkeit davon erfolgen könne, welche Zelle das Endgerät aktuell versorge ([X.]. 5 Z. 1-7). Wie die [X.] zu Recht ausführen, ergibt sich daraus hinreichend deutlich, dass die [X.]n der einzelnen Zell- und [X.] auch von der einzelnen Zelle abhängen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten gilt dies auch für eine Ausführungsform, in der für jede Zelle eine gesonderte Definition erfolgt. Bei dem in [X.] geschilderten Ausführungsbeispiel für eine relative Zuweisung ist die Definition der [X.]n nicht nur von der Art der aktuell zugewiesenen Zelle abhängig, sondern von deren definierten Beziehungen zu benachbarten Zellen (preferred neighbor, [X.]) ([X.]. 5 Z. 8-29). Daraus ist zu entnehmen, dass die Definition anhand der individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Zelle und damit für jede Zelle gesondert erfolgt.

5. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat das Streitpatent auch in der mit Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung keinen Bestand.

a) Nach Hilfsantrag 3 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 wie folgt geändert werden:

b) Mit diesen Änderungen und zusätzlichen Merkmalen wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 dahin konkretisiert, dass zwei unterschiedliche Arten von [X.]n definiert sein müssen, von denen die eine im [X.] und die andere im Ruhezustand verwendet wird.

aa) Diese Vorgehensweise, die dem in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispiel entspricht, trägt dem bereits erwähnten Umstand Rechnung, dass im Ruhezustand nicht sicher beurteilt werden kann, welche Funktionalität das Endgerät im Falle einer Verbindungsaufnahme benötigt.

Deshalb wird nach Merkmalen 1.3 bis 1.5 in der hierfür vorgesehenen [X.] zweiten Typs - wie schon nach Hilfsantrag 1 - die vom Gerät unterstützte Mobilfunktechnologie als Einteilungskriterium herangezogen. Eine Mobilfunktechnologie in diesem Sinne kann ein Standard wie 2G oder [X.] sein, aber auch eine innerhalb eines Standards nur optional verfügbare Technologie wie das im Ausführungsbeispiel berücksichtigte EDGE.

bb) Für Geräte im [X.] werden hingegen nach den Merkmalen 1.6 bis 1.7 - ebenfalls wie im Ausführungsbeispiel - die vom Netzwerk unterstützten Verbindungsarten herangezogen.

(1) Verbindungsarten in diesem Sinne werden typischerweise durch Qualitätsparameter wie verfügbare Bitrate, maximale Verzögerung und die zulässige Bitfehlerrate definiert.

Diese Einteilung ermöglicht eine exaktere Zuordnung, weil sich die Zuweisung einer Zelle an der Verbindungsart orientieren kann, die das Endgerät gerade nutzt oder anfordert. So kann zum Beispiel einem Endgerät, das [X.] unterstützt, auch eine Zelle zugewiesen werden, die lediglich EDGE unterstützt, wenn die dort vorhandene Übertragungsgeschwindigkeit für den aktuell angefragten Dienst ausreicht (Abs. 56).

Nach welchen Kriterien die einzelnen Verbindungsarten eingeteilt werden und wie die [X.] im Einzelnen bestimmt werden, legt Patentanspruch 1 auch in dieser Fassung nicht näher fest.

(2) Aus dem Zusammenhang der Merkmale 1.6 bis 1.7 ist zu entnehmen, dass die in Merkmal 1.7 vorgesehene Zuweisung nicht anhand der Verbindungsarten erfolgt, die das Endgerät unterstützt, sondern anhand der Art der Verbindungen, die das Endgerät aktuell unterhält oder anfordert.

Der Wortlaut von Merkmal 1.7 sieht zwar lediglich vor, dass das [X.] verbunden ist, und lässt offen, welcher Eintrag aus der [X.] ersten Typs für die Zuweisung herangezogen wird. Aus der Unterscheidung zwischen den beiden Arten der [X.] und der unterschiedlichen Kategorisierung, die diesen Tabellen zugrunde liegt, ist jedoch zu folgern, dass der Unterschied zwischen aktuell bestehenden oder angeforderten Verbindungsarten und Technologien, die auf dem Endgerät verfügbar ist, auch in die Zuweisung nach den Merkmalen 1.5 bzw. 1.7 einfließen muss.

c) Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

aa) Dass die Änderungen in Merkmal 1.2 zulässig sind, wurde bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 aufgezeigt.

bb) Entgegen der Auffassung der [X.] sind die beiden Lösungsansätze, die in den Tabellen [X.] dargestellt sind, miteinander kombinierbar.

Dass in Tabelle I die verfügbare Technologie nur in den Tabellenzeilen aufgeführt wird, in [X.] hingegen in den Zeilen und den [X.]alten, begründet keinen unüberbrückbaren Gegensatz. Bei beiden Ansätzen geht es darum, die Zuweisung der Zelle an den aktuellen oder erwarteten Anforderungen des Nutzers auszurichten. Dass hierzu in Tabelle I die aktuelle oder angeforderte Dienstart herangezogen wird, in [X.] hingegen die auf dem Endgerät verfügbaren Technologien, begründet keinen Widerspruch. Wie bereits oben dargelegt wurde, bildet das zuletzt genannte Kriterium in [X.] ein Mittel, um abzuschätzen, welche Dienstart nach einem Wechsel aus dem Ruhezustand in den [X.] voraussichtlich zur Verfügung stehen muss. Die Beschreibung des Streitpatents (Abs. 61) und die Anmeldung ([X.] 7-9) heben ausdrücklich hervor, dass die vom Endgerät unterstützten Standards in der zuletzt genannten Konstellation als Dienstart im Sinne des Streitpatents zu verstehen sind.

Die Begriffe "Dienstart" und "Mobilfunktechnologie" bilden vor diesem Hintergrund keinen Gegensatz. Die Anmeldung und die Beschreibung des Streitpatents verwenden "Dienstart" vielmehr als Oberbegriff, zu dessen Ausfüllung nach der Anmeldung und nach der erteilten Fassung wahlweise auf [X.] nach dem Vorbild der [X.], Verbindungsarten nach dem Vorbild der Tabelle I oder sonstige geeignete Kriterien zurückgegriffen werden kann. Die Festlegung auf [X.] für den Ruhezustand und Verbindungsarten für den [X.] führt im Vergleich dazu zu einer Konkretisierung, die vom Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen umfasst wird.

cc) Eine unzulässige Erweiterung liegt auch nicht deshalb vor, weil die Begriffe "Mobilfunktechnologie" und "Verbindungsart" in der Anmeldung nicht verwendet werden.

Nach der Rechtsprechung des Senats geht der Gegenstand eines erteilten Schutzrechts nicht zwingend über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn er mit Begriffen umschrieben ist, die in den [X.] als solche nicht benutzt worden sind. Das gilt namentlich dann, wenn damit längere Umschreibungen in den [X.] zusammenfassend oder schlagwortartig bezeichnet werden. Entscheidend ist, dass diesen Oberbegriffen oder Schlagworten in den [X.] als zur Erfindung gehörend behandelte Elemente eindeutig und in der Weise lückenlos und abschließend zugeordnet sind, dass keine Auslassungen oder Hinzufügungen vorliegen ([X.], Urteil vom 21. April 2009 - [X.], [X.], 933 Rn. 18 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II).

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

Aus der Anknüpfung an den Ruhezustand bzw. den [X.] geht hinreichend deutlich hervor, dass die Begriffe "Mobilfunktechnologie" und "Verbindungsart" eine Konkretisierung des Oberbegriffs "Dienstart" nach dem Vorbild der [X.] bzw. I darstellen.

d) Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, ist der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand so offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann.

e) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand nicht patentfähig.

aa) Dieser Gegenstand ist allerdings in [X.] nicht vollständig offenbart.

(1) Das in [X.] geschilderte Ausführungsbeispiel, bei dem die [X.] als Kriterium herangezogen wird, befasst sich mit der Zuweisung einer Funkzelle an Endgeräte im Ruhezustand. Dies entspricht einer [X.] zweiten Typs im Sinne des Streitpatents.

[X.] spricht in diesem Zusammenhang zwar auch den [X.] an, offenbart für diesen aber keine Zuweisung anhand einer [X.]. Vielmehr wird ausgeführt, in konventionellen Systemen werde ein GPRS-fähiges Endgerät, das in einer leitungsvermittelten Verbindung stehe, einer Mikrozelle zugewiesen. Solange es mit dieser verbunden sei, habe es keine Möglichkeit, in eine Zelle mit [X.] zu wechseln ([X.]. 8 Z. 11-20). Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, GPRS-fähige Endgeräte bevorzugt einer Zelle zuzuweisen, die diese Funktionalität unterstützt, wie dies in Figur 2a dargestellt ist ([X.]. 8 Z. 21-31). Diese Zuweisung erfolgt bereits im Ruhezustand. Der Wechsel eines bereits verbundenen Endgeräts in eine andere Zelle ist nicht beschrieben.

(2) Bei dem Ausführungsbeispiel, in dem die Zuweisung davon abhängt, ob das Endgerät [X.]rache mit halbierter Bitrate kodieren kann, wird zwar eine Verbindungsart im Sinne von Merkmal 1.6 herangezogen. Auch bei diesem Beispiel ist für die Zuweisung aber lediglich maßgeblich, ob die betreffende Verbindungsart auf dem Endgerät verfügbar ist, nicht hingegen, ob eine Verbindung dieser Art aktuell besteht oder angefordert wird.

Demgemäß geht, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, auch aus diesem Beispiel keine Zuweisung im Sinne von Merkmal 1.7 hervor.

(3) Für das Ausführungsbeispiel, bei dem in [X.] exklusive Funktionen für die Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens angeboten werden, offenbart [X.] zwar auch die Neuzuweisung einer Zelle beim Aufbau einer dedizierten Verbindung oder bei einem handover während einer bereits bestehenden Verbindung. Diese Zuweisung erfolgt jedoch ebenfalls nicht anhand der aktuell bestehenden oder angeforderten Verbindungsart, sondern anhand der Zugehörigkeit des Endgeräts zu einer bestimmten Benutzergruppe ([X.]. 10 Z. 23-67).

bb) Der verteidigte Gegenstand ist auch durch [X.] nicht vorweggenommen.

(1) [X.] befasst sich mit der Zellenauswahl in einem zellularen Mobilfunknetz mit unterschiedlichen Zellentypen und Verbindungsarten.

[X.] führt aus, im Stand der Technik sei bekannt, dass die [X.]en die Funkzellen anhand eines vorgegebenen Algorithmus auswählen. Hierzu übermittle das Netzwerk auf einem speziellen Kanal, der als [X.] bezeichnet werde, die erforderlichen Informationen über benachbarte Zellen. Auf Grund dieser Information könne die [X.] abfragen, bei welcher der benachbarten Zellen der empfangene Signalpegel am günstigsten sei, und die Zelle festlegen, mit der eine Verbindung aufgebaut werden solle. Wenn bei Inbetriebnahme noch keine Zelle ausgewählt sei, würden alle [X.]nkanäle abgefragt; die Festlegung erfolge dann anhand der gleichen Kriterien (Abs. 4).

Bei der Einführung eines neuen Systems, beispielsweise [X.], in eine bestehende Infrastruktur, beispielsweise [X.], gebe es Zellen, die nicht alle diese Standards bedienen könnten. Unter diesen Voraussetzungen könne der herkömmliche Auswahlalgorithmus dazu führen, dass ein gewünschter [X.]-Dienst nicht ausgeführt werden könne, weil die [X.] in einer [X.]-Zelle sei, oder dass eine [X.]-fähige Zelle genutzt werde, obwohl lediglich ein [X.]-Dienst gewünscht sei. Ähnlich sei es, wenn in einem bestehenden System zusätzliche Vorrichtungen für den Funkzugriff eingesetzt würden, die für bestimmte Nutzergruppen bestimmt seien (Abs. 7-9).

In zellularen Mobilfunknetzen sei ferner bekannt, im Verlauf der Verbindung eine erneute Zellenauswahl durchzuführen, um die am besten geeignete Zelle zu bestimmen. Dies werde als handover bezeichnet. Die Auswahl könne durch das Netzwerk erfolgen, und zwar anhand von Messergebnissen, die die [X.] übermittle. Aus einer anhand der Messergebnisse erstellten Kandidatenliste werde dann die erste Zelle ausgewählt, in der die Ressourcen für diese Verbindung zur Verfügung stünden (Abs. 13).

Ein handover könne auch durchgeführt werden, um eine Verbindung von der ursprünglich ausgewählten Zelle an eine später ausgewählte, besser geeignete Zelle zu übergeben. Dies werde als "directed retry" bezeichnet. Ein solcher Wechsel könne insbesondere erforderlich sein, wenn die ursprüngliche und die spätere Zellenauswahl nach unterschiedlichen Kriterien erfolgten (Abs. 14).

Vor diesem Hintergrund schlägt [X.] ein Verfahren vor, bei dem die [X.] die Zelle im Hinblick auf den Netzwerkzugriff auswählt. In einem zweiten Schritt entscheidet der Basisstationscontroller, ob die Verbindung an eine Zelle anderen Typs übergeben wird, die für den betreffenden Dienst besser geeignet ist (Abs. 19).

Die Vorgänge im Vorfeld einer möglichen Übergabe sind in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3 und 4 dargestellt.

Die Verbindungsstelle (mobile switching center, [X.]C) erhält von der [X.] ([X.]) Informationen zur Identifikation des Nutzers ([X.]) und der gewünschten Diensteart ([X.]). Sie fragt ferner bei der [X.] (home location register, HLR) Informationen über die Dienste ab, zu deren Nutzung der Nutzer befugt ist ([X.]). Auf dieser Grundlage ermittelt sie Informationen zu dem Zellentyp, der für den betreffenden Dienst, den betreffenden Benutzer und die betreffende Verbindung am besten geeignet ist ([X.]) (Abs. 33-35).

Der Basisstationscontroller ([X.]) entscheidet anschließend, ob eine Übergabe stattfinden soll. Neben den von der Verbindungsstelle ([X.]C) übermittelten Informationen zu dem am besten geeigneten Zellentyp ([X.]) berücksichtigt er hierbei den Typ der derzeit ausgewählten Zelle ([X.]), die von der [X.] übermittelten Messergebnisse ([X.]) und die Verfügbarkeit von Ressourcen in den [X.] ([X.] oder [X.]). Wenn eine Übergabe stattfinden soll, übermittelt er die hierfür erforderlichen Informationen ([X.]) an die [X.] ([X.]) (Abs. 37 f.).

(2) Damit sind die Merkmale 1 bis 1.2 sowie eine Zellenauswahl anhand von Zellen- und Verbindungs-Art im Sinne der Merkmale 1.6 bis 1.7 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten fehlt es an einer [X.] der Merkmale 1.6 bis 1.7 nicht deshalb, weil bei dem in [X.] offenbarten Verfahren die als Kandidaten in Betracht kommenden Zellen durch Messung der Signalstärke ermittelt werden. Eine solche Vorauswahl ist durch die Merkmale 1.6 bis 1.7 nicht ausgeschlossen. Diese betreffen die Auswahl unter mehreren verfügbaren Zellen, nicht aber die Ermittlung von verfügbaren Zellen. Patentanspruch 13 der erteilten Fassung und Patentanspruch 9 in der Fassung von Hilfsantrag 3 sehen eine vorgelagerte Messung der Signalstärke von in Betracht kommenden Zellen sogar ausdrücklich vor.

(3) Nicht offenbart ist eine Zellenauswahl im Ruhezustand im Sinne der Merkmale 1.3 bis 1.5.

Bei der erstmaligen Zuweisung wird die Zelle mit dem aus dem Stand der Technik ausgewählten Algorithmus ausgewählt. In diesen fließen nur Messergebnisse ein, nicht aber Informationen zum gewünschten Dienst.

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand ausgehend von [X.] durch [X.] nahegelegt.

(1) Aus [X.] ergab sich Veranlassung, nach Möglichkeiten zur Optimierung der Zellenzuweisung im [X.] zu suchen.

[X.] offenbart, dass ein eingeschaltetes Endgerät sowohl im Ruhezustand als auch im [X.], d.h. beim Aufbau einer dedizierten Verbindung oder beim Umleiten einer bestehenden Verbindung, einer Zelle zugewiesen werden muss. Wie das Patentgericht im Ansatz zu Recht angenommen hat, befasst sich die Entgegenhaltung zwar in erster Linie mit der Zuweisung und Priorisierung im Ruhemodus, während sie für den [X.] auf im Stand der Technik bekannte Vorgehensweisen Bezug nimmt. Wie bereits oben aufgezeigt wurde, erfolgt in dem Ausführungsbeispiel, bei dem in [X.] exklusive Funktionen für die Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens angeboten werden, jedoch auch eine von der üblichen Vorgehensweise abweichende Zuweisung für aktive Verbindungen ([X.]. 10 Z. 25 f.). Daraus ergab sich Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Zuweisung auch für aktuell bestehende oder aufzubauende Verbindungen weiter zu optimieren.

(2) Bei der Suche nach solchen Lösungen bot sich [X.] als Erkenntnisquelle an, weil dort die Zuweisung einer Zelle im [X.] im Mittelpunkt steht.

Aus einer ergänzenden Heranziehung von [X.] ergab sich ausgehend von [X.] der Hinweis, dass nach dem Aufbau einer Verbindung eine erneute Überprüfung stattfinden kann, ob die genutzte Zelle den mit der Verbindungsart einhergehenden Anforderungen entspricht, und dass dies insbesondere vorteilhaft ist, um besonders leistungsstarke Zellen zu entlasten, wenn die mit der gewählten Verbindung einhergehenden Anforderungen auch in anderen Zellen angeboten werden können.

Eine Kombination dieser Vorgehensweise mit dem in [X.] offenbarten Ansatz bot sich schon deshalb an, weil beide Ansätze auf dem gleichen Grundkonzept beruhen.

(3) Entgegen der Auffassung der Beklagten schließen sich die in [X.] und in [X.] verfolgten Ansätze nicht gegenseitig aus.

Die beiden [X.] legen den Schwerpunkt zwar auf unterschiedliche Betriebszustände. Beide [X.] zeigen aber auf, dass es nicht damit getan ist, im Ruhezustand eine möglichst gut geeignete Zelle zu finden, sondern Bedarf bestehen kann, die Zuweisung beim Aufbau einer neuen und während des Bestehens einer bereits aufgebauten Verbindung zu korrigieren und hierzu abweichende Zuweisungskriterien heranzuziehen. Auch dieser Gesichtspunkt gab Veranlassung, sich nicht mit einer Auswahl zwischen einer der beiden Methoden zu befassen, sondern beide Ansätze miteinander zu kombinieren, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen.

Dem steht abweichend von der Auffassung des Patentgerichts nicht entgegen, dass in dem in [X.] gezeigten Ausführungsbeispiel ([X.]. 10 Z. 44-54) auch für den [X.] Kriterien verwendet werden, die durch das [X.] oder den Nutzer selbst bestimmt sind. Ein Vergleich mit [X.] zeigte vielmehr, dass auch im [X.] an Zellen- und [X.] angeknüpft werden kann.

(4) Dass im Ruhezustand möglicherweise weitere Aspekte für die Auswahl einer geeigneten Zelle von Bedeutung sein können, etwa der in [X.] angesprochene Umstand, dass der Energiebedarf des Endgeräts in einer [X.] typischerweise niedriger ist als in kleineren Zellen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Dieser Aspekt sprach zwar dafür, die im Stand der Technik herangezogenen Kriterien nicht völlig außer [X.] zu lassen. Aus [X.] ergab sich jedoch, dass dennoch [X.]ielraum für eine weitere Optimierung besteht, wenn zusätzlich auch die Fähigkeiten des Endgeräts mit in die Betrachtung einbezogen werden.

V. Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 [X.]).

1. In der erteilten Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 0 bis 3 hat das Streitpatent aus den oben genannten Gründen keinen Bestand.

2. Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Nach Hilfsantrag 4 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 um die zusätzlichen Merkmale 1.3.2 und 1.3.3 aus Hilfsantrag 2 ergänzt werden.

b) Diese Merkmale sind aus den bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 2 dargelegten Gründen in [X.] offenbart.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO sowie § 110 Abs. 8 [X.] in Verbindung mit § 516 Abs. 3 Satz 1 und § 100 Abs. 1 ZPO.

1. Die [X.] zu 3 und 4 haben nach § 110 Abs. 8 [X.] in Verbindung mit § 516 Abs. 3 und § 100 Abs. 1 ZPO den auf sie entfallenden Anteil an den Gerichtskosten sowie den außergerichtlichen Kosten der Beklagten in zweiter Instanz zu tragen, weil sie ihre Berufung zurückgenommen haben. Dass ihr mit der zurückgenommenen Berufung verfolgtes Begehren der Sache nach Erfolg hatte, ist hierbei unerheblich.

Ebenfalls unerheblich ist, ob die Beklagte aufgrund einer Vereinbarung mit den [X.] zu 3 und 4 daran gehindert ist, [X.] gegen diese geltend zu machen. Eine solche Vereinbarung bleibt von der getroffenen Kostenentscheidung grundsätzlich unberührt.

2. Die übrigen Kosten hat gemäß § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO die Beklagte zu tragen, weil sie in der Sache unterlegen ist.

Dies gilt auch hinsichtlich der erstinstanzlichen Kosten der [X.] zu 3 und 4. Die von diesen erklärte Berufungsrücknahme hat nach § 516 Abs. 3 ZPO lediglich Auswirkungen auf die in zweiter Instanz angefallenen Kosten. Hinsichtlich der Kosten erster Instanz ist hingegen diejenige Entscheidung zu treffen, die das Patentgericht bei zutreffender Entscheidung in der Sache hätte treffen müssen.

Wenn mehrere Kläger als notwendige Streitgenossen am Rechtsstreit beteiligt sind, ist die erstinstanzliche Kostenentscheidung gegebenenfalls auch zugunsten eines Klägers zu korrigieren, der das erstinstanzliche Urteil nicht angefochten hat ([X.], Urteil vom 27. Oktober 2015 - [X.], [X.], 361 Rn. 49 - Fugenband). Dasselbe gilt für einen Kläger, der zunächst Berufung eingelegt und das Rechtsmittel später zurückgenommen hat.