Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.01.2005, Az. I ZR 29/02

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 20. Januar 2005 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja

The [X.]
Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 des [X.] über die Gemeinschafts-marke ([X.] - [X.]) [X.]. 51 Abs. 1 lit. b; UWG §§ 3, 4 Nr. 10

a) Die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung, die mit dem Einsatz der Marke als Mittel des [X.] begründet wird, setzt die objektive [X.] des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des [X.] eingesetzt zu werden, und eine entspre-chende Absicht des [X.] voraus. An der objektiven Eignung der Marke, zu Sperrzwecken eingesetzt zu werden, fehlt es im Regelfall nicht deshalb, weil die kollidierende Bezeichnung beschreibend und nicht mar-kenmäßig benutzt wird.
b) Von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ist bei einer Marken-anmeldung grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit ihr eine "Markenfami-lie" des Anmelders fortgeschrieben wird.
[X.], [X.]. v. 20. Januar 2005 - [X.] - [X.] [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 20. Januar 2005 durch [X.] Dr. Ullmann und [X.], [X.], Dr. Schaffert und Dr. Bergmann für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des 20. Zivilsenats des [X.] vom 18. Dezember 2001 hinsichtlich der Kostenentscheidung und im übrigen teilweise aufgehoben.
Auf die Berufung der Klägerin wird das [X.]eil der [X.] für Handelssachen des [X.] vom 15. März 2001 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen hinsichtlich der Kostenentscheidung und insoweit geändert, als die Klägerin auf die Widerklage verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemein-schaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The [X.]", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual [X.]" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "[X.]" zurückzunehmen.

Die Widerklage wird insoweit abgewiesen.

Von den Kosten erster und zweiter Instanz tragen die Klägerin 3/4 und die [X.] 1/4.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufge-hoben.
Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand:

Die Klägerin betreibt einen Versand- und Einzelhandel sowie ein Fran-chisesystem für Damenoberbekleidung. Sie firmiert seit 1971 unter "[X.] O. GmbH". Zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und der von ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet sie im Geschäftsverkehr auch die Bezeichnung "[X.]".
Die Klägerin ist Inhaberin der am 26. Juni 1992 u.a. für "Bekleidungs-stücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 20 16 095

Die [X.] vertreibt unter ihrer Marke "[X.]" weltweit im Luxus- Segment Damenmode. In einem [X.]ikel in der Ausgabe der Fachzeitschrift "[X.]" vom 3. Februar 2000 kündigte die [X.] einen werblichen Auftritt als "[X.] the great Colours of Elegance" mit den Kollektionen "[X.]", "Casual Elegance", "[X.]" und "[X.]" mit ei-nem [X.] von 84 Mio. DM an.
Die Klägerin, die von dem im Februar erschienenen [X.]ikel Kenntnis [X.], meldete im März 2000 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopf-bedeckungen" die Gemeinschaftsmarken "[X.]", "The [X.]" und die mit dem vorangestellten Firmenlogo "" versehenen Wort-/Bildmarken "The [X.]", "Casual [X.]" und "[X.]" an. - 4 - Den angekündigten Werbeauftritt begann die [X.] für ihre Herbst-/ Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe "[X.] [X.] OF EL[X.]ANCE".
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte gesehen und die [X.] auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die [X.] hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - widerklagend beantragt,
die Klägerin zu verurteilen, die Anmeldungen der Gemeinschafts-marken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The [X.]", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual [X.]", Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elé-gance" und Anmeldenummer 1 559 533 Wortmarke "The [X.]" zurückzunehmen.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattge-geben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.
Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat nur inso-weit zur Entscheidung angenommen, als die Klägerin zur Rücknahme der An-meldungen der [X.] 1 552 918, 1 552 611 und 1 552 314 verurteilt worden ist. Während des Revisionsverfahrens sind [X.] im Register eingetragen worden. Im Umfang der Annahme verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die [X.] beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die ge-nannten Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären sind. - 5 - Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Rücknahme der [X.] für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Für die von der Klägerin angemeldeten Marken sei im Fall ihrer Eintra-gung der absolute [X.] des [X.]. 51 Abs. 1 lit. b der Gemein-schaftsmarkenverordnung ([X.]) gegeben. Die Klägerin sei bei der Anmeldung der [X.] gewesen. Der Anmelder einer Marke handele u.a. dann unlauter, wenn er in Kenntnis der Vorbenutzung ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren eine gleiche oder eine zum Verwech-seln ähnliche Bezeichnung mit der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einzusetzen. Nachdem sie von dem beabsichtigten Werbeauftritt der [X.]n erfahren habe, habe die Kläge-rin die Markenanmeldungen vorgenommen. Sie habe für die Marken nur die [X.] Schreibweise "[X.]" gewählt und bei den Wort-/Bildmarken ihr Firmenlogo vorangestellt. Für die erforderliche Absicht, die markenrechtliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einzusetzen, genüge es, daß die Klägerin von der für eine Behinderung notwendigen Ver-wechslungsgefahr ausgegangen sei. Unerheblich sei, daß die [X.] die Be-zeichnung "Casual Elegance" und "[X.]" bislang nicht verwende. Die Markenanmeldungen zeigten gerade, daß es sich um eine Reaktion der Kläge-rin auf die Ankündigung des Werbeauftritts der [X.]n gehandelt habe. Nicht maßgeblich sei weiter, daß die Bezeichnung "[X.] [X.] OF EL[X.]ANCE" als beschreibende Angabe schutzunfähig sei. Absicht der Klägerin sei es auch insoweit gewesen, die [X.] in der Verwendung von "[X.] [X.] OF EL[X.]ANCE" zu behindern. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung der [X.] 6 - meinschaftsmarken sei nach dem Vortrag der Klägerin nicht erkennbar. Sie [X.] keinen ernsthaften Willen gehabt, die Marken zur Kennzeichnung von Waren zu benutzen, sondern habe lediglich versucht, um ihr Firmenschlagwort "Elé-gance" eine möglichst hohe Schutzzone aufzubauen. Derartige Defensivmarken seien nicht zur Benutzung als Marke bestimmt und stellten jedenfalls dann einen Behinderungswettbewerb dar, wenn sie sich, wie im Streitfall, gezielt gegen einen bestimmten Wettbewerber richteten.
Nach [X.]. 51 Abs. 1 lit. b [X.] könne im Verletzungsverfahren die Nich-tigkeit einer eingetragenen Marke mit einer Widerklage geltend gemacht wer-den. Vor der Markeneintragung könne aufgrund eines Beseitigungsanspruchs die Rücknahme der Markenanmeldungen begehrt werden. I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat [X.]. Sie führt unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Abweisung der [X.], soweit die Klägerin verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemein-schaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The [X.]", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual [X.]" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "[X.]" zurückzuneh-men.
1. Die auf Rücknahme der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken gerich-tete Widerklage ist zulässig.
Allerdings sieht die [X.] eine auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke gerichtete Widerklage gemäß [X.]. 51 Abs. 1 [X.] nur im Verletzungsverfahren aus der angegriffenen Gemeinschaftsmarke nach [X.]. 92 lit. a [X.] vor (vgl. [X.] in [X.]/[X.], Gemeinschafts-markenverordnung, [X.]. 92 [X.] 9), während die Klägerin aus ihrer nationalen - 7 - Marke gegen die [X.] vorgegangen ist. Im Streitfall hat die [X.] jedoch keine Widerklage auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke nach der [X.] erhoben, sondern einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen nach [X.] Wettbe-werbsrecht verfolgt. Daß die [X.] nach Eintragung der Gemeinschaftsmar-ken im Revisionsverfahren ihren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Ge-meinschaftsmarken gerichtet hat, ändert nichts daran, daß der Klage ein wett-bewerbsrechtlicher Anspruch zugrunde liegt. Entsprechend haben die [X.] auf einen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nach § 1 UWG a.F. gestützt.
2. Der [X.]n steht ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung der Gemeinschaftsmarken "The [X.]", "Casual [X.]" und "[X.]" nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG nicht zu.
Die Klägerin hat die Gemeinschaftsmarken nicht bösgläubig angemeldet. Es kann daher offenbleiben, ob aufgrund nationalen [X.]rechts gegen eine Gemeinschaftsmarke auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmar-ke wegen bösgläubiger Markenanmeldung vorgegangen werden kann oder der Antrag beim Harmonisierungsamt sowie die Widerklage im Verletzungsverfah-ren nach [X.]. 51 Abs. 1 lit. b [X.] abschließende Regelungen darstellen. a) Der Begriff der Bösgläubigkeit in [X.]. 51 Abs. 1 lit. b [X.] und in [X.]. 3 Abs. 2 lit. [X.], der nach der bis 31. Mai 2004 gültigen Rechtslage durch § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] a.F. umgesetzt wurde und nunmehr durch § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.] umgesetzt wird, entsprechen sich inhaltlich (vgl. [X.], Markenrecht, 3. Aufl., § 50 [X.] 21; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O [X.]. 51 [X.] 4). Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. [X.], - 8 - Beschl. v. 30.10.2003 - [X.], [X.], 510, 511 = [X.], 766 - [X.]; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, [X.] = [X.] 1994, Sonderheft, [X.]). Der Anmelder eines Kennzeichens handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen for-malen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten des [X.] besondere Umstände vorlie-gen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der ge-nannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin lie-gen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleich-artige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt (vgl. [X.], [X.]. v. 9.10.1997 - [X.], [X.], 412, 414 = [X.], 373 - Analgin; [X.]. v. 19.2.1998 - [X.], [X.], 1034, 1037 = [X.], 978 - [X.]; [X.]. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, [X.], 1032, 1034 = [X.], 1293 - [X.] 2000; [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 431 = [X.], 647 - [X.]). Davon kann bei den in Rede stehenden Markenan-meldungen nicht ausgegangen werden.
b) Einen schutzwürdigen Besitzstand an den im Beitrag der Zeitschrift "[X.]" vom 3. Februar 2000 für den neuen werblichen Auftritt der Be- klagten genannten Bezeichnungen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes innerhalb eines Zeitraums von - 9 - eineinhalb Monaten bis zu den Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken durch die Klägerin hat die [X.] auch nicht geltend gemacht. c) Die Markenanmeldungen sind auch nicht deshalb unlauter, weil sie nicht zweckfremd als Mittel des [X.] eingesetzt werden. Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperr-wirkung zu entfalten und als Mittel des [X.] eingesetzt zu wer-den, eine entsprechende Absicht des [X.] (vgl. [X.], [X.]. v. 10.10.1985 - [X.], [X.], 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Sham-rock III). [X.]) Entgegen der Ansicht der Revision fehlt es daran nicht bereits [X.], weil die [X.] nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die ausschließlich verwendete Wortfolge "[X.] [X.] OF EL[X.]ANCE" nur beschreibend und nicht markenmäßig benutzt. Zwar greift ein Schutz nach [X.]. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b [X.] nur ein, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. [X.], [X.]. v. 12.11.2002 - Rs. [X.]/01, [X.]. 2002, [X.] Tz. 51 ff. = [X.], 55 = [X.], 1415 - [X.]; [X.], [X.]. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, [X.], 947, 948 = [X.], 1364 - [X.]). Aus den Gemeinschafts-marken kann die Klägerin nach den Markeneintragungen gegen eine nur be-schreibende Verwendung durch die [X.] zwar nicht mit Erfolg vorgehen. Wegen der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen einer markenmäßi-gen und einer beschreibenden Verwendung einer Bezeichnung schließt dies für sich genommen die Eignung der von der Klägerin angemeldeten Marken jedoch nicht aus, zweckfremd als Mittel des [X.] gegen die [X.] eingesetzt zu werden. - 10 - bb) Es fehlt jedoch an einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht auf seiten der Klägerin (vgl. hierzu [X.] [X.], 1032, 1034 - [X.] 2000; [X.] [X.]O § 50 [X.] 29; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., Vor §§ 14-19 [X.] 169; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 7. Aufl., § 50 [X.] 22 ff.; [X.]/[X.]/[X.], [X.]recht, 23. Aufl., § 4 UWG [X.] 10.84; [X.]/[X.], UWG, § 4 Nr. 10 [X.]). Die Klägerin schreibt mit der Anmeldung der mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken lediglich ihre "Markenfamilie" fort. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestan-des steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Daran hat die Klägerin ein be-rechtigtes Interesse. Ihr Verhalten, bei dem nicht die Störung der [X.]n als Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen [X.] im [X.] steht, reicht für die Feststellung einer auf die Behinderung der [X.]n gerichteten Absicht nicht aus (vgl. auch [X.]/[X.]/[X.] [X.]O § 4 UWG [X.] 10.7; [X.]/[X.] [X.]O § 4 Nr. 10 [X.] 96; [X.]/Omsels, UWG, § 4 Nr. 10 [X.] 7). - 11 - II[X.] [X.] beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

[X.] Büscher

Schaffert Bergmann