Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.04.2014, Az. X ZR 12/11

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 12/11
Verkündet am:

29. April 2014

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 29.
April 2014
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck,
die Richter Dr.
Grabinski, [X.],
Dr.
Deichfuß und die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der [X.] wird das am 16.
Dezember 2010 verkündete Urteil des 4.
Senats ([X.]) des [X.] abgeändert.
Das [X.] Patent 195
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520 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch
2 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche
3 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rück-beziehen:
"Ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit einer einzigen, zusammenhängenden Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen [X.],
wobei jede Zelle eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge aufweist, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) [X.], die in gerader Anzahl vorhanden sind und miteinander abwechseln, und die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle [X.] sind,
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wobei jede Schlaufe zwei Abschnitte mit einem Bie-gungsbereich dazwischen aufweist,
und wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) durch ihre beiden Abschnitte erste und zwei-te Winkel definieren, deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden."
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Berufung der [X.] wird zurückgewiesen.
Von den Kosten der Berufungen tragen die [X.] zwei Drit-tel und die Beklagte ein Drittel.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des [X.]n Patents 195
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520 ([X.]s), das

unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier [X.] Patentanmeldungen vom 28.
Juli 1994 und 31.
Mai 1995
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am 26.
Juli 1995 angemeldet wurde. Das [X.] umfasst fünf [X.], von denen Patentanspruch
2 folgenden Wortlaut hat:
"Ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in
ein Blutgefäß oder in eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehn-bar ist, mit
einer Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen, wobei jede Zelle aufweist,
eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) [X.],
die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbunden sind,
wobei jede Schlaufe zumindest zwei Abschnitte mit einem Bie-gungsbereich dazwischen aufweist, und wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) erste und zweite Winkel defi-nieren,
deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden."
Die Patentansprüche
3 bis 5 sind unmittelbar oder mittelbar (auch) auf Patentanspruch
2 rückbezogen.
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Die [X.] haben
geltend gemacht, dass die Erfindung in [X.]
2 und den
darauf rückbezogenen Patentansprüchen
3 bis 5 nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, der Gegenstand des
Patentanspruchs 2 und der darauf rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 5 über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und nicht patentfähig sei, weil er weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat das Streit-patent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat das [X.] insoweit für nichtig
erklärt, als es über die Fassung des [X.] hinausgeht. Dagegen richten sich die [X.] beider Parteien. Die [X.] beantragen, das [X.] im mit der Klage angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte verteidigt
das [X.] zuletzt mit einem gegenüber der erteilten Fassung der ange-griffenen Patentansprüche abweichenden Hauptantrag
sowie
fünf [X.].

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing.

S.

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen
Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
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Entscheidungsgründe:
Die Berufung der [X.] ist zulässig und hat im noch geltend ge-machten Umfang auch in der Sache Erfolg. Die zulässige Berufung der Kläge-rinnen
ist nicht begründet.
I.
Das [X.] betrifft
einen Stent. Dabei
handelt es sich um ein Implantat, das
in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers einge-bracht wird und dort
aufgeweitet (expandiert) wird, um das Hohlorgan
dauerhaft offen zu halten. In der Beschreibung wird erläutert, dass der Stent typischer-weise mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters dem
gewünschten Ort im Kör-per zugeführt und ausgedehnt werde, dass aber auch andere mechanische Vorrichtungen
bekannt seien, mit denen die
Ausdehnung des Stents bewirkt werden könne
(Rn. 2).
Wie in der Beschreibung weiterhin erwähnt wird, sind
Stents mit aus-dehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel zur Längsachse der Röhre angeordneten Schlitzen aufweisen. Da die [X.] relativ steif seien, seien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern [X.], so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum [X.] Ort geführt werden könnten. Dabei auftretende Verdrehbewegungen der schraubenförmigen Verbinder könnten jedoch für das Blutgefäß schädlich sein. Andere bekannte Stents wiesen
deshalb gerade Verbinder auf, die aber nicht die erforderliche Festigkeit hätten (Rn. 4 f.).
Nach den Angaben des [X.]s liegt der Erfindung das Problem zugrunde, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung minimal in der Längsrichtung schrumpft (Rn. 8).
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Nach Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt von den [X.] verteidigten [X.] soll dies durch einen Stent erreicht werden, dessen Merkmale sich -
im Wesentlichen mit dem Patentgericht -
wie folgt gliedern [X.] (wobei die gegenüber der erteilten Fassung abweichenden Merkmale durch Unter-
bzw. Durchstreichungen hervorgehoben sind):
a
Der Stent ist ballon-expandierbar und nicht selbst-expandierend,
b
ist als
Röhre ausgebildet und in ein Blutgefäß oder in eine andere Öffnung im Körper einführbar, in welchem er aus-dehnbar ist und
c
verfügt über eine
einzige, zusammenhängende
Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen.
d
Jede Zelle
d.1
weist eine gerade Anzahl von geraden Abschnit-ten (22) fester Länge auf, die mit ersten und zwei-ten Schlaufen (14, 16; 18, 20)
abwechseln, die in gerader Anzahl vorhanden sind und miteinander
abwechseln.
d.2
Die Schlaufen
d.2.1
weisen eine feste Länge auf und
d.2.2
sind in einer geschlossenen Zelle [X.],
d.2.3
wobei jede Schlaufe zumindest
zwei Ab-schnitte mit einem [X.] da-zwischen aufweist
und
d.2.4
wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) durch ihre beiden Ab-
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schnitte
erste und zweite Winkel definie-ren,
d.2.5
deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden.
In Patentanspruch 2
ist aus Sicht des Fachmanns, bei dem es sich um einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik handelt, der sich -
gegebenenfalls
in Zusammenarbeit
mit Medizinern

mit biomedizinischer Technik und insbesondere mit der Entwicklung von [X.] befasst und über mehrjährige berufliche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt (Urteil des Patentgerichts, S. 9; Sachverständigengutachten,
S. 23), allein ein Ballon-expandierbarer Stent geschützt,
der über keine selbst expandierenden Eigen-schaften verfügt.
Merkmal c ist dahin zu verstehen, dass der Stent ausschließlich aus [X.] Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen
bestehen soll, die die Merkmale d bis d.2.5 aufweisen, wobei aufgrund der Anordnung an den beiden Enden des Stents unvollständig gebliebene Strukturen außer [X.] bleiben.
Jede Zelle der erfindungsgemäßen Struktur
verfügt
erfindungsgemäß über
eine gerade Anzahl gerader
Abschnitte, die mit ersten und zweiten Schlau-fen
abwechseln. Als derartige gerade Abschnitte kommen

wie das [X.] zutreffend angenommen hat -
nur solche Abschnitte in Betracht, die sich keiner ersten oder zweiten Schlaufe zuordnen lassen. Die geraden
Abschnitte und die Schlaufen haben eine feste Länge, sollen sich also auch bei Expansion des Stents insoweit nicht verändern. Die Expansion des Stents soll vielmehr durch Aufbiegen der einen Biegebereich aufweisenden Schlaufen erfolgen. Die Stents können aus [X.] oder einem flachen Metall gebildet sein
(vgl. Unteran-11
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sprüche 3 und 4). Die Ausgestaltung der Schlaufen mit zumindest zwei [X.] und einem dazwischen befindlichen Biegebereich dient
der erfin-dungsgemäß angestrebten Flexibilität
des Stents beim Transport im Hohlgefäß. Die
Anordnung der Winkel nach Maßgabe der Merkmale d.2.4 und d.2.5 hat dabei den Zweck,
dass sich die ersten und zweiten Schlaufen bei Expansion des Stents in verschiedene Richtungen bewegen. Entsprechend kommt es für den
auf die Funktion der Merkmale im Zusammenhang der technischen Lehre eines Patentanspruchs abstellenden Fachmann
insoweit in erster Linie auf die Ausgestaltung der Winkel im expandierten Zustand an. Dieses Verständnis wird durch das in den -
nachfolgend wiedergegebenen -
Figuren 1 bis 4
gezeigte Ausführungsbeispiel

bestätigt, bei dem die [X.] der Schlaufen in nicht expandiertem Zustand parallel zueinander angeordnet sind, so dass
keine Winkel definiert werden, deren Winkelhalbierende einen
Winkel zueinander bilden können, dies aber bei
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einer Expansion und der damit einhergehenden Bewegung der ersten und zwei-ten Schlaufen in verschiedene Richtungen der Fall ist.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
1.
Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung sei nicht ausführbar. Bei den in den Figuren 2 und 4 gezeigten Schlaufen bilde je-der [X.] mit dem Biegebereich einen Winkel, der in nicht ausgedehntem Zustand ein rechter Winkel
und in ausgedehntem Zustand ein Winkel größer als 90° sei. Bei den in den Figuren 7 und 8 gezeigten Schlaufen könnten, weil der [X.] abgerundet
sei,
Winkel nur durch
gedachte, an den [X.] und dem [X.] anliegende Tangenten oder durch gedachte, an den beiden [X.] anliegende, sich schneidende Tangenten gebildet werden.
Da die Schlaufen mehr als zwei Abschnitte aufweisen könnten, ergäben sich auch noch weitere Möglichkeiten der Winkelbildung. Dadurch könne es zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, so dass es an einer nacharbeitbaren Lehre fehle.
2.
Werde hingegen das Wort "zumindest"
wie in Patentanspruch 2
in der Fassung des Hilfsantrags
I gestrichen, sei für den Fachmann klar erkenn-bar, auf welche Weise die ersten und zweiten Winkel durch die beiden Ab-schnitte ([X.]) der Schlaufen gebildet würden. Bei dem ersten [X.] seien diese Abschnitte zwar parallel bzw. in einem Winkel von 0° zueinander angeordnet. Bei Ausdehnung des Stents würden die ersten und zweiten Schlaufen jedoch in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen, wodurch der Stent nur minimal in der Längsrichtung schrumpfe.
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Patentanspruch 2 in der Fassung des [X.] sei aber gegenüber der [X.] unzulässig erweitert. Im Stand der Technik habe es ausschließlich ballon-expandierende, ausschließlich selbst-expandierende oder auch
Mischformen gegeben.
Der ursprünglichen Patentanmeldung sei nicht zu entnehmen, auf welche Art von Stents sich diese beziehe. Das Merkmal "bal-lon-expandierbarer und nicht selbst-expandierbarer Stent"
gehe daher über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus. Da dem Fachmann jedoch die ver-schiedenen Arten von Stents geläufig seien, verstehe er dieses Merkmal als bloße Einschränkung gegenüber der Ursprungsoffenbarung, so dass es im [X.] verbleiben könne, jedoch bei der Prüfung der Patentfähigkeit au-ßer Betracht zu bleiben
habe.
Eine unzulässige Erweiterung liege nicht in der Aufnahme des Merkmals der "geraden Anzahl"
von geraden Abschnitten fester
Länge aus
Anspruch 14 der ursprünglichen Anmeldung, sei jedoch darin zu sehen, dass sich nach [X.] in der Fassung des [X.] die geraden Abschnitte mit ersten und zweiten Schlaufen abwechseln müssten, während nach Anspruch 14 der ursprünglichen Anmeldung ein Stent mit einer geraden Anzahl sich [X.]der erster und zweiter Schlaufen geschützt werden sollte. In den gesamten [X.] sei nur eine gerade Anzahl von ersten und zweiten Schlaufen innerhalb einer Zelle offenbart. Durch die Änderungen gegenüber der ursprünglichen [X.] würden nunmehr Gegenstände beansprucht, die von der Anmeldung nicht erfasst würden.
3.
In Patentanspruch 2 in der Fassung des [X.]I werde den genannten Bedenken zur unzulässigen Erweiterung dadurch Rechnung getra-gen, dass zusätzlich festgelegt werde, dass die ersten und zweiten Schlaufen mit denen sich die geraden Abschnitte abwechseln, in gerader Anzahl vorhan-den seien und miteinander abwechseln
(jetzt Merkmal d.1). Die dadurch bewirk-
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te Präzisierung stelle eine bloße Beschränkung gegenüber dem Anspruch in der erteilten Fassung, die auch durch die ursprüngliche [X.] abgedeckt sei. [X.] sei, dass die mit geraden Abschnitten abwechselnd vorhande-nen ersten und zweiten Schlaufen nicht nur einzeln, sondern auch mehrfach vorhanden sein könnten.
Der Gegenstand von Patentanspruch
2 in der Fassung des Hilfsan-trags
II werde jedoch durch die nachveröffentlichte und gemäß
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 [X.] zu berücksichtigende internationale Anmeldung [X.] ([X.]) vorweggenommen.
Die Entgegenhaltung, aus der die nachfolgend gezeigten Zeichnungen stammen,

offenbare einen ballon-expandierbaren, rohrförmigen Stent, der in ein Blutgefäß im Körper einführbar sei, in welchem er ausdehnbar sei. Die Struktur des Stents weise eine Vielzahl von Zellen auf, die aneinander grenzten und somit benach-bart und verbunden seien. Jede dieser Zellen weise in Umfangsrichtung des Stents verlaufende erste und in Längsrichtung verlaufende
zweite Schlaufen auf. Die in Form eines Ringes in Umfangsrichtung des Stents verlaufenden Schlaufen seien zu den jeweils benachbarten Ringen in Längsrichtung ange-ordneten Schlaufen beabstandet, wodurch sich jeweils ein kurzer, gerader Ab-schnitt fester Länge
ergebe, der keiner Schlaufe zugeordnet werden könne. Jede geschlossene Zelle weise eine gerade Anzahl dieser Abschnitte auf. Die [X.] jeder Schlaufe seien über einen mittleren [X.] verbunden 20
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und stünden im ausgedehnten Zustand des Stents in einem bestimmten Winkel zueinander und verwirklichten eine Winkelanordnung entsprechend den [X.] d.2.4 und d.2.5.
4.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des [X.] sei hingegen patentfähig. Von der Entgegenhaltung [X.]
grenze er sich durch das hinzugekommene Merkmal ab, wonach der Stent aus einer Struktur bestehe, die "ausschließlich"
aus den anspruchsgemäßen Zellen [X.]. Denn der in der [X.]
6 offenbarte Stent weise auch Zellen aus [X.] Schlaufen auf, die nicht die erfindungsgemäße Ausgestaltung aufwiesen.
In der [X.] Patentanmeldung 0 540 290 ([X.] 5) sei ein Stent of-fenbart, der aus [X.] 12 bestehe, die mittels gerader Stücke 13 mitei-nander verbunden seien. Wie etwa aus Figur 5 erkennbar sei, ergebe sich dadurch eine Struktur aus benachbarten, verbundenen und geschlossenen [X.], die aber nur erste Schlaufen in Umfangsrichtung, keine zweiten Schlaufen aufwiesen.
In der internationalen Anmeldung [X.] ([X.] 15), die ihres [X.] wegen nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 [X.] zu berücksichtigen sei, werde zwar ein Stent offenbart, bei dem die durch ringförmige Segmente 332 gebilde-ten ersten Schlaufen durch gerade Stücke 324 verbunden seien. Die Zellen wiesen jedoch keine zweiten Schlaufen auf.
Die Schlingen 50 des in der euro-päischen Patentanmeldung 0 378 151 ([X.] 7) gezeigten Stents bildeten zwar eine Struktur aus geschlossenen Zellen mit ersten und zweiten Schlaufen in Umfangs-
und Längsrichtung; es fehle jedoch an geraden Abschnitten, welche mit ersten und zweiten Schlaufen abwechselten. Gleiches gelte für die in der [X.] 7 genannte [X.] Patentschrift 5 019 090 ([X.] 11).

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Schließlich führe auch eine Zusammenschau der vorveröffentlichten Ent-gegenhaltungen [X.] 5 und [X.] 7 ([X.] 11) den Fachmann nicht zu dem [X.], da kein Anlass bestehe, bei dem in der [X.] 5 gezeigten Stent die die [X.] verbindenden geraden Stücke 13, mit denen eine Verkürzung des Stents bei radialer Ausdehnung vermieden werden solle,
durch Schlaufen zu ersetzen.
III.
Patentanspruch 2 wird in der Fassung des zuletzt von der [X.] gestellten [X.] in
zulässiger Form verteidigt. Die Erwägungen, mit de-nen das Patentgericht die Rechtsbeständigkeit der im Wesentlichen damit übereinstimmenden Anspruchsfassung nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag III bejaht hat, halten den Angriffen der Berufung der [X.] stand.
1.
Die
Erfindung nach
Patentanspruch 2 ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die vom Patentgericht im Hinblick auf Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung geäußerten Bedenken, dass die Winkelbildung nach den Merkmalen d.2.4 und d.2.5 beliebig sei, wenn jede Schlaufe lediglich "zumindest"
zwei Abschnitte mit einem [X.] dazwischen aufweisen müsse, sind jedenfalls durch die Beschränkung auf (zwingend) zwei Abschnitte ausgeräumt worden. Auch der Einwand der Kläge-rinnen, vom Anspruchswortlaut würden
viele verschiedene Stentdesigns mit ganz unterschiedlichen geometrischen
und mechanischen Eigenschaften
um-fasst, wobei insbesondere nicht definiert sei, wie die Zellen miteinander [X.] seien, greift nicht durch. Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten bestätigt hat, ist der Fachmann unter Heranziehung der
[X.]e des [X.]s und aufgrund seines fachlichen Wissens und Könnens in der Lage, einen Stent nach den Vorgaben der erfindungsgemäßen Lehre herzustellen, und kann dabei auch beurteilen, wie er die Zellen zweck-mäßigerweise miteinander verbindet.
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2.
Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt gestellten [X.] der [X.]
geht nicht
über den Inhalt der Ur-sprungsanmeldung hinaus.
a)
Das Merkmal a, wonach der Stent ballon-expandierbar und nicht selbst-expandierend ist, wurde dem Fachmann in der [X.] als zur Erfindung gehörend offenbart.

Im einleitenden Teil der [X.] heißt es, dass der Stent typischerweise an den gewünschten Ort im Körper mittels eines aufblasbaren Ballons zugeführt wird und sich ausdehnt, wenn der Ballon aufgeblasen wird, um die Öffnung zu erweitern
(Veröffentlichung der Anmeldung [[X.] 96/03092, im Folgenden: Anmeldung], S.
1, [X.]
16
ff.). Auf
einen solchen ballon-expandierbaren Stent bezieht sich die Erfindung, die sich mit der weiteren Aus-gestaltung des Stents befasst.
Der [X.] konnte der Fachmann überdies entnehmen, dass auch andere mechanische Vorrichtungen, welche eine Ausdehnung des Stents bewirken, angewandt würden
(Anmeldung, [X.], [X.] 19 f.). Welche me-chanischen
Vorrichtungen damit gemeint sind, wird in der [X.] nicht weiter erläutert und hat auch durch die Befragung
des gerichtlichen Sach-verständigen in der mündlichen Verhandlung
nicht geklärt werden können. [X.] hatte der Fachmann aber, wie auch der gerichtliche Sachverständige angenommen hat, keinen Anlass zu der Annahme, dass mit dem Begriff der "mechanischen Vorrichtungen"
selbst-expandierbare Stents gemeint waren. Dem Fachmann war aufgrund seines Fachwissens bekannt, dass neben ballon-expandierbaren Stents auch ganz oder teilweise selbst-expandierende Stents existierten (vgl. etwa [X.], [X.], [X.] 11 ff.,
17 ff.). Unabhängig von der Frage, ob der Fachmann allein aufgrund dieses
allgemeinen Fachwissens angenommen
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hätte, dass sich die Erfindung auch auf selbst-expandierbare Stents beziehe, obwohl diese in der [X.] nicht erwähnt werden, ergab sich für ihn aus der Beschreibung jedenfalls die Erkenntnis, dass die Erfindung insbe-sondere ballon-expandierbare
Stents betrifft, die über keine selbst-expandierenden Eigenschaften verfügen. Entsprechend wird der Gegenstand von Patentanspruch 2 durch die Aufnahme dieser Eigenschaften nicht über den Inhalt der [X.] hinaus erweitert.
Diese Bewertung steht nicht in Widerspruch zu dem Urteil "[X.]"
des Senats, wonach mit der Angabe in einer Anmeldung, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten"
soll, noch nicht ohne Weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart ist, dass ihm keine weiteren Be-standteile hinzugefügt werden dürfen
([X.], Urteil vom 12.
Juli 2011

X
ZR
75/08, [X.], 1109,
Rn. 37 ff.

[X.]). In dem s[X.]zeit entschiedenen Fall war die Zugabe weiterer Bestandteile (eines oder mehrerer Füllstoffe) in der Beschreibung als besonders vorteilhaft beschrieben worden, so dass es nicht mehr als zur Erfindung gehörend offenbart angesehen werden konnte, dass keine weiteren -
und damit auch keine in der Anmeldung als besonders vorteilhaft beschriebenen

Bestandteile hinzugefügt werden durf-ten
([X.], aaO Rn. 39). Demgegenüber wird in dem hier zu entscheidenden Fall
die Eigenschaft des
Stents,
selbst-expandierend zu sein, in der [X.] nicht erwähnt und war dem Fachmann nur aufgrund seines allge-meinen Fachwissens bekannt, so dass sich für ihn als zur Erfindung gehörend ergab, den Stent nicht aus einem eine Selbst-Expansion ermöglichenden Mate-rial herzustellen und die Expansion
allein auf die in der [X.] als "typisch"
bezeichnete
Weise mittels eines Ballons zu bewerkstelligen.
b)
Dem Vorbringen der [X.], das Merkmal "eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge"
sei in der ursprünglichen Anmeldung
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nicht als zur Erfindung gehörend offenbart, kann ebenfalls nicht
gefolgt werden. Das in den Figuren 1 bis 4 der [X.]
gezeigte Ausführungsbei-spiel besteht aus zwei unterschiedlichen Zelltypen, die beide eine gerade [X.] von geraden Abschnitten fester Länge aufweisen, die mit ersten und zwei-ten Schlaufen 14, 16; 18, 20 abwechseln. In dem in der Berufungsbegründung der [X.] auf Seite 27 wiedergegebenen Ausschnitt aus Figur 2 der ur-sprünglichen Anmeldung sind dies bei dem kleineren Zelltyp die grün gekenn-zeichneten Abschnitte und bei dem größeren Zelltyp die in einem Winkel von 90° an die Schlaufen 18 anschließenden, noch nicht zu den Schlaufen 14 gehö-renden geraden Abschnitte. Aufgrund seines Wissens und
Könnens war
der Fachmann zudem in der Lage zu erkennen, dass die in Anspruch 14 der [X.] definierten Zellen bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stent ver-wirklicht sind, wobei sich die ersten und die zweiten Schlaufen mit einer gera-den Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge abwechseln. Dem steht auch nicht entgegen, dass die geraden Abschnitte in der Beschreibung der Anmel-dung lediglich in Zusammenhang mit den [X.] und 12 des in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents erwähnt und dort als ausgedehnte gerade Abschnitte beschrieben werden, die zwischen den Schlaufen 18 und 20 einer
Periode liegen (Anmeldung, S. 4, [X.] 31 ff.). Denn der Fachmann verstand, dass bei den in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents neben der in der Beschreibung erläuterten Mäanderstruktur gleichermaßen auch die in Anspruch 14 definierte Zellstruktur verwirklicht ist und sich dabei die ersten und zweiten Schlaufen le-diglich mit kurzen geraden Abschnitten abwechseln, weil die anderen Teile der in der Beschreibung erwähnten langen geraden Abschnitte der Schlaufen 14 und 16 bilden, an die sich die Biegebereiche der Schlaufen anschließen.
c)
Der Fachmann konnte der [X.] zudem als zur Er-findung gehörend entnehmen, dass die ersten und zweiten Schlaufen durch ihre beiden Abschnitte erste und zweite Winkel definieren. Er wurde davon nicht 34
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durch die in den Figuren 1 bis 6 gezeigten Ausführungsbeispiele abgehalten, bei denen die Zellen der Stents im [X.] Zustand parallele Ab-schnitte aufweisen. Denn für ihn ergab es sich aufgrund seines Fachwissens, dass im Hinblick auf die genannte Winkelanordnung auf den Stent im [X.] Zustand abzustellen ist, wie bereits oben näher ausgeführt worden ist.
d)
Dem Fachmann wurde in der Ursprungsoffenbarung
als zur Erfin-dung gehörend offenbart, dass der Stent ausschließlich über eine einzige, zu-sammenhängende Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen nach Maßgabe der Merkmale d bis d.2.5 verfügt. Der in den Figuren 1 bis 5 B gezeigte Stent weist zwei unterschiedliche Zelltypen auf, wie sie in der Berufungsbegründung der [X.] auf Seite 27 durch eine gelbe Kolorie-rung hervorgehoben sind. Den [X.] kann nicht darin gefolgt werden, dass der kleinere
der beiden Zelltypen nicht
den Vorgaben des
Merkmals
d.1 entspricht. Vielmehr wechseln
sich die ersten und zweiten Schlaufen

wie merkmalsgemäß vorgesehen -
mit den
in der Berufungsbegründung grün her-vorgehobenen geraden Abschnitten
ab. Die blau hervorgehobenen Abschnitte haben insoweit außer Betracht zu bleiben, weil es sich dabei um die Biegebe-reiche einer jeweils benachbarten Schlaufe handelt.
3.
Schließlich erweist sich der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt von der [X.] verteidigten Fassung
aus den Gründen des angefoch-tenen Urteils auch als patentfähig.
a)
Er ist neu, weil er von keiner der Entgegenhaltungen vorweggenom-men wird.
Der in der internationalen Patentanmeldung [X.] in den Figuren 11a und 11b offenbarte Stent weist neben den Merkmalen d bis d.2.5 entsprechenden
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Zellen auch schlitzartige Zellen auf, die diesen Vorgaben nicht genügen, weil sie insbesondere keine mit ersten und zweiten Schlaufen alternierende gerade Abschnitte aufweisen. Der Stent verfügt damit nicht, wie in Merkmal c
vorgese-hen, über eine einzige, zusammenhängende Struktur aus benachbarten [X.]en, geschlossenen Zellen
nach Maßgabe der Merkmale d bis d.2.5.
Die [X.] Patentanmeldung [X.]
5 zeigt in Figur 11 die folgende Ausgestaltung eines Stents:

In der Entgegenhaltung wird erläutert, dass der Stent ein Wellenmuster benachbarter, radial aufweitbarer, "zylindrischer Elemente 12"
außer Phase aufweise, zwischen denen "Verbindungselemente 13"
angeordnet seien ([X.]
5, [X.], [X.] 36 ff. iVm [X.], [X.] 6 ff.). Die [X.] meinen, die zylindrischen Elemente 12 stellten erste Schlaufen und die Verbindungselemente 13 zusam-men mit den beidseitig angrenzenden bogenförmigen Abschnitten
der Elemente 12 zweite Schlaufen im Sinne des [X.]s dar. Wird dieses Verständnis

ungeachtet bereits insoweit bestehender Bedenken hinsichtlich des Vorhan-denseins eines Biegebereichs
im Sinne des Merkmals d.2.3 -
zugrunde gelegt, fehlt es dennoch an sich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechselnden geraden Abschnitten fester Länge. Diese können
entgegen der Ansicht der [X.]
nicht in den sich an die genannten bogenförmigen Abschnitte an-39
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-
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schließenden geraden Abschnitten der zylindrischen Elemente 12 gesehen werden, weil jene Teil der Schlaufen sind, die durch die zylindrischen Elemente 12 gebildet werden und als solche der radialen Aufweitung des Stents dienen (vgl. [X.] 5,
[X.]. 5, [X.] 57 ff. zu dem in Figur 4 gezeigten Stent, was entsprechend aber auch für den Stent in Figur 11 gilt, vgl. [X.] 5, [X.], [X.] 36 ff.). Werden hin-gegen die in der B
5 als solche bezeichneten Verbindungselemente 13 auch als solche im Sinne des [X.]s angesehen, fehlt es an zweiten Schlaufen.
Wie die [X.] zu Recht ausführen, ähnelt die Zellenstruktur des aus Figur 19 der internationalen Anmeldung [X.] 15 hervorgehenden Stents un-ter den hier interessierenden Gesichtspunkten derjenigen
des Stents aus Figur 11 der [X.] 5. Nach der Beschreibung der [X.] 15 werden aus "[X.] 318"
und "Endkappen 320"
bestehende Schlaufen über "Verbindungsele-mente 324"
verbunden. Auch hier kann der Ansicht der [X.], wonach die Verbindungselemente 324 und die angrenzenden Endkappen 320 als zwei-te Schlaufen und an diese Endkappen 320 angrenzende Abschnitte der [X.] als gerade Abschnitte fester Länge im Sinne des Streitpa-tents anzusehen seien, aus den im Zusammenhang mit der [X.] 5 gegebenen Gründen, die entsprechend gelten, nicht gefolgt werden.
Die Lehre aus Patentanspruch 2
wird nicht durch die [X.] Patentschrift 4 733 665 ([X.]) offenbart. Figuren 1
A und 1
B zeigen einen Stent mit einer aus rautenförmigen, geschlossenen Zellen bestehenden Struk-tur. Werden in den Abschnitten der [X.] gesehen, fehlt es [X.] an einem Biegebereich und geraden Verbindungsabschnitten.
Der in der [X.] Anmeldung 0 378 151 ([X.] 7) offenbarte, aus ei-nem einzigen langgestreckten [X.] hergestellte Stent mag zwar erste axiale
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und zweite radiale Schlaufen aufweisen, verfügt aber jedenfalls nicht über sich mit diesen abwechselnden
geraden
Abschnitten
mit fester Länge.
b)
Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt von der [X.] im Hauptantrag verteidigten Fassung
ist dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt worden.
Es wird von den [X.] nicht schlüssig aufgezeigt, aufgrund wel-cher Überlegungen der Fachmann ausgehend von der [X.] 5
zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des [X.]
gelangen konnte. Zwar ist es zutreffend, dass eine hohe Längenflexibilität des Stents nach der [X.] 5 erwünscht ist, um den Transport des Stents im Gefäß an den [X.] zu erleichtern ([X.] 5, [X.]. 3, [X.] 24 ff.). Dem Fachmann werden insoweit jedoch bereits in dieser Entgegenhaltung mehrere Möglichkeiten zur Erreichung dieses Ziel gelehrt, insbesondere im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte [X.] jedes Paar von Verbindungselementen 13 an einem Ende ei-nes zylindrischen Elements 12 radial um 60° von dem Paar an der anderen Sei-te des zylindrischen Elements zu versetzen (vgl. [X.] 5, [X.], [X.]
16 ff.). Nicht vorgeschlagen wird, zweite Schlaufen vorzusehen, die in einer geometrischen Anordnung zu den ersten Schlaufen stehen, wie sie in den Merkmalen d.2.4 und d.2.5 definiert ist, sowie gerade Abschnitte fester Länge einzufügen, die sich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechseln.
Wird mit den [X.] davon ausgegangen, dass der Fachmann

ungeachtet der ihm in der [X.] 5 gemachten Vorschläge zu Erreichung einer erhöhten Längenflexibilität -
auch andere Druckschriften
heranzog
und sich da-bei mit der [X.] 16 befasste, so wurde
ihm dort in Figur 3 die Anordnung von spiralförmigen [X.] zwischen zwei benachbarten [X.] gezeigt. Bei diesen spiralförmigen [X.]
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handelt es sich jedoch nicht um Schlaufen im Sinne der Lehre des Streitpa-tents, weil diese keine definierten zwei Abschnitte mit einem Biegebereich da-zwischen aufweisen.
Nichts anderes gilt, wenn der Fachmann die [X.] 7 mit heranzog. Insoweit spricht bereits alles
dafür, dass der Fachmann, der die Flexibilität des aus der [X.] 5 bekannten Stents verbessern wollte, die [X.] 7 verwarf, weil der dortige Stent nicht aus Metall (vgl. [X.] 5, [X.]. 3, [X.] 28 ff.),
sondern aus [X.] gebildet ist. Selbst wenn der Fachmann jedoch davon nicht abgehalten und dazu ange-regt worden sein sollte, die Verbindungselemente 13 als zweite Schlaufen ne-ben den ersten Schlaufen 12 auszugestalten, fehlt es immer noch an einer [X.] Anzahl von geraden Abschnitten fester
Länge, für welche die [X.] 7
keine Anregung enthielt.
Schließlich ergibt sich auf Grundlage der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem Gutachten kein Naheliegen der Lehre des [X.]s 2 in der verteidigen Fassung. Das Anforderungsprofil, das sich nach den Darlegungen des Sachverständigen aus dem Aufsatz von Palmaz ("Intravascular Stenting: [X.]"
in [X.], 15, 1992, 279 ff.) ableitet, setzte den Fachmann nicht in die Lage, die konkrete Lehre des [X.]s aufzufin-den. Aus dem Umstand, dass die seinerzeit existierenden Stentsysteme klare Nachteile aufwiesen und einer Verbesserung bedurften, ergibt sich noch nicht die konkrete Ausgestaltung des Stents, die in Patentanspruch 2 als Lösung vorgeschlagen wird. Auch sonst folgt aus den Ausführungen des [X.] nicht, dass der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt Veranlassung hatte, einen Stent nach den Vorgaben des [X.]es auszugestalten.
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IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] in [X.] mit §§ 91, 92, 97 ZPO.
Meier-Beck
Grabinski
[X.]

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 16.12.2010 -
4 Ni 43/09 -

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