Bundesgerichtshof, Beschluss vom 13.10.2022, Az. I ZB 59/19

I. Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen und markenrechtliche Folgeansprüche geltend gemacht. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache durch einen schriftlichen Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO beendet worden. Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 hat das [X.] der [X.] die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Streitwert auf 50.000 € festgesetzt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der [X.] ist ohne Erfolg geblieben.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat in der Klageschrift die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit der Patentanwältin abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt, auch wenn die Telefonate allein zwischen den Prozessbevollmächtigten der [X.]en geführt worden seien.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2017 hat das [X.] die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 10.528,95 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. September 2017 festgesetzt. Es hat dabei, wie von der Klägerin beantragt, [X.] in Höhe von 4.867,70 € für die erstinstanzliche Rechtsverfolgung (1,3-Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3100 [X.] zum [X.], 1,2-Terminsgebühr gemäß Nr. 3104 [X.] zum [X.], 1,0-Einigungsgebühr gemäß Nr. 1003 [X.] zum [X.] zuzüglich Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 [X.] zum [X.] und 19% Umsatzsteuer) und 325,46 € für die Mitwirkung im Beschwerdeverfahren zur Kostenentscheidung (0,5-Verfahrensgebühr zuzüglich Auslagenpauschale und 19% Umsatzsteuer) als erstattungsfähig anerkannt.

Die gegen die Festsetzung der [X.] gerichtete sofortige Beschwerde der [X.] ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Beklagte ihren Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin [X.] gegen sie festgesetzt worden sind.

Der [X.] hat dem [X.] zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt ([X.], Beschluss vom 24. September 2020 - [X.]/19, [X.], 1239 = [X.], 1577 - Kosten des Patentanwalts VI):

Der [X.] hat diese Frage wie folgt beantwortet ([X.], Urteil vom 28. April 2022 - [X.]/20, [X.], 853 = [X.], 696 - [X.]):

II. Das Beschwerdegericht hat angenommen, die geltend gemachten [X.] seien von der [X.] nach § 140 Abs. 3 [X.] aF zu erstatten. Der Streitfall sei eine Kennzeichenstreitsache im Sinne dieser Vorschrift. Es sei nach § 140 Abs. 3 [X.] aF - und daher auch im Streitfall - nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung der Patentanwältin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei oder ob die Patentanwältin gegenüber dem von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht habe. Eine mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorzunehmende richtlinienkonforme Auslegung des § 140 Abs. 3 [X.] aF mit dem Ziel einer Prüfung, ob die Einschaltung des Patentanwalts notwendig gewesen sei, komme nicht in Betracht, da § 140 Abs. 3 [X.] aF diesen Richtlinienvorschriften entspreche und eine solche Auslegung der gesetzgeberischen Zielsetzung eindeutig entgegenstünde. § 140 Abs. 3 [X.] aF verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, da für die Ungleichbehandlung der Kostenerstattung von Patentanwälten in [X.] gegenüber allgemeinen zivilprozessualen Kostenerstattung, die nur für die Rechtsverfolgung notwendige Kosten erfasse, ein hinreichender sachlicher Grund bestehe, weil der Gesetzgeber die Mitwirkung von Patentanwälten in [X.] wegen deren besonderer Sachkunde kostenrechtlich privilegiert habe.

III. [X.] hat Erfolg. Mit der vom Beschwerdegericht gegebenen Begründung können die geltend gemachten [X.] nicht festgesetzt werden. Vielmehr ist § 140 Abs. 3 [X.] aF dahingehend richtlinienkonform auszulegen, dass nur die Kosten einer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mitwirkung von Patentanwälten erstattungsfähig sind.

1. Nach § 140 Abs. 3 [X.] aF, dessen Wortlaut mit Wirkung vom 14. Januar 2019 inhaltsgleich in die Vorschrift des § 140 Abs. 4 [X.] übernommen worden ist, sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 [X.] und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 [X.] auf Verfahren vor den [X.] entsprechend anzuwenden. [X.] sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen (vgl. [X.], Beschluss vom 9. Mai 2019 - [X.]/18, [X.], 983 [juris Rn. 6] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V).

2. Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des [X.] und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 [X.] aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. [X.], Beschluss vom 3. April 2003 - [X.], [X.], 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - [X.], [X.], 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - [X.], [X.], 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - [X.], [X.], 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV; [X.], [X.], 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 [X.] Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 [X.] Rn. 40; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 140 Rn. 56; [X.] in [X.]/[X.]/[X.], [X.], 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

3. An dieser Sichtweise hält der [X.] nicht fest. Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 [X.] aF ist vielmehr mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] dahingehend richtlinienkonform auszulegen, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.

a) Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/[X.] sehen die Mitgliedstaaten die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen. Nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden [X.] in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen [X.] getragen werden, sofern [X.] dem nicht entgegenstehen. Nach Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48/[X.] sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der [X.] jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.

b) Der [X.] hat entschieden, dass Kosten der prozessualen Mitwirkung eines vom Rechtsinhaber allein oder zusammen mit einem Rechtsanwalt eingeschalteten Patentanwalts ihren unmittelbaren Ursprung im Prozess selbst haben und daher dem Begriff der Prozesskosten im Sinne des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] unterfallen ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 40 bis 44] - [X.]).

c) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] verlangt Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] von den Mitgliedstaaten, die Erstattung der "zumutbaren" Prozesskosten sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind, nicht unnötig kostspielig sind ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 45] - [X.], [X.]). So sind etwa übermäßige Kosten, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende [X.] und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden, nicht zumutbar ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 46] - [X.], [X.]).

Der Gerichtshof hat weiter entschieden, dass die Frage, ob Kosten im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] "angemessen" sind, nicht unabhängig von den Kosten beurteilt werden kann, die der obsiegenden [X.] tatsächlich durch den Beistand eines Anwalts entstanden sind, sofern diese im vorstehend beschriebenen Sinne "zumutbar" sind. Zwar bedeutet das Erfordernis der Angemessenheit nicht, dass die unterlegene [X.] zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden [X.] erstatten muss, es verlangt jedoch, dass diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 47 bis 48] - [X.], [X.]).

d) Der [X.] hat zudem entschieden, dass das zuständige Gericht nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] im Licht des [X.] dieser Richtlinie in jedem Einzelfall in der Lage sein muss, zu prüfen, ob die der obsiegenden [X.] durch die Mitwirkung eines Vertreters, beispielsweise eines Patentanwalts, entstehenden Prozesskosten zumutbar und angemessen sind. Der den Mitgliedstaaten bei der Tarifgestaltung zustehende Beurteilungsspielraum geht nicht so weit, eine Kategorie von Prozesskosten oder anderen Kosten von jeder gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit und Angemessenheit auszunehmen ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 49 bis 51] - [X.]).

e) Die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] sind deshalb dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden [X.] entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen ([X.], [X.], 853 [juris Rn. 55] - [X.]).

f) An der bisher anerkannten Sichtweise, dass die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 3 [X.] ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind, kann danach nicht festgehalten werden. Vielmehr erfordern die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] eine richtlinienkonforme Auslegung dieser Vorschrift dergestalt, dass nur die Kosten einer notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.

aa) Die nationalen Gerichte müssen das innerstaatliche Recht mit Hilfe der anerkannten Auslegungsmethoden so weit wie möglich anhand des Wortlauts und des Zwecks der einschlägigen Richtlinie auslegen, um das in ihr festgelegte Ergebnis zu erreichen (vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV). Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. [X.], Urteil vom 11. Februar 2021 - [X.]/18, [X.], 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; [X.], Urteil vom 28. Mai 2020 - [X.], [X.], 891 [juris Rn. 53] = [X.], 1009 - Cookie-Einwilligung II; Urteil vom 18. November 2020 - [X.], NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils [X.]). Allerdings findet die Verpflichtung der nationalen Gerichte, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt einer Richtlinie heranzuziehen, in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen (vgl. [X.], [X.], 333 [juris Rn. 67] - M. V. u.a.; [X.], Beschluss vom 29. Juli 2021 - [X.]/20, [X.], 1320 [juris Rn. 36] = WRP 2021, 1290 - Flaschenpfand III, [X.]).

bb) Mit dem Wortlaut des § 140 Abs. 3 [X.] aF ist die Auslegung, dass nur Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Mitwirkung eines Patentanwalts erstattet verlangt werden können, vereinbar (vgl. auch [X.], [X.] 2022, 254 f.). Insbesondere kann aus dem Umstand, dass der Ersatz von Auslagen ausdrücklich an deren Notwendigkeit geknüpft ist, nicht hergeleitet werden, dass die Berücksichtigung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung ausscheidet.

cc) Entgegen der Auffassung des [X.] kann nicht festgestellt werden, dass die [X.] des Gesetzgebers der Auslegung entgegensteht, dass lediglich notwendige [X.] nach § 140 Abs. 3 [X.] aF erstattungsfähig sind.

(1) Allerdings trifft zu, dass nach der Vorgängernorm des § 32 Abs. 5 [X.] die Gebühren des Patentanwalts bis zur Höhe einer Rechtsanwaltsgebühr und außerdem seine notwendigen Auslagen zu erstatten waren, ohne dass nach dem aus der Gesetzesbegründung sprechenden Willen des Gesetzgebers im einzelnen Fall noch zu prüfen sein sollte, ob und in welchem Umfang die Inanspruchnahme eines Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war (vgl. Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936, [X.] 1936, 103, 123 unter Verweis auf die Begründung zu § 51 [X.] [S. 114 der Begründung]; [X.], WRP 2007, 1059, 1061 f.). Mit dieser Regelung sollte Klarheit über die Erstattungspflicht geschaffen und zugleich verhindert werden, dass übermäßige Erstattungspflichten das Prozesswagnis unangemessen vergrößern. Höhere als nach § 32 Abs. 5 [X.] vorgesehene Kosten sollten von der Erstattung schlechthin ausgenommen sein, ohne dass die Beschränkung der den Prozessgegner treffenden Erstattungspflicht die Frage berühren sollte, welche Gebühren die erstattungsberechtigte [X.] an den von ihr in Anspruch genommenen Patentanwalt zu zahlen hat. Daher sollte der Beschränkung auch nicht die Bedeutung einer Bewertung der Tätigkeit des Patentanwalts im Vergleich zu der des Rechtsanwalts beigelegt werden (vgl. Gesetzesbegründung, [X.] 1936, 103, 114).

Im Zuge der Einführung des Markengesetzes verwies der Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem inhaltlich gleichlautenden § 140 Abs. 3 [X.] aF ohne weitere Begründung auf die Entsprechung mit der Vorschrift des § 32 Abs. 5 [X.] (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der [X.]/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [Markenrechtsreformgesetz], BT-Drucks. 12/6581, S. 124).

Durch das Gesetz zur Bereinigung von [X.] auf dem Gebiet des geistigen Eigentums wurde die Beschränkung der Erstattungsfähigkeit von [X.] auf eine Gebühr unter Hinweis darauf aufgehoben, dass die auf einen Teil der Prozesskosten beschränkte Erstattung nicht mehr vertretbar sei, da sie die tatsächliche Arbeitsleistung in den jeweiligen Verfahren und die Stellung des Patentanwalts nach §§ 3 und 4 [X.] nicht berücksichtige und zu einer Minderung des Schadensersatzes des obsiegenden Schutzrechtsinhabers führe (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von [X.] auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, [X.]. 342/01, [X.] unter Verweis auf die Begründung zu § 143 Abs. 5 [X.] [S. 84 der [X.].]). Mit der Bezugnahme auf die tatsächliche Arbeitsleistung des Patentanwalts und durch die Betonung des Gesichtspunkts einer Minderung des Schadensersatzes des obsiegenden Schutzrechtsinhabers hat sich der Gesetzgeber von der ursprünglichen gesetzgeberischen Zielsetzung - Schematische Kostenerstattung zur Begrenzung des [X.] beider [X.]en - bereits entfernt ([X.], WRP 2007, 1059, 1063).

(2) Durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 ([X.]) hat der Gesetzgeber die Richtlinie 2004/48/[X.] in das [X.] Recht umgesetzt (vgl. Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, [X.]. 64/07, [X.]). Er war der Auffassung, dass kein Bedarf an einer Umsetzung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] bestehe, weil die Regelungen der §§ 91 ff. ZPO der von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] vorgesehenen Pflicht der unterlegenen [X.] zur Kostentragung voll entsprächen (vgl. [X.]. 64/07, S. 77).

Auch wenn der Gesetzgeber nicht ausdrücklich bekundet hat, dass die Regelung des § 140 Abs. 3 [X.] aF den von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] gestellten Anforderungen - also insbesondere dem Postulat des Ersatzes zumutbarer und angemessener Prozesskosten - genüge, lässt sich aufgrund des Umstands, dass mit Blick auf mit der Erstattung von Prozesskosten in Zusammenhang stehende Vorschriften kein Umsetzungsbedarf gesehen wurde, ein der richtlinienkonformen Auslegung dieser Vorschrift entgegenstehender Wille des Gesetzgebers nicht mehr feststellen.

IV. Danach ist auf die Rechtsbeschwerde der [X.] gemäß § 577 Abs. 4 Satz 1 ZPO der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Eine eigene Sachentscheidung gemäß § 577 Abs. 5 Satz 1 ZPO steht dem [X.] mangels Entscheidungsreife nicht offen. Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung der Patentanwältin (zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. [X.], [X.], 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II; [X.], 756 [juris Rn. 22 ff.] - Kosten des Patentanwalts III; [X.], 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV). Der Klägerin wird Gelegenheit zu entsprechendem Vortrag zu geben sein.