Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.09.2020, Az. I ZB 59/19

[X.]:[X.]:[X.]:2020:240920BIZB59.19.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I [X.]/19
vom
24. September 2020
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Kosten des Patentanwalts VI
RL 2004/48/[X.]. 3 Abs. 1, Art. 14; [X.] § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 4
Dem [X.] der [X.] wird zur Auslegung von Art.
3 Abs.
1 und Art.
14 der Richtlinie 2004/48/[X.] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. [X.] vom 30. April 2004, [X.]) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht
der [X.] zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden [X.] für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen [X.]sverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mit-wirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?
[X.], Beschluss vom 24. September 2020 -
I [X.]/19 -
OLG [X.]

[X.]

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Der I. Zivilsenat des [X.] hat am 24. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Koch, [X.]
[X.], die Richterin Dr.
[X.], [X.] und die Richterin Dr.
Schmaltz

beschlossen:

I.
Das Verfahren wird ausgesetzt.
II.
Dem [X.] der [X.] wird
zur Auslegung von Art.
3 Abs. 1 und Art.
14 der Richtlinie 2004/48/[X.] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. [X.] vom 30. April 2004, [X.]) folgende Frage zur [X.] vorgelegt:
Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden [X.] zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden [X.] für die Mitwirkung eines Patentanwalts
an einem marken-rechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unab-hängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentan-walts
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not-wendig war?
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3
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Gründe:
I. Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen und markenrechtliche Folgeansprü-che geltend gemacht. Der Rechtsstreit ist durch einen
schriftlichen Vergleich nach §
278 Abs. 6 ZPO beendet worden.
Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 hat das [X.] der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat
in der Klageschrift die Mit-wirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit der Patent-anwältin abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt, auch wenn die Telefonate allein zwi-schen den Prozessbevollmächtigten der [X.]en geführt worden seien.
Mit Beschluss vom 8.
Dezember 2017
hat das [X.] die der Kläge-fünf
Pro-zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. September 2017 festgesetzt. Es hat dabei, wie von der Klägerin beantragt, [X.] in Höhe von 4.867,70

für die erstinstanzliche Rechtsverfolgung (1,3-Verfahrensgebühr
gemäß Nr. 3100 [X.] zum [X.], 1,2-Terminsgebühr
gemäß Nr. 3104 [X.] zum [X.], 1,0-Einigungsgebühr gemäß Nr. 1003 [X.] zum [X.] zuzüglich [X.] gemäß Nr. 7002 [X.] zum [X.] und 19% Umsatzsteuer)

für die Mitwirkung im Beschwerdeverfahren zur Kostenentscheidung (0,5-Verfahrensgebühr zuzüglich Auslagenpauschale und 19% Umsatzsteuer) als erstattungsfähig anerkannt.
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Die gegen die Festsetzung der [X.] gerichtete sofortige Beschwerde der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde ver-folgt die Beklagte ihren Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestsetzungs-beschluss aufzuheben, soweit darin [X.] gegen sie
festgesetzt worden sind.
II. [X.] hat angenommen,
die geltend gemachten Pa-tentanwaltskosten seien
von der Beklagten nach § 140 Abs. 3 [X.] aF zu erstatten. Der Streitfall sei eine Kennzeichenstreitsache im Sinne dieser Vor-schrift. Es sei nach § 140 Abs.
3 [X.] aF -
und daher auch im Streitfall -
nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung der Patentanwältin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei oder ob die Patentanwältin gegen-über dem von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" er-bracht habe. Eine mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorzuneh-mende richtlinienkonforme Auslegung des § 140 Abs. 3 [X.] aF mit dem Ziel einer Prüfung, ob die Einschaltung des Patentanwalts notwendig gewesen sei, komme nicht in Betracht, da § 140 Abs. 3 [X.] aF diesen Richtlinien-vorschriften entspreche und eine solche Auslegung
der gesetzgeberischen Zielsetzung eindeutig entgegenstünde.
§ 140 Abs. 3 [X.] aF verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, da für die Ungleichbehandlung der Kostenerstattung von Patentanwälten in [X.] gegenüber der allgemeinen zivilprozessualen [X.], die nur für die Rechtsverfolgung notwendige Kosten erfasse, ein hinrei-chender sachlicher Grund bestehe, weil der Gesetzgeber die Mitwirkung von Patentanwälten in [X.] wegen deren besonderer Sach-kunde kostenrechtlich privilegiert habe.
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III. Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt von der Auslegung von Art. 3 Abs.
1 und Art. 14
der Richtlinie 2004/48/[X.]
ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des [X.]s der [X.] einzuholen.
1. Nach § 140 Abs. 3 [X.] aF, dessen
Wortlaut mit Wirkung vom 14.
Januar 2019 inhaltsgleich in die Vorschrift des § 140 Abs. 4 [X.] über-nommen worden ist, sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Pa-tentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 [X.] und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstat-ten. Diese Vorschrift ist gemäß §
125e Abs.
5 [X.] auf Verfahren vor den [X.] entsprechend anzuwenden. [X.] sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104
ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen (vgl.
[X.], Beschluss vom 9. Mai 2019 -
I
ZB 83/18, [X.], 983 Rn. 6
= WRP 2019, 1195 -
Kosten des Patentanwalts V).
2.
[X.] hat die Kosten der Patentanwältin in Überein-stimmung mit der ständigen Rechtsprechung des [X.] und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 [X.] aF als erstattungsfähig angesehen.
Danach sind die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache
entstandenen Kosten gemäß § 140 Abs. 3 [X.] aF unabhängig
davon zu erstatten, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs.
1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt
gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. [X.], Beschluss vom 3. April 2003 -
I [X.], [X.], 639, 640 [juris Rn.
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und 17] = WRP 2003, 755 -
Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 7
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24.
Februar 2011 -
I [X.], [X.], 754 Rn. 17 = [X.], 1057 -
Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 -
I [X.], [X.], 756 Rn. 20 -
Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 -
I [X.], [X.], 759 Rn. 11 -
Kosten des Patentanwalts IV; [X.], [X.], 983 Rn.
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Kosten des Patentanwalts
V; Büscher in Bü-scher/[X.]/[X.], Gewerblicher
Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., §
140 [X.] Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 [X.] Rn. 40; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 140 Rn. 56; [X.] in [X.]/Hacker/[X.], [X.], 12. Aufl., § 140 Rn.
67).
Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der [X.] demgegenüber ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des §
140 Abs. 3 [X.] aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mit-wirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwir-kung erforderlich war (vgl. [X.], [X.], 754 Rn. 15 bis 33
-
Kosten des Patentanwalts II; [X.], 756 Rn. 22 ff. -
Kosten des Patentanwalts III; [X.], 759 Rn. 14
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Kosten des Patentanwalts
IV;
[X.], Urteil vom 17.
September 2015 -
I [X.], [X.], 526 Rn. 46 = [X.], 489 -
Irreführende Lieferantenangabe).
3. Es bestehen inzwischen
allerdings
erhebliche unionsrechtliche Zwei-fel, ob §
140 Abs.
3 [X.] aF mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] vereinbar ist.
a) Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/[X.] sehen die Mitgliedstaa-ten die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, [X.] sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig 11
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sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerun-gen mit sich bringen.
Nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] stellen die Mit-gliedstaaten sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der [X.] in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen [X.] getragen werden, sofern [X.] dem nicht entge-genstehen.
Nach Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48/[X.] sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den
spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der [X.] jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.
b) Der [X.]
der [X.] hat entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Rege-lung nicht entgegensteht
die vorsieht, dass die unterlegene [X.] zur Tragung der Prozesskosten der obsiegenden [X.] verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von [X.] im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterle-genen [X.] zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden [X.] zu prüfen ist. Der [X.] hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der [X.] 2004/48/[X.] einer nationalen Regelung entgegensteht, die [X.] vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden [X.] entstanden sind, von der unter-legenen [X.] getragen wird ([X.], Urteil vom 28. Juli 2016 -
C-57/15, [X.].
2016, 962 Rn. 32 -
United Video Properties).
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Der [X.] hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehl-verhaltens der unterlegenen [X.] vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kos-ten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen ([X.], [X.].
2016, 962 Rn. 40 -
United Video Properties).
Nach Auffassung des [X.]s ist ein solcher Zu-sammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststel-lung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkei-ten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die [X.] zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines tech-nischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben
zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen un-ter die "sonstigen Kosten", die gemäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] von der unterlegenen [X.] zu tragen sind ([X.], [X.]. 2016, 962 Rn. 39 -
Uni-ted Video Properties).
c) Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs.
1 und Art.
14 der Richtlinie 2004/48/[X.] vereinbar ist, wenn §
140 Abs.
4 Mar-kenG (§ 140 Abs. 3 [X.] aF)
die Erstattung von Kosten eines
Patentan-walts
vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentan-walts
zu prüfen ist.
aa) [X.] Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/[X.] unnötig kostspielig sein könnte
(vgl. 15
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BeckOK.Markenrecht/[X.], 22. Edition [Stand 1. Juli 2020], § 140 [X.] Rn. 33.2; [X.]., [X.] 2017, 53, 54; [X.]., [X.], 10, 11). Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene [X.] -
etwa eine Markenrecherche -
gleichermaßen von dem bereits beauftrag-ten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der [X.] die -
nicht von § 140 Abs.
3 [X.] erfasste -
Er-stattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
erforderlich war
(vgl. [X.], [X.], 759 Rn. 17 -
Kosten des Patentanwalts
IV).
Auch mit Blick darauf, dass die Richtlinie 2004/48/[X.] ein hohes Schutz-niveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt gewährleisten soll, weshalb die darin
vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen (vgl. Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie), erscheint es gerecht-fertigt, übermäßige Kosten von der Erstattung auszuschließen, die darauf zu-rückzuführen sind, dass die obsiegende [X.] und ihr
Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden (vgl. [X.], [X.].
2016, 962 Rn. 25 -
United Video
Properties).
bb) Weitere Zweifel an der Übereinstimmung mit Unionsrecht bestehen, weil die
Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren [X.] für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, nicht
im Sinne von Art.
14 der Richtlinie 2004/48/[X.] angemessen sein könnte. Der Erstattung solcher Kosten könnte weiter der nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/[X.] erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlen (vgl. [X.], Marken und an-dere Kennzeichen, 5. Aufl., § 31 Rn. 27; [X.], [X.], 10, 11).

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Die Übereinstimmung mit Unionsrecht ist auch
deshalb zweifelhaft, weil Art.
14 der Richtlinie 2004/48/[X.] es erfordert, dass das mit der Kostenent-scheidung befasste Gericht bei der Bestimmung der in der Richtlinie vorgese-henen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trägt (vgl. [X.], [X.].
2016, 962 Rn. 23 -
United Video Properties).
Die Erstattung von [X.] ohne [X.] darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war, trägt den spezifischen Merkmalen des jewei-ligen Falles nicht hinreichend Rechnung.
Koch
[X.]
[X.]

[X.]
Schmaltz
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 08.12.2017 -
7 [X.]/16 -

OLG [X.], Entscheidung vom 24.05.2019 -
6 W 20/18 -

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