Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.06.2001, Az. I ZR 51/99

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 51/99Verkündet am:25. Oktober 2001FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem [X.] 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die [X.] vom 21. Juni 2001 durch [X.] Dr. Erdmannund [X.], Prof. [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird unter [X.] [X.] im rigen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammer-gerichts vom 18. Dezember 1998 im Kostenpunkt und insoweit auf-gehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Anträge 1 (Lö-schung) und 2 (Unterlassung) zum Nachteil der [X.].Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Beklagten [X.] der Zivilkammer 16 des [X.] vom9. November 1993 abgeändert. Die Klage wird insoweit abgewie-sen.Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.Von Rechts wegen- 3 -Tatbestand:Die Parteien, jeweils Rechtsnachfolger volkseigener Betriebe, [X.] die Berechtigung an der Bezeichnung "[X.]" fr Arzneimittel.Die [X.] ist Inhaberin des von einer Rechtsvorrin am 12. No-vember 1948 angemeldeten und in der damaligen [X.] am 9. November 1954fr "chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse" als Nr. 600 932 W 666 eingetra-genen Warenzeichens "[X.] [X.]" (Klagezeichen).Die ursprliche Inhaberin des Klagezeichens stellte Arzneimittel zurBehandlung koronarer Herzerkrankungen her, u.a. drei verschreibungspflichti-ge "[X.]"-Prrate, die unter den Bezeichnungen "[X.] Kapseln","[X.] compositum" und "[X.] liquidum" vertrieben wurden.Im Rahmen sogenannter strukturpolitischer Maßnahmen der damaligen[X.] rtrug der VEB [X.], Rechtsnachfolger der ursprlichen [X.], mit [X.] die Produktionvon "[X.] compositum" auf den [X.]([X.]). Dieser wurde in der Folgezeit Teil des Kombinats VEBArzneimittelwerk Dresden ([X.]). Mit [X.] der VEB [X.] dem [X.] aus denselben Grch [X.] des "[X.] liquidum".Im Juni 1977 schlossen der VEB [X.] und der [X.] - dieser han-delnd fr den [X.] - einen [X.], in dem der VEB [X.] dem [X.] gestattete, das Warenzeichen "[X.]" fr das von diesem her-- 4 -gestellte Arzneimittel "[X.] compositum" [X.]. Eine Vereinba-rr die Benutzung des Warenzeichens "[X.] liquidum" ist nicht [X.] worden.Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge u.a. nach dem [X.] [X.] Inhaberin des am 24. Mrz 1988 in der damaligen [X.] fr"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse fr Heilzwecke und Gesundheitspflege"eingetragenen [X.] Nr. 646 001 W 56 685 "[X.]" geworden. [X.] und Eintragung dieser Marke sind mit Zustimmung des [X.] er-folgt, der damals Inhaber der Marke "[X.] [X.]" war. In dem [X.] heißt es: "Wir, der VEB [X.], als Inhaber des Warenzeichens [X.]-[X.] [X.] Nr. 600 932 W 666stimmen der Registrierung des Warenzeichens [X.] in der [X.] fr [X.] [X.] zu."Seit Mitte des Jahres 1992 stellt die [X.] neben den "[X.] Kap-seln" ([X.] durch eine Lizenznehmerin) weitere "[X.]"-Prrate her,die sie unter den Bezeichnungen "[X.] compositum" und "[X.] liqui-dum" vertreibt. Daneben vertreibt die [X.] sonstige Arzneimittel, deren [X.] sie jeweils ihren Firmenbestandteil "[X.]" beift.Ende des Jahres 1992 mahnte die Beklagte [X.] die frre Her-stellerin der Prrate der [X.], danach diese selbst wegen der Benutzungdes Warenzeichens "[X.]" ab. Mit Schreiben vom 4. Februar 1993 sprachdie [X.] hinsichtlich der Zustimmungserklrung des [X.] bezlichder Eintragung des Warenzeichens "[X.]" die fristlose Kigung, hilfs-weise die Kigung zum 31. Juli 1993 aus. Außerdem forderte sie die [X.] zur Löschung des Zeichens "[X.]" auf. Die Beklagte lehnte dies ab- 5 -und erhob aus ihrem Warenzeichen "[X.]" Unterlassungsklage beim[X.] [X.] gegen die [X.].Die [X.] hat im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, die [X.] verwendete mit ihrem Zeichen "[X.]" ein mit dem priorittslterenWarenzeichen "[X.] [X.]" verwechselbares Kennzeichen. Die von [X.], dem [X.], [X.]e Zustimmung zur [X.] eine Lizenzvereinbarung; hieraus könne die Beklagte keine Rechte herlei-ten, weil sie, die [X.], keine Zustimmung zum Eintritt der Beklagten in dieVereinbarung erteilt habe. Der [X.] könne auch keine Wirkungen mehrentfalten, weil er durch die ausgesprochene Kigung beendet worden sei.Nach den Abmahnungen durch die Beklagte sei ihr ein Festhalten an der [X.] nicht mehr zuzumuten gewesen. Jedenfalls sei durch die Vere-rung der wirtschaftlichen Situation infolge der [X.] die [X.] die Vereinbarung entfallen.Die [X.] hat die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung ihres [X.] "[X.]" und auf Unterlassung der Verwendung der [X.] "[X.]" fr Arzneimittel ab 1. August 1993 in Anspruch genommen.Einen Feststellungsantrag, [X.] die Beklagte nicht berechtigt sei, der [X.] untersagen, im gescftlichen Verkehr Arzneimittel mit der Bezeichnung"[X.] liquidum" und/oder "[X.] compositum" in den Verkehr zu brin-gen und/oder zu bewerben, hat sie nach Zustellung der von der Beklagten er-hobenen parallelen Unterlassungsklage vor dem [X.] [X.] inder Hauptsache fr erledigt [X.] und eine dahingehende Feststellung [X.] 6 -Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsge-fahr zwischen dem Klagezeichen und ihrer Bezeichnung "[X.]" in [X.] und gemeint, der ltere Zeitrang des Klagezeichens sei wegen der Zu-stimmungserklrung des [X.] zur Eintragung ihres Warenzeichens be-deutungslos. Die [X.] habe durch die Verwendung der Bezeichnung"[X.]" in Alleinstellung fr sich keinen Schutz daran erworben. Der Fest-stellungsantrag sei nicht in der Hauptsache erledigt, sondern von Anfang anunzulssig gewesen.Das [X.] hat die Beklagte [X.] verurteilt und hinsicht-lich des Feststellungsantrags die Erledigung der Hauptsache festgestellt.Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.Auf die hiergegen eingelegte Revision der [X.] hat der [X.] das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur er-neuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurckverwie-sen (Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, [X.], 815 = [X.], 755 - Ni-trangin).Im erneuten Berufungsverfahren ist die Berufung der Beklagten [X.] landgerichtliche Urteil ohne Erfolg geblieben.Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren [X.] weiterverfolgt. Die [X.] beantragt, die Revision zu-rckzuweisen.- 7 [X.]:[X.] Das Berufungsgericht hat entsprechend dem ersten Revisionsurteilzugrunde gelegt, [X.] zugunsten der [X.] dischungsvoraussetzungendes § 11 Abs. 1 Nr. 1 [X.] und des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] und die Voraus-setzungen des Unterlassungsbegehrens (§§ 24, 31 [X.] und § 14 Abs. 2 Nr. 2und Abs. 5 [X.]) vorliegen. Es hat angenommen, [X.] sich die [X.] nicht mit Erfolg auf die Zustimmungserklrung des [X.]vom 19. Januar 1988 berufen k. Dazu hat es ausgefrt:Die Erklrung sei grundstzlich nach dem Recht der vormaligen [X.] zubeurteilen und auszulegen. Es habe sich nicht um einen Lizenzvertrag im [X.] der Vorschriftr den internationalen Handel gehandelt, weil diese [X.] mit "Auslandsberrung" betrofftten. § 469 ZGB, der sich mit Einwil-ligung und Genehmigung befasse, weiche inhaltlich nicht von § 182 BGB ab.Im bundesdeutschen Recht sei anerkannt gewesen, [X.] an einem Warenzei-chen nur eine schuldrechtliche Lizenz tte eingermt werden [X.] habe sich in dem [X.] dem [X.], [X.] er die Benutzung des Zeichens dulden msse. Im Streitfall kes nur um eine derartige Zustimmung gehen, die eine Willenserklrung, m-lich den Verzicht auf das Verbietungsrecht, darstelle und von der rein fakti-schen Duldung mit [X.] zu unterscheiden sei. Eine derartige oh-ne zeitliche Begrenzung erteilte Genehmigung sei nur aus wichtigem [X.]. Einen Sukzessionsschutz r einem Rechtsnachfolger [X.] dieser Gestattung nicht, so [X.] im Falle einer Rechtsnachfolgeder Rechtsnachfolger des Markeninhabers an die Genehmigung nicht [X.] sei. [X.] sei die Zustimmung "in Wegfall geraten".- 8 -Die Klage erweise sich aber auch dann als erfolgreich, wenn davonausgegangen werde, [X.] zwischen den Parteien noch eine Vereinbarung [X.] habe, der zufolge die [X.] auf das Verbietungsrecht verzichtet [X.]. Denn eine derartige Vereinbarung habe die [X.] wirksam gekigt.Der [X.] erforderliche wichtige Grund liege darin, [X.] die Beklagte [X.]eine Lizenznehmerin der [X.] und dann diese selbst - wie sich gezeigt [X.] zu Unrecht - abgemahnt und aufgefordert habe, es zu unterlassen, die [X.] "[X.] compositum" bzw. "[X.] liquidum" zu verwenden.Hinzu komme noch, [X.] die Beklagte der [X.] unlauteres Wettbewerbs-verhalten vorgeworfen und sich eines Schadensersatzanspruches bermt [X.].Der schungs- und der Unterlassungsanspruch seien auch [X.] hinreichenden Zeitablaufs nicht verwirkt.[X.] der negativen Feststellung sei der Rechtsstreit in der [X.] erledigt.I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision habenrwiegend Erfolg. Sie fren hinsichtlich der auf schung und Unterlassunggerichteten [X.] Klageabweisung.1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon [X.], [X.] die rechtliche Bedeutung der Zustimmungserklrung des VEB[X.] vom 19. Januar 1988 nach dem Recht der vormaligen [X.] zu beurteilenist (Art. 232 § 1 EGBGB). Es hat diese Beurteilung jedoch nicht rechtsfehlerfreivorgenommen.- 9 -2. Bei der Zustimmungserklrung zur Eintragung der Marke der [X.] durch den [X.] handelte es sich nicht um eine schuldrechtliche Ge-stattung oder eine sonstige Zustimmung zur Verwendung der Marke, sondern,wie die Revision zutreffend geltend macht, um die in § 12 Abs. 3 des Gesetzesr die [X.] vom 30. November 1984 ([X.]) der vormaligen[X.] (abgedruckt bei Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., [X.]) vorgesehene Zu-stimmung des Inhabers einer lteren Marke zur Eintragung einer jren Mar-ke, der an sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 7 [X.] das Eintragungshindernis einernotorischen Marke entgegensteht.Nach der Struktur des [X.]-Arzneimittelmarktes spricht vieles dafr, [X.]es sich bei "[X.]" ebenso wie bei "[X.]" (vgl. [X.], Urt. v. 8.2.1996- I ZR 57/94, [X.], 224 - [X.]) und "Analgin" (vgl. [X.], Urt. v.9.10.1997 - I ZR 95/95, [X.], 412 = [X.], 373 - Analgin) um no-torische Marken gehandelt hat. Es fehlt allerdings an Feststellungen des Be-rufungsgerichts zum Charakter der Klagemarke als notorische Marke, so [X.]nicht ohne weiteres vom Vorliegen der Voraussetzungen der genannten [X.] ausgegangen werden kann.Eine Zustimmung im Sinne von § 12 Abs. 3 [X.] wurde jedoch auchdann in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift als rechtserheblich an-gesehen, wenn es sich bei der lteren Marke nicht um eine notorische Markehandelte [X.], Das [X.]gesetz der [X.], [X.]. 1988, 621, 625). In derartigen Fllen wurde mit derin Rede stehenden Zustimmungserklrung ebenfalls ein Eintragungshindernisbeseitigt, denn [X.] § 13 [X.] fand eine Amtsprfung hinsichtlicltererRechte statt. Es wurde demnach mit der Zustimmungserklrung zur Eintragung- 10 -der jren Marke durch den [X.] als dem Inhaber der lteren [X.], [X.] aus der lteren Marke der schungsgrund des§ 18 Abs. 1 Nr. 2 [X.] nicht hergeleitet werden konnte. Eine Übertragung [X.] durch den [X.] oder eine Lizenzierung i.S. von § 17 [X.] standnach dem Inhalt der Erklrung nicht in Rede. Dahingehende Feststellungen hatdas Berufungsgericht - anders als es die Revisionserwiderung sieht - nicht ge-troffen. Es hat vielmehr nur in einem Vergleich der Regelung nach dem Wa-renzeichengesetz angenommen, [X.] ein Unterschied des Rechts nach dem[X.]gesetz nicht gegeben gewesen sei. Bei dieser [X.] es allerdings rechtsfehlerhaft die zuvor angefrte in § 12 Abs. 3 [X.]enthaltene Regelung der Zustimmungserklrung unbercksichtigt gelassen.Diese Zustimmungserklrung frte zum [X.] eines [X.]. Mit der Eintragung ist [X.] § 14 [X.] (origir) ein ausschlieûlichesRecht des [X.] der Beklagten entstanden.Der status quo im Zeitpunkt der [X.] bestand in der [X.] der beiden Marken. Das Erstreckungsgesetz [X.] keine Regelun-gen, die das zugunsten des [X.] der Beklagten [X.] einschrken.Auf die vom Berufungsgericht errterte [X.]age eines Sukzessionsschut-zes kommt es nicht an. [X.] die Annahme des Berufungsgerichts, die Zustim-mungserklrung sei "in Wegfall geraten", fehlt jeder Anhalt, weil die [X.]eZustimmung zu einer bestimmten [X.] gefrt hat, die sich im Fall ei-ner Rechtsnachfolge nicht ohne weiteres verrt. Vielmehr ist - mangelsFeststellung einer Verrung der gegebenen Lage etwa durch einen wirk-samen Widerruf der Zustimmungserklrung durch den [X.] oder einesEingriffs aufgrund strukturpolitischer Maûnahmen von hoher Hand - das Ver-- 11 -ltnis der beiden Marken zueinander und das Rechtsverltnis der Rechts-vorr der Parteien unbeschadet der noch zu errternden Wirkung [X.] durch die [X.] in dem Rechtszustand verblieben, [X.] zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des [X.] bestanden hat.3. Die Zustimmungserklrung konnte nach Inkrafttreten des [X.] nicht wirksam gekigt werden. Es kann nicht davon ausgegangenwerden, [X.] aufgrund der Anfrage des [X.] der Beklagten undder abschlieûend erteilten Zustimmung des [X.] der [X.] [X.] worden ist, das regelmûig durch wiederkeh-rende Rechte und Pflichten bestimmt wird. Auch das Berufungsgericht hat [X.] durchgreifenden Argumente angefrt, denn seine Annahme einer Li-zenz ist, wie vorerrtert, nicht zutreffend. Es ist vielmehr davon auszugehen,[X.] die Zustimmung, die eine andauernde [X.] herbeigefrt hat, einfr allemal ausgesprochen worden ist und nicht durch eine Kigung, sondernallenfalls aufgrund strukturpolitischer Maûnahmen von hoher [X.] werden k.Fehlt es demnach an Anhaltspunkten fr das Bestehen eines zivilrechtli-chen [X.]sverltnisses zwischen dem [X.] und dem VEB Ankerwerk[X.], kann die [X.] sich fr die Wirksamkeit ihrer Kigung auchnicht mit Erfolg auf eine Verrung der Gescftsgrundlage eines [X.]eszwischen dem [X.] und dem VEB Ankerwerk [X.] sttzen.Auch wenn die ausgesprochene Kigung als Widerruf oder Rcknah-me der Zustimmungserklrung zu verstehen wre, ist [X.] - abgesehen vontatschlich nicht getroffenen strukturpolitischen Maûnahmen von hoher Hand -keine rechtliche Grundlage ersichtlich, die die Annahme rechtfertigen [X.] -[X.] durch nachtrliche Rcknahme der Zustimmung, die den Charakter einerein Schutzhindernis beseitigenden Erklrung hat, die [X.] wieder ge-rt werden kte.4. Demnach ist weiterhin von der Rechtswirksamkeit der Zustimmungs-erklrung im Sinne des § 12 Abs. 3 [X.] auszugehen, so [X.] die [X.]weder mit dem schungsantrag noch mit ihrem Unterlassungsbegehren Erfolghaben kann.5. [X.] des ursprlichen Klageantrags 3 (negatives Feststel-lungsbegehren) hat die Revision keinen Erfolg. Insoweit hat bereits das Land-gericht zutreffend entsprechend dem Antrag der [X.] die Erledigung in [X.] festgestellt. Die Klage war [X.] zulssig und [X.], [X.] den vorstehenden [X.] von einer Koexistenz der sich [X.] auszugehen ist. Das ursprlich gegebene Feststel-lungsinteresse der [X.] ist durch die von der Beklagten erhobene gegen-lfige Unterlassungsklage entfallen, weil diese ein Sachurteil erlaubt und vonder (hiesigen) Beklagten nicht mehr einseitig zurckgenommen werden kann(vgl. [X.]Z 99, 340, 343 - Parallelverfahren).II[X.] Danach war das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und aufdie Berufung der Beklagten das Urteil des [X.]s, soweit die [X.] Einwilligung in dischung und zur Unterlassung verurteilt worden ist,abzrn und die Klage insoweit [X.] 13 -Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO; soweit die [X.] unterliegt (Feststellung der Erledigung), werden hierdurch angesichtsder Geringfigkeit des [X.] keine besonderen Kosten verursacht.Erdmann [X.] BornkammBscherSchaffert