Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.03.2000, Az. I ZB 43/97

[X.] ZB 43/97Verkündet am:16. März 2000WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der [X.] die Markenanmeldung [X.] 154/17 WzNachschlagewerk: ja[X.]Z : [X.]: ja[X.]/[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26;ZPO § 288a)Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 [X.] ist eineRechtsfrage, die einem Geständnis i.S. des § 288 ZPO nicht zugänglich ist.Die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten, istgrundsätzlich nicht als konkludenter Verzicht auf die Einrede aufzufassen.b)Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrika-ten andererseits kann (ausnahmsweise) [X.] bestehen.c)Der Wortstamm einer Zeichenserie braucht in der Widerspruchsmarke nichtisoliert hervorzutreten. Für die Kennzeichnungskraft kommt es allein auf denin Frage stehenden [X.] der Zeichenserie und nicht auf [X.] der Widerspruchsmarke an.[X.], [X.]. v. 16. März 2000 - [X.] - [X.]- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 16. März 2000 durch [X.] v. Ungern-Sternberg,[X.], [X.], [X.] und Raebelbeschlossen:Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uß des 28. Senats([X.]) des [X.] vom23. Juli 1997 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewie-sen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- [X.].Gründe:[X.] Der Anmelder begehrt mit der am 3. November 1993 eingegangenenAnmeldung die Eintragung der Wortmarke"[X.]"für die Waren"Schläuche aus Kunststoff, Gummi und/oder textilem Material;Schläuche aus Metall oder metallischem Gewebe bzw. [X.] 3 -Der gemäß § 5 Abs. 1 [X.] bekanntgemachten Anmeldung hat die In-haberin des prioritätsälteren Wortzeichens Nr. 662 251"[X.]"widersprochen. Das Widerspruchszeichen ist u.a. eingetragen für"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Gummi, [X.] und Waren daraus für technische Zwecke, Schläu-che".Die Markenstelle des [X.] hat eine Verwechslungs-gefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden, die [X.] im Beschwerdeverfahren auf die Waren "Schläuche aus Kunst-stoff, Gummi" beschränkt hat, hat das [X.] zurückgewiesen([X.] 1998, 318).Dagegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Wider-sprechenden, mit der sie ihren Widerspruch weiterverfolgt. Der Anmelder [X.], die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.I[X.] Das [X.] hat eine Verwechslungsgefahr nach § 9Abs. 1 Nr. 2 [X.] verneint. Es hat dazu [X.] sei zwar von [X.]. Die zu berücksichtigendenWaren hielten aber einen erheblichen Abstand voneinander ein. Die [X.] Marke solle für Fertigprodukte eingetragen werden, die für [X.] seien. Diesen stünden von den im Warenverzeichnis der [X.] aufgeführten Waren nur [X.] (Chloroprenkau-tschuk, thermoplastische [X.], Polyurethan-Elastomere, Sili-konkautschuk) gegenüber. Für diese habe der Anmelder die Benutzung zuge-standen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schläuche habe der [X.] bestritten. Er habe zwar in dem Verfahren vor dem [X.] die Einrede der Nichtbenutzung für die Waren "Schläuche" nicht aufrecht-erhalten. Dies habe aber keine bindende Wirkung. Das Vorliegen einer Benut-zung i.S. des § 26 [X.] sei eine Rechtsfrage, die einem Geständnis nichtzugänglich sei. Die Einrede der mangelnden Benutzung habe im [X.] erneut erhoben werden können.Gummiersatzstoffe, auf die daher abzustellen sei, würden aber nur [X.] zur Herstellung von Schläuchen eingesetzt. Als Abnehmer die-ser Rohstoffe kämen ausschließlich weiterverarbeitende Betriebe in Frage, diezum Teil auch nur Halbfabrikate erstellten. Die Widersprechende stelle selbstkeine Schläuche her. Wegen der Berührungspunkte zwischen den Fertigpro-dukten der angemeldeten Marke und den Rohstoffen sowie Halbfabrikaten [X.] sei es vertretbar, von [X.] auszugehen. [X.]s Ergebnis werde durch den Vortrag der Widersprechenden gestützt, wo-nach die von ihr gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und dieWertschätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmten; auch die Marken [X.] in Verbindung mit der Widerspruchsmarke würden den [X.] der Fertigprodukte bekanntgemacht, sei es durch eine sogenannte be-gleitende Marke, sei es durch sonstige Werbemaßnahmen. Dies führe aber- 5 -nicht zu einer Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke für [X.] "Schläuche".Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe zwischen den [X.]. Der vorhandene [X.], die besondere Aufmerksamkeit desfachlich gebildeten Publikums und die deutlichen Markenunterschiede wirkteneiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend entgegen. Eine Ver-wechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.] aus. Es gebe zwar eine Zeichenserie mit dem [X.]"[X.]" ([X.], [X.], [X.]). Auch stehe der Umstand, daß der [X.] nicht aus einer Marke der Markenserie, sondern aus der Marke "[X.]"eingelegt worden sei, einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkteines [X.] nicht entgegen. Denn dem [X.] sei wegen dergroßen Bekanntheit der Stammarke und der umfänglich benutzten Zeichense-rie bekannt, daß die Zeichenserie aus der ersten Silbe der [X.] sei. Eine Verwechslungsgefahr sei aber wegen der deutlich [X.]n Schreibweise der Silbe "Bei" und der nicht spezifisch produktbezogenenEndsilbe "[X.]" nicht gegeben. Das Erkennen von [X.] setze in [X.] detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis [X.], die eine eher sorgfältige Prüfung beider Marken mit sich bringe. Einemaufmerksamen Betrachter werde die deutlich abweichende Schreibweise [X.] bleiben. Mündliche Benennungen der Marke blieben die Ausnahme.Der weite Oberbegriff "[X.]ie" der Abkürzung "[X.]" spreche eher gegen [X.] eines neuen Zeichens aus einer Zeichenserie der Widersprechen-den. Diese sei geprägt durch einen spezielleren warenbeschreibenden An-klang an den [X.]. Daran ändere auch die große Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke und der aus ihr resultierenden Zeichense-rie [X.] 6 -II[X.] Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässigeRechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.Das [X.] hat zu Recht entschieden, daß der Eintragungder angegriffenen Marke "[X.]" nicht die gemäß § 158 Abs. 2 Satz 2[X.] nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu beurteilendeGefahr der Verwechslung mit der älteren Widerspruchsmarke "[X.]" entge-gensteht.1. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen(vgl. [X.], [X.]. v. 29.9.1998 - [X.]. [X.]/97, [X.], 922, 923 [X.]. 16 f. =[X.], 1165 - [X.]; [X.]. v. 22.6.1999 - [X.]. [X.]/97, [X.]. 1999,734, 736 [X.]. 18 = [X.], 806 - [X.]; [X.], [X.]. v. 25.3.1999- I ZB 32/96, [X.], 735, 736 = [X.], 855- [X.]/[X.]; [X.]. v. 6.5.1999 - [X.], [X.], 995,997 = [X.], 936 - [X.]; [X.]. [X.], GRUR 2000,506, 508 = [X.], 535, 538 - [X.]/[X.]). Dabei besteht eineWechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesonde-re der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichnetenWaren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kanninsbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen [X.] Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt(vgl. [X.] [X.]. 1999, 734, 736 [X.]. 19 - [X.]). Hinsichtlich der [X.] der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese bei [X.] der jeweils in Frage stehenden Waren hervorrufen([X.] GRUR 2000, 506, 508 - [X.]/[X.]).- 7 -2. Das [X.] hat rechtsfehlerfrei eine unmittelbare Ver-wechslungsgefahr der Widerspruchsmarke "[X.]" mit dem angegriffenen Zei-chen "[X.]" verneint. Die Rechtsbeschwerde greift diese Feststellungendes [X.] auch nicht [X.] Zutreffend ist auch die Annahme des [X.], daß eineVerwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.] ausschei-det.Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzei-chens kann nur dann angenommen werden, wenn die einander gegenüberste-henden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in ei-nem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zei-chen eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlaßt, nachfolgendeBezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen,demselben Markeninhaber zuzuordnen ([X.]Z 131, 122, 127 - [X.]; [X.], [X.]. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, [X.], 587, 589 =[X.], 530 - [X.]; [X.]. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, [X.], 529,531 = [X.] 2000, 134 - [X.]). Diese Rechtsprechung beruht auf der [X.] bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichensfür ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar [X.] - Stammzeichen für bestimmte Waren zu deren Kennzeichnung abzuwan-deln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbeson-dere dann bestehen, wenn ein Unternehmen bereits mit mehreren Zeichen, diedenselben Wortstamm aufweisen, im Verkehr aufgetreten ist (vgl. [X.] [X.], 587, 589 - [X.]). Auch die Verwechslungsgefahr unter dem [X.] [X.] ergibt sich, wie die unmittelbare Verwechslungsgefahr,- 8 -aus der Wechselwirkung des Grades der Waren- und Markenähnlichkeit sowieder Kennzeichnungskraft des [X.]s.a) Das [X.] ist zutreffend davon ausgegangen, daß zwi-schen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der [X.] keine Warenidentität, sondern nur [X.] besteht. Es hat ausdem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht die dort angeführten Wa-ren "Schläuche", sondern nur "Gummiersatzstoffe" berücksichtigt.Die Rechtsbeschwerde macht insoweit ohne Erfolg geltend, der Anmel-der habe die zunächst erhobene Einrede fehlender Benutzung fallen lassenund deshalb zugestanden, daß die Widerspruchsmarke auch für "Schläuche"benutzt werde. Der Anmelder hatte in dem Verfahren vor dem [X.] nach Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung nach § 158 Abs. 3Satz 1, § 43 Abs. 1, § 26 [X.] den "[X.] nicht weiteraufrechterhalten", nachdem die Widersprechende zu der Einrede Stellung ge-nommen und Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hatte.Zu Recht hat das [X.] hierin kein Geständnis i.S. des§ 288 ZPO gesehen. Ob die Vorschrift des § 288 ZPO im Verfahren vor demDeutschen Patentamt überhaupt entsprechend angewandt werden kann, istzweifelhaft, kann vorliegend allerdings offenbleiben. Die rechtserhaltende Be-nutzung einer Marke nach § 26 [X.] ist eine Rechtsfrage, die einem [X.] des § 288 ZPO nicht zugänglich ist (vgl. [X.], [X.]. v. 20.6.1984- I ZR 60/82, [X.], 872 - Wurstmühle; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 43Rdn. 8a; [X.]/[X.]/[X.], [X.], 5. Aufl., § 43 Rdn. 18). [X.] der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung zugrundeliegenden Fest-stellungen könnte § 288 ZPO vorliegend ebenfalls nicht zur Anwendung [X.] -men. Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem [X.] im Beschwerdeverfahren nicht vorgetragen, die Widerspruchsmarke [X.] zu benutzen; sie hat vielmehr nur Unterlagen vorgelegt, die sich aufdie Benutzung der Widerspruchsmarke für Materialien bezogen, die der Her-stellung von Schläuchen dienen. Ohne entsprechenden Sachvortrag der [X.] konnte der Anmelder die Benutzung der [X.] nicht zugestehen.Ohne Rechtsfehler hat das [X.] auch einen Verzicht aufdie Einrede mangelnder Benutzung verneint. Für einen Verzicht genügte nichtdie Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten. Eine der-art weitreichende Bedeutung hat diese Erklärung nur, wenn sie wegen [X.] besonderer Umstände als einseitiger Verzicht auf die Einrede man-gelnder Benutzung aufzufassen ist. Davon ist, da an die konkludente [X.] Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind, grundsätzlich nichtauszugehen (vgl. [X.]/[X.]/[X.] aaO § 43 Rdn. 18; a.A. In-gerl/[X.], [X.], § 43 Rdn. 17).Danach ist bei der Widerspruchsmarke für die Bestimmung der [X.] ausschließlich auf Gummiersatzstoffe und damit auf einen Aus-gangsstoff für das Fertigprodukt "Schläuche" abzustellen, während bei [X.] Zeichen von dem Endprodukt "Schläuche aus Kunststoff [X.]" auszugehen ist, auf die die Widersprechende den Widerspruch zuläs-sigerweise beschränkt hat (vgl. [X.], [X.]. v. 14.5.1998 - [X.], [X.], 938 = [X.], 993 - DRAGON).- 10 -Für die der Beurteilung danach zugrundezulegenden Waren ist das[X.] von einem geringen [X.] ausgegangen. [X.] Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im wesentlichenauf tatrichterlichem Gebiet ([X.], [X.]. v. 26.11.1998 - [X.], [X.], 496, 497 = [X.], 528 - [X.]). Im Rechtsbeschwerdeverfahrenist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend [X.] und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen [X.] geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Fest-stellungen getragen wird.Bei der Beurteilung der [X.] sind alle erheblichen [X.] berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren [X.] gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck undihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einanderergänzende Waren ([X.], [X.]. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, [X.], 245,246 = [X.], 196 - [X.]; [X.], 496, 497 - [X.]).Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfa-brikaten andererseits kann (ausnahmsweise) [X.] bestehen ([X.] noch zum [X.] - [X.]Z 52, 337, 344 f. - [X.]; vgl. [X.] aaO § 14 Rdn. 367; [X.]/[X.] aaO § 14 Rdn. 291). Dies hat das[X.] im Streitfall damit begründet, daß die von der Widerspre-chenden gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und die Wert-schätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmen und die Marken der [X.] in Verbindung mit der Widerspruchsmarke den Abnehmern der Fer-tigprodukte durch eine begleitende Marke oder durch sonstige [X.] -nahmen bekanntgemacht werden. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennenund wird von den Beteiligten auch nicht gerügt.b) Zu Recht hat das [X.] angenommen, daß der Prü-fung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines [X.]nicht entgegensteht, daß der Widerspruch nur aus der Marke "[X.]" eingelegtworden ist. Diese gehört zwar nicht zu den vom [X.] aufge-führten Marken "[X.]", "[X.]", "[X.]", "[X.]" und "Baychrom"mit dem isoliert hervortretenden Wortstamm "Bay". Dies ist aber auch nicht er-forderlich, weil das [X.] - von den Beteiligten unbeanstandet -festgestellt hat, daß der maßgebliche Verkehr - Fachleute oder fachlich gebil-dete Laien - wegen der großen Bekanntheit der Marke "[X.]" und der umfang-reichen Benutzung der Markenserie mit dem Bestandteil "Bay" den aus der Wi-derspruchsmarke "[X.]" abgeleiteten Stamm der Zeichenserie erkennt. Ist [X.] aber bereits an den Wortstamm gewöhnt und ordnet er diesen - wievorliegend wegen der besonderen Bekanntheit - der Widerspruchsmarke zu, sobraucht der Wortstamm in der Widerspruchsmarke für sich genommen nichtisoliert hervorzutreten.aa) Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen der Marke"[X.]" und dem angegriffenen Zeichen "[X.]" unter dem [X.] [X.] hat das [X.] verneint, weil die [X.] Schreibweise der Silbe "Bay" der Widerspruchsmarke gegenüber der [X.] Marke deutlich hervortritt. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu [X.] und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.bb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde eine Verwechslungsge-fahr in klanglicher Hinsicht geltend.- 12 -Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.]beruht auf der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der [X.]. Eine solche Gefahr besteht nach den Feststellungen des Bundespa-tentgerichts aber auch bei einem Vergleich der [X.] in klanglicherHinsicht nicht. Das [X.] hat angenommen, daß das Erkennender Zeichenserie beim Verkehr detaillierte Überlegungen und eine sorgfältigePrüfung der [X.] voraussetzt. Es hat weiter festgestellt, daß [X.] nicht verborgen bleibt, daß die bei der Markenserie der Widerspre-chenden an den Wortstamm angehängten Silben in der Regel einen spezielle-ren warenbeschreibenden Inhalt haben als der breite Oberbegriff "[X.]ie", fürden die Silbe "[X.]" in dem angemeldeten Zeichen steht, weshalb der Be-standteil "[X.]" eher von der Annahme fortführt, es mit einem neuen Zeichenaus der Serie der Widersprechenden zu tun zu haben. Die [X.] diese Beurteilung als denk- und erfahrungswidrig und meint, durch [X.] "[X.]" in dem angemeldeten Zeichen werde die Verwechslungs-gefahr noch erhöht. Mit diesen Ausführungen begibt sich die [X.] jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichenWürdigung. Setzt das Erkennen des Wortstamms in der [X.] Kenntnisse der Markenserie der Widersprechenden voraus, weil dieserWortstamm in der Widerspruchsmarke sonst isoliert gar nicht erkennbar ist, soist es nicht erfahrungswidrig, daß das [X.] angenommen hat,die beteiligten Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke kein neuesZeichen aus der Zeichenserie der Widersprechenden sehen, weil der auf [X.] sehr häufig anzutreffende Bestandteil "[X.]" lediglich [X.] des zweiten Oberbegriffs "[X.]ie" aufgefaßt [X.] wirkt zudem dererhebliche [X.] entgegen (vgl. [X.] 3 a). Weiterhin ist trotz der großenBekanntheit der Marke "[X.]" bei der Beurteilung der [X.] von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Für die Kennzeichnungs-kraft kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichts-punkt des [X.] allein auf den in Frage stehenden [X.]"Bay" der Zeichenserie der Widersprechenden und nicht auf die Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke "[X.]" an (vgl. [X.] [X.], 587,589 - [X.]). Für den [X.] "Bay" ist aber vom Bundespatent-gericht keine gesteigerte Kennzeichnungskraft festgestellt. Aus diesem Grundbesteht trotz der klanglichen Übereinstimmung des [X.]s "Bay" inder Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "Bei" der angemeldeten Markeund des Umstands, daß die Abkürzung "[X.]" auf das Tätigkeitsfeld "[X.]", auf dem die Widersprechende weltbekannt ist, hindeutet, keine Gefahreines gedanklichen Inverbindungbringens.- 14 -IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit [X.] aus § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.] zurückzuweisen.v. Ungern-Sternberg [X.] [X.]Büscher Raebel