Bundespatentgericht, Beschluss vom 10.08.2017, Az. 30 W (pat) 21/16

Die am 9. Juni 2009 angemeldete Wort-/Bildmarke

ist am 2. November 2009 unter der Nummer 30 2009 023 847 für die Waren

„Klasse 02:

Farben, Firnisse, Lacke; [X.], Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; [X.] im Rohzustand; [X.] und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 03:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für [X.]; Asphalt, [X.] und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)“

in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 4. Dezember 2009.

Gegen die Eintragung ist am 4. März 2010 Widerspruch erhoben worden aus der am 8. September 2006 eingetragenen Unionsmarke 003 289 261

[X.]Fuge

die für die Waren

„Klasse 01:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich solche der Bauchemie; Imprägniermittel, chemische Mittel zur Farbvertiefung und [X.] von Keramik, Naturstein und Beton; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Klebstoffe aus Kunstharzen (Halbfabrikate), chemische Erzeugnisse als Baumaterialien, Zusatzmittel für Estriche, Beton- und Mörtelzusatzmittel; [X.], Konservierungsmittel für Baustoffe (ausgenommen solche für organische Substanzen); Grundierungsmittel, synthetische Harze beinhaltend; Vergütungsmittel; Kunstharze im Rohzustand;

Klasse 17:

Gießharze mit Quarzsand versetzt (Halbfabrikate); Dichtungs- und Isoliermaterial (ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie [X.]), [X.], Dichtmanschetten (ausgenommen für Schläuche); Fugenmaterialien (Dichtungen und Kitte, ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie [X.]), [X.] und [X.], sämtliche vorgenannten Waren der Klasse 17 ausschließlich zur Verwendung als Baumaterialien;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); hydraulische Bindemittel wie Zement, Kalk, Gips; Gemische aus hydraulischen Bindemitteln mit Zuschlagstoffen, puzzolanischen Stoffen und/oder chemischen Stoffen; Mörtel, Putze, [X.], [X.], zementgebundener [X.], zementgebundener Dünnbettmörtel für das Verkleben, Einbetten und Verfugen von Fliesen und Platten; Armierungsgewebe, Kontaktschlämme; [X.]; Quarzsand für [X.], sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen solcher der petrochemischen Industrie und ausgenommen Mineralölprodukte“

registriert ist, sowie aus der seit dem 7. August 2003 eingetragenen Wortmarke 303 30 840

[X.] [X.]

die in den Klassen 1, 2, 17, 19 und 37 Schutz für

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich solche der Bauchemie; Imprägniermittel, chemische Mittel zur Farbvertiefung und [X.] von Keramik, Naturstein und Beton; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, chemische Erzeugnisse als Baumaterialien, Zusatzmittel für Estriche, Beton- und Mörtelzusatzmittel; [X.], soweit in Klasse 1 enthalten, Konservierungsmittel für Baustoffe (ausgenommen solche für organische Substanzen); Grundierungsmittel; Vergütungsmittel; Kunstharze im Rohzustand; Farben, Firnisse, Lacke; Korrosions- und [X.], Holzschutzmittel; Anstrichstoffe; Lösungs- und Verdünnungsmittel für Farben; Beizen; Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind; Waren aus Kunststoff, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind, aus künstlichen und synthetischen Kunstharzen (Halbfabrikate), Klebstoffe aus Kunstharzen (Halbfabrikate), Gießharze mit Quarzsand versetzt (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial (ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie [X.]), [X.], Dichtmanschetten; Gummihandschuhe zu [X.], nicht für den Haushalt; Fugenmaterialien (Dichtungen und Kitte, ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie [X.]); Baumaterialien (nicht aus Metall); hydraulische Bindemittel wie Zement, Kalk, Gips; Gemische aus hydraulischen Bindemitteln mit Zuschlagstoffen, puzzolanischen Stoffen und/oder chemischen Stoffen; Mörtel, Putze, [X.]; [X.], zementgebundener [X.], zementgebundener Dünnbettmörtel für das Verkleben, Einbetten und Verfugen von Fliesen und Platten; Armierungsgewebe, Kontaktschlämme, [X.] für [X.], nicht aus Metall; Quarzsand für [X.]; [X.] und -elemente, soweit in Klasse 19 enthalten, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen solcher der petrochemischen Industrie und ausgenommen Mineralölprodukte; Bauwesen, Auskünfte in Bauangelegenheiten, nämlich zu Anwendungsbereichen von Baumaterialien, Vermietung von Bauwerkzeugen und Baumaterial; [X.] im Hoch-Tief- und Innenausbau“

beansprucht. Inhaberin beider [X.] ist die Widersprechende. Ein gegen die Wortmarke 303 30 840 gerichtetes Widerspruchsverfahren wurde am 4. Dezember 2004 abgeschlossen.

Der Rechtsvorgänger der Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit [X.] vom 30. Juni 2010 gegenüber der Widerspruchsmarke 303 30 840 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende mit [X.] vom 12. Mai 2011 eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn … W… vom 11. Mai 2011 sowie als Anlagen [X.] bis [X.] ein Produktdaten- blatt/Werbeflyer des [X.] ([X.]), zertifizierte Ausdrucke einzelner Gebinde ([X.]), Produktdatenblätter ([X.]), Auszüge aus dem Produktkatalog 2005 ([X.]), Auszüge aus dem Produktkatalog „[X.]“ 2007 ([X.]) sowie Ausdrucke aus dem Produktkatalog „Baustoffe GaLaBau“ 2007 ([X.]) vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 2 des [X.]s hat mit zwei Beschlüssen vom 3. Juli 2014 und vom 19. Mai 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, beide Widersprüche zurückgewiesen und ausgeführt:

Die hinsichtlich der Widerspruchsmarke 303 30 840 aufgeworfenen [X.] könnten dahinstehen. Denn in Bezug auf beide [X.] scheide trotz deren durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit auch insoweit aus, als sich die jeweiligen Marken nach der [X.] auf identischen Waren begegnen könnten.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich nämlich aufgrund ihrer abweichenden Wortbestandteile „Shield“ (bei der angegriffenen Marke) sowie „Fuge“ bzw. „[X.]“ auf Seiten der beiden [X.] so auffällig und deutlich, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen sei. Für den Verkehr bestehe auch kein Anlass, den übereinstimmenden Bestandteil „[X.]/[X.]“ als jeweils prägendes Element der Marken anzusehen. So würden die Wortbestandteile „[X.] Shield“ der angegriffenen Marke sowie die Widerspruchsmarke 003 289 261 „[X.]Fuge“ als jeweils zusammenhängender Begriff wahrgenommen, nämlich „[X.] Shield“ i. S. eines Schutzschildes aus dem Metall [X.] und „[X.]Fuge“ i. S. von „Fuge aus oder mit [X.]“. Hinsichtlich der weiteren Widerspruchsmarke 303 30 840 „[X.] [X.]“ fehle es zwar an einem Gesamtbegriff, jedoch werde aufgrund des beschreibenden Charakters von „[X.]“ auch der weitere Bestandteil „[X.]“ als Firmenname der Widersprechenden zur Unterscheidung herangezogen und nicht vernachlässigt. Zudem trage der Sinn- und Bedeutungsgehalt der Wortbestandteile der angegriffenen Marke zur Unterscheidung der Vergleichmarken bei.

Für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen sei weder etwas vorgetragen noch ersichtlich. Die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht davon ausgehen, dass die jüngere Marke ein Produkt der Widersprechenden bezeichne, da diese zum einen anders gebildet sei und zum anderen eine graphische Ausgestaltung aufweise. Der gemeinsame beschreibende Bestandteil [X.] reiche für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ausgehend von einer Identität der sich gegenüberstehenden Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] könne im [X.] an die Entscheidung des [X.] vom 18. Juli 2013 [X.]/2012-1, die einen Widerspruch aus den verfahrensgegenständlichen [X.] gegen die mit Wirkung für die [X.] und 5 registrierte und mit der angegriffenen Marke identische [X.] 1 020 441 betrifft, eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht verneint werden.

Der in sämtlichen Marken übereinstimmend enthaltende Wortbestandteil „[X.]/[X.]“ werde seitens der Widersprechenden als Produktgruppenkennzeichnung für eine unter der Bezeichnung „[X.] [X.]System“ geführte Produktlinie der Widersprechenden verwendet, welche neben dem Produkt “[X.]Fuge“ auch aus den Produkten „[X.][X.]“, “[X.][X.]“, “[X.]Fugendicht“ und “[X.]Lack“ bestehe, was bereits den mit Schreiben vom 12. Mai 2011 beim [X.] eingereichten Unterlagen entnommen werden könne. Die weiteren Zusätze wie Fuge, [X.], [X.] etc. dienten dabei lediglich als Unterscheidungsmittel der unterschiedlichen Produkte innerhalb dieser „[X.]-Produktlinie“, so dass allein dem gemeinsamen Bestandteil [X.], welche bei Waren ohne Bezug zu dem Leichtmetall [X.] ohne weiteres kennzeichnend wirke, eine herkunftshinweisende Funktion zukomme und die [X.] daher vom Verkehr als Marken desselben Inhabers wahrgenommen würden. Dieser Eindruck werde noch dadurch bekräftigt, dass im Baubereich üblicherweise aufeinander abgestimmte chemische Erzeugnisse gleichzeitig oder nacheinander angewendet bzw. verarbeitet würden.

Die zweizeilige Anordnung der Wortbestandteile „[X.]“ und „Shield“ sowie die unterschiedlichen Schriftbilder und –größen und die Zugehörigkeit der beiden Wörter zu unterschiedlichen Sprachen wirkten auch einem gesamtbegrifflichen Eindruck entgegen.

Der Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des [X.]s vom 3. Juli 2014 und vom 19. Mai 2015 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2009 023 847 zu löschen.

Die im Termin zur mündlichen Verhandlung am 10. August 2017 nicht erschienene Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass einer Verwechslungsgefahr bereits entgegenstehe, dass der in den Marken übereinstimmend enthaltene Bestandteil „[X.]/[X.]“ in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren als Hinweis auf „[X.]dioxid“ freihaltungsbedürftig sei. Zudem biete die Widersprechende keine Produkte mit der Bezeichnung „[X.]“ mehr an. Dies gelte auch in Bezug auf die Marke „[X.]Fuge“.

Während des Beschwerdeverfahrens ist die angegriffene Marke 30 2009 023 847 aufgrund eines am 5. April 2017 beim [X.] eingegangenen Umschreibungsantrags auf die im Rubrum genannte Inhaberin umgeschrieben worden. Diese hat mit [X.] vom 4. August 2017 erklärt, dass sie das Verfahren übernehme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 [X.] zulässig.

Auf Seiten der Beschwerdegegnerin ist die im Register als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragene und im Rubrum aufgeführte [X.], [X.], sachlegitimiert, nachdem diese mit [X.] vom 4. August 2017 erklärt hat, dass sie das Verfahren übernehme. Eine Zustimmung der Beschwerdeführerin dazu war nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 [X.]).

In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg, da die Markenstelle zu Recht den Widerspruch aus beiden [X.] zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 S. 2 [X.]).

A. Widerspruch aus der Marke 303 30 840 „[X.] [X.]“

Der Widerspruch aus der Marke 303 30 840 unterliegt bereits deshalb der Zurückweisung nach § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.], weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

1. Die mit [X.] vom 30. Juni 2010 vor der Markenstelle erhobene Einrede der Nichtbenutzung erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 [X.] (vgl. [X.], 719 [X.]. 20 - idw Informationsdienst Wissenschaft; [X.]/Hacker, [X.], 11. Aufl., § 43 Rdnr. 26).

Gemäß § 43 Abs. 1 [X.] kann die Einrede der Nichtbenutzung nur gegenüber Marken erhoben werden, die (zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede) seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Diese allgemein als [X.] bezeichnete [X.] begann vorliegend nicht mit der Eintragung der Widerspruchsmarke, sondern gemäß § 26 Abs. 5 [X.] erst mit Abschluss des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 4. Dezember 2004.

Ausgehend von diesem Zeitpunkt war die [X.] zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 30. Juni 2010 auf jeden Fall abgelaufen, so dass die Einrede in zulässiger Weise erhoben worden ist und die Widersprechende jedenfalls die Obliegenheit traf, gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] eine den Anforderungen des § 26 [X.] genügende rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch, wobei dieser Zeitpunkt dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] am 10. August 2017 entspricht, glaubhaft zu machen.

Ob auch die tatbestandlichen Voraussetzungen in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, welche am 4. Dezember 2009 und damit auf den Tag genau fünf Jahre vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 4. Dezember 2004 erfolgte, hängt hingegen davon ab, ob der Tag des Abschlusses des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens bei der Berechnung dieses Zeitraums zu berücksichtigen ist - in diesem Fall hätte die [X.] am 4. Dezember 2004 begonnen und am 3. Dezember 2004, 24.00 Uhr und damit einen Tag vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 4. Dezember 2009 geendet -, oder ob bei der Berechnung dieses [X.] die Fristbestimmungen nach §§ 222 Abs. 1 ZPO, 187 Abs. 1, 188 BGB (i. V. m. § 82 Abs. 1 [X.]) anzuwenden sind (so v. Mühlendahl, Festschrift für [X.], S. 648). Danach bliebe der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens als „Ereignis“ i. S. von § 187 Abs. 1 BGB bei der Berechnung der [X.] unberücksichtigt mit der Folge, dass die [X.] erst am 4. Dezember 24.00 Uhr geendet hätte, so dass die Widerspruchsmarke sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 4. Dezember 2009 noch in der [X.] befunden hätte.

Gegen eine Anwendung dieser Bestimmungen könnte allerdings sprechen, dass es sich bei diesem Fünfjahreszeitraum der Eintragung bzw. der [X.] weniger um eine Frist, sondern lediglich um eine förmliche Voraussetzung dafür handelt, dass eine Nichtbenutzungseinrede überhaupt die Verpflichtung zur Glaubhaftmachung auslöst (so [X.], [X.], 1002, 1004 – [X.]; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 25 Rdnr. 10; vgl. dazu auch [X.]/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 14) Dies muss indes vorliegend nicht entschieden werden.

2. Denn auch wenn man insoweit zugunsten der Markeninhaberin von einer auch in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] maßgeblichen Zeitraum wirksam erhobenen Benutzungseinrede ausgeht und weiterhin zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass diese eine rechtserhaltende Benutzung für diesen Zeitraum glaubhaft gemacht hat, so fehlt es jedoch an einer Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] relevanten Zeitraum vom 10. August 2012 bis 10. August 2017. Denn die seitens der Widersprechenden mit [X.] vom 12. Mai 2011 eingereichten Unterlagen einschließlich der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn W…, vom 11. Mai 2011 belegen allenfalls eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bis zu diesem Zeitpunkt; sie betreffen somit nicht den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] nunmehr maßgeblichen Zeitraum ab dem 10. August 2012. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende jedoch weder zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke schriftsätzlich vorgetragen noch Unterlagen dazu vorgelegt.

3. Die Widersprechende hat somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits mangels berücksichtigungsfähiger Waren (§ 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]) keinen Erfolg haben kann. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

B. Widerspruch aus der Unionsmarke 003 289 261 „[X.]Fuge“

In Bezug auf diese Wortmarke hat die Beschwerde ebenfalls keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 [X.] besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht auch den Widerspruch aus dieser Marke zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 [X.]).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. [X.] [X.], 1098, Nr. 44 - [X.]/[X.]; [X.], 933, Nr. 32 - [X.]; [X.] 2011, 915, Nr. 45 - [X.]; [X.], 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930, Nr. 22 - [X.]/Barbie B; [X.], 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 235, Nr. 15 - [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. [X.] [X.], 833, Nr. 30 - Culinaria/[X.]; [X.], 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930, Nr. 22 - [X.]/Barbie B; [X.], 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; [X.] [X.], 343 Nr. 48 - Il [X.]/[X.]).

Ausgehend davon ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

1. Für die Beurteilung der [X.] ist die [X.] maßgebend. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in dem [X.] vom 4. August 2017 in Zusammenhang mit der Frage einer Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb einer Zeichenserie u. a. vorgetragen hat, dass die Widersprechende auch die Verwendung der Widerspruchsmarke eingestellt habe, kann daraus nicht mit der gebotenen Eindeutigkeit entnommen werden, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des [X.] bestreiten will. Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang – hier: Benutzung im Rahmen einer Zeichenserie – können grundsätzlich nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (vgl. [X.]/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 32).

Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken aus den nachfolgenden Gründen auch ausscheidet, soweit sie sich nach der [X.] auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren begegnen können, wie es etwa bei den Waren der Klasse 19 der Widerspruchsmarke und den ebenfalls zu dieser [X.] von der angegriffenen Marke beanspruchten „Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für [X.]; Asphalt, [X.] und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall)“ sowie zwischen den für die Widerspruchsmarke in Klasse 1 eingetragenen Waren und den von der angegriffenen Marke in Klasse 2 beanspruchten Waren „Farben, Firnisse, Lacke; [X.], Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; [X.] im Rohzustand“ der Fall ist.

2. Maßgebend dafür ist zunächst, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke von Haus aus eng zu bemessen ist.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Kombination der Begriffe „[X.]“ und „Fuge“, was für den (Fach-)Verkehr schon aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist.

a. Der Bestandteil „[X.]“ wird im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren zumindest vom [X.] naheliegend als Hinweis auf das chemische Element bzw. Metall [X.] sowie auch als Hinweis auf „[X.]dioxid“ verstanden werden. Wie der Senat bereits in dem Beschluss vom 9. März 2015 im Verfahren 30 W (pat) 1/14 betreffend das Löschungsverfahren gegen die Wortmarke 30 2008 043 382 „[X.]shield“ (veröffentlicht in juris, dort [X.]. 33) ausgeführt hat, ist

„[X.] ein chemisches Element und Metall, das als solches oder in Form von Legierungen große Bedeutung erlangt hat. [X.] bildet an der Luft eine äußerst beständige Oxidschicht aus, die es in vielen Medien korrosionsbeständig macht, weshalb [X.] auch als Werkstoff in unterschiedlichen Bereichen dient (vgl. [X.], Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1999, Band 6, S. 4561 f.). Auch in seinen Verbindungen wird [X.] in vielen Bereichen eingesetzt. [X.]dioxid ist die technisch bedeutendste [X.]verbindung; es hat als Weißpigment ein weites Einsatzgebiet, so auch bei [X.], Lacken und Farben. Die Verwendung auf Oberflächen führt dazu, dass diese schmutzabweisend werden (vgl. Ausdruck aus „[X.]“, Anlage zum [X.] der Antragsgegnerin vom 9. März 2011; vgl. auch [X.], a. a. O., S. 4564 f.; [X.], [X.], 2003, S. 687).“

Im Hinblick auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren beschränkt sich „[X.]“ dann aber in einem Hinweis darauf, dass diese entweder [X.](dioxid) enthalten bzw. – z. B. im Rahmen einer Oberflächen(vor)behandlung – mit [X.](dioxid) versehen sind, oder aber, dass die entsprechenden Waren [X.](dioxid) aufnehmen bzw. mit diesem chemischen Stoff beschichtet werden können.

b. Der nachgestellte Begriff „Fuge“ bezeichnet u.a. im Bauwesen einen schmalen Zwischenraum zwischen verschiedenen Bauteilen (vgl. [X.] zu „Fuge“). Ein solches Verständnis liegt für den Verkehr auch in Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren nahe, da diese im Bauwesen allgemein und speziell auch in Zusammenhang mit der Fertigung und Ausgestaltung von Fugen verwendet werden können. Dabei können solche Fugen aufgrund der schmutzabweisenden bzw. desinfizierenden Wirkung von „[X.]dioxid“ auch mit diesem Stoff beschichtet sein bzw. aus Rohstoffen und Baumaterialien, welche diesen chemischen Stoff enthalten und/oder damit versehen sind, hergestellt werden, um z. B. vor dem Befall durch bestimmte Schimmelpilze und Bakterien zu schützen.

c. Vor diesem Hintergrund wird jedenfalls der hier angesprochene [X.] die Begriffsbildung „[X.]Fuge“ im Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ohne weiteres i. S. von „Fuge mit [X.](dioxid) beschichtet/versehen“ verstehen und der Widerspruchsmarke daher den rein beschreibenden, schlagwortartigen Hinweis entnehmen, dass die so bezeichneten Waren ihrer Beschaffenheit nach zur Herstellung und/oder Ausgestaltung von Fugen mit einer schmutzabweisenden/desinfizierenden [X.](dioxid)-Beschichtung bestimmt sind. Nach der gefestigten Rechtsprechung des [X.] kommt aber Marken, die erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu ([X.], 382, Nr. 26 – [X.]; [X.], 833, Nr. 34 - Culinaria/[X.]; [X.], 631, Nr. 59 - [X.]/Marulablu; [X.], 1040, Nr. 29 - pjur/pure; [X.] 2011, 826, Nr. 16 - [X.]/[X.]; [X.], 905, Nr. 15 - Pantohexal).

d. Der Senat berücksichtigt, dass die 1. Beschwerdekammer des [X.] im unionsrechtlichen Parallelverfahren [X.]/2012-1 von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist (Beschluss vom 18. Juli 2013, [X.]. 36). Sie hat dies im Wesentlichen damit begründet, dass der Bestandteil „[X.]“ über eine herkunftshinweisende Funktion verfüge, weil die relevanten Warenbegriffe ausgesprochen weit seien und mehrheitlich auch Waren umfassten, die keinerlei Verbindung zu [X.] als Inhaltsstoff, Verwendungszweck oder ähnliches aufwiesen (vgl. a. a. O., [X.]. 33, 34). Daher werde auch die Begriffskombination „[X.]Fuge“ in Bezug auf diese Waren allenfalls als vager Hinweis auf den möglichen Einsatzzweck der Waren für „Fugen“ wahrgenommen, was aber trotz des werblich anspielenden Charakters die Kennzeichnungskraft nicht maßgeblich schmälere (vgl. a. a. O., [X.]. 36). Dieser Auffassung vermag der Senat jedoch nicht zu folgen.

Denn so wie eine Marke nicht für einen Warenoberbegriff eingetragen werden kann, wenn ein absolutes Schutzhindernis für eine unter den Warenoberbegriff fallende [X.] besteht (vgl. u. a. [X.] [X.] 2002, 261, 262 - AC; [X.], 578, 580 - [X.]), ist im Widerspruchsverfahren die Kennzeichnungskraft der älteren Marke für einen geschützten Oberbegriff insgesamt als vermindert zu beurteilen, auch wenn die Schwäche nur in Bezug auf eine von dem Oberbegriff erfasste [X.] vorliegt. Dem könnte nur durch eine Einschränkung des Oberbegriffs auf nicht von der Kennzeichnungsschwäche betroffene [X.]n begegnet werden (vgl. [X.]/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 187). Maßgebend ist daher nicht, ob die beanspruchten [X.] ausnahmslos Waren umfassen, die durch ein Zeichen oder einen [X.] beschrieben werden, sondern allein, ob unter die jeweiligen [X.] auch solche Waren fallen, bei denen das Zeichen bzw. der [X.] eine beschreibende Wirkung entfaltet, wie dies vorliegend bei „[X.]“ und „Fuge“ aus den genannten Gründen aber der Fall ist.

3. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Zeichen ist unterdurchschnittlich.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. [X.] [X.], 833, Nr. 45 - Culinaria/[X.]; [X.], 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930, Nr. 22 - [X.]/[X.]; [X.], 64, Nr. 15 - Maalox/[X.]; [X.], 729, Nr. 23 - [X.]). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, ([X.] und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.], 413, Nr. 19 - [X.]/SIR; [X.], 1042, Nr. 28 - [X.] LIFE; [X.]. 2004, 843, Nr. 29 - [X.]; [X.] [X.], 1009 Nr. 24 - [X.]; [X.], 235, Nr. 15 - [X.]/[X.]; [X.], 484, Nr. 32 - [X.]; [X.], 60, Nr. 17 - coccodrillo; [X.], 779, 781 - Zwilling/[X.]). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. [X.] [X.], 1009, Nr. 24 - [X.]; [X.], 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; [X.], 235, Nr. 18 - [X.]/[X.] m. w. N.; vgl. [X.]/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 254 m. w. N.).

a. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken nach der bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen registrierten Form durch die abweichenden Wortbestandteile „Shield“ bzw. „Fuge“, welche im Gesamtbild beider Marken gegenüber dem gemeinsamen Wortbestandteil „[X.]/[X.]“ aufgrund ihrer identischen bzw. jedenfalls vergleichbaren größenmäßigen Ausgestaltung weder überlesen noch überhört werden, leicht zu unterscheiden, zumal die Begriffe „Fuge“ und „Shield“ als [X.] Wort für „Schild, Schutzschild“ (vgl. [X.] Oxford, Großwörterbuch [X.], 3. Auflage 2005, S. 1531; [X.], Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, [X.]-Deutsch, 2. Aufl. 2004, S. 1755) einen ohne weiteres erkennbaren unterschiedlichen Begriffsinhalt aufweisen. In schriftbildlicher Hinsicht trägt zudem zusätzlich auch die graphische Ausgestaltung der jüngeren Marke zur Unterscheidung bei.

b. Das gemeinsame Wortelement „[X.]/[X.]“ ist auch nicht geeignet, die Marken in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen von Haus aus zu prägen

aa. Dem steht zwar nicht bereits das Bildelement der angegriffenen Marke entgegen, da dieses in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfaches dekoratives Element zurücktritt. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. [X.]Z 167, 322, Nr. 30 - Malteserkreuz; [X.], 258, Nr. 23 - [X.]/T-InterConnect).

bb. Ferner wird der Verkehr die Wortbestandteile der Vergleichsmarken aufgrund der zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile bei der angegriffenen Marke bzw. der Binnengroßschreibung auf Seiten der Widerspruchsmarke jeweils als Kombination der ihm geläufigen Begriffe „[X.]/[X.]“ und „Shield“ bzw. „Fuge“ erkennen.

cc. Einer prägenden Wirkung von „[X.]/[X.]“ innerhalb der Vergleichsmarken wirkt jedoch entgegen, dass der Begriff „[X.]/[X.]“ sowohl bei den eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke als auch den im Identitäts- bzw. engeren Ähnlichkeitsbereich dazu liegenden Waren der angegriffenen Marke Merkmale und Eigenschaften dieser Waren dahingehend beschreibt, dass diese [X.] bzw. [X.]dioxid enthalten können bzw. ihrer Beschaffenheit nach zur Herstellung und/oder Ausgestaltung von Fugen mit einer schmutzabweisenden desinfizierenden [X.](dioxid)-Beschichtung bestimmt sind. Derartige beschreibende bzw. sachbezogene Zusätze können ein Zeichen in der Regel nicht prägen, weil der Verkehr ihm lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin eine Marke zu erkennen, das auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. [X.] [X.] 2007, 1071, Nr. 36, 37 - Kinder II; [X.], 68, Nr. 43 - Castell/VIN [X.]; [X.]/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 375 m. w. Nachw.). Dies gilt selbst bei Annahme einer Schutzunfähigkeit der weiteren beschreibenden [X.]e „Fuge“ bzw. „Shield“. Vielmehr bleibt es dann schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. [X.], 903 (Nr. 22) – ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

Für den Verkehr besteht dabei umso weniger Anlass, in „[X.]/[X.]“ das den Gesamteindruck beider Marken prägende Element zu erkennen, als sich nicht nur – wie bereits dargelegt (vgl. Seite 16) - die Bestandteile „[X.]“ und „Fuge“ der Widerspruchsmarke zu einer gesamtbegrifflichen Aussage i. S. von „mit [X.](dioxid) beschichtete/versehene Fuge“ verbinden, sondern auch die Wortbestandteile „[X.]“ und „Shield“ der angegriffenen Marke einen Gesamtbegriff i. S. von „[X.]schutzschild“ bilden, wobei dieser Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren naheliegend als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit beschreibendem Bezug dahingehend verstanden wird, dass die betreffenden Produkte bzw. die in ihnen enthaltenen Bestandteile nach Art und Beschaffenheit für den Schutz mittels [X.](dioxid) bestimmt bzw. mit [X.]schutz ausgestattet sind und so ein Schutzschild aus [X.](dioxid) bilden (vgl. [X.] 30 W (pat) 1/14 - [X.]shield, veröffentlicht in juris, [X.]. 53).

dd. Für den Verkehr besteht daher bei den [X.] keine Veranlassung, zwischen einem prägenden Bestandteil „[X.]” und einem vernachlässigungsfähigen Bestandteil „Shield“ bzw. „Fuge“ zu unterscheiden; vielmehr wird sich der Verkehr an den jeweiligen Wortbestandteilen in ihrer Gesamtheit orientieren und nicht zu einer Verkürzung auf den Bestandteil „[X.]/[X.]“ neigen. Es hat daher bei einem Gesamtvergleich der Zeichen zu bleiben, bei dem sich diese - wie ausgeführt - deutlich unterscheiden. Insoweit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Rahmen der Gesamtabwägung dann aber mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

ee. Ergänzend anzumerken ist noch, dass auch kein höherer Grad an Zeichenähnlichkeit besteht, soweit die angegriffene Marke Schutz für die – den Waren der Widerspruchsmarke ohnehin allenfalls entfernt ähnlichen – Waren der Klasse 3 sowie für „[X.] und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) und – in der Klasse 19 – „Denkmäler (nicht aus Metall)“ beansprucht. Zwar beschreiben die Wortbestandteile „[X.] Shield“ der angegriffenen Marke insoweit weder für sich noch in ihrer Kombination Merkmale und Eigenschaften dieser Waren; sie tragen dann aber auch gleichermaßen zur Herkunftskennzeichnung bei, so dass für den Verkehr auch in diesem Fall kein Anlass besteht, sich allein an dem Wortbestandteil „[X.]“ zu orientieren und „Shield“ zu vernachlässigen. Vielmehr sind die Wortbestandteile im Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch insoweit gleichgewichtig. Im Übrigen verbleibt es bei einer fehlenden Prägung der Widerspruchsmarke durch den Wortbestandteil „[X.]“, so dass die Übereinstimmung in diesem Begriff sich auch bereits aus diesem Grunde nicht auf die (insgesamt unterdurchschnittliche) Zeichenähnlichkeit auswirkt.

4. Es liegt auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS [X.]) unter dem Aspekt des Serienzeichens vor.

Eine solche Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen ([X.], [X.], 840, Rd. 23 – [X.]; [X.], 1239, Rn. 40 – [X.]/Volks.Inspektion).

Die Widersprechende hat auch im Beschwerdeverfahren (vgl. [X.] vom 15. Juni 2016, Seite 3 Bl. 35 d. A.) vorgetragen, dass der Bestandteil „[X.]/[X.]“ seitens der Widersprechenden als Produktgruppenkennzeichnung für eine unter der Bezeichnung „[X.] [X.]System“ geführte Produktlinie der Widersprechenden verwendet werde, welche neben dem Produkt “[X.]Fuge“ auch aus den Produkten „[X.][X.]“, “[X.][X.]“, “[X.]Fugendicht“ und “[X.]Lack“ bestehe. Sie beruft sich damit auf eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil „[X.]“ mit einem weiteren – nachstehenden – Bestandteil kombiniert ist.

a. In einem solchen Fall steht einer Verwechslungsgefahr nicht ohne weiteres entgegen, dass der gemeinsame Bestandteil „[X.]“ aufgrund seines beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche von Haus aus nicht geeignet ist, als herkunftshinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wirken. Denn im Falle einer - von der Widersprechenden behaupteten - tatsächlichen Benutzung einer Zeichenserie kommt es nicht mehr darauf an, ob der fragliche Stammbestandteil (hier: „[X.]“) sich von Haus aus bzw. theoretisch als Stammbestandteil eignet; maßgebend ist allein, ob die Widersprechende den Verkehr tatsächlich an „[X.]“ als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat ([X.] [X.] 2002, 542, 544 – [X.]; [X.]/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 494, 504). Unerheblich ist ferner, ob und in welchem Umfang die einzelnen Zeichen der Serie im Register eingetragen sind. Denn das Vorliegen einer Serienmarke ist eine Frage des tatsächlichen Marktauftritts. Bei einem Vorgehen aus einer Registermarke genügt es also grundsätzlich, wenn lediglich eine einzige Marke – hier: die Widerspruchsmarke – aus der benutzten Serie eingetragen ist (vgl. dazu auch [X.] 29 W (pat) 530/13 v. 9. Dezember 2016 – entertain web/Entertain).

b. Erforderlich ist aber, dass eine solche Zeichenserie nicht nur im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung, d.h. vorliegend dem Schluss der mündlichen Verhandlung am 10. August 2017, noch besteht.

Denn in dem auf Löschung gerichteten Widerspruchsverfahren (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 [X.]) - wie auch im [X.] nach §§ 51, 55 [X.] -, geht es um die Beseitigung eines bestehenden Störungszustands, also um die Durchsetzung eines zukunftsgerichteten Anspruchs gegenüber einer jüngeren Registermarke. Hängt dabei die Beurteilung der für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren von tatsächlichen Umständen ab, wie es z. B. bei einer Stärkung/Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch ein Verhalten des Markeninhabers oder auch – im Rahmen der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke – vom tatsächlichen Bestehen und der Benutzung einer entsprechenden Zeichenserie der Fall ist, müssen die entsprechenden Voraussetzungen daher im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. für die Bestimmung des Schutzumfangs [X.]/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 211). Denn nur wenn dieser sich auf tatsächliche Umstände gründende Störungszustand auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung bestand, ist es gerechtfertigt, diesen durch Löschung der prioritätsjüngeren (Register)Marke mit Wirkung für die Zukunft zu beseitigen.

Dass die Widersprechende eine solche Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „[X.]“ auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung benutzt, hat sie zwar auch im Beschwerdeverfahren nochmals vorgetragen, dies aber weder näher dargelegt noch glaubhaft gemacht. Vielmehr verhält es sich offenbar so, dass die Widersprechende – entsprechend dem Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im [X.] vom 4. August 2017 – die Benutzung einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „[X.]“ schon vor mehreren Jahren eingestellt hat. Die Widersprechende ist dem entsprechenden Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im [X.] vom 4. August 2017 nicht entgegengetreten und hat auch in der mündlichen Verhandlung trotz eines entsprechenden Hinweises des Senats dazu nicht weiter vorgetragen.

Lässt sich damit aber eine Benutzung einer entsprechenden Zeichenserie mit dem Bestandteil „[X.]“ jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht feststellen, scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt aus.

5. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Insbesondere eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke innerhalb des angegriffenen Zeichens scheidet bereits deshalb aus, weil es an einer Übernahme der Widerspruchsmarke in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke fehlt. Die Widerspruchsmarke ist eine aus den Bestandteilen „[X.]“ und „Fuge“ zusammengesetzte Marke. Keiner dieser Bestandteile dominiert oder prägt die [X.]. Der [X.] „[X.]“ der Widerspruchsmarke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlichfremd ist (vgl. [X.], 903, 905 Nr. 34 – SIERRA ANTIGUO)

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.