Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 27.11.2014, Az. I ZR 91/13

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I [X.]/13
Verkündet am:
27. November 2014
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

STAYER
[X.] § 14 Abs. 3 Nr. 4, § 26 Abs. 1 und 4, §§ 49, 55
a)
Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durch-fuhr im Ausland gekennzeichneter Ware durch [X.] nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke.
b)
Die Kennzeichnung von Exportware im Inland kann für eine rechtserhaltende Benutzung genügen. Diese setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer um ein vom Markeninhaber unabhängiges Unternehmen handelt.
c)
Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe des [X.] fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu löschen.
[X.], Urteil vom 27. November 2014 -
I [X.]/13 -
OLG [X.]

LG [X.] I

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 27.
November 2014 durch [X.]
Dr.
Büscher, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Koch, Dr.
Löffler und die Richterin Dr.
Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesge-richts [X.] -
6. Zivilsenat
-
vom 11.
April 2013 unter Zurück-weisung des weitergehenden Rechtsmittels insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage hinsichtlich der eingetragenen Waren "[X.]" abgewiesen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung
der Beklagten gegen das Urteil des [X.]s [X.]
I, 33. Zivilkammer, vom 10.
Juli 2012 zurückgewiesen.
Die [X.] der Beklagten gegen das Urteil des Ober-landesgerichts [X.] vom 11.
April 2013 wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte.

Von Rechts wegen

-
3
-
Tatbestand:

Die Beklagte ist eine [X.] Herstellerin von [X.]. Sie ist Inhaberin der [X.] "[X.] Nr.
781
663, die über eine Priorität vom 29.
Dezember 2001 verfügt und deren Schutz auf [X.] erstreckt ist (Streitmarke).
Die Streitmarke ist für Waren der Klassen 03, 08 und 16 wie folgt eingetragen:

Klasse 03
Produits de nettoyage; produits pour [X.], [X.], [X.], [X.], produits pour aiguiser [X.], émeri (termes incompréhensibles de l'avis du Bureau In-ternational
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), produits pour polir; [X.], [X.], [X.], toile à polir; produits pour dérouiller.

Klasse 08
Outils, coutellerie, [X.], [X.], meules à aiguiser à main, meules en émeri, limes à aiguilles, limes; mèches, tondeuses à gazon, fers à gaufrer; coffins, porte-forets, [X.], [X.] à main actionnés manuellement; pisto-lets, [X.], dé[X.].

Klasse 16
Brosses, [X.], [X.], [X.], [X.] pour l'écriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau In-ternational -
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), [X.], rouleaux de peintres en bâtiment, [X.], équerres à dessin, [X.] en matières plastiques, [X.] (terme trop vague de l'avis du Bureau International -
règle 13.2)b) du [X.]), [X.] (termes trop
vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2)b) du Règle-ment d'exécution commun).

Die Klägerin hat geltend
gemacht, die Beklagte habe die Streitmarke in [X.] nicht rechtserhaltend benutzt.

1
2
-
4
-
Das [X.] hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, in die [X.] in [X.] einzuwilligen. Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil insoweit
abgeändert, als es
von der Verurteilung der Beklagten die für die Klasse 08 eingetragenen Waren "[X.]" und "instru-ments à main pour abraser" ausgenommen
hat.

Dagegen richten sich die vom [X.] zugelassene Revision der Klägerin und die [X.] der Beklagten. Die Klägerin verfolgt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Beklagte beantragt, die [X.] des landgerichtlichen Urteils. Mit der [X.] erstrebt die [X.]
die vollständige Abweisung der Klage.
Die Klägerin beantragt, die [X.] der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung
der Streitmarke wegen Verfalls gemäß §
49 Abs.
1, §
55 Abs.
1, §
107 Abs.
1, §
112 Abs.
1, §
115 Abs.
2, §
124 [X.] lägen über-wiegend vor, weil die Beklagte die Streitmarke für einen Teil der eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend im Sinne von §
26 [X.]
benutzt habe. Dazu hat es ausgeführt:

Die Klägerin habe dargetan, dass sie über allgemein zugängliche Quel-len eine Benutzung der Streitmarke in [X.] nicht habe feststellen [X.]. Die Beklagte habe demgegenüber nicht hinreichend dazu vorgetragen, dass sie über ihre Lizenznehmerin K.

in [X.] mit der Streitmarke
gekennzeichnete Produkte des [X.] angeboten habe. Der Vor-3
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5
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5
-
trag zum Angebot in den Verkaufsräumen der K.

in L.

sei erstin-
stanzlich nicht ausreichend substantiiert gewesen. Mit dem neuen zweitinstanz-lichen Vortrag hierzu sei die Beklagte ausgeschlossen. Der Abschluss des Rahmenvertrags zwischen der K.

und der [X.]n
[X.]

Co. [X.].
belege keine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in [X.]. Die Ver[X.]dung einer Marke in internen Geschäftspapieren stelle keine ausrei-chende Markenver[X.]dung dar. Soweit die Beklagte geltend gemacht habe, die K.

führe von [X.] aus Exporte von im Ausland mit der Streit-
marke gekennzeichneten Waren durch, sei dies ohne weiteren Inlandsbezug zur Rechtserhaltung in [X.] nicht geeignet.
Die Beklagte könne sich allerdings mit Erfolg darauf berufen, dass im Inland mit der Streitmarke gekenn-zeichnete [X.], PU-Hollandbretter, Kardätschen und PU-Fummel-bretter im Auftrag der K.

durch ein [X.] Unternehmen hergestellt
und durch ein [X.] Transportunternehmen nach [X.] an ein Unterneh-men zum Weitervertrieb in [X.] ausgeliefert worden seien. Darin liege für die Waren "[X.]"
und "[X.]" die rechtserhaltende Benutzung einer Exportmarke
gemäß §
26 Abs.
4 [X.].

I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete [X.] der [X.] ist nicht begründet (dazu I[X.] 1.). Die Revision der Klägerin hat dagegen teil-weise Erfolg. Sie führt unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit darin die Klage hinsichtlich
der ein-getragenen Waren "[X.]" abgewiesen worden ist. In
diesem Umfang
war die Berufung der Beklagten gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Ur-teil zurückzuweisen (dazu I[X.] 2.).

1. Die [X.] [X.]det sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte sei mit Ausnahme der Warengruppen "[X.]"
und "[X.]" gemäß §
49 Abs.
1, §
55 Abs.
1, 7
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6
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§
107 Abs.
1, §
112 Abs.
1, §
115 Abs.
2, §
124 [X.] zur Einwilligung in die Schutzentziehung verpflichtet. Die Annahme des Berufungsgerichts, die [X.] habe die Streitmarke für die eingetragenen Waren in diesem Umfang im Inland nicht rechtserhaltend benutzt, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

a) Einer [X.] wird auf Antrag wegen Verfalls der Schutz entzogen, [X.]n die Marke innerhalb eines ununterbrochenen [X.]raums von fünf Jahren nach einem der in §
115 Abs.
2 [X.] genannten Stichtage nicht gemäß §
26 [X.] benutzt worden ist. Das Berufungsgericht ist davon ausgegan-gen, dass die Benutzungsschonfrist am 3.
Juli 2008 endete. Dagegen [X.]den sich Revision und [X.] nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Die Darlegungs-
und Beweislast für die Voraussetzungen der Lö-schungsklage trifft den
Kläger ([X.], Urteil vom 10.
April 2008 -
I
ZR 167/05, [X.], 60 Rn.
19 = [X.], 1544
[X.]; vgl. Fezer, Marken-recht, 4.
Aufl., §
55 Rn.
28; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11.
Aufl., §
55 Rn.
12). Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach §
242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der Lö-schungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch
nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. [X.], [X.], 60 Rn.
19
[X.]; [X.], Urteil vom 25.
April 2012 -
I
ZR
156/10, [X.], 1261 Rn.
11 = [X.], 1533
Orion).
Dies hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt.

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10
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7
-
c)
Zu Recht
ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die [X.] ihrer sekundären Darlegungslast hinsichtlich sämtlicher Waren der [X.] 03 und 16 und hinsichtlich der Waren der Klasse 08 bis auf zwei Waren-gruppen ("[X.]" und "[X.]") nicht genügt hat.

aa)
Ohne Erfolg [X.]det sich die [X.] gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke ergebe sich weder aus dem Produktkatalog aus dem [X.] noch aus der
Preisliste aus dem [X.], die die Beklagte vorgelegt hat.

(1) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von §
26 Abs.
1 [X.] setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die [X.] der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, ver[X.]det wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern
(vgl. [X.], Urteil vom 11.
März 2003
[X.]/01, [X.]. 2003, [X.] = GRUR 2003, 425 Rn.
43
Ansul/Ajax; Urteil vom 15.
Januar 2009

[X.]/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 410 Rn.
18
Silberquelle/[X.]; [X.], Urteil vom 9.
Juni 2011
I
ZR
41/10, [X.], 180 Rn.
42 = [X.], 980
Werbegeschenke, mwN;
[X.], [X.], 1261 Rn.
12 -
Orion). Ob die Marke ernsthaft im Inland benutzt worden ist, ist anhand sämtlicher [X.] und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke ge-schützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. [X.], Urteil vom 13.
September 2007
234/06, [X.]. 2007, 33 = [X.], 343 Rn.
72
f.
[X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 31.
Mai 2012
I
ZR
135/10, [X.], 832 Rn.
49 = [X.], 940 11
12
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-
8
-

ZAPPA). Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug auf-weisen (vgl. [X.], [X.], 1261 Rn.
13
Orion; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
26 Rn.
221; [X.], Marken-
und Kennzeichenrecht, 2.
Aufl. Rn.
1247; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urhe-berrecht Medienrecht, 3.
Aufl., §
26 [X.] Rn.
68; zur Not[X.]digkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der [X.] [X.], Urteil vom 19.
Dezember 2012
149/11, [X.], 182 Rn.
38
[X.][X.] [[X.]/[X.]]). Für international
registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe ([X.] in [X.]/[X.] aaO §
26 Rn.
175; [X.]/[X.]/[X.] aaO §
26 [X.] Rn.
68).

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe schon nicht dargelegt, in welcher Auflagenhöhe der Katalog in [X.] erschie-nen sei und wann und an [X.] er verteilt worden sei. In dem Produktkatalog seien die bildlich dargestellten Waren nicht mit der Streitmarke versehen, diese finde sich lediglich neben der Marke "K.

" in der Kopfzeile der jeweili-
gen Produktseite. Katalog und Preisliste seien außerdem in [X.] abgefasst, so dass ein Vortrag der Beklagten zur Ver[X.]dung der Unterlagen in [X.] erforderlich gewesen
sei.
Dafür spreche auch der Vermerk der Oldenburgischen Industrie-
und Handelskammer auf der [X.] der Preisliste, durch den bestätigt werde, dass die in der Preisliste aufgeführten Produkte zur Ausfuhr in die [X.] bestimmt seien. Gegen diese Ausführungen [X.]det sich die [X.] ohne Erfolg.

(3) Im Zusammenhang mit den Abbildungen von Waren in dem fragli-chen Katalog braucht nicht entschieden zu werden, ob die Annahme des [X.] zutrifft, die dort abgebildeten Produkte seien nicht mit der Streit-marke versehen. Das Berufungsgericht ist jedenfalls zutreffend davon [X.], die Beklagte hätte im Rahmen der sekundären Darlegungslast vortra-14
15
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9
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gen müssen, weshalb dem englischsprachigen Katalog und der dazugehörigen englischsprachigen Preisliste mit dem
Exportvermerk ein Inlandsbezug zu ent-nehmen sei. Weiter hat das Berufungsgericht zu Recht Angaben zur [X.] und der Preisliste sowie zur Dauer und zu den angespro-chenen Verkehrskreisen vermisst. Dass die Beklagte hierzu entgegen der Auf-fassung des Berufungsgerichts Vortrag gehalten hätte, zeigt die [X.] nicht auf.

bb)
Die [X.]
macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsge-richt habe zu Unrecht zweitinstanzliches Vorbringen der Beklagten zum Vertrieb von Produkten des [X.] in den Verkaufsräumen der K.

in
L.

und damit zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke nach
§
531 Abs.
2 ZPO nicht zugelassen.

(1) Ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des §
531 Abs.
2 ZPO kann in einem erstmaligen substantiierten Vorbringen des Beklagten nach §
138 Abs.
2 ZPO zu einem Vortrag des [X.] liegen (vgl. [X.], Urteil vom 8.
Juni 2004
VI
ZR
230/03, NJW 2004, 2828, 2830; [X.]/Schütze/[X.], ZPO, 4.
Aufl., §
531 Rn.
2). Ob ein in zweiter
Instanz konkretisiertes Vorbringen neu ist, hängt davon ab, wie allgemein es in erster Instanz ausgefallen ist. Wenn es einen nur sehr allgemein gehaltenen Vortrag der ersten Instanz konkretisiert oder erstmals substantiiert, ist es neu. Dagegen liegt kein neues Vorbringen in diesem Sinne vor, [X.]n ein bereits schlüssiges oder erhebliches Vorbringen aus der ersten Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen zusätzlich kon-kretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird
(vgl. [X.], Urteil vom 5.
Juni 1991

VIII
ZR
129/90, NJW-RR 1991, 1214, 1215; Urteil vom 26.
Juni 2003

VII
ZR
281/02,
NJW-RR 2003, 1321, 1322; Urteil vom 8.
Juni 2004

VI
ZR
199/03, [X.]Z 159, 245 Rn.
21).

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-
10
-
(2) Das Berufungsgericht hat gemeint, das [X.] habe zu Recht den Vortrag der Beklagten
zu einer Vertriebstätigkeit der K.

in L.

nicht als ausreichend erachtet, um von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Streitmarke in [X.] auszugehen. Die Beklagte habe erstinstanzlich le-diglich vorgetragen, die K.

habe mit der Streitmarke gekennzeichnete
Produkte in ihren Verkaufsräumen in L.

unterschiedlichen Kunden prä-
sentiert.
Die Beklagte sei zwar in der Berufungsinstanz durch die Schilderung der Aufnahme von Kontakten zu [X.]n Kaufinteressenten in den Ausstel-lungsräumen in L.

ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen.
Der ergänzende, erstmals in der zweiten Instanz vorgebrachte, von der Klägerin bestrittene Vortrag sei jedoch verspätet und mangels ausreichender Entschul-digung nicht mehr zu berücksichtigen (§
529 Abs.
1 Nr.
2, §
531 Abs.
2 Nr.
3 ZPO). Die Beklagte habe angesichts der Rüge der Klägerin, ihr Vortrag zur vermeintlich rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke in den Ausstellungs-räumen der K.

in L.

sei nicht ausreichend, Veranlassung gehabt,
ihren Vortrag bereits vor dem [X.] zu ergänzen. Dies ist aus [X.] nicht zu beanstanden.

(3) Die Beklagte hat in erster Instanz keinen konkreten Vortrag dazu ge-halten, welche Anstrengungen ihre Lizenznehmerin unternommen hat, um in [X.] Marktanteile für die durch die Streitmarke geschützten Waren zu gewinnen. Die Klägerin hat in erster Instanz gegenüber dem Vortrag der [X.]n zur Präsentation ihrer Waren in L.

unter anderem
beanstandet,
dass sich aus
dem Vortrag der Beklagten nicht ergebe, welche Umsätze auf-grund solcher Besichtigungen und Begutachtungen erzielt worden seien. [X.] Geschäfts-
oder Verkaufszeiten für die Ausstellungsräume in L.

gebe die Beklagte auf ihrer Internetseite nicht bekannt. Dies hat die Beklagte nicht zum Anlass genommen, in erster Instanz näher zu den erzielten [X.], zu den umworbenen Kundenkreisen und zu den Werbemaßnahmen vorzu-18
19
-
11
-
tragen. Ihr Vortrag war damit so allgemein gehalten, dass sich aus ihm kein schlüssiges Vorbringen für eine rechtserhaltende Benutzung ergab. Das [X.] der Beklagten in der Berufungsinstanz hat das Berufungsgericht damit zu Recht als neu angesehen und nicht mehr zugelassen. Ob die weitere Beur-teilung des Berufungsgerichts zutreffend ist, die Beklagte habe mit ihrem zweit-instanzlichen Vorbringen ihrer sekundären Darlegungslast genügt, kann danach offenbleiben.

cc)
Die [X.] kann nicht mit ihrer Ansicht durchdringen, das Berufungsgericht habe zu Unrecht den Abschluss des Rahmenvertrages zwi-schen der K.

und der [X.]n [X.]

Co. [X.]. vom 1.
März 2010,
der nach dem Vortrag der Beklagten in L.

abgeschlossen und später in
[X.] mit Datum vom 30.
April 2010 abgeändert und erneut unterzeichnet worden sei, nicht als Beleg für eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in [X.] ausreichen lassen. Die
Beurteilung des Berufungsgerichts er-weist sich jedenfalls im Ergebnis als zutreffend.

(1) Das Berufungsgericht hat seine Auffassung damit begründet, die Ver[X.]dung der Streitmarke in dem vorgelegten Rahmenvertrag sei keine aus-reichende Markenver[X.]dung. Bei dem [X.] handele es sich um ein inter-nes Geschäftspapier, wie die darin enthaltene [X.] zeige.

(2) Ob mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung eine rechtserhaltende Benutzung verneint werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Der [X.] hat allerdings noch zu §
5 Abs.
7 [X.] angenommen, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht vorliegt, [X.]n die Ware zu keiner [X.] mit dem Warenzeichen versehen, sondern das Zeichen lediglich im [X.] ver[X.]det worden ist (vgl. [X.], Beschluss vom 29.
Juni 1979

I
ZB
24/77, [X.]Z 75, 150, 154
Contiflex). Ob daran in dieser Allgemeinheit 20
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22
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12
-
unter Geltung des [X.]es festzuhalten ist oder nicht die Ver[X.]dung der Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt (zu Letzterem [X.], Urteil vom 14.
April 2011

I
ZR
41/08, [X.], 623 Rn.
23 = [X.], 886
Peek & Cloppen-burg
II; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
26 Rn.
35), kann offenbleiben.

(3) Die Beklagte hat mit dem Rahmenvertrag nicht schlüssig vorgetra-gen, dass sie mit Waren, die mit der Streitmarke versehen sind, in nennenswer-tem Umfang Umsätze erzielt hat. Mit diesem [X.] verkaufte die Lizenzneh-merin K.

der Beklagten an die [X.]

Co. [X.]. Maler-, Putz-, Bauwerk-
zeuge, Baumaterialien und diverse Handwerkszeuge, die in verschiedenen Ländern der Welt hergestellt werden. Das Sortiment der Ware, Menge und Stückpreise für jede Lieferung sollten in getrennten Frachtlisten festgelegt wer-den. Geliefert werden sollten Waren mit acht verschiedenen Logos, darunter auch mit der Streitmarke,
und außerdem
Waren
ohne Logo. Aus einem solchen [X.] allein lässt sich nicht ersehen, ob die Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehene Waren der Klassen 03, 08 und 16 in einem Umfang veräußert hat, der die Annahme einer rechtserhaltenden Nutzung rechtfertigt. Der [X.] lässt nicht erkennen,
welche Waren von der Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehen werden sollten und ob es sich dabei gerade um die Waren handelt, für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Rechnungen ihrer Lizenznehmerin an die [X.]

Co. [X.].
hat die Beklagte
trotz einer entsprechenden Beanstandung der Klägerin nicht vorgelegt.

[X.]) Ohne Erfolg [X.]det sich die [X.] gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Ein-
und Ausfuhr von im Ausland mit der Streitmarke gekennzeichneten Waren ohne weiteren Inlandsbezug stellten keine rechtser-haltende Benutzung in [X.] dar.

23
24
-
13
-
(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine rechtserhaltende Nut-zung der Streitmarke liege nicht darin, dass im Auftrag von K.

bereits im
Ausland mit der Streitmarke versehene Waren von einem [X.] Transportun-ternehmen von [X.] aus nach [X.] exportiert worden seien. Der Vorschrift des §
26 Abs.
4 [X.] könne nicht entnommen werden, dass die im Ausland erfolgte Kennzeichnung der Ware mit einer
Exportmarke ohne wei-teren Inlandsbezug
-
wie etwa das Verbringen der gekennzeichneten Ware in den allgemeinen Geschäftsverkehr
-
für eine rechtserhaltende Benutzung in [X.] ausreiche. Eine abweichende Beurteilung sei auch nicht deshalb angezeigt, weil der [X.] des §
14 Abs.
3 Nr.
4 [X.] in Bezug auf Exportmarken die Anbringung einer rechtsverletzenden Kennzeich-nung im Inland nicht voraussetze. Das hält der revisionsrechtlichen [X.] stand.

(2) Gemäß §
26 Abs.
1 [X.]
muss die Marke im Inland ernsthaft be-nutzt worden sein. Nach der Vorschrift des §
26 Abs.
4 [X.] gilt als Benut-zung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufma-chung oder Verpackung im Inland, [X.]n die Waren ausschließlich für die Aus-fuhr bestimmt sind. Dies entspricht Art.
10 Abs.
1 Unterabs.
2 Buchst.
b MarkenRL. Danach gilt als Benutzung das Anbringen der Marke auf Waren oder
deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export. Sonstige Ver[X.]dungsformen erfüllen den Tatbestand des §
26 Abs.
4 [X.] nicht (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO §
26 Rn.
238; [X.]/[X.]/[X.] aaO §
26 [X.] Rn.
70). Deshalb reicht es nicht aus, [X.]n die Exportware nicht im Inland, sondern im Ausland gekenn-zeichnet worden ist, nach [X.] transportiert und von dort ohne weiteren Inlandsbezug exportiert wird. Eine Durchfuhr mit der Marke gekennzeichneter Waren allein begründet keinen Inlandsbezug.

25
26
-
14
-

(3) Die [X.] hält dem ohne Erfolg entgegen, dies führe zu einem Wertungswiderspruch zu §
14 Abs.
3 Nr.
4 [X.]. Ein Dritter könnte eine mit der Streitmarke identische Marke im Inland eintragen und gemäß §
14 Abs.
2 Nr.
1 und Abs.
3 Nr.
4 [X.] die Benutzung der [X.] lassen
([X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
26 Rn.
202; [X.],
Festschrift [X.] 1996, 603, 612
f., 614 ff.).
Ein solcher Wertungswiderspruch besteht nicht.

Werden Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke versehen sind, im Zollverschlussverfahren
durch [X.] transportiert, kann der Markeninhaber dagegen nur vorgehen, [X.]n -
beispielsweise durch [X.] -
ein Inverkehrbringen der Waren im Inland oder -
im Falle einer Gemeinschaftsmarke -
in der [X.] droht. Die bloße Gefahr, dass die Waren nicht an ihrem Zielort ankommen und eventuell im Durchfuhr-mitgliedstaat [X.] unbefugt in den Verkehr gebracht werden, reicht nicht für die Annahme aus, dass wesentliche Funktionen der Marke in [X.] beeinträchtigt werden ([X.], Urteil vom 23.
Oktober 2003
C-115/02, [X.]. 2003, [X.] = [X.]. 2004, 39 Rn.
27

Rioglass; [X.], Urteil vom 9.
November 2006
[X.]/05, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 146 Rn.
23 ff. -
Montex Holdings/[X.]; [X.], [X.]. 2012, 134 Rn. 55 ff. -
Philips und [X.]; [X.], Urteil vom 21. März 2007 -
I [X.], [X.], 876 Rn. 18 = [X.], 1185 -
DIESEL II; [X.], Urteil vom 21.
März 2007
I
ZR
66/04, [X.], 875 Rn.
12 = [X.], 1184 -
Durchfuhr von Originalware; [X.], Urteil vom 25.
April 2012 -
I
ZR 235/10, [X.],
1263 Rn. 30 = [X.], 1530
[X.] happy). Es ist insoweit unerheblich, ob die durch [X.] durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der [X.] oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob in dem Bestimmungsstaat Markenschutz besteht oder nicht (vgl. [X.], [X.], 876 Rn. 18 -
DIE-27
28
-
15
-
SEL
II; [X.],
[X.], 875 Rn. 12 -
Durchfuhr von Originalware; [X.], [X.], 1263 Rn.
30
-
[X.] happy; [X.]/[X.]/[X.] aaO §
14 [X.] Rn. 578
ff.; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
14 Rn.
182
ff.).

Eine reine Durchfuhr durch [X.] kann daher im Zollverschluss-verfahren erfolgen, ohne dass derjenige, der die Durchfuhr veranlasst, auf Mar-kenschutz
im Inland angewiesen ist. Nur im zollrechtlich freien Verkehr besteht die Gefahr, dass aus einer Marke gegen denjenigen vorgegangen werden kann, der Waren mit identischen oder ähnlichen Kennzeichen ins Inland ein-
und aus-führt. Dies rechtfertigt aber keine Gleichstellung der rechtserhaltenden Benut-zung mit dem Tatbestand des §
14 Abs.
3 Nr.
4 [X.]. Dafür spricht die Zielsetzung des Benutzungszwangs, die Gesamtzahl der geschützten Marken und damit die Zahl möglicher Konflikte zwischen Marken gering zu halten (dazu Erwägungsgrund
9 der [X.]). Dieses Ziel würde durch eine weitgehende Parallelität von rechtsverletzender und rechtserhaltender Benut-zung verfehlt. Für eine Ausrichtung der rechtserhaltenden Benutzung am [X.] des §
14 Abs.
3 Nr.
4 [X.] besteht danach kein Anlass.

2.
Die Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Die Annahme des [X.], die Beklagte habe die Streitmarke für die Waren "[X.]" rechts-erhaltend benutzt, hält den Angriffen der Revision nicht stand. Im Übrigen ist die Revision unbegründet.

a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass [X.], PU-Hol-landbretter, Kardätschen und [X.] im Auftrag der K.

durch
ein [X.] Unternehmen hergestellt und im Inland mit der [X.] worden seien. Diese [X.] seien durch ein [X.] Trans-portunternehmen nach [X.] an den in den vorgelegten Rechnungs-
und 29
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31
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16
-
Lieferunterlagen genannten Endabnehmer zum Weitervertrieb in [X.] aus-geliefert worden. Das Berufungsgericht hat angenommen, damit werde eine ernsthafte Benutzung der Streitmarke für diese Waren ausreichend dargelegt. Bei ausschließlich für die Ausfuhr bestimmten Waren gelte nach §
26 Abs.
4 [X.] als hinreichende Benutzung bereits das im Inland vorgenommene Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung.

b)
Ohne Erfolg [X.]det sich die Revision gegen die Annahme des [X.], die Beklagte habe die Streitmarke für verschiedene [X.] rechtserhaltend als Exportmarke nach §
26 Abs.
4 [X.] benutzt.

aa) Nach §
26 Abs.
4 [X.] gilt als Benutzung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland. Nach dieser Vorschrift ist bereits das inländische Kennzeichnen von Ex-portware eine inländische Markenbenutzung. Eine innerbetriebliche Kennzeich-nung reicht aus. Nicht erforderlich ist, dass die Ware in [X.] in den [X.] gebracht wird
([X.], in: [X.], 2.
Aufl., §
26 Rn.
66; [X.] in [X.]/[X.]
aaO §
26 Rn.
181
f.). Auf Modalitäten des Transports kommt es nicht an. Vielmehr genügt es, dass die Marke innerhalb [X.]s auf der Ware angebracht wird. Weitere Anforderungen an eine inländische Marken-benutzung enthalten weder die [X.] noch das [X.]. Auf die frühere Rechtsprechung zu Exportmarken unter Geltung des Warenzei-chengesetzes
([X.], Urteil vom 28.
November 1985 -
I
ZR
152/83, [X.], 538
[X.]; Urteil vom 18.
Oktober 1990

I
ZR
292/88, [X.]Z 112, 316

Silenta)
kann nicht mehr zurückgegriffen werden (vgl. [X.], Beschluss vom 19.
Juli 2000

28
W
(pat)
246/97
[X.]S/[X.], juris Rn.
21).

bb) Die vom Berufungsgericht festgestellte Kennzeichnung der PU-[X.], PU-Hollandbretter, Kardätschen und [X.] im Inland 32
33
34
-
17
-
reicht für eine rechtserhaltende Benutzung aus. Anders als die Revision meint, ist deshalb der Vortrag der Klägerin unerheblich, dass es sich bei der Empfän-gerin der Warenlieferungen in [X.] um eine mit der Beklagten verbundene Scheinfirma handele. Ein Rechtserhalt im Inland setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer der im Inland gekennzeichne-ten Waren um ein außenstehendes Unternehmen handelt.

c) Die Revision hat dagegen Erfolg, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts [X.]det, die Ver[X.]dung der Streitmarke für die fragli-chen [X.] führe zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Waren "[X.]".

aa) In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des [X.] fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Be-nutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des [X.] fallen. In einer solchen Benutzung liegt jedoch regel-mäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des [X.] fallen. Da die Oberbegriffe eines [X.] dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines [X.]ses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen ([X.], Urteil vom 5.
Dezember 2012

I
ZR
85/11, [X.], 833 Rn. 64 = [X.], 1038 -
Culinaria/Villa Culi-naria).
Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von meh-reren Oberbegriffen des [X.] erfasst, so ist
im Löschungskla-geverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 [X.] einer der Oberbegriffe ersatzlos zu löschen
([X.], [X.], 833 Rn. 66 -
Culinaria/[X.]).

35
36
-
18
-

bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Es hat zu Unrecht die Auffassung vertreten, der Schutzentziehungsantrag müsse hinsichtlich beider Warengruppen abgewiesen werden, weil die [X.] sowohl unter die Ware "[X.]" als auch unter die Erzeugnisse "[X.]" fielen.

(1) Die Revision [X.]det sich allerdings nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass [X.] sowohl unter die beiden Begriffe "[X.]" (Werkzeuge) und "[X.]" (Schleifinstrumente/[X.]) fallen. Dies lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

(2) Bei einer solchen Sachlage sind jedoch nicht beide Oberbegriffe im [X.] zu belassen. Vielmehr ist einer von beiden zu löschen. Die Frage, welcher der beiden Oberbegriffe zu löschen ist, ist aufgrund einer wirt-schaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, zu beantworten. Danach ist es ge-rechtfertigt, im [X.] über die benutzte konkrete Ware hinaus die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum glei-chen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht ge-rechtfertigt, einen
Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im [X.] zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Ober-begriff fällt ([X.], Urteil vom 17.
Mai 2001 -
I
ZR 187/98, [X.], 59, 62 = [X.], 1211
ISCO; [X.], [X.], 60 Rn.
32
[X.]).

(3) Im Streitfall besteht die Besonderheit, dass der im [X.] ver[X.]dete Oberbegriff "[X.]" Oberbegriff für mehrere weitere Warengruppen der Warenklasse
08 ist, für die die Streitmarke Geltung beansprucht.
Dies [X.] nicht nur die Warengruppe der "[X.]" (Schlei-37
38
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40
-
19
-
finstrumente/Handinstrumente), sondern auch die Warengruppen
"coutellerie" (Messerschmiedewaren), "[X.]" (Wetzsteine), "meules à aiguiser à main"
(Schleifscheiben/Handwerkzeuge), "meules en émeri" ([X.]), "limes à aiguilles" (Nadelfeilen), "limes" (Feilen),
"porte-forets" (Bohrhal-ter), "[X.]" (Locher), "[X.] à main actionnés manuellement" (handbetä-tigte Werkzeuge),
"[X.]" (Schneidemesser) und "dé[X.]" ([X.]). Da die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung lediglich für [X.] nachgewiesen hat, das Berufungsgericht im Übrigen jedoch keine Feststellungen getroffen hat, die die Annahme einer rechtserhaltenden Benut-zung der Streitmarke auch für weitere Werkzeuge rechtfertigen, ist es gerecht-fertigt, den weiten Oberbegriff der Werkzeuge ("[X.]") aus dem Warenver-zeichnis zu löschen und nur die engere
Warengruppe der Schleifinstrumente ("[X.]") im [X.] zu belassen. [X.] käme der Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke hinsichtlich der übrigen, vorstehend aufgeführten und in Wa-renklasse
08 eingetragenen Werkzeuge im Ergebnis keine Wirkung zu,
obwohl die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke für diese Wa-rengruppen
nicht darlegen
konnte.

3. Danach war auf die Revision die Klageabweisung bezogen auf die Waren "[X.]" aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das der
Kla-ge stattgebende Urteil insoweit zurückzuweisen. Die weitergehende Revision und die [X.] waren zurückzuweisen.

41
-
20
-
II[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1, §
92 Abs.
2 ZPO.

Büscher
Ri[X.] Prof. Dr. Schaffert ist in
Koch
Urlaub
und daher gehindert zu unterschreiben.

Büscher

Löffler
Schwonke
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Entscheidung vom 10.07.2012 -
33 O 11518/11 -

OLG [X.], Entscheidung vom 11.04.2013 -
6 U 3293/12 -

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