Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.03.2015, Az. 29 W (pat) 1/12

Die Wortmarke

[X.] Spots

ist am 18. Februar 2008 angemeldet und am 23. Juli 2008 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für Dienstleistungen aus den Klassen 35, 38, 41 und 42 eingetragen worden. Nach einem im Widerspruchsverfahren vor dem [X.] erklärten [X.] lautet das Verzeichnis wie folgt:

Klasse 35: Werbung; Unternehmensverwaltung;

Klasse 38: Telekommunikation.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 22. August 2008 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer älteren Wortmarke Nr. 306 78 857

[X.]

die geschützt ist für folgende Waren  und Dienstleistungen

Klasse 09: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film, optische, [X.], Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 37: Bauwesen; Installation, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware); Installationsarbeiten;

Klasse 41:  Ausbildung; Unterhaltung;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

Widerspruch eingelegt. Im weiteren Verfahren hat die Widersprechende ihren Widerspruch auch auf eine geschäftliche Bezeichnung im Sinne des § 5 [X.] gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] hat mit Beschlüssen vom 3. Februar 2010 und 5. September 2011, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, den Widerspruch zurückgewiesen. Ferner hat sie den [X.] der Widersprechenden bzw. Erinnerungsführerin zurückgewiesen. In Bezug auf die geltend gemachte geschäftliche Bezeichnung sei der Widerspruch schon unzulässig. Der Widerspruch aus der älteren eingetragenen Marke sei zulässig, aber unbegründet. Zwar könnten sich die gegenüberstehenden Marken auf ähnlichen bis sehr ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Die Bezeichnung „[X.]“  vermittle aber einen Sachhinweis im Sinne von  „zentrale Medien“ und weise im Medienbereich auf „zentrale Medien der Informationsvermittlung und Meinungsbildung“ hin. Selbst wenn von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werde, seien Verwechslungen der Marken nicht zu befürchten. Denn wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteils „Spots“ sei in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ein ausreichender Abstand der jüngeren Marke zur Widerspruchsmarke gewahrt. Eine Prägung nur durch die Worte „[X.]“ könne nicht angenommen werden, weil es sich nicht nur bei „Spots“ um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil handle, sondern auch bei den übrigen Wörtern. Zudem bilde die jüngere Marke eine zusammengehörige begriffliche Einheit. Auch andere Arten der [X.] kämen nicht in Betracht, weil es an einer selbstständig kennzeichnenden Stellung von „[X.]“ in der jüngeren Marke fehle.

Hiergegen richtet sich die am 15. November 2011 eingelegte Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sehr hohe Ähnlichkeit bestehe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei zudem von einer durchschnittlichen bis leicht gestärkten Kennzeichnungskraft auszugehen. Obwohl es sich bei den Wörtern „Central“ und „Media“ für sich genommen um gebräuchliche Wörter auch in der [X.] handle, könnten die Begriffe zusammen nicht als „zentrale Medien“ verstanden werden. Die Verwendung der Begriffskombination „zentrale Medien“ sei auch unüblich. Selbst in der Bedeutung „Leitmedien“ oder „Hauptmedien“ besitze die Widerspruchsmarke keinen beschreibenden Anklang in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen. Aufgrund der hohen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft seien an den zur Verneinung der [X.] erforderlichen Markenabstand erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Vergleichsmarken seien aber in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich. Die Widerspruchsmarke werde vollständig von der jüngeren Marke - zudem am stärker beachteten Zeichenanfang - übernommen, es werde lediglich das beschreibende Wort „Spots“ angehängt. In der Rechtsprechung sei anerkannt, dass die Hinzufügung eines beschreibenden Elements zu einem mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil die Annahme der [X.] in keinem Fall verhindere. Der Bestandteil „[X.]“ nehme in der jüngeren Marke eine dominante, prägende Stellung ein, zumindest behalte er aber seine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen [X.]. Es liege deshalb jedenfalls eine mittelbare [X.] vor, weil trotz der etwaig erkannten begrifflichen Unterschiede wegen der Ähnlichkeit des [X.] und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken geschlossen werden könne. Ferner liege [X.] im weiteren Sinne vor, denn die Widerspruchsmarke habe sich allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entwickelt, da die Widerspruchsmarke zugleich Firmenschlagwort sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 78 857 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2008 019 109 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verweist auf ein beigefügtes Urteil des [X.] vom 9. November 2011, mit dem eine Klage auf Unterlassung gemäß § 14 Abs. 5 i. V. m. § 4 [X.] der hiesigen Beschwerdeführerin gegen den Beschwerdegegner rechtskräftig zurückgewiesen wurde.

…

…

Die Verfahrensbeteiligten sind zu der mündlichen Verhandlung am 25. März 2015, zu der sie ordnungsgemäß geladen wurden, wie vorab angekündigt, nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden und ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke hat in der Sache keinen Erfolg.

A) …

…

B) Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine [X.] im Sinne des §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.].

Die Frage der [X.] im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] [X.], 1098 Rn. 44 – [X.]/ [X.]; [X.], 933 Rn. 32 – [X.]; [X.], 237 Rn. 18 – PICARO/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 235 Rn. 15 – [X.]/[X.]; [X.], 484 Rn. 23 – [X.]; [X.], 905 Rn. 12 – [X.]; [X.], 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 859 Rn. 16 – [X.]; [X.], 60 Rn. 12 – [X.]). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. [X.] [X.]. 2009, 911 Rn. 34 - [X.]/[X.] [[X.] [X.]]; [X.] 2014, 488 Rn. 9 - [X.]/[X.]; [X.], 1145 Rn. 34 - [X.]; [X.], 484 Rn. 25 - [X.]).

1. Nach der hier maßgeblichen [X.] liegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Unternehmensverwaltung“ und „Telekommunikation“ im Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen. Die Dienstleistung „Werbung“ ist jedoch unähnlich zu diesen; diesbezüglich muss der Widerspruch und mithin die Beschwerde schon deshalb erfolglos bleiben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen ([X.] GRUR 1998, 922 Rn. 15 – [X.]; [X.] 2014, 488 Rn. 12 – [X.]/[X.]). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer [X.] wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.] a. a. O. – [X.]/ [X.]).

Die Dienstleistung „

Die „

Die Dienstleistung der angegriffenen Marke „

2. Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zu.

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und Grundlage für die Beurteilung der [X.] ([X.] [X.], 505, 507 - TUC-Salzcracker). Eine normale Kennzeichnungskraft kommt Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen ([X.] [X.]. 1999, 734, 736 - [X.]). Handelt es sich bei der eingetragenen prioritätsälteren Marke um eine beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe, so kann ihr wegen der Bindungswirkung der Eintragung zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden. Jedoch ist der Schutzbereich einer solchen Marke auf ein Minimum zu beschränken mit der Folge, dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutzumfang der Marke herausführen (st. Rspr., vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Auflage, § 9 Rn. 194 m. w. N.).

Die Widerspruchsmarke „[X.]“ wird von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres mit „zentrale Medien/ Hauptmedien“ übersetzt und als beschreibende Angabe verstanden. Das [X.] Adjektiv „Central“ gehört zum [X.]n Grundwortschatz und bedeutet „zentral“ bzw. als Präfix „Haupt-„. Das aus dem [X.] stammende Wort „Media“ ist mit der Bedeutung „Medien, Kommunikationsmittel“ in die [X.] eingegangen (vgl. [X.] online, www.duden.de unter den Stichworten Media, Medien, Medium). Die Markenstelle hat bereits entsprechende Belege für die sachbeschreibende Verwendung der ([X.]) Begriffsbildung „zentrale Medien“ übermittelt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weist [X.] in der Bedeutung „zentrale Medien“ für diejenigen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke, die markenrechtlich eine Ähnlichkeit zu den angegriffenen Dienstleistungen aufweisen – nämlich „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ - einen beschreibenden Begriffsinhalt auf. Das Zeichen gibt einen Hinweis auf die Art der Ware, nämlich dass es sich um ein zentrales – digitales – Medium bzw. ein Kommunikationsgerät, z. B. ein Computer, Smartphone etc. handelt. In Bezug auf die Dienstleistungen gibt das Zeichen einen Hinweis auf deren Gegenstand, nämlich dass die Entwurfs- und Entwicklungsdienstleistungen sich auf zentrale Kommunikationsmittel/Medien beziehen. Die Widerspruchsmarke ist daher äußerst kennzeichnungsschwach; ihr kann daher nur ein sehr geringer Schutzumfang zugebilligt werden.

Anhaltspunkte für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft sind von der Beschwerdeführerin weder substantiiert vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar.

3. Angesprochen sind neben den Fachkreisen bezogen auf die Unternehmensverwaltung das unternehmerisch tätige Publikum und in Bezug auf Telekommunikation auch die Endverbraucher. Auszugehen ist daher von durchschnittlicher bzw. etwas erhöhter Aufmerksamkeit.

4. Bei dieser Ausgangslage besteht zwischen der Widerspruchsmarke „[X.]“ und der angegriffenen Marke „[X.] Spots“ trotz der Übernahme der Wortbestandteile „[X.]“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Annäherung der Marken keine markenrechtlich relevante [X.].

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente ([X.] 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 909 Rn. 13 – Pantogast; [X.], 905 Rn. 12 – [X.]). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. [X.] [X.]. 2014, 459 Rn. 42 – [X.]; [X.]. 2012, 754 Rn. 63 – [X.] Marken GmbH/[X.] [Linea Natura Natur hat immer Stil]; [X.]. 2010, 129., Rn. 60 – [[X.]/[X.]]; [X.] 2004, 779, 781 - Zwilling/ [X.]). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können ([X.] GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. [X.]; [X.], 64 Rn. 14 - Maalox/[X.]; [X.], 487 Rn. 32 - Metrobus; [X.], 60 Rn. 17 - [X.]). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im [X.] zu ermitteln. Für die Annahme einer [X.] reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] [X.], 1055 Rn. 26 - airdsl; [X.]Z 139, 340, 347 - [X.]; [X.] MarkenR 2008, 393, Rn. 21 -HEITEC).

In Anbetracht des sehr geringen Schutzumfangs der älteren Marke unterscheiden sich die Vergleichsmarken „[X.]“ und „[X.] Spots“ durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Spots“ am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der Abweichungen in der [X.], [X.] und dem Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führt der weitere Bestandteil „Spots“ weg von der Widerspruchsmarke; es stehen sich unterschiedliche Bedeutungen gegenüber, nämlich „zentrale Medien“ einerseits und „zentrale Medienspots“ andererseits.

Den Wortbestandteilen „[X.]“ kommt in der angegriffenen Marke keine prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zu. Zwar handelt es sich bei dem Wortbestandteil „Spots“ im Sinne von „kurzer Werbefilm bzw. –text“ in der jüngeren Marke für die hier relevanten Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe; dies gilt aber gleichermaßen für die weiteren Markenwörter „Central“ und „Media“ wie auch für die Wortfolge „[X.]“. Sind die [X.] demnach aber hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft gleich zu beurteilen – unabhängig davon, ob gleich stark oder gleich schwach – so vermag keiner von diesen den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen. Dies gilt umso mehr, als die jüngere Marke eine gesamtbegriffliche Aussage im Sinne von „zentrale Medienspots“ vermittelt und sich  das Wort „Media“ begrifflich auf das nachfolgende Wort „Spots“ bezieht. Der angesprochene Verkehr hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich an den Worten „[X.]“ zu orientieren und das Wort „Spots“ zu vernachlässigen. Einer derartigen Verkürzung wirkt schließlich entgegen, dass das Herauslösen der beiden Anfangswörter zu einer Sinnverschiebung führen würde, nämlich von „zentrale Medienspots“ zu der Bedeutung „zentrale Medien“; eine Verkürzung, die zu einer solchen Veränderung des [X.] führt, nimmt der Verkehr nicht vor.

Eine unmittelbare [X.] ist daher nicht zu bejahen.

Auch Anhaltspunkte für eine [X.] durch gedankliches Inverbindungbringen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. 2 [X.] liegen nicht vor.

Die Widersprechende hat nichts dazu vorgetragen, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „[X.]“ verfügt ([X.] [X.]. 2007, 1009 Rn. 64 - [X.]/[X.] [[X.]]); schon deshalb ist nicht von einer mittelbaren [X.] unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens auszugehen.

Der Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung der Bestandteile „[X.]“ in der angegriffenen Marke steht deren Kennzeichnungsschwäche bzw. Schutzunfähigkeit entgegen. Ferner nimmt das angesprochene Publikum diese in der Marke „[X.] Spots“ enthaltenen Bestandteile auch deshalb nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, weil sich das jüngere Zeichen zu einer einheitlichen Aussage verbindet. Da der Verkehr den Bestandteilen „[X.]“ aus diesen Gründen keinen Hinweis auf die Widersprechende entnimmt, kommen auch sonstige Arten der (mittelbaren) [X.] wie auch eine [X.] im weiteren Sinne nicht in Betracht.

Den Ausführungen der Beschwerdeführerin kann schließlich nicht entnommen werden, dass sie sich mit ihrer Beschwerde auch gegen die Verwerfung des Widerspruchs aus ihrer geltend gemachten geschäftlichen Bezeichnung „[X.]“ gemäß § 5 [X.] wendet; dieser Widerspruch ist aber ohnehin schon - worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat - im Hinblick auf § 165 Abs. 2 [X.] ersichtlich unzulässig, so dass insoweit die Beschwerde auch erfolglos bleibt bzw. bleiben müsste.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 [X.].

[X.] Spots/ [X.]