Bundespatentgericht, Urteil vom 27.12.2021, Az. 6 Ni 37/18 (EP)

Auf die zulässige Klage der Klägerin zu 1 ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, weil den Gegenständen der Patentansprüche in erteilter Fassung und nach den [X.] 1 bis 3 der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG [X.] m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ). Die [X.] und 5 warengemäß § 83 Abs. 4[X.] als verspätet zurückzuweisen.

I. Zulässigkeit

Der Beitritt der Klägerin zu 2 zur Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1war als subjektive Klagehäufung zulässig, nachdem die Klägerin zu 1 dem zugestimmt hat und der [X.] auch sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 [X.] war.

Für die Bestimmung der Sachdienlichkeit kommt es auf die objektiv zu bewertenden Interessen der [X.]en sowie der Rechtspflege an.

Die [X.] hatte die Klägerin zu 2 vor dem [X.] wegen Verletzung des [X.] in Anspruch genommenen.Die [X.]erweiterung hat die Erledigung des Prozesses nichtverzögert. Die weitere Klägerin zu 2 konnte das Streitpatent ohnehin aus eigenem Recht mit einer eigenen Nichtigkeitsklage angreifen. Im anhängigen Verfahren kann unter vollständiger Verwertung des gesamten Prozessstoffs geklärt werden, ob das angegriffene Patent für nichtig zu erklären ist; dies konnte ein weiteres, gesondertes Klageverfahren der weiteren Klägerinersparen.

Auch nach ihrer Klagerücknahme blieb die Klägerin zu 2 im Hinblick auf die einheitlich zu treffende Kostenentscheidung [X.] des Rechtsstreits.

II. Zum Gegenstand des [X.]

1. Das Streitpatent betrifft eine mobile Kommunikationsvorrichtung und ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung (vgl. Patentansprüche 1 und 6). In der Beschreibung wird ausgeführt, dass einige mobile Kommunikationsgeräte mit mehr als einem Kommunikationsnetzwerk kommunizieren können. Solche mobilen Kommunikationsgeräte können einem Benutzer ermöglichen, zwischen einer Vielzahl von Kommunikationsnetzen zu wählen. Die Vielzahl von Kommunikationsnetzen kann von unterschiedlichen Anbietern verwaltet werden (vgl. [X.]chrift Abs. 0006). Absatz 0008 verweist auf die Druckschrift [X.] 2003/125023 [X.] ([X.]) als Stand der Technik. Die Teilnehmer eines drahtlosen Kommunikationsnetzwerkes sind über ein Gateway mit einem Datennetz verbunden. Während einer Datensitzung kann ein Teilnehmer auf verschiedene Ressourcen zugreifen, die von einem Provider über das Datennetz angeboten werden. Um dabei auch Sprachdienste im Datennetz nutzen zu können, muss die Datensitzung durch einen Vermittlungsserver beendet werden (vgl. [X.]chrift Abs. 0008).

2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent, nachdem in der [X.]chrift eine Aufgabe nicht ausdrücklichgenannt ist, die objektive Problemstellung zu Grunde, eine mobile Kommunikationsvorrichtung und ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung bereitzustellen, welche gegenüber dem bekannten Stand der Technik eine größere Flexibilität bei der Nutzung von unterschiedlichen Kommunikationswegen durch eine mobile Kommunikationsvorrichtung ermöglichen.

3. Als zuständigen Fachmann sieht der [X.] einen Ingenieur mit Hochschulabschluss in der Fachrichtung Elektrotechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von [X.], Mobilfunkstandards und Kommunikationssystemen verfügt und mit Protokollen vertraut ist, wie sie bei [X.] zum Einsatz kommen.

4. Die sich aus der objektiven Problemstellung ergebende Aufgabe löst das [X.] durch eine mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung gemäß Patentanspruch 6.

4.1. Die angegriffenen Patentansprüche 1 und 6 in der erteilten Fassung des [X.] lassen sich wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1unter Zugrundelegung der [X.] Sprachfassung:

1 A mobile communication device [X.] (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

1.1.1 communicate over at least a telephone network and a computer network; and

1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and

1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:

1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

1.4 at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the [X.].

In der [X.] Fassung lautet der gegliederte Patentanspruch 1 wie folgt:

1 Mobile Kommunikationsvorrichtung ([X.]) (100, 200, 300, 410, 420, [X.]), die umfasst:

1.1 wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul (110, 120, 210, 220), das dafür ausgelegt ist:

1.1.1 über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren, und

1.1.2 eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen, und

1.2 wenigstens ein Modul (150, 250, 350), das dafür ausgelegt ist:

1.2.1 eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren, und

1.2.2 eine zweite Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu deaktivieren,

1.3 - wobei das wenigstens eine Modul ferner dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar,

1.4 zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die [X.] betreffenden gespeicherten Informationen.

Der unabhängige Patentanspruch 6 lautet unter Zugrundelegung der [X.] Sprachfassung:

6.1 In a mobile communication device [X.] (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450),

6.1.1 the [X.] capable of communicating over at least a telephone network and a computer network,

6.1.2 the [X.] capable of performing a plurality of types of communication over the computer network,

6.2 a method for controlling alternative communication pathway utilization, the method comprising:

6.2.1 enabling a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

6.2.2 disabling a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

6.3 - wherein the method further comprises determining whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

6.4 at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the [X.].

In der [X.] Fassung lautet der unabhängige Patentanspruch 6 wie folgt:

6.1 Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationsweg-nutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung ([X.]) (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450), wobei

6.1.1 die [X.] dazu fähig ist, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren,

6.1.2 die [X.] dazu fähig ist, eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen,

6.2 wobei das Verfahren umfasst:

6.2.1 Aktivieren einer ersten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk, und

6.2.2 Deaktivieren einer zweiten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk,

6.3 - wobei das Verfahren ferner das Bestimmen umfasst, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar,

6.4 zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die [X.] betreffenden gespeicherten Informationen.

5. Der zuständige Fachmann versteht die Merkmale der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 wie folgt:

Merkmal 1 des erteilten Patentanspruchs 1 betrifft eine mobile Kommunikations-vorrichtung (mit [X.] abgekürzt und in [X.]. 1 durch das Bezugszeichen 100 gekennzeichnet). Der Patentanspruch gibt nicht vor, um welches Gerät es sich dabei konkret handeln soll. Als Beispiele für mobile Kommunikationsvorrichtungen werden im Absatz 0045 Mobiltelefone, tragbare Computer, Musikplayer oder Navigationssysteme genannt. Dem Absatz 0045 kann aber auch entnommen werden, dass die Erfindung nicht auf solche Geräte beschränkt ist. Demnach dürfte der in der [X.] Anspruchsfassung verwendete Begriff mobile communication device [X.] nicht nur auf tragbare Geräte beschränkt und breit auszulegen sein. Der Auffassung der hiesigen [X.] im durch Klagerücknahme beendeten Verletzungsverfahren beim [X.] Mannheim, dass auch ein in einem Fahrzeug fest verbautes Infotainmentsystem als mobile Kommunikationsvorrichtung im Sinne des [X.] angesehen werden kann, ist daher zuzustimmen.

Die mobile Kommunikationsvorrichtung soll gemäß Merkmal 1.1 wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul umfassen. Demnach genügt ein einziges Kommunikationsschnittstellenmodul. Patentanspruch 1 ist darauf aber nicht beschränkt. Im Ausführungsbeispiel gemäß [X.]ur 1 sind zwei [X.] vorhanden ([X.]/F Module 1 mit Bezugszeichen 110, [X.]/F Module 2 mit Bezugszeichen 120). Der Anspruch gibt nicht vor, ob das Kommunikationsschnittstellenmodul in Form von Hard- oder Software (oder beides) in der mobilen Kommunikationsvorrichtung implementiert ist (vgl. Abs. 0094: [X.] in hardware, software, or a combination thereof). Alle drei Möglichkeiten sind daher vom Anspruch umfasst.

Das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul soll gemäß Merkmal 1.1.1 dafür ausgelegt sein, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk kommunizieren zu können. Das Telefonnetzwerk kann ein zellulares Telefonnetz oder öffentliches Telefonnetz sein (vgl. [X.]chrift, Abs. 0047). In seinen Ausführungsformen soll das Telefonnetzwerk ein Mobilfunknetz sein, über welches das Kommunikationsschnittstellenmodul 110 unter Verwendung der [X.] drahtlos kommunizieren kann (vgl. Anspruch 2, [X.]. 1 [X.] m. Abs. 0048). Als Mobilfunkstandards werden beispielhaft [X.], 2G, 3G, 4G, [X.], W[X.], [X.], [X.], [X.]/GPRS/EDGE, etc. genannt (vgl. Abs. 0047). Für den Fachmann ist beider Kommunikation über das Telefonnetzwerk, insbesondere über Mobilfunknetze, sowohl das Durchführen von Telefongesprächen als auch die Übertragung von Daten (z. [X.]) umfasst.

Unter dem Computernetzwerk versteht der Fachmann im Sinne des [X.] ein Netzwerk, über welches Computersysteme Daten austauschen können. Beispiele für Computernetzwerke werden im Absatz 0049 genannt. Demnach kann ein Computernetzwerk beispielsweise das [X.], ein kabelgebundenes lokales Netzwerk (LAN) oder ein lokales Funknetzwerk ([X.], [X.]) umfassen(vgl. Anspruch 3, Abs. 0049 u. 0087 u. [X.]. 3, [X.]/F Modules 310). Für die Kommunikation mit dem Computernetzwerk soll eine Vielzahl standardisierter Protokolle verwendet werden können, beispielsweise Protokolle nach den Standards [X.], [X.], [X.], [X.] 802.11, [X.] 802.15, [X.] 802.16 und [X.] 802.20 (vgl. Abs. 0049 u. [X.]. 3). In dem Ausführungsbeispiel nach [X.]ur 1 stehen hierfür kabelgebundene Schnittstellen 128, optische Schnittstellen 124 oder eine Antenne 122 zur Verfügung.

Die Angabe in der Merkmalsgruppe 1.1, wonach das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein soll, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk kommunizieren zu können, beschreibt lediglich die funktionelle Befähigung des Kommunikationsschnittstellenmoduls. In [X.]ur 4 sind hierzu verschiedene Szenarien dargestellt. Beispielsweise kann eine mobile Kommunikationsvorrichtung 450 mit den Basisstationen eines [X.] Mobilfunknetzes 452 verbunden sein. Über das Mobilfunknetz kann die mobile Kommunikationsvorrichtung auch auf das [X.] 490, was gemäß vorstehender Auslegung als Computernetzwerk zu verstehen ist, zugreifen. Zusätzlich kann die mobile Kommunikationsvorrichtung 430 über alternative Kommunikationspfade, wie [X.] über einen [X.] Access Point 454, Informationen mit dem [X.] 490 austauschen.

Entgegen der Auffassung der [X.] liegt damit eine Kommunikation über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk im Sinne des Merkmals 1.1.1 auch dann vor, wenn die mobile Kommunikationsvorrichtung über das Mobilfunknetz auf das [X.] zugreift, worauf der [X.] bereits im qualifizierten Hinweis hingewiesen hat. Dass das Kommunikationsschnittstellenmodul 150 grundsätzlich selbst bzw. direkt mit dem Computernetzwerk kommunizieren muss, ergibt sich nicht aus dem Anspruch.

Die weiteren Merkmale 1.1.2 bis 1.4 befassen sich mit der Kommunikation allein über das Computernetzwerk.

Merkmal 1.1.2 sieht vor, dass das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Kommunikationsarten (in der [X.] bezeichnet als types of communication) über das Computernetzwerk auszuführen. Welche Kommunikationsart konkret ausgeführt werden soll, wird nicht beansprucht. Der Begriff type of communication ist nicht nur auf die physikalische Datenübertragung beschränkt, sondern breit auszulegen. Als Beispiele für Kommunikationsarten sind im Absatz 0058 des [X.] u. a. die Übertragung von Datendateien, Sprache in Echtzeit, Textnachrichten, Emails, Musik- und Videodaten ([X.] Musik- oder Videostreaming) genannt. Der Fachmann versteht die anspruchsgemäßen Kommunikationsarten daher als Funktionen oder Anwendungen, mit denen eine bestimmte Art von Informationen über das Computernetzwerk ausgetauscht werden, und die im Rahmen von Applikationen auf der mobilen Kommunikationsvorrichtung ausgeführt werden können.

Gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk (selektiv) zu aktivieren (Merkmal 1.2.1) und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (Merkmal 1.2.2). In den Ausführungsformen des [X.] ist das Modul als Kommunikationskontrollmodul bezeichnet (Communication Access Control Module [X.], 250u. 350 gem. [X.]. 1-3). Der Fachmann kann den Absätzen 0062 und 0129 entnehmen, dass das Modul als diskretes Bauteil oder auch als Softwaremodul ausgeführt sein kann.

Die Merkmale 1.3 und 1.4 sind gemeinsam zu lesen. Gemäß Merkmal 1.3 soll das wenigstens eine Modul bestimmen können, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist. Und zwar soll dies gemäß Merkmal 1.4 durch Zugreifen auf und Analysieren von gespeicherten Informationen geschehen, die einen Nutzer und/oder die mobile Kommunikationsvorrichtung betreffen. Die Informationen hierzu können in einem Speicher (on board memory 155) [X.] auf einer SIM-Karte oder einer externen Datenbank gespeichert sein (vgl. [X.]. 1 [X.] m. Abs. 0069). Hierbei kann es sich beispielsweise um Zugriffsprivilegien für bestimmte Kommunikationsarten handeln (vgl. Abs. 0071-0073).

Damit umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren und eine zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk in Abhängigkeit von gespeicherten Informationen zu deaktivieren. Entgegen der Auffassung der [X.] lässt sich aber den Patentansprüchen weder eine Reihenfolge noch eine Gleichzeitigkeit dieser beiden Verfahrensschritte entnehmen.

Die vorstehenden Ausführungen zur Auslegung des Vorrichtungsanspruchs gelten gleichermaßen für das Verständnis des Verfahrensanspruchs.

III. Zum Hauptantrag

1. Das Streitpatent in der erteilten Fassung ist nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 aufgrund fehlender Neuheit nicht patentfähig ist.

Aus Druckschrift [X.] 2002/0070852 [X.]([X.]) ist bereits eine mobile Kommunikationsvorrichtung mit allen Merkmale des Patentanspruchs 1 bekannt.

Das in Druckschrift [X.] beschriebene System soll der Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen dienen, indem beispielsweise verhindert wird, dass ein Fahrer während der Fahrt von einer Displayanzeigeabgelenkt wird oder über ein Touchscreen Daten eingibt (vgl. Abs. 0002, 0007).[X.] wird ein Informations- und Anzeigesystem 10 in einem Fahrzeug, welches – wie im Abschnitt zur Anspruchsauslegung ausgeführt – als mobile Kommunikationsvorrichtung im Sinne des [X.] zu verstehen ist (vgl. [X.]. 1, Abs. 0012, 0002; Merkmal 1). Das Informations- und Anzeigesystem umfasst eine als Kommunikationsschnittstellenmodul zu verstehende drahtlose Kommunikationsvorrichtung (wireless communication device 70; Merkmal 1.1). Die drahtlose [X.] ist dafür ausgelegt, über ein Mobilfunknetzwerk mit anderen Mobilfunkteilnehmern und [X.]anbietern kommunizieren zu können (vgl. Abs. 0012, 0016). Damit ist Merkmal 1.1.1 offenbart, wonach das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein soll, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk, wie [X.] dem [X.], kommunizieren zu können. Abgesehen davon beschreibt Druckschrift [X.] auch die Möglichkeit, dass die Kommunikation mit dem [X.] auch über ein mittels [X.] verbundenes Gerät ([X.] PC oder PDA) erfolgen kann (vgl. Abs. 0016). In der [X.] wird eine Mehrzahl von Kommunikationsarten genannt, die über das Computernetzwerk ausgeführt werden können. Beispielhaft werden Navigationsanweisungen, Wetterinformationen, Emails, [X.] und allgemeine Daten aufgeführt, welche über das [X.] abgerufen werden können (vgl. Abs. 0018, 0021 [X.] m. Abs. 0004; Merkmal 1.1.2). Des Weiteren enthält das Informations- und Anzeigesystem wenigstens einen [X.], der als Modul im Sinne von Merkmal 1.2 zu verstehen ist (vgl. Abs. 0012, 0013, 0018 u. [X.]. 1).Der Mikrocomputer 20 ist dafür ausgelegt, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren und eine zweite Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu deaktivieren. So werden während der Fahrt alle Kommunikationsarten deaktiviert, die den Fahrer [X.] durch eine Tastatureingabe wie beispielsweise bei E-Mails ablenken könnten. Insbesondere soll das Display während der Fahrt ab einer bestimmten Geschwindigkeit gesperrt werden (vgl. Abs. 0007, 0017). Dies bedeutet, dass gemäß Merkmal 1.2.2 eine Kommunikationsart - bezeichnet als zweite Kommunikationsart - der Mehrzahl von Kommunikationsarten deaktiviert wird. Der Fachmann geht davon aus, dass es während der Fahrt aber weiterhin möglich ist, solche Kommunikationsarten weiter nutzen zu können, für die keine Interaktion notwendig ist, wie [X.] die Wiedergabe von Navigationsanweisungen gemäß den Absätzen0018 und 0021 in Verbindung mit Absatz 0004. Denn in den Absätzen 0017 und 0018 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch während der Fahrt bei ausgeschaltetem Display Daten aus dem [X.] heruntergeladen werden können. Beispielsweise wird ausgeführt, dass der Fahrer auch während der [X.] Wetterinformationen anfordern und empfangen kann.Demzufolge ist das wenigstens eine Modul dafür ausgelegt, gemäß Merkmal 1.2.1eine Kommunikationsart - bezeichnet als erste Kommunikationsart - der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren. Druckschrift [X.] offenbart auch die Merkmale 1.3 und 1.4. So deaktiviert der [X.] die zweite Kommunikationsart in Abhängigkeit von Fahrzeugparametern, wie [X.] der Fahrgeschwindigkeit. Beispielsweise wird die Anzeige von Informationen deaktiviert, sobald das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 2 mph überschreitet (vgl. Abs. 0020 u. [X.]. 2). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß Merkmal 1.3wenigstens ein Modul umfasst, das dafür ausgelegt ist, (anhand von Fahrzeugparametern) zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist. Damit offenbart Druckschrift [X.] auch das Merkmal 1.4. Denn die Bestimmung, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, erfolgt hier auch aufgrund von in der mobilen Kommunikationsvorrichtung abgespeicherten Informationen, welche die Bedingungen für die Deaktivierung vorgeben (vgl. Abs. 0020).

Danach ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mit allen seinen Merkmalen aus Druckschrift [X.] bekannt.

2. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mit allen seinen Merkmalen auch aus Druckschrift [X.] oder DruckschriftQED1 bekannt ist.

3. Die weiteren Patentansprüche 2 bis 7 nach Hauptantrag bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung; [X.], Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 ([X.]), [X.]E 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

III. Zu den Hilfsanträgen

Die [X.] kann das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsanträge – unabhängig von der Frage der unzulässigen Erweiterung, die daher dahinstehen kann – nicht erfolgreich verteidigen, weil sowohl die danach beanspruchten Vorrichtungen als auch die beanspruchten Verfahren nach den [X.] 1 bis 3 gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sind bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG [X.] m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ) und die [X.] und 5 gemäß § 83, Abs. 4 [X.] als verspätet zurückzuweisen waren.

1. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift NK 13 ([X.] 2005/0148319 [X.]) und beruht unabhängig davon, ausgehend von Druckschrift [X.] ([X.] 2002/0070852 [X.]), auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.1 Hilfsantrag 1 basiert auf dem erteilten Anspruch 1 des [X.] und enthält zusätzlich das im erteilten Anspruch 2 spezifizierte Merkmal, dass das Telefonnetzwerk ein Mobiltelefonnetzwerk („cellulartelephonenetwork“) ist. Zudem weist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag eine Ergänzung aus der Kombination der Alternativen „Local Area Network“ (LAN) im Absatz [0049] des [X.] und „wireless communication link“ im Absatz [0050] auf und lautet damit in der [X.] Englisch wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

1 A mobile communication device [X.] (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

1.1.1* communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;

1.1.1a wherein the computer network comprises a local area network and

1.1.1b the at least one communication interface module is adapted to communicate over the local area network via a wireless communication link; and

1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and

1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:

1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

1.4  at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the [X.].

1.2 Hilfsantrag 1 sieht demnach vor, dass das Telefonnetzwerk ein Mobilfunknetz (cellulartelephonenetwork) ist (Merkmal 1.1.1*). Auch das Computernetz, mit dem über das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul 110, 120 kommuniziert werden kann, wird näher beschrieben. Das Computernetz soll ein lokales Netzwerk umfassen (comprises a localareanetwork; Merkmal 1.1.1a) mit dem über eine drahtlose Kommunikationsverbindung kommuniziert werden kann (vgl. Merkmal 1.1.1b). Gemeint ist damit ein örtlich begrenztes Funknetz, mit dem sich die mobile Kommunikationsvorrichtung kabellos verbinden kann, beispielsweise, weil es [X.]-fähig ist. Der [X.] stimmt der [X.] zu, dass damit eine [X.]-Verbindung nicht umfasst ist. Denn das Streitpatent unterscheidet zwischen einem lokalen Netzwerk (Lokal Area Network LAN) und einem persönlichen Netzwerk (Personal Area Network PAN bzw. [X.]; vgl. [X.]chrift, Abs. 0049). Entgegen der Auffassung der [X.] sieht der Anspruch damit aber nicht vor, dass die selektive Aktivierung und Deaktivierung der Kommunikationsarten gemäß der Merkmale 1.2 bis 1.4 dann auch über [X.] erfolgen soll.

1.3 Druckschrift [X.]befasst sich mit dem kostenpflichtigen Download von Dateien aus dem [X.] auf ein mobiles Kommunikationsendgerät, wie [X.]ein [X.] (vgl. Abs. 0006, 0017, 0022 u. 0034 u. [X.]. 1). Das mobile Kommunikationsendgerät (portable communication terminal 10) ist dabei als mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß Merkmal 1 anzusehen.Wie in [X.]ur 1 dargestellt, umfasst das mobile Kommunikationsendgerät 10 wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul (Mobile Communication Section12, [X.]; Merkmal 1.1). Ein erstes Kommunikationsschnittstellenmodul 11 ist dafür ausgelegt, über ein kurzreichweitiges drahtloses Kommunikationssystem und dem Server 12 mit dem [X.] 100a zu kommunizieren (vgl. [X.]. 1 u. Abs. 0020). Das zweite Kommunikationsschnittstellenmodul 12 ist dafür ausgelegt, um über eine Antenne eine Verbindung zu einer Mobilfunkbasisstation 22 und damit einem Mobiltelefonnetzwerk aufzubauen (vgl. Abs. 0037, 0038 u. [X.]. 1).Somit verfügt die mobile Kommunikationsvorrichtung über wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul, welches gemäß Merkmal 1.1.1* dafür ausgelegt ist, über wenigstens ein Mobiltelefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren. Bei dem kurzreichweitigen drahtlosen Kommunikationssystem handelt es sich beispielsweise um ein drahtloses lokales Netzwerk (vgl. Abs. 0019:a wireless LAN standard such as [X.]802.11b or [X.]802.11g […] may be applied to the short distance wireless communication section 11; Merkmal 1.1.1a).Der dazu erforderliche Access-Point (short distance wireless antenna 21) soll sich beispielsweise an einem öffentlichen Ort, wie einem Bahnhof oder einem Einkaufszentrum befinden (vgl. Abs. 0020). Demnach umfasst das Computernetz ein lokales Netzwerk mit dem gemäß Merkmal 1.1.1b über eine drahtlose Kommunikationsverbindung kommuniziert werden kann.

Des Weiteren ist das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt, über das Computernetzwerk eine Mehrzahl von Kommunikationsarten(text, image, music, [X.], other) ausführen zu können. Hierfür könnenbeispielsweise Textdateien ([X.], [X.]), Bilder ([X.], gif, png), Musik- (mp3) und Videodateien (mov) aus dem [X.] heruntergeladen werden, um sie im Rahmen von Applikationen ([X.] E-Mail-Kommunikation, Musik- oder Videodownload) auf der mobilen Kommunikationsvorrichtung ausführen zu können(vgl. [X.]. 2 u. Abs. 0023; Merkmal 1.1.2).

Die Dateien zur Ausführung der Kommunikationsarten können dabei sowohl über den Kommunikationsweg A (Flat Rate) als auch über den Kommunikationsweg B ([X.]) aus dem [X.] heruntergeladen werden (vgl. [X.]. 1, 2 u. Abs. 0027). Erfolgt der Download über den Kommunikationsweg A, also beispielsweise über [X.], verwendet der Telekommunikationsanbieter ein pauschales Abrechnungssystem (flat rate billingsystem), bei dem unabhängig vom beanspruchten Datenvolumen ein fester Pauschalbetrag in Rechnung gestellt wird (vgl. Abs. 0018, 0019). Erfolgt der Download hingegen über den Kommunikationsweg B, bei dem die mobile Datenverbindung hinzugezogen wird, so wird ein Abrechnungssystem verwendet, welches auf einer Messung der übertragenen Daten beruht (measured rate billingsystem).

Findet der Download nun über den Kommunikationsweg B ([X.]) statt, ist vorgesehen, das Herunterladen bestimmter Datentypen und damit von Kommunikationsarten aus dem Computernetzwerk einzuschränken. Beispielsweise können Dateien für die [X.] heruntergeladen werden, jedoch nicht Dateien für Musik- oder Videodownloads (vgl. [X.]. 2 [X.] m. Abs. 0023). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul umfasst, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren, und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (Merkmale 1.2, 1.2.1 und 1.2.2). Dem Argument der [X.], dass die selektive Deaktivierung einer Kommunikationsart nur für das auf einer Messung basierende Abrechnungssystem ([X.]) angewandt wird, stimmt der [X.] zu. Allerdings wird die Kommunikationsart auch in diesem Fall über das Computernetzwerk ausgeführt, nämlich über das [X.] 100a und dem Server 20 des Providers. Nachdem die Auswahl der Kommunikationsarten vom Nutzer in einem Register vorgenommen und abgespeichert wurde, sind auch die Merkmale 1.3 und 1.4 offenbart, wonach das wenigstens eine Modul dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar durch Zugreifen auf dem Nutzer zugeordnete gespeicherte Informationen, die von diesem gespeichert wurden (vgl. [X.]. 2 [X.] m. Abs. 0021 u. 0023).

Der Druckschrift [X.]sind somit alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1zu entnehmen.

1.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend von der Druckschrift [X.]auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, offenbart Druckschrift [X.]eine drahtlose Kommunikationsvorrichtung, die dafür ausgelegt ist, über ein Mobilfunknetzwerk mit anderen Mobilfunkteilnehmern und [X.]anbietern kommunizieren zu können (vgl. Abs. 0012, 0016). Damit ist auch Merkmal 1.1.1* offenbart. Druckschrift [X.]ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, dass das Computernetzwerk ein drahtloses lokales Netzwerk bzw. [X.] umfasst, über das die verschiedenen Kommunikationsarten ausgeführt werden können. Der [X.] stimmt der Klägerin zu 1 aber zu, dass es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des [X.] auf der Hand lag, auf eine [X.]-Verbindungzurückzugreifen, die ebenfalls eine kurzreichweitige drahtlose Netzwerkverbindung ist. Einen Hinweis hierzu kann der Fachmann beispielsweise dem Absatz 0016 der [X.] entnehmen, wonach in die Kommunikationsvorrichtung auch eine drahtlose Funktechnologie mit kurzer Reichweite integriert sein sollte, um dem System zu ermöglichen, Daten auch mit weiteren elektronischen Geräten, wie [X.], PDAs und Smartphones auszutauschen. Dementsprechend liegt es für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahe, dass hier auch auf ein drahtloses lokales Netzwerk im Sinne des [X.]zurückgegriffen wird (Merkmale 1.1.1a, 1.1.1b).

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Danach ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 für den Fachmann auch in naheliegender Weise aus Druckschrift [X.] in Kombination mit seinem Fachwissen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.5. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 1 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung; [X.], Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 ([X.]), [X.]E 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

2. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift NK 13 ([X.] 2005/0148319 [X.])und beruht, ausgehend von der Druckschriften [X.] ([X.] 2002/0070852 [X.]), auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.1 Hilfsantrag 2 basiert auf dem Hilfsantrag 1 und enthält statt der Merkmale 1.1.1a und 1.1.b das Merkmal [X.], „wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to [X.] 802.11“, so dass Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 damit wie folgt lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

1 A mobile communication device [X.] (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

1.1.1* communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;

[X.] wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to [X.] 802.11; and

1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and

1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:

1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

1.4  at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the [X.].

2.2  Hilfsantrag [X.] die Kommunikationsverbindung über das Computernetz noch weiter als Hilfsantrag 1. So soll das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem [X.] 802.11 Standard zu verwenden (Merkmal [X.]). Dies bedeutet nichts anderes, als dass das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodulgeeignet sein muss, mit dem Computernetz über [X.] kommunizieren zu können.Entgegen der Auffassung der [X.] sieht auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht vor, dass die selektive Aktivierung und Deaktivierung der Kommunikationsarten gemäß der Merkmale 1.2 bis 1.4 dann auch über [X.] erfolgen soll.

1.3 Auch die Präzisierung gemäß Hilfsantrag 2, dass für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz speziell ein Protokoll gemäß dem [X.] 802.11 Standard zu verwenden ist, kann dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht zur Patentfähigkeit verhelfen, weil er sich als nicht neu gegenüber Druckschrift [X.] erweist. Wie vorstehend zum Hilfsantrag ausgeführt, offenbart Druckschrift [X.] ein [X.]-fähiges Mobiltelefon, das zwangsläufig mit dem Standard [X.] 802.11 kompatibel ist (vgl. Abs. 0019). Insbesondere wird ein Kommunikationsschnittstellenmodul 11 beschrieben, welches dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem [X.] 802.11 Standard zu verwenden(vgl. [X.]. 1 u. Abs. 0019, Merkmal [X.]).

2.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2beruht ausgehend von Druckschrift [X.]auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zwar ist Druckschrift [X.] nicht zu entnehmen, dass das Computernetzwerk wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul umfasst, welches dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem [X.] 802.11 Standard zu verwenden. Wie aber bereits vorstehend zum Hilfsantrag 1 ausgeführt, hatte der Fachmann die Veranlassung, in die Kommunikationsvorrichtung gemäß Druckschrift [X.] eine drahtlose Funktechnologie mit kurzer Reichweite im Sinne des [X.] zu integrieren. Damit wird es dem Benutzer ermöglicht, weitere elektronischen Geräte, wie [X.], PDAs und Smartphones, mit dem im Fahrzeug fest verbauten Kommunikationssystem koppeln zu können. Es liegt daher in Griffweite des Fachmanns, für die drahtlose Kommunikation mit dem lokalen Computernetz den [X.] 802.11 Standard zu verwenden, bei dem es sich um den am weitesten verbreiteten Standard für [X.]-Netzwerke handelt (Merkmal [X.]).

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist damit nicht patentfähig.

2.5. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung; [X.], Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 ([X.]), [X.]E 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

3. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift NK 13 ([X.] 2005/0148319 [X.]).

3.1 Anspruch 1 nach Hilfsantrag [X.] auf dem Anspruch des [X.] und spezifiziert zusätzlich die zweite Kommunikationsart gemäß Merkmal 1.2.2 durch das Merkmal “wherein the second type of communication comprises communicating voice conversation information“. Danach lautet Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hervorgehoben):

1 A mobile communication device [X.] (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

1.1.1* communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;

[X.] wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to [X.] 802.11; and

1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and

1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:

1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

1.2.2a wherein the second type of communication comprises communicating voice conversation information,

1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

1.4  at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the [X.].

3.2 In Hilfsantrag 3 wird die zweite Kommunikationsart definiert. So soll die zweite Kommunikationsart das „Kommunizieren von [X.] umfassen“ (Merkmal 1.2.2a). Beispielsweise kann es sich dabei um [X.] zwischen zwei oder mehr Teilnehmern handeln (vgl. [X.]chrift, Abs. 0058). Demnach soll das wenigstens eine Modul 150 dafür ausgelegt sein, zu bestimmen, ob Sprachkommunikation über das Computernetzwerk (also [X.] VoIP Clients) aktiviert oder deaktiviert werden soll, sowie diese dann auch zu deaktivieren.

3.3 Auch Druckschrift [X.] nennt Voice over [X.] Protocol (VoIP) als eine mögliche Kommunikationsart. [X.] wird auch, dass VoIP über das Computernetzwerk ausgeführt und selektiv aktiviert und deaktiviert werden kann (vgl. Abs. 0038 [X.] m. Abs. 0022). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die zweite Kommunikationsart aus einer Mehrzahl der Kommunikationsarten, die über das Computernetzwerk ausgeführt werden können, „das Kommunizieren von [X.] umfassen“ kann (Merkmal 1.2.2a). Nachdem die Auswahl der Kommunikationsarten, die über den Kommunikationsweg B ([X.]) selektiv aktiviert und deaktiviert werden können, vom Nutzer vorgenommen und in einem Register abgespeichert werden kann, ist es für den Fachmann selbstverständlich und bedarf keiner besonderen Offenbarung, dass das wenigstens eine Modul auch dafürausgelegt ist, zu bestimmen, ob die Sprachkommunikation über das Computernetzwerk zuaktivieren oder zu deaktivieren ist. Die Selektivität bezüglich VoIP beruht dabei auf den in dem Register gespeicherten Informationen.

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist damit ebenfalls nicht patentfähig.

3.4. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] den Hilfsantrag als geschlossene Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung; [X.], Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 ([X.]), [X.]E 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

4. Die in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2021 erstmalsformulierten und eingereichten Hilfsanträge 4 und 5, die die mit [X.] vom 18. Oktober 2021 eingereichten Hilfsanträge 4 und 5 vor Merkmal 1.3 jeweils um das Merkmal

„wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,“

ergänzen, waren als verspätet zurückzuweisen (§ 83Abs. 4[X.]) und bleiben deshalb unberücksichtigt.

4.1. § 83 [X.] mit den in das [X.] eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zulassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 [X.], dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 [X.] gesetzten Frist erfolgt, die betroffene [X.] die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

4.2. Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben.

Die erstmals in der mündlichen Verhandlung 18. November 2021 eingereichten geänderten [X.] und 5 sind erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des [X.]s vom 24. September 2021 (versandt am 27. September 2021) gesetzten letzten Frist (bis zum 10. November 2021), über deren Versäumnisfolgen die [X.]en belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 [X.]), von der [X.] eingereicht worden.

Die Zulassung der [X.] und 5 hätte eine Möglichkeit zur Stellungnahme für die Klägerin zu 1 und damit eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 [X.]). Denn bei der gegenüber den mit [X.] vom 18. Oktober 2021 eingereichten [X.] 4 und 5 vorgenommenen Änderung handelt es sich – entgegen der Behauptung der [X.] – um keine durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung bedingte Ergänzung der Hilfsanträge, sondern um wesentlichgeänderte, bis dato nicht so formulierten Anträge.

Der Patentanspruch 1 gemäß der [X.] und 5 ist gegenüber der Fassung der mit [X.] vom 18. Oktober 2021 eingereichten [X.] und 5 dadurch geändert, dass ein weiteres Merkmal aufgenommen ist:

„wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,“.

Die [X.] hat damit nun erstmals auf den Absatz 0024 des [X.] und somit auf etwas Anderes als bei den bisherigen [X.] 4 und 5 zurückgegriffen.Zuvor lag der Fokus der mit [X.] vom 18. Oktober 2021 eingereichten [X.] und 5 noch auf einer Aufzählung von einzelnen Spezifikationen, welche das Kommunikationsschnittstellenmodul und das (Kommunikationskontroll-) Modul beschreiben. Keiner der bisher eingereichten Patentansprüche in der Fassung aller Anträge war eine Reihenfolge oder eine Gleichzeitigkeit von Aktivierungs- oder [X.] zu entnehmen.Nunmehr soll das Modul dafür ausgelegt sein, die Sprachkommunikation über das Mobilfunknetz zu aktivieren so wie die Kommunikation einer anderen Art von Informationen (= erste Kommunikationsart) über das Computernetz zu aktivieren, während die Sprachkommunikation (= zweite Kommunikationsart) über das Computernetz deaktiviert wird.

Diese Neuformulierung schränkt den Gegenstand des Anspruchs wesentlich ein und ergibt sich nicht aus den bis dahin ins Verfahren eingeführten [X.]. Es handelt sich insoweit auch nicht um eine geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Die erstmals in der mündlichen Verhandlung formulierte und gestellte Ergänzung, mit der sich die [X.] vom bisher in das Verfahren eingeführten und bereits im gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen will, stellt vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klägerin zu 1 mit neuen Tatsachen. Ihr war es jedoch nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig ohne sachgemäße und erschöpfende Klärung aller Tatsachen auseinanderzusetzen und ohne nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich der geänderten Antragstellung zu recherchieren. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs der Klägerin zu 1 und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens hätte die mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte (§ 83Abs. 4Nr. 1[X.]).

Bei der mit der Änderung der bisherigen [X.] und [X.] Anspruchsfassung handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel der [X.] [X.] § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.]. Die damit nunmehr beanspruchte Merkmalskombination – nun erstmals gerichtet auf eine bestimmte Reihenfolge bzw. Gleichzeitigkeit der [X.] von bestimmten Kommunikationsarten – war zuvor in dieser Formulierung zu keinem Zeitpunkt streitgegenständlich. Daher musste sich die Klägerin zu 1, die in der mündlichen Verhandlung dementsprechend die Verspätung dieser Hilfsanträge gerügt hat, auf diese und den damit nunmehr verlangten Patentschutz mit einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da es gerade das Bestreben der [X.] ist, sich mit den [X.] von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin zu 1 allein anhand des verfahrensgegenständlichen Standes der Technik eine abschließende Bewertung der Schutzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wäre der Klägerin zu 1 insbesondere dazu Gelegenheit zu geben gewesen, hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit der neuen Anspruchsfassung eine ergänzende Recherche durchführen zu können, zu der sie bislang wie bereits ausgeführt mangels Streitgegenständlichkeit dieser neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung hatte. Mit einem bloßen [X.]nachlass (§ 99 Abs. 1 [X.] [X.] m. § 283 ZPO) konnte diesem berechtigten Begehren der Klägerin nicht Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin zu 1 auf die geänderten Hilfsanträge hin in einem nachgelassenen [X.] hätte dann wiederum der [X.] rechtliches Gehör gewährt werden müssen, was nur mittels einer neu anzusetzenden mündlichen Verhandlung möglich wäre. Die Zulassung der neuen Hilfsanträge hätte daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung unumgänglich gemacht, was das Gesetz mit der Regelung nach § 83 Abs. 4 [X.] gerade ausdrücklich ausschließt.

Die [X.], die im Hinweis über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden war, hat die Verspätung zudem nicht – genügend – entschuldigt(§ 83 Abs. 4 Nr. 2 [X.]). Entgegen der Behauptung der [X.] ist nicht ersichtlich, weshalb sie Anträge mit diesem Inhalt nicht bereits in ihrem [X.] vom 18. September 2021 zusammen mit den anderen [X.] gestellt hat, zumal die [X.] in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass die neuen [X.] und 5 „dem entspräche, was man schon immer ausdrücken wollte und schon immer unter dem Streitpatent verstanden hätte“. Insbesondere waren die Ergänzungen in den [X.] 4 und 5 nicht durch die Erörterung in der mündlichen Verhandlung veranlasst. Vielmehr hat sich, worauf die Klägerin bereits in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, die Auffassung des [X.]s gegenüber dem qualifizierten Hinweis im Laufe der mündlichen Verhandlung nicht geändert. Insoweit wird auf Seite 11 des Hinweises ausdrücklich festgehalten:

„Gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk (selektiv) zu aktivieren (Merkmal 1.2.1) und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (Merkmal 1.2.2).“

Sofern der [X.] damit das Verständnis des [X.]s hinsichtlich der Merkmalsgruppe 1.2 nicht vollständig erkennbar gewesen sein sollte, erschließt sich die Beurteilung des [X.]s, dass eine Selektivität bezüglich einzelner Kommunikationsarten über das Computernetzwerk vorhanden sein muss, jedenfalls aus der Erörterung der Druckschriften zur Frage der Patentfähigkeit der Lehre des [X.].

Nachdem die [X.] und 5 wegen Verspätung zurückzuweisen waren, war über deren Patentfähigkeit nicht zu entscheiden.

4.3. Der nicht nachgelassene [X.] der Klägerin vom 23. November 2021 ist, da er nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, gemäß § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 296a ZPO nicht zu berücksichtigen. Er gibt auch keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, da mit dem [X.] auch nach den Ausführungen der [X.] lediglich die Anspruchssätze zu den in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gestellten geänderten Hilfsanträge 4 und 5 schriftlich eingereicht und die dazu in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Erläuterungen schriftlich festhalten werden.

Nebenentscheidungen

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] m. §§ 91 Abs. 1 ZPO, 92 Abs. 2, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, § 100 Abs. 1 ZPO.

Im [X.] ist eine einheitliche Kostenentscheidung zu treffen (Grundsatz der Einheit der Kostenentscheidung), weshalb die Klägerin zu 2 trotz Klagerücknahme hinsichtlich des [X.] weiter am Verfahren beteiligt ist.

Nachdem die Klägerin zu 2 ihre Klage zurückgenommen hat, waren ihr insoweit anteilig die Kosten aufzuerlegen, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Nach ihrer Klagerücknahme hat die Klägerin zu 2 daher die Hälfte der Gerichtskosten und die Hälfte der der außergerichtlichen Kosten der [X.] zu tragen.

Im Übrigen hat die [X.] die Kosten im Umfang ihres Unterliegens zu tragen, § 91 Abs. 1 ZPO; d. h. sie hat aufgrund der erfolgreichen Klage der Klägerin zu 1 mit der Nichtigerklärung des Streitpatent die verbleiben hälftigen Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 zu tragen.

2. Vor dem Hintergrund der von der [X.] aus dem Streitpatent geführten und dem [X.] bekannten [X.] beim [X.] mit Streitwerten von zweimal 1 Mio. € und einmal 5 Mio. € ist ein Streitwert für das [X.] von 7 Mio. € angemessen.

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit – also nicht nur der einzelnen Nichtigkeitsklägerin – an der Nichtigerklärung des angegriffenen Patents im beantragten Umfang. Dementsprechend kommt es u. a. nicht darauf an, in welchem Umfang eine einzelne Nichtigkeitsklägerin vom Streitpatent wirtschaftlich betroffen ist. Das Allgemeininteresse ist nach ständiger Rechtsprechung der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen ([X.], Beschluss vom 12. April 2011 – [X.], [X.], 757 – [X.]; [X.], Beschluss vom 27. August 2013 – [X.], [X.], 1287 f. – [X.]I). Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des [X.] bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (Beschluss vom 28. Juli 2009 - [X.], [X.], 1100 - [X.]). Mangels solcher oder weiterer Anhaltspunkte legt der [X.] die (vorläufige) Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren zugrunde. Diese beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des [X.], mit der der [X.] die Grundlage entzogen werden soll; eine Streitwertfestsetzung im [X.] unterhalb dieses Betrages kommt daher regelmäßig nicht in Betracht ([X.], Beschluss vom 12. April 2011 – [X.] –, [X.], 757 Rn. 2– Nichtigkeitsstreitwert).

Damit ist der in der Regel über das Interesse des [X.] hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst; insbesondere ist noch nicht der Eigennutzung des [X.] durch den Patentinhaber Rechnung getragen. Diese ist mangels anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25 % auf den nach den zuvor erörterten Gesichtspunkten ermittelten Streitwert zu berücksichtigen(st.Rspr. vgl. u. a. [X.], Beschluss vom 18. Mai 2011 – [X.] -, [X.], 340 – [X.]I).

Ist das Streitpatent wie hier bereits Grundlage eines bzw. mehrerer anhängigen Verletzungsstreitverfahren, legt der [X.] den Streitwert des Verletzungsverfahrens bzw. die Summe der Streitwerte der Verletzungsverfahren – soweit unterschiedliche Ausführungsformen streitgegenständlich sind – zugrunde, der bzw. die zur Berücksichtigung des darüber hinausgehenden gemeinen Werts des [X.] um einen Aufschlag von in der Regel 25 % zu erhöhen ist (s. a. [X.], Beschluss vom 16. Februar 2016 – [X.]/13 -, [X.] 2016, 69; [X.], Beschluss vom 13. Juli 2021 – [X.]/20).

Aus dem Streitpatent hat die [X.] Verletzungsverfahren vor dem [X.] geführt gegen die [X.], an dem die Klägerin als Streithelferin beteiligt gewesen ist und in dem der Streitwert nach Klagerücknahme auf 1 Mio. € festgesetzt worden ist, gegen ein Autohaus mit einem [X.] von 500.000 €, gegen ein weiteres Autohaus, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von1 Mio. € festgesetzt worden ist, gegen ein Autohaus, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 500.000 € festgesetzt worden ist, gegen die B…KG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von5 Mio. € festgesetzt worden ist und gegen die C…AG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist mit einem Streitwert von 500.000 €.

Demnach sind hier als Grundlage der Berechnung die Streitwerte aus den Verletzungsverfahren gegen die [X.] (1 Mio. €), ein Autohaus (1 Mio. €) und die [X.] (5 Mio. €) heranzuziehen, wobei die weiteren Verfahren nicht zu berücksichtigen sind, weil die Verfahren dieselbe angegriffene Ausführungsform betreffen.

Auch wenn die [X.] zutreffend darauf hinweist, dass maßgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung der Frage des Wertes des [X.] der Zeitpunkt der Anhängigkeit der Nichtigkeitsklage ist, wirkt es sich vorliegend nicht streitwertmindernd aus, auch wenn die [X.] die genannten Verletzungsverfahren erst nach Anhängigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage erhoben hat.

Denn bei der [X.] ist auf den Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen, die demnach zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerichtlich geltend gemacht sein müssen, abzustellen Unstreitig und ausweislich der eigereichten Klageschriftsätze aus den Verletzungsverfahren waren die dort wenn auch erst nach Erhebung der Nichtigkeitsklage gerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits entstanden und außergerichtlich geltend gemacht.

Dies belegt vielmehr, dass es der [X.] offensichtlich möglich war, mit dem Streitpatent einen über den [X.] von 25% hinausgehenden Verwertungserlös zu erzielen. Daher hat der [X.] vorliegend auch auf eine Erhöhung des über die Summe der genannten Verletzungsverfahren hinausgehenden Betrags verzichtet.

Sonstige Umstände, die eine Festsetzung des Streitwerts in den Verletzungsverfahren als nicht angemessen erscheinen oder eine Festsetzung des Streitwerts im [X.] auf weniger als die geltend gemachten Forderungen in den Verletzungsverfahren nahelegen könnten, hat die [X.] nicht vorgetragen und sie sind auch auf der Grundlage des Sach- und Streitstands nicht ersichtlich.