Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.10.2016, Az. X ZR 21/15

[X.]:[X.]:[X.]:2016:051016UXZR21.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
21/15
Verkündet am:
5. Oktober 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
EPÜ Art. 69 Abs. 1; [X.] § 14
Gleiche Begriffe haben im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel auch gleiche Bedeutung. Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen eines Patentanspruchs oder sonst in unter-schiedlichen Zusammenhängen kommt nur dann in Betracht, wenn die Ausle-gung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt.
[X.], Urteil vom 5. Oktober 2016 -
X [X.] -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom
5.
Oktober 2016
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
Grabinski, Dr.
Bacher, [X.] und Dr.
Deichfuß
für
Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] vom 29.
Januar 2015 aufgehoben.
Die Berufung der [X.] gegen das Urteil der 4c-Zivilkammer des [X.] vom 30.
April 2013 wird [X.].
Die Kosten der Rechtsmittel trägt die Beklagte.
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin des [X.] 101
24
624, das unter Inanspruchnahme der Priorität einer inländischen Erstanmeldung vom 17.
März 2001 am 21.
Mai 2001 angemeldet wurde (nachfolgend: [X.]). Pa-tentanspruch
1 hat folgenden Wortlaut:
1
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3
-
"Zungenvorrichtung für eine Weiche, insbesondere für Straßen-bahngleise, aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im [X.], dadurch gekennzeichnet, dass der obere
Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem [X.] (4) aus einem Stahl hochfester Güte und der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung aus Baustahl besteht, wobei der obere Teil und der untere Teil miteinander verbunden sind."
Patentanspruch 2 stellt ein Herzstück für eine Weiche unter Schutz. Die Patentansprüche
3 bis 5
sind unmittelbar oder mittelbar auf die Patent-ansprüche
1 oder 2 rückbezogen.
Eine u.a. von der [X.] erhobene Klage auf Nichtigerklärung des [X.]s ist hinsichtlich der Patentansprüche
1 bis 4 in beiden Instanzen erfolglos geblieben (B[X.], Urteil vom 5.
Mai 2014

7
Ni
4/14, juris; [X.], Urteil vom 24.
März 2016

X
ZR 47/14, juris).
Die Beklagte stellt her und vertreibt [X.], in denen von der [X.] auch als "Monoblockzungenvorrichtung"
bezeichnete [X.] eingesetzt werden
(angegriffene Ausführungsform).
Bei einer solchen "Monoblockzungenvorrichtung", die in der nachfolgenden Zeichnung schema-tisch dargestellt ist,
2
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4
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ist der obere Teil aus einem Vollblock aus Stahl hochfester Güte hergestellt, während der untere Teil aus einfachem Baustahl besteht
und
sich aus drei mit-einander verschweißten Einzelteilen zusammensetzt. Der obere und der untere Teil sind ebenfalls durch Schweißen zusammengefügt.
Die Klägerin nimmt die [X.] wegen Verletzung des [X.]s auf Unterlassung, Rechnungslegung und die Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Die dagegen von der [X.] eingelegte Berufung
hat zur Abweisung der Klage geführt. Mit der vom [X.] zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
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Entscheidungsgründe:
Der Revision der Klägerin hat Erfolg und führt zur Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
I.
Das Streitpatent betrifft eine Zungenvorrichtung sowie ein Herzstück für eine Weiche, insbesondere für Straßenbahngleise. In der [X.]schrift wird ausgeführt, dass Zungenvorrichtungen mit einem [X.], auf dem die [X.] hin und her gleiten könne, vorzugsweise zusammengeschweißt oder, wie in der [X.] [X.] 40
11
523 offenbart, aus einem Vollblock herausgefräst würden (Abs.
2).
Bei der Zungenvorrichtung müssten anschließend die [X.] im Kontaktbereich zwischen [X.] und Schiene und der [X.] der Zunge im [X.] gehärtet werden. Das Härten sei jedoch sehr aufwändig und kostspielig. Zudem entstünden durch die Wärmebehandlung Spannungen und Verzug. Die Teile der Zungenvorrichtung müssten entsprechend aufwändig manuell gerichtet werden (Abs.
3).
Es sei auch bekannt, eine Zungenvorrichtung oder ein Herzstück für eine Weiche aus einem Vollblock aus einem Stahl hochfester Güte herzustellen. Bei diesem Verfahren sei ein nachträgliches Härten nicht erforderlich. Nachteilig sei jedoch, dass der hochfeste Stahl sehr teuer sei. Hinzu komme, dass die Voll-blöcke in der benötigten Güte und Stärke auf dem Markt nur mit Mühe beschafft werden könnten (Abs.
4).
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6
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Nach den Angaben der [X.]schrift liegt dem [X.] die [X.] zugrunde, die Materialkosten für eine Zungenvorrichtung oder ein Herz-stück für eine Weiche, hergestellt aus einem Vollblock, zu reduzieren.
Das soll nach Patentanspruch
1 durch eine Zungenvorrichtung mit fol-genden Merkmalen erreicht werden:
1. a)
Zungenvorrichtung für eine Weiche,
1. b)
aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentli-chen trogförmigen [X.];
1. c)
der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem [X.] (4) besteht aus einem Stahl hochfester Güte;
1. d)
der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung besteht aus Bau-stahl;
1. e)
der obere Teil und der untere Teil sind miteinander [X.].
Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung (Figur
1) stammt aus der [X.]schrift und zeigt beispielhaft ein erfindungsgemäßes [X.]:
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II.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche die technische Lehre des [X.]s nicht, weil bei ihr der untere Teil der Zungenvorrichtung nicht

wie
patentgemäß gefordert

aus einem Vollblock gewonnen werde, sondern durch Zusammenschweißen einzelner Profilteile hergestellt sei. Der vom Patentge-richt im [X.] vertretenen Ansicht, dass sich das [X.] "aus einem Vollblock hergestellt"
allein auf den oberen mit dem [X.] ausgestatteten Teil der Zungenvorrichtung, nicht aber auf den unteren Teil aus Baustahl beziehe, sei zu widersprechen. Lasse man die lediglich den Verwen-dungszweck erläuternden und deshalb für die [X.] un-erheblichen Anspruchsteile weg, beanspruche das [X.] Schutz für eine "Zungenvorrichtung aus einem im Wesentlichen trogförmigen [X.]". Für den Fachmann sei diese Formulierung trotz ihrer grammatikalischen Unzuläng-lichkeit nicht unverständlich. Sie sei dahin zu verstehen, dass die [X.] durch das (im Wesentlichen trogförmige) [X.] gebildet werde, womit beide Formulierungen des Oberbegriffs

"Zungenvorrich-tung"
und "[X.]"

synonym seien. Dem stehe nicht entgegen, dass das 12
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-
Wort "[X.]"
im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs
1 abermals erscheine, indem vorgesehen sei, dass "der obere Teil der Zungenvorrichtung mit dem [X.]"
aus hochfestem Stahl bestehe. Zwar werde das "[X.]"
dort als bloßer Bestandteil der patentgemäßen Zungenvorrichtung ausge-wiesen, während das "[X.]"
im Rahmen des Oberbegriffs synonym mit der Gesamtvorrichtung sei. Es gebe aber keinen Auslegungsgrundsatz, wonach gleiche Begriffe eines Patentanspruchs stets in demselben Sinne zu interpretie-ren seien. Daher stehe der Überlegung nichts entgegen, dass der Begriff "Zun-genbett"
im Rahmen des Oberbegriffs die Gesamtvorrichtung umschreibe und im Kennzeichen

konkreter

die Auflagefläche umschreibe, auf der die [X.] verschoben werde und die [X.] abrollten. Mithin müsse die zweiteilige Zungenvorrichtung der Vorgabe genügen, aus einem Vollblock hergestellt zu sein.
Dies finde der Fachmann in der Aufgabenformulierung der [X.]-schrift und in den Vorteilsangaben zur patentgemäßen Lösung bestätigt, wenn darin auf die Kostenreduzierung für eine Zungenvorrichtung abgestellt werde, die aus einem Vollblock hergestellt sei. Mit der Forderung nach einer aus einem Vollblock gewonnenen Zungenvorrichtung grenze sich das [X.] von Lösungen ab, bei denen die Backenschiene aus einzelnen Teilen [X.], vorzugsweise geschweißt worden sei. Das gehe aus dem einleitenden Beschreibungstext hervor, wo darauf
hingewiesen werde, dass [X.] aus einzelnen Teilen zusammengebaut oder aus einem Vollblock [X.] würden. Indem sich Patentanspruch
1 auf eine Zungenvorrichtung beziehe, die "aus einem Vollblock hergestellt"
sei, werde klargestellt, dass das [X.] die andere Lösung nicht in Betracht ziehe. Entsprechend werde in der Beschreibung von dem aus der [X.]chrift 40
11
523 bekann-ten Lösungskonzept einer [X.] und nicht von dem Ansatz eines 14
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-
aus verschiedenen Komponenten zusammengebauten Profilkörpers ausgegan-gen.
III.
Diese Auslegung
hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
1.
Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Patentanspruchs
1 zunächst nur die Merkmale des Oberbegriffs in den Blick genommen und ist aufgrund einer vor allem an sprachlichen Kriterien

wie dem herkömmlichen Verständnis des Begriffs eines "Trogs"
-
ausgerichteten Analyse zu dem "[X.]"
gekommen, dass die Formulierungen "Zungenvorrichtung"
und "[X.]"
nach
dem Verständnis des [X.]s synonym seien. Zwar ist das Berufungsgericht danach auch auf den
kennzeichnenden Teil
des [X.] eingegangen, wonach das [X.] als bloßer Bestandteil des oberen Teils der Zungenvorrichtung ausgewiesen wird. Es
hat sich insoweit aber mit der Feststellung begnügt, dass gleiche Begriffe eines Patentanspruchs nicht stets in demselben Sinne zu interpretieren seien und deshalb der Überle-gung nichts entgegenstehe,
den Begriff des [X.]s
im Rahmen des Oberbegriffs, der die Gesamtvorrichtung beschreibe, anders auszulegen als im Kennzeichen, das die Auflagefläche umschreibe.
Dies ist nicht frei von [X.]. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass gleichen Begriffen im
Rahmen der Auslegung eines Patentanspruchs in unterschiedlichen Zusammenhängen
unterschiedliche Bedeutungen zukommen
können. Das ist aber nur dann anzunehmen, wenn die Auslegung des [X.] in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der [X.] und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt. Dabei ist es für die Auslegung ohne Bedeutung, ob die gleichen Begriffe im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs verwendet werden, da der äußere 15
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-
Aufbau des Patentanspruchs als solcher für die Ermittlung des Gegenstands des Patents außer Betracht zu bleiben hat
(vgl. [X.], Urteil vom 20.
Januar 1994 -
X
ZR
102/91, 1994, [X.], 357, 358

Muffelofen; Benkard/Scharen, [X.], 11.
Aufl. (2015), §
14 [X.] Rn.
13). Entscheidend sind vielmehr der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern
([X.], Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
117/11, [X.]Z 194, 107 Rn.
27 -
Polymer-schaum), wobei im Zweifel gleichen
Begriffen im Rahmen eines Patentan-spruchs auch die gleiche Bedeutung zuzumessen ist.
2.
Im vorliegenden Fall sieht Patentanspruch
1 vor, dass sich die [X.] aus einem oberen und einem unteren Teil zusammensetzt, wo-bei der obere Teil das [X.] aufweist und aus einem Stahl hochfester Gü-te besteht, während der untere Teil aus Baustahl besteht, und die Teile [X.] verbunden sind. Aus der
weiteren Angabe, dass die Zungenvorrichtung "aus"
einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentlichen trogförmigen
[X.] bestehen soll, ergibt sich zwar für den oberen, das [X.] auf-weisenden und aus einem Stahl hochwertiger Güte bestehenden Teil der [X.] die Notwendigkeit, aus einem Vollblock gebildet zu sein, nicht aber für dessen unteren Teil, der aus Baustahl bestehen soll, aber offensichtlich kein [X.] umfasst.
Demnach kommt, wie bereits das Patentgericht in seinem Urteil im [X.] (aaO, juris Rn.
63
ff.) zutreffend ange-nommen hat, dem sowohl in Merkmal
1b als auch in Merkmal
1c verwendeten erfindungsgemäßen Begriff der Zungenvorrichtung dieselbe technische Bedeu-tung zu.
Dem steht auch nicht entgegen, dass,
nimmt man den Patentanspruch beim Wort, die Zungenvorrichtung nach Merkmal
1b "aus" einem

aus einem Vollblock hergestellten
[X.] (bestehen oder hergestellt) sein soll, was 18
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-
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-
bei rein philologischer Betrachtung eher auf eine aus einem Vollblock geschaf-fene Gesamtvorrichtung hindeuten könnte. Die Formulierung, die auch das Be-rufungsgericht als "grammatikalisch
unzulänglich" bezeichnet hat, ist erkennbar missglückt. Zum einen ist die Zungenvorrichtung nach den Merkmalen
1c und 1d zweiteilig und weist

naturgemäß
nur der obere Teil ein [X.] auf. Zum anderen ist auch der obere Teil nicht "aus" einem [X.] gearbeitet, sondern vielmehr das [X.] "aus" dem oberen Teil. Schließlich ergibt sich aus der [X.], dass
nicht die gesamte Zungenvorrichtung aus einem Vollblock herausgearbeitet sein kann, sondern allenfalls ihr oberer und ihr unte-rer Teil jeweils aus einem Vollblock bestehen können. Hiernach bietet die [X.] des Patentanspruchs in Merkmal
1b

deren sprachliche Unzuläng-lichkeit sich zwanglos beseitigen lässt, indem die Präposition "aus" bei ihrem ersten Auftreten als "mit" gelesen wird

keine zureichende Grundlage für die sachlich ohnehin fernliegende Annahme des Berufungsgerichts, im Oberbegriff werde die Zungenvorrichtung mit dem [X.] gleichgesetzt. Entscheidend ist vielmehr der technische Sinngehalt des Patentanspruchs,
zu dessen Ver-ständnis insbesondere auch die Beschreibung mit heranzuziehen ist.
Danach ist es das Ziel der Erfindung, die
Materialkosten für eine [X.], hergestellt aus einem Vollblock,
zu reduzieren (Abs.
5). Diese Zielsetzung
beruht
auf der Erkenntnis, dass aus einem Monoblock hochwerti-gen Stahls hergestellte Zungenvorrichtungen gegenüber Zungenvorrichtungen, die aus einzelnen Teilen zusammengebaut werden, neben qualitativen Vorzü-gen (Vermeidung von Spannungen und Verzug beim Härten) den Zeit-
und Kostenvorteil haben, dass das [X.] nicht mehr aufwändig gehärtet wer-den muss
(Abs.
3
f.). Unter Beibehaltung dieser
Vorteile
werden die Kosten [X.] gesenkt, wenn

wie in Patentanspruch
1 vorgesehen -
nicht mehr die ge-samte Zungenvorrichtung aus einem Vollblock hochwertigen Stahls gebildet wird, sondern sich die Zungenvorrichtung stattdessen aus einem oberen und 20
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12
-
einem unteren Teil zusammensetzt, wobei nur noch der obere Teil mit dem [X.]
aus einem Vollblock aus hochwertigem Stahl besteht
(Merkmal
1b und 1c), während der untere Teil aus Baustahl bestehen kann
(Merkmal
1d) und beide Teile miteinander verbunden sind (Merkmal
1e). Hinsichtlich des un-teren
Teils ist es insoweit
unerheblich,
ob
dieser gleichfalls aus einem Vollblock aus Baustahl gebildet wird
oder sich aus einzelnen Teilen dieses Materials zu-sammensetzt. In der Beschreibung wird die
Vorteilhaftigkeit
einer aus einem Vollblock bestehenden gegenüber einer aus einzelnen Teilen gebildeten [X.] ausschließlich in Zusammenhang mit
der
Herstellung des
im Gebrauch besonders belasteten [X.]s
erörtert, das, wenn der Vollblock aus hochwertigem Stahl besteht,
nicht mehr gehärtet werden muss, sondern aus diesem passgenau herausgefräst werden kann (Abs.
2
ff.; vgl. auch die als Stand der Technik in der Beschreibung des [X.]s in Bezug genommene vorveröffentlichte [X.] [X.] 40
11
523 [K3]). Hingegen [X.] sich in der Beschreibung
kein Anhalt dafür, dass auch mit der Bildung des unteren Teils der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock aus Baustahl ein [X.] oder sonstiger erfindungsgemäß angestrebter Vorteil gegenüber ei-nem sich aus mehreren einzelnen Teilen zusammensetzenden unteren
Teil der Zungenvorrichtung erreicht werden soll.
Das stützt die Annahme, dass sich Merkmal
1b allein auf den oberen Teil der Zungenvorrichtung nach Merkmal
1c mit dem [X.] bezieht.
Diesem Verständnis steht nicht entgegen, dass bei dem in den Figuren
1 und 2 gezeigten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel der untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock aus Baustahl gebildet ist, da ein [X.] regelmäßig keine einschränkende Auslegung des die Erfin-dung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt ([X.], Urteil vom 7.
September 2004

X
ZR
255/01, [X.]Z 160, 204, 210

Bodenseitige Verein-zelungsvorrichtung).
21
-
13
-
Gleiches gilt im Hinblick auf Patentanspruch
2, der ein Herzstück unter Schutz stellt und ausdrücklich für den Gesamtgegenstand vorsieht, dass dieser aus einem Vollblock hergestellt sein soll, während sich Patentanspruch
1 inso-weit lediglich auf das den oberen Teil der Zungenvorrichtung bildende [X.] bezieht. Insofern mag es auch sein, dass, wie die Beklagte in der [X.] vorgetragen hat, sich der Anmelder des [X.]s keine Rechenschaft darüber abgelegt hat, welche Schlussfolgerungen sich aus der erfindungsge-mäßen Lehre für die Ausgestaltung des

aus einem anderen Material als der obere Teil herzustellenden
unteren Teils der Zungenvorrichtung ergeben, und insofern subjektiv der

auch aus dem Ausführungsbeispiel ersichtlichen
Vor-stellung von einem (zweiten) Vollblock verhaftet gewesen sein mag, wie auch die Anforderung, aus einem Vollblock hergestellt zu sein, in Patentanspruch
2 das Herzstück und damit die
Gesamtvorrichtung betrifft. Auch die Formulierung der Aufgabe mag hierfür sprechen. Für die Auslegung eines Patents entschei-dend ist
jedoch nicht die subjektive Vorstellung des Anmelders, sondern die objektivierte Sicht des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt, die nach den obigen Ausführungen zu dem genannten
Ergebnis führt
(ständige Rechtsprechung, etwa: [X.], Urteil vom 13.
Februar 2007

X
ZR
74/05, [X.]Z 184, 49 Rn.
18

Kettenradanordnung
II).
IV.
Das Urteil des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand
ha-ben und ist aufzuheben. Der [X.] kann die Sache selbst entscheiden, weil zusätzliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind und die Sache daher entscheidungsreif ist (§
563 Abs.
1 Satz
1 ZPO).
1.
Nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsge-richts und des [X.]s setzt sich die als patentverletzend angegriffene Zungenvorrichtung für eine Weiche aus einem oberen Teil und einem unteren Teil zusammen. Der obere Teil ist aus einem Vollblock eines Stahls hochfester 22
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Güte hergestellt, während der untere Teil aus Baustahl besteht. Dass dieser sich aus drei miteinander verschweißten Einzelteilen zusammensetzt und damit nicht aus einem Vollblock besteht, steht nach der obigen Auslegung des [X.]
1
einer Verwirklichung des Merkmals
1b nicht entgegen. [X.] sind auch der obere und der untere Teil der Zungenvorrichtung durch Schweißen zusammengefügt. Die als patentverletzend beanstandete Zungen-vorrichtung der [X.] verwirklicht damit die Lehre aus Patentanspruch
1 des [X.]s wortsinngemäß.
2.
Aus den weiteren rechtsfehlerfreien Ausführungen des [X.]s
ergibt sich zudem die Begründetheit der [X.] im erstinstanzlich zu-erkannten Umfang, so dass auf die Revision das Urteil des [X.]s wie-derherzustellen ist.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§
91 Abs.
1, 97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
Grabinski
Bacher

[X.]
Deichfuß
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 30.04.2013 -
4c O 6/13 -

O[X.], Entscheidung vom 29.01.2015 -
I-2 [X.] -

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