Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.10.2015, Az. X ZR 149/12

[X.]:[X.]:[X.]:2015:201015UXZR149.12.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:
20. Oktober 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Kfz-Stahlbauteil
[X.] §§ 8, 63 Abs. 2 Satz 1
Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräu-mung einer Mitberechtigung daran verlangen kann bzw. ob ein Anspruch auf Nennung als (M)Erfinder besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnah-me geltend gemacht wird. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig
nur auf der [X.] festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Weiterführung von [X.], Urteil vom 11.
November 1980
X
ZR
58/79, [X.]Z 78, 358
ff.
Spinnturbine
II und Urteil vom 17.
Januar 1995
X
ZR
130/93, [X.]. 1996, 16, 18 -
Gummielas-tische Masse
I).
[X.], Urteil vom 20. Oktober 2015 -
X [X.] -
OLG [X.]

LG [X.] I

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 20.
Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, die Richter [X.], [X.] und [X.] sowie
die Richterin Dr. Kober-Dehm
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Kläger wird das am 8. November 2012 [X.] Urteil des [X.] des
Oberlandesgerichts [X.] aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsge-richt zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die in [X.] geschäftsansässige
Klägerin zu
1 beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Verfahren zur Korrosionsschutzbeschichtung von Metallen, der Kläger zu
2 ist ihr Geschäftsführer (im Folgenden zusammen nur: die Klä-ger). Die Beklagte zu
1 ist in der Automobilzulieferungsindustrie tätig, die Be-klagte zu
5 ein [X.] Automobilhersteller. Die Beklagten zu
2, 3
und 4 bzw. zu
6, sind jeweilige [X.].
Die Beklagten zu
1 und
5 sind als Mitinhaber des [X.] Patents 10
2005
054
847 ([X.])
eingetragen, die Beklagten zu
2, 3, 4 und 6 als dessen Erfinder
benannt. Die Parteien streiten hauptsächlich um die Übertra-1
2
-
3
-
gung des [X.] wegen widerrechtlicher Entnahme auf die Klägerin zu
1 und darum, ob der Kläger zu
2 alleiniger Erfinder ist. Dem liegt folgender Sach-verhalt zugrunde.
Die Klägerin zu
1 verfügte über ein vom Kläger zu
2 entwickeltes Zink-Thermodiffusionsverfahren zum (Oberflächen)Korrosionsschutz von Bauteilen aus hochfestem Stahl (Victocor-/Levicor-Technologie). Ab 2002 kooperierten die Klägerin zu
1 und die Beklagte zu
1 auf Initiative von D.

in ei-
nem Projekt zur verbesserten Oberflächenbehandlung von hochfesten Stählen für den Karosseriebau. Unter der Geltung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (rop5)
erhielt die Beklagte zu
1 dabei detaillierte
Kenntnis von der Levicor-Technologie.
Am 13.
Oktober 2003 meldete die Beklagte zu
1 abredewidrig ein hoch-festes Stahlbauteil mit Korrosionsschutzschicht aus Zink zum [X.] Patent an ([X.] 103
48
086 [X.], [X.]). Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen der Klägerin zu
1 und der Beklagten zu
1 um die Berechtigung am Gegenstand die-ser Anmeldung und während des Laufs einer diesbezüglich vereinbarten [X.] nahm die Beklagte zu
1 die Anmeldung am 12.
Oktober 2005 zurück und informierte die Klägerin zu
1 darüber nachträglich.
Die Klägerin zu
1 [X.] ihrerseits am 17. November 2005 einen mit [X.] identischen Gegenstand zum [X.] Patent an
([X.] 10 2005 055 374 [X.], [X.]).
Zwei Tage zuvor, am 15.
November 2005,
hatte die Beklagte zu
1 das Streitpatent angemeldet, das ein hochfestes Stahlbauteil mit gezielter Deforma-tion im [X.] betrifft und dessen Anspruch 1 lautet:
"1.
Verwendung eines Bauteils aus hochfestem Stahl, das nach dem [X.] und [X.] bei 320 bis 400°C wärmebehandelt worden ist, als [X.]r-
und/oder [X.] für ein Kfz."
3
4
5
-
4
-
Die Verwendung gemäß den Unteransprüchen
2 und 3 betrifft ein Bau-teil, das im [X.] gezielt einer axialen Belastung ausgesetzt ist bzw. einen Längsträger; Unteranspruch
4 sieht die Verwendung eines hochfesten Stahls in der Zusammensetzung der von der Beklagten zu
1 hergestellten [X.] Stahlsorte
BTR
165
vor und Unteranspruch
5
die Verwendung eines mit einer Korrosionsschutzschicht überzogenen Bauteils.
Die Kläger haben
vor dem [X.] im Wesentlichen beantragt, die Beklagten zu
1 und 5 zu verurteilen, das Streitpatent auf die Klägerin zu
1 zu übertragen und in seine Umschreibung einzuwilligen, Auskunft darüber zu ertei-len und Rechnung zu legen, in welchem Umfang und
auf welche Art die Beklag-te zu
1 und/oder die Beklagte zu
5 und/oder von diesen autorisierte Dritte
seit dem 5.
Oktober 2007 streitpatentgemäße Bauteile hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu diesen Zwecken entweder eingeführt und/oder be-sessen haben und/oder wie sie die dem Patent zugrundeliegende Erfindung sonst wirtschaftlich verwertet haben. Darüber hinaus haben die Kläger [X.], die Beklagten zu verurteilen, gegenüber dem [X.] Patenund Mar-kenamt zuzustimmen, dass allein der Kläger zu
2 als Erfinder genannt wird, und festzustellen, dass die Beklagten zu
1 und 5 für die aus der Eigenund Fremd-nutzung oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelder gezoge-nen Vorteile ausgleichspflichtig und der Klägerin zu
1 zum Ersatz allen Scha-dens verpflichtet sind, der dieser aus der unberechtigten Anmeldung des [X.] entstanden ist; ferner,
festzustellen, dass die Beklagten dem Kläger zu
2 gesamtschuldnerisch den gesamten
aus der unrichtigen Erfinderbenen-nung entstandenen
Schaden zu ersetzen
haben.
Das [X.] hat der Klage
stattgegeben; das Berufungsgericht hat sie abgewiesen.

6
7
8
-
5
-
Mit ihrer vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgen die Kläger ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten weiter.
Entscheidungsgründe:
I.
Der Beschreibung des [X.] zufolge werden im Fahrzeugbau zunehmend Bauteile aus festem und hochfestem Stahl eingesetzt, um den Leichtbaukriterien bei steigenden Anforderungen an die [X.] zu werden. Auch im Karosseriebau würden [X.] bzw. [X.] immer öfter zur Erreichung der Gewichtsziele und Sicherheitsanforderun-gen aus warmgeformtem und pressgehärtetem festem
oder höchstfestem
Stahl hergestellt. Werde ein Fahrzeuglängsträger aus hochfestem Stahl von der [X.] her getroffen, werde Crashenergie in Längsrichtung in ihn eingeleitet. Dabei könne es teilweise zu spröden Bauteilerissen kommen, was nachteilig für den Abbau dieser Energie sei. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent
das Problem, ein warmgeformtes und pressgehärtetes [X.] und/oder [X.] für ein Kraftfahrzeug aus hochfestem Stahl für ei-nen günstigeren Energieabbau im [X.] weiterzuentwickeln.
Dafür schlägt Patentanspruch
1 vor:
1.
Ein Bauteil aus hochfestem Stahl,
2.
das nach dem [X.] und [X.] bei 320 bis 400°C wärmebehandelt worden ist,
3.
wird als [X.]r und/oder [X.] für ein Kraftfahrzeug verwendet.
9
10
-
6
-

Nach den Erläuterungen in der [X.]chrift sind zu den [X.] oder [X.]en Türaufprallträger, [X.], Stoßfänger sowie Läng und Querträger zu zählen (Abs.
2, 9).
Erfindungsgemäß soll bei einem Unfall auf das betroffene [X.] oder [X.] einwirkende Energie in (Verformung)Arbeit umgewandelt werden. Das Bauteil soll beulenartige Falten ausbilden (Abs.
10, 22), so dass die Aufprallenergie nicht in vollem Umfang auf die Fahrzeuginsassen einwirkt. Durch die vorgesehene Wärmebehandlung bei relativ niedriger Temperatur werden die hochfesten Eigenschaften des Bauteils der [X.]chrift zufol-ge gezielt beeinflusst. Bei nahezu unveränderter Streckgrenze
Rp0,2
und Deh-nung
A5
werde die Zugfestigkeit
Rm
um 100 bis 200
N/mm² reduziert. Überra-schenderweise genüge die geringfügige Herabsetzung der Zugfestigkeit, um bei einem [X.]r-
oder [X.] die Deformationsfähigkeit im Sinne von Faltenbildung unter Beibehaltung der hochfesten Eigenschaften des Stahls wiederherzustellen. Bei der [X.]
165 hätten sich nach der [X.] bei 320°C
bis 400°C eine Zugfestigkeit Rm
von 1.200 bis 1.400
N/mm², eine Streckgrenze Rp0,2
von 950 bis 1.250
N/mm² und eine Deh-nung
A5
von 6 bis 12% eingestellt. Der Werkstoff verfüge nach wie vor über die notwendigen hochfesten mechanischen
Eigenschaften. Infolge der etwas gerin-geren
Zugfestigkeit sei er aber so duktil, dass er bei entsprechender Belastung Falten werfe, anstatt zu brechen oder zu reißen (Abs. 11 und 12). Aus dieser Materialeigenschaft ergebe sich die Eignung des Stahls für [X.]r-
oder Si-cherheitsbauteile, bei denen eine solche Verformung im [X.] erwünscht sei.
Nach der Beschreibung kann das erfindungsgemäße Bauteil beschichtet sein. Neben dem ohnehin in vielen Fällen erforderlichen Korrosionsschutz sei es erfindungsgemäß möglich, das Bauteil zeitgleich in Verbindung mit einem 11
12
13
-
7
-
Beschichtungsverfahren bei 320°C
bis 400°C, etwa mit einem Tauchbeschich-ten oder einem Diffusionsverfahren, wärmezubehandeln (Abs.
14).
II.
Das Berufungsgericht ist der Ansicht, der Kläger zu 2 sei weder Er-finder der technischen Lehre des [X.] noch habe er zu dieser einen schöpferischen Beitrag geleistet. Die Erfindung nach Patentanspruch
1 erfasse aus der einschlägigen fachmännischen Sicht eines Maschinenbauers mit Schwerpunktkenntnissen im Bereich der [X.] Materialkunde betref-fend hochfeste Stähle ausschließlich die Verwendung [X.], hochfester
Stahlbauteile als [X.] oder [X.]e eines Kraftfahrzeugs, die im [X.] einen gezielten Faltenwurf ausbilden [X.]. Nicht erfasst sei die Verwendung als [X.]
oder [X.], bei dem diese Auffaltung nicht erwünscht sei
(Türaufprallträger, [X.]). Die Kläger hätten nicht dargelegt, dass der Kläger zu
2 vor dem Prioritätszeitpunkt des [X.] dank eigener Erkenntnisse im Besitz einer mit dem so ver-standenen Gegenstand der Erfindung wesensgleichen technischen Lehre ge-wesen wäre.
[X.] sei insoweit insbesondere die Patentanmeldung [X.] der Klägerin zu
1. Diese befasse sich nicht mit dem Problem eines gezielten [X.] von [X.]/[X.]en durch Erhöhung der Duktilität des gehärteten Stahls, sondern ausschließlich mit der [X.] aus warmgeformtem und pressgehärtetem,
hochfes-tem Stahl bei möglichst unveränderter Beibehaltung seiner [X.] trotz des mit der Beschichtung einhergehenden [X.]. [X.] sehe [X.] vor, den für das Diffusionsverzinken ("Sherardisieren") be-kannten Temperaturbereich von über 320°C zu vermeiden und die [X.] stattdessen gezielt bei Temperaturen von unter 320°[X.]. Vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent zur Erhöhung der Duktili-tät des Materials für einen gezielten Faltenwurf im [X.] ausdrücklich auf einen Temperaturbereich von mehr als 320°C abstelle, könne auch nicht ange-nommen werden, dass der Kläger zu
2 mit der von ihm entwickelten [X.]
-
8
-
tungstechnologie einen allgemeinen Lösungsgedanken erfasst hätte, der auch im Streitpatent
seinen Niederschlag gefunden hätte. Für die übrigen Unterla-gen, in denen die Kläger den Kerngedanken der Erfindung verkörpert sähen, gelte nichts anderes.
Dem von der Beklagten zu
2 verfassten Bericht über eine Präsentation des Beschichtungsverfahrens der
Kläger am 24.
Februar 2003 (Anlage [X.]) lasse sich ein schöpferischer Beitrag zur Lehre des [X.] nicht entnehmen.
Die weiteren Präsentationsunterlagen der Kläger dokumentierten [X.] keinen [X.] an oder schöpferische Beiträge zu dem Gegen-stand der geschützten Erfindung. Ein Hinweis darauf, dass spezifisch die Ther-mobeschichtung in dem vom Streitpatent beanspruchten Temperaturfenster und die damit einhergehende geringfügige Reduzierung der Zugfestigkeit für den erfindungsgemäßen Vorteil eines [X.] unter Energieeintrag nutzbar gemacht werden könne, finde sich dort nicht. In den Unterlagen verschie-dentlich enthaltene Hinweise auf die Duktilität des nach der Levicor-Techno-logie wärmebeschichteten gehärteten Stahls könnten
daher keinen Beitrag der Kläger zu der Erfindung begründen.
[X.] sei ferner
der Hinweis der Kläger auf an [X.] vorgenommene Crashtests bei dem Deutschen
Zentrum
für Luft-
und Raumfahrt e.V. ([X.])
im November 2003.
Auch in Bezug auf die in
den Unteransprüchen formulierten besonderen Ausgestaltungen der geschützten Lehre seien keine (nicht nur unwesentlichen) Beiträge der Kläger zu erkennen.
III.
Die
gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg und führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-weisung der Sache an das Berufungsgericht.

15
16
17
-
9
-

Bei seinen Ausführungen zur Bestimmung des im Streitpatent unter Schutz gestellten Gegenstands geht das Berufungsgericht, auch soweit hierfür Entscheidungen
des [X.]s zitiert werden, die zur Frage des schöpferischen Beitrags ergangen sind ([X.], Urteil vom 17. Mai 2011 -
X [X.], [X.], 903 Rn. 16 -
Atemgasdrucksteuerung), zwar von zutreffenden Obersät-zen aus. Das Berufungsgericht hat jedoch im Folgenden, auch wenn es ver-schiedentlich von Beiträgen zur Erfindung spricht, im Wesentlichen nur noch geprüft, ob sich verschiedenen Unterlagen der Kläger entnehmen lässt, dass diese im Besitz einer mit Patentanspruch 1 -
so wie es diesen verstanden hat -
übereinstimmenden technischen Lehre waren. Dies greift in mehrfacher Hin-sicht zu kurz.
1.
Der
Auslegung des [X.]
durch das Berufungsgericht, die im Vindikationsprozess wie im Verletzungsprozess
(vgl. dazu [X.], Urteil vom 31.
März 2009 -
X [X.], [X.]Z 180, 215 Rn. 16 mwN -
Straßenbauma-schine)
der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das Revisions-gericht
unterliegt, kann nicht beigetreten werden. Mit seiner Annahme, Pa-tentanspruch 1 erfasse nur die Verwendung solcher hochfester [X.] oder [X.]e eines Kraftfahrzeugs, die im [X.] einen gezielten [X.] ausbilden sollen, hat das Berufungsgericht Patentanspruch
1 unter sei-nen Wortsinn ausgelegt (vgl. dazu [X.], Urteil vom 1.
August 2006

X
ZR
114/03, [X.], 962, 965 -
Restschadstoffentfernung, insoweit nicht in [X.]Z 169, 30 abgedruckt).
Patentanspruch
1 ist auf die Verwendung einer
Sache gerichtet,
und zwar eines nach dem [X.] und [X.] bei 320°C
bis 400°C wär-mebehandelten Bauteils aus hochfestem Stahl als [X.]r-
oder Sicherheits-bauteil für ein Kraftfahrzeug. Geschützt ist damit jedes [X.]r-
oder Sicher-heitsbauteil aus einem hochfesten Stahl, der nach dem [X.] und 18
19
20
-
10
-
[X.] bei 320°C
bis 400°C wärmebehandelt worden ist. Dem Anspruch liegt
dabei, wie sich aus den Absätzen 2 und 9 der Beschreibung ergibt, ein
um-fassender
Begriff des
[X.]r-
und [X.]s
zugrunde. Soweit die Erfindung der Beschreibung zufolge bei [X.] nicht sinnvoll einsetzbar ist, weil diese nicht infolge Verformung in den Fahrgastraum ragen sollen (Abs.
13), ergibt sich daraus keine Beschränkung ihres
Gegenstands. Eine solche folgt auch nicht aus der -
im Streitpatent ohnehin nicht erwähnten -
vom Berufungs-gericht ergänzend erörterten Verwendung bei Stirnwandquerträgern.
2.
Infolge seiner unzutreffenden Auslegung des [X.] stellt das Berufungsgericht Anforderungen an die Erbringung schöpferischer Beiträge, die an dessen Gegenstand vorbeigehen,
und lässt Leistungen bei seiner diesbe-züglichen Prüfung unberücksichtigt, auf welche die Kläger sich dafür zu Recht stützen.
a)
Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 [X.] die Übertragung ei-nes Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann und ob ein Anspruch auf Nennung als (Mit-)Erfinder nach § 63 Abs. 2 Satz
1 [X.] besteht, erfordert einen
prüfenden Vergleich der zum Patent ange[X.]n Lehre
mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird (vgl. [X.], Urteil vom 11. November 1980 -
X [X.], [X.]Z 78, 358
ff.

Spinnturbine
II). Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Leh-ren übereinstimmen. Ob und gegebenenfalls inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zu-verlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten
und der angemeldeten Lehre beurteilen. Das gilt schon deshalb, weil dem Vindikationsanspruch auch derjenige ausge-setzt
ist, der keine vollständige und eventuell für sich allein schutzfähige Erfin-dung, aber einen wesentlichen Beitrag zu dem von ihm angemeldeten oder für ihn geschützten Gegenstand entnommen hat, sofern
das [X.] einen 21
22
-
11
-
erfinderischen Beitrag, einen schöpferischen Anteil oder eine qualifizierte Mit-wirkung an dem Gegenstand der Anmeldung oder des erteilten Schutzrechts darstellt ([X.], Urteil vom 17. Januar 1995 -
X [X.], [X.]. 1996, 16, 18

Gummielastische Masse
I).
b)
Das Berufungsgericht hat seine Prüfung auf widerrechtliche Entnah-me demgegenüber an vorhandenen oder vermeintlichen Unterschieden zwi-schen der Lehre des [X.] und den von ihm untersuchten Beiträgen des Klägers zu
1 ausgerichtet. Es ist dabei vornehmlich der Frage nachgegangen, ob diesen Unterlagen eine mit der Erfindung wesensgleiche technische Lehre zu entnehmen ist, hat diese im Wesentlichen auf den Faltenwurf im [X.] reduziert und infolgedessen außer [X.] gelassen, dass die Kläger die erfin-dungsgemäße Lehre erkannt haben, wenn sie warmgeformte und pressgehär-tete Bauteile aus hochfestem Stahl in dem patentgemäßen [X.] wärmehandelt (und gleichzeitig beschichtet) haben, die geeignet und bestimmt waren, als [X.]rbauteile für Kraftfahrzeuge verwendet zu werden. Dass die Bauteile weiterhin hochfest, aufgrund der etwas geringeren Zugfestig-keit aber so duktil sind, dass sie bei entsprechender Belastung Falten werfen anstatt zu brechen oder zu reißen, musste dafür nicht notwendig erkannt wer-den.

3.
a) Die Würdigung der Anmeldung [X.], die mit [X.] ersichtlich des-halb vollständig übereinstimmt, weil die Klägerin zu
1 den -
aus Rechtsgründen untauglichen -
Versuch einer Anmeldung nach § 7 Abs. 2 [X.] unternehmen wollte, geht in mehrfacher
Hinsicht fehl.
aa)
Die Annahme
des Berufungsgerichts, [X.] befasse sich im Gegen-satz zum Streitpatent nicht "mit dem Problem eines gezielten [X.] von [X.]r-/[X.]en im [X.] bei im Übrigen (im Wesentlichen) konstanten mechanischen Eigenschaften"
geht am Gegenstand des Streitpa-23
24
25
-
12
-
tents vorbei, weil dieser, wie ausgeführt (oben III
1), auch solche [X.]r-
oder [X.]e erfasst, die [X.] zum Gegenstand hat. Vor allem aber lehrt das Streitpatent, anders als das Berufungsgericht zu meinen scheint,
keinen solchen gezielten Faltenwurf, sondern dieser ist lediglich das Resultat einer be-stimmten ([X.], der das Bauteil aus hochfestem Stahl nach der Lehre des [X.] unterzogen wird. Ungeachtet des Umstands, dass die Ansprüche des [X.]
als [X.] formuliert sind, ist sein Gegenstand nicht etwa auf ein Verfahren zur Erzeugung eines im [X.] fal-tenwerfenden Stahlbauteils gerichtet. Es hat vielmehr eine bestimmte Verwen-dung der näher beschriebenen und wärmebehandelten Stahlbauteile zum Ge-genstand und könnte, wie ausgeführt,
dementsprechend ebenso gut auf [X.] für entsprechende [X.]r-
und [X.]e gerichtet sein. Wärmebehandelte [X.]rstahlbauteile sind indes auch Gegenstand von [X.].
bb)
Nach Ansicht des Berufungsgerichts unterscheidet
sich [X.] in der Zwecksetzung darin grundlegend von der Lehre des [X.], dass nach [X.] bei Temperaturen unter 320°C gearbeitet werden soll, um die [X.] des gehärteten Stahls nicht wesentlich zu beeinflussen. Damit vernach-lässigt das Berufungsgericht
den von ihm an sich erkannten Umstand, dass auch der nach der Lehre des [X.] wärmebehandelte Stahl nach wie vor über die notwendigen hochfesten mechanischen Eigenschaften verfügen
und nur die Zugfestigkeit -
bei nahezu unveränderter Streckgrenze und Dehnung -
im Interesse erhöhter Duktilität etwas herabgesetzt sein
und damit den Falten-wurf ermöglichen soll (Beschreibung Abs. 12
f.). Der Gegensatz
zwischen [X.] und der Lehre des [X.], den das Berufungsgericht darin sieht, dass dieses, anders als [X.] ein warmgeformtes und gehärtetes [X.]rbauteil aus (hoch)festem Stahl mit einer Korrosionsschutzschicht bereitstellt, die sich nicht oder nur unwesentlich auf die Festigkeitswerte des Bauteils auswirkt, besteht mithin so nicht.
26
-
13
-
cc)
Entsprechendes gilt für die Temperaturangaben. Das Berufungsge-richt stellt als wesentlichen Unterschied zwischen beiden Lehren die unter-schiedlichen,
der Wärmebehandlung jeweils zugeordneten Temperaturbereiche von <
320°C ([X.]/[X.]) respektive 320 bis 400°C (Streitpatent) heraus
und spricht dem Kläger zu
2 einen
schöpferischen Beitrag mit dem Hinweis ab, er habe an anderer Stelle (Bericht [X.])
eine Beschichtung des gehärteten Stahls bei höheren Temperaturen als 320°C wegen dann zu besorgender, un-erwünschter Schwankungen in der Stärke der Beschichtung als nicht empfeh-lenswert dargestellt, was von der Lehre des [X.] geradezu wegführe. Dies ist schon deshalb nicht stichhaltig, weil nach der Lehre des [X.] auch mit einer Korrosionsschutzschicht versehene Bauteile der vorgesehenen Wärmebehandlung zwischen 320°C und 400°C unterzogen werden können (Unteranspruch
4). Die Beschreibung erläutert, es sei erfindungsgemäß neben dem vielfach erforderlichen Korrosionsschutz möglich, das Bauteil zeitgleich in Verbindung mit einem Beschichtungsverfahren bei 320°C bis 400°C wärmezu-behandeln (Beschreibung Abs. 14). Sieht das Streitpatent selbst die Wärmebe-handlung beschichteter Teile in einem Temperaturbereich vor, der nach Ansicht des Berufungsgerichts
für den [X.] kontraproduktiv sein soll, spricht dies gegen die vom Berufungsgericht angenommene strikte Abgrenzung der geeigneten Temperaturbereiche und deutet auf eine gewisse Bandbreite der für Beschichtung einerseits und [X.] andererseits günstigen Temperaturen sowie auf Überschneidungen dieser Bereiche hin und korres-pondiert mit dem tatbestandlich dokumentierten Vorbringen der Kläger, einen Temperaturbereich von 280°C
bis 370°C, vorzugsweise 300°C
bis 320°C,
als geeignet erkannt zu haben.
In diesem Zusammenhang hätte das Berufungsgericht die verschiedenen Temperaturbereiche bei [X.] und dem Streitpatent
im Übrigen, wie die Revision zu Recht rügt, nicht als gegen [X.] sprechende Indizien würdigen dürfen, ohne sich mit dem -
auch auf die Anhörung vor dem Deutschen Patent-
27
28
-
14
-
und Markenamt ([X.]0, [X.]) gestützten -
Vortrag der Kläger [X.], der mit dem Streitpatent beanspruchte Temperaturbereich sei lediglich zur Abgrenzung von [X.]/[X.] gewählt worden.
b)
Den -
hinsichtlich des Kenntnisstandes der Kläger ausdrücklich als aussagekräftig angesehenen -
Vermerk über die Präsentation der Kläger vom 24. Februar 2003 ([X.]) betrachtet das Berufungsgericht im Wesentlichen nur unter dem Gesichtspunkt, ob der
Aspekt einer erhöhten Duktilität oder einer Faltenbildung thematisiert worden ist. Den von ihm getroffenen Feststellungen zufolge wird in [X.] jedoch ein vom Kläger zu
2 erläutertes [X.] beschrieben, bei dem Schrauben beschichtet werden
und der dafür vorgesehene trommelförmige Ofen auf eine Endtemperatur von 300°C bis 500°C aufgeheizt
wird. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Wärmebe-handlung großer Bauteile Gestelle in die Trommeln eingesetzt werden müssen,
und für verschiedene [X.]r-
und [X.]e (A-
und [X.], Längsträger) die mögliche Stückzahl pro Trommel genannt.
Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich des Weiteren, dass der vorgestellten Victocor-/Levicor-Technologie in einer am 24. Februar 2003 vorgeführten Präsentation ein Temperaturbereich von 280°C bis 370°C, am besten 300°C bis 320°C zugeordnet wurde und dass -
von D.

ermittelte -
Zugfestigkeitswerte von bei 320°C wärmebehandeltem BTR-Stahl mitgeteilt
wurden, die mit 1.400 MPA dem Wert entsprechen, der nach der [X.] des [X.] für bei 320°C bis 400°C behandelten Stahl dieser Sorte ermittelt wurde
(oben
I).
c)
Soweit es die bei dem
[X.] durchgeführten Crashtests betrifft, geht das Berufungsgericht sogar davon aus, dass die diesbezüglichen Unterlagen der Kläger Hinweise auf eine erhöhte Duktilität des in diesem Temperaturbe-reich wärmebehandelten Stahls enthalten. Diese
hält es nur deshalb für uner-heblich, weil es [X.], mit denen diese Tests vorgenommen wurden, zu Un-29
30
31
-
15
-
recht vom Gegenstand des [X.] ausgenommen sieht (oben III
1). Ein schöpferischer Beitrag zur Erfindung käme insoweit im Übrigen sogar dann in Betracht, wenn die Annahme des Berufungsgerichts zuträfe. Von schöpferi-scher
Förderung einer
Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die endgültige Fassung der Ansprüche Eingang gefunden hat, son-dern dafür kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endgültigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde. Eine
Leistung kommt nur dann nicht mehr als schöpferischer Beitrag in Betracht, wenn er nach Modifikation der [X.] außerhalb des patentrechtlich geschützten Gegenstands liegt und des-halb eine Miterfinderschaft an diesem nicht mehr begründen kann ([X.] [X.], 903 Rn. 16 -
Atemgasdrucksteuerung).
d)
Schließlich kann ein Beitrag zur Erfindung auch weder mit den [X.] verneint werden, die das Berufungsgericht zu Patentanspruch 4 [X.] hat, noch mit den Ausführungen zu Patentanspruch 5.
In Patentanspruch 4 wird die Verwendung der [X.] 165 bean-sprucht, der die erfindungsgemäß erwünschten Eigenschaften zugeschrieben werden (Beschreibung Abs. 11). Dass diese Stahlsorte von der Beklagten zu
1 herrührt, ändert nichts daran, dass der Kläger zu
2 den Feststellungen des Be-rufungsgerichts zufolge eben diesen Stahl verwendet und untersucht und auch damit zum Gegenstand der Erfindung beigetragen
hat.
Nach Patentanspruch 5 wird das Bauteil mit einer [X.] überzogen. Eine solche Oberflächenbehandlung war, wie das [X.] feststellt, vielfältig bekannt ([X.] zu [X.]). Der Umstand [X.], dass ein bestimmter technischer Aspekt im Stand der Technik bekannt ist, rechtfertigt aber nicht die Annahme, dass es sich dabei allenfalls um einen er-finderisch unwesentlichen Beitrag handeln kann. Für die Bewertung, ob in der Nutzbarmachung eines im Stand der Technik bekannten Elements im Rahmen einer Erfindung ein schöpferischer Beitrag gesehen werden kann, kommt es auf 32
33
34
-
16
-
dessen Stellenwert innerhalb der Erfindung und die Art und den technischen Sinngehalt seines Einsatzes im Rahmen der Problemlösung durch die techni-sche Lehre in ihrer Gesamtheit an (vgl. [X.] [X.], 903 Rn. 21 -
Atem-gasdrucksteuerung). Die Erfindung lehrt, wie ausgeführt, das Bauteil "zeitgleich"
in Verbindung mit einem Beschichtungsverfahren, insbesondere mit einem Dif-fusionsverfahren, wärmezubehandeln (Abs. 14), also die Wärmebehandlung zugleich zur Beschichtung einzusetzen. [X.] damit hat sich der Kläger zu
2, dessen Untersuchungen zur Beschichtung hochfester Stahlbleche im Zink-Thermodiffusionsverfahren den Ausgangspunkt der gewonnenen Erkenntnisse bildeten, befasst.
IV.
Das Berufungsurteil kann hiernach keinen Bestand haben. Der [X.] kann nicht abschließend
in der Sache entscheiden. Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt
sich zwar, dass die Kläger zumindest wesentliche Tei-le der Erfindung erkannt und diese auch der Beklagten zu
1 mitgeteilt haben. Es hat aber keine Feststellungen zur Vermittlung
der aus den Crashtests gewon-nenen Erkenntnisse an die Beklagten getroffen. Soweit das Berufungsgericht bemerkt hat, dass dies nicht bei Gelegenheit der Präsentation nach Anlage [X.] im Mai 2003 geschehen sein könne, weil die Tests beim
[X.] erstmals im November 2003 durchgeführt worden seien, steht dies der Berücksichtigung als schöpferischer Beitrag zur Erfindung allerdings schon deshalb nicht entgegen, weil deren Entwicklung sich häufig als zeitlich gestrecktes, prozesshaftes [X.] darstellt, und fördernde Beiträge grundsätzlich bis zu deren Anmel-dung zum Schutzrecht geleistet werden können. Nach den vom Berufungsge-richt getroffenen Feststellungen besteht kein Anlass zu der Annahme, dass die Dinge im Streitfall anders gelegen hätten.

Außerdem hat das Berufungsgericht, von seinem Standpunkt folgerichtig, keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Beklagte zu
6
zum Kreis der [X.] zu zählen ist.
35
36
-
17
-
Zur Nachholung der noch erforderlichen Feststellungen ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten des [X.] zu entscheiden haben wird.
Soweit das Berufungsgericht im [X.] angenommen hat, Schadensersatzansprüche der Klägerin zu
1
gegen die Beklagte zu
1 im Zu-sammenhang mit der Anmeldung des dortigen [X.] könnten nicht be-stehen, wenn die Beklagte zu
1 Mitberechtigte im Sinne von § 8 [X.] war, be-merkt der [X.], dass er die Revision gegen das dort ergangene Urteil des Be-rufungsgerichts insoweit zugelassen hat.

Meier-Beck
[X.]
Grabinski

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Entscheidung vom 30.06.2011 -
7 O 18657/09 -

OLG [X.], Entscheidung vom 08.11.2012 -
6 U 3743/11 -

37
38