Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.04.2012, Az. X ZR 55/09

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X [X.]/09
Verkündet am:

17. April 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Tintenpatrone III
EPÜ Art. 101 Abs. 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2
a)
Entsprechend §
580 Nr.
6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, wenn das Patent, auf welches das Urteil des [X.] gegründet ist, im Einspruchsver-fahren bestandskräftig widerrufen wird.
b)
Dem vollständigen Widerruf steht es insoweit gleich, wenn der Gegenstand des Patents im Einspruchsverfahren bestandskräftig derart beschränkt wird, dass das Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als pa-tentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall gerät.
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c)
Weist die [X.] des [X.] die Einspruchsabtei-lung an, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhal-ten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents erst mit der die Anweisung der [X.] umsetzenden Aufrechterhaltung des [X.] in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.
d)
Die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage beginnt mit dem Tag, an dem die rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entschei-dung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt.
[X.], Urteil vom 17. April 2012 -
X [X.]/09 -
O[X.]

[X.]

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 17.
April 2012
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck,
[X.], die Richterin [X.], [X.]
Grabinski und die Richterin Schuster
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Restitutionsklägerinnen wird das am 26. März 2009 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-wiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23.
August 1995 [X.] und unter anderem für die [X.] erteilten [X.] Patents 879
703 ([X.]s). Das [X.] betrifft einen Flüssigkeitsbehälter für Tintenstrahldrucker.
Am 20.
Januar 2003 verurteilte das [X.] die Restituti-onsklägerinnen ([X.])
wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klage-1
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patents zu Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung der [X.] wies das [X.] durch rechtskräftiges Urteil
vom 17.
November 2005 mit der Maßgabe zurück, dass es im [X.] statt "Stützelement"
nunmehr "Schnapp-
und Halteelement"
heißt. Diese Änderung beruhte darauf, dass Patentanspruch
1 in einem von der Klägerin zu
1 betriebenen Einspruchs-verfahren durch die Entscheidung des [X.] vom 22.
April 2005 entsprechend geändert worden war.
Gegen die Einspruchsentscheidung legten sowohl die Klägerin zu
1 als auch die Beklagte Beschwerde ein. An der mündlichen Verhandlung vor der Technischen [X.] vom 29.
Februar 2008 nahmen die anwaltli-chen Vertreter der [X.] (Rechtsanwalt [X.]

, Patentanwalt [X.]

)
teil, welche die [X.] auch in den vorausgegangenen [X.] vertreten hatten, sowie Herr Dr. W.

als zuständiger Mitarbeiter
der P.

AG in der [X.]. Am Ende der Be-
schwerdeverhandlung verkündete die Technische [X.] folgen-de Entscheidung:
"1.
Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben.
2.
Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen auf-recht zu erhalten:
-
Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der [X.] überreichten 4.
Hilfsantrag,
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Beschreibung S. 3 in der mit Schriftsatz vom 29.01.2008 [X.] Fassung sowie den S.
2 sowie 4 bis 23 gemäß der er-teilten Fassung,
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Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung."
Das Sitzungsprotokoll, dem der 4.
Hilfsantrag beigeheftet war, wurde dem Patentanwalt der [X.] am 20.
März 2008 zugestellt, die schriftli-chen Entscheidungsgründe am 30.
April 2008. Mit Schriftsatz vom 23.
Juni 2008 richtete die Klägerin zu
1 einen Überprüfungsantrag nach Art.
112a EPÜ an die Große [X.] des [X.], der am 20.
März 2009 verworfen wurde.
Mit ihrer
am 29.
Mai 2008 beim Berufungsgericht eingegangenen Resti-tutionsklage
haben die [X.] geltend gemacht, die in dem Verletzungs-rechtsstreit beanstandeten Tintenpatronen unterfielen nicht mehr Patentan-spruch
1 des [X.]s in der durch die Beschwerdeentscheidung be-schränkten Fassung, weshalb die [X.] aufzuheben seien. Das Berufungsgericht hat die Klagen als unzulässig angesehen. Mit der vom Senat zugelassenen
Revision verfolgen die
[X.] ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
Die rechtskräftige Nichtigerklärung
des [X.]s könne in entspre-chender Anwendung des §
580 Nr.
6 ZPO die Wiederaufnahme eines rechts-kräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigen; gleiches gelte bei 4
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einer bestandskräftigen Einschränkung des [X.]s, wenn
die verurteilten Ausführungsformen nicht mehr vom Schutzbereich des [X.]s erfasst würden. Im Streitfall seien die Restitutionsklagen aber unzulässig, weil die Klä-gerinnen die Notfrist des §
586 Abs.
1 ZPO von einem Monat nicht gewahrt [X.].
Diese Frist beginne an dem Tag, an dem die Partei Kenntnis von dem Anfechtungsgrund erhalte, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abzu-ändernden Urteils (§
586 Abs.
2 Satz
1 ZPO). Der Beginn der Frist setze zum einen die bestandskräftige (Teil-)Nichtigerklärung
des [X.]s und zum anderen die Kenntnis des [X.] hiervon voraus. Im hiesigen
Fall habe die Frist am 29.
Februar 2008 begonnen und sei zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 29.
Mai 2008 abgelaufen gewesen.
Die Beschwerdeentscheidung der Technischen [X.] sei mit ihrem Wirksamwerden und damit mit ihrer Verkündung am 29.
Februar 2008 rechtskräftig geworden. Bei dieser Entscheidung handele es sich trotz der [X.] um eine letztinstanzliche Sachentscheidung, da die Beschwer-dekammer endgültig und bindend (Art.
111 Abs.
2 Satz
1 EPÜ) entschieden habe, mit welchem Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweise; die Einspruchsabteilung sei
durch die Zurückverweisung lediglich für administrative Maßnahmen herangezogen worden. Am Eintritt der Rechtskraft ändere auch der von der Klägerin zu
1 gemäß Art.
112a EPÜ bei der [X.] angebrachte Überprüfungsantrag nichts, weil dieser
ein außerordentli-cher, auf die Durchbrechung der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung ge-richteter Rechtsbehelf sei.
Die [X.] hätten am 29.
Februar 2008 zudem auch Kenntnis vom Anfechtungsgrund gehabt.
Ausreichend sei die Kenntnis der am 29.
Februar 9
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2008 verkündeten [X.] nebst der darin in Bezug genommenen Unterlagen, d.h. dem in der Beschwerdeverhandlung überreichten 4.
Hilfsantrag sowie dem von der erteilten Fassung abweichenden Beschreibungstext, weil diese für die Bestimmung des Schutzbereichs allein relevant seien. Auf die
Kenntnis der schriftlichen Entscheidungsgründe sei es danach nicht mehr an-gekommen. Kenntnis von der [X.] und den darin in Bezug ge-nommenen Unterlagen hätten die [X.] auch bereits am 29.
Februar 2008 erhalten. Dabei könne dahinstehen, wann die gesetzlichen
Vertreter der [X.] insoweit informiert worden seien. Ausreichend sei, dass zumindest deren anwaltliche
Vertreter
aufgrund ihrer
Mitwirkung im Beschwerdeverfahren am 29. Februar 2008 entsprechende Kenntnis erhalten hätten, was

wie das Berufungsgericht im Einzelnen ausführt -
hier der Fall gewesen sei.

II.
Dies hält einer rechtlichen Überprüfung im Ergebnis nicht stand.
1.
Zutreffend geht das Berufungsgericht zwar davon aus, dass die Re-stitutionsklage bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das [X.] gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden kann, dass der Bestand des Patents auf-grund des Widerrufs im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nich-tigkeitsverfahren
in Wegfall gekommen ist
([X.], Urteil vom 29.
Juli 2010

Xa
ZR 118/09, [X.]Z 187, 1
Rn.
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[X.] mit umfangreichen
Nachweisen aus der Rechtsprechung und dem Schrifttum), und dass dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs-
oder Nich-tigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das [X.] im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht 12
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festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merk-male, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist.
2.
Das Berufungsgericht hat jedoch verkannt, dass der die Restitutions-klage rechtfertigende Restitutionsgrund im Streitfall nicht in der Entscheidung der Technischen [X.] vom 29. Februar 2008, sondern in der beschränkten Aufrechterhaltung des [X.]s durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu finden ist. Vor Kenntnis der [X.] von dieser
[X.] konnte mangels eines [X.] die Notfrist des §
586 Abs.
1 ZPO nicht zu laufen beginnen.
a)
Die Entscheidung, mit der die [X.] die Einspruchs-abteilung anweist, das Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhal-ten, ist zwar

wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt

eine echte Sach-entscheidung, mit der die [X.] materiell und formell rechtskräf-tig und mit Bindungswirkung für die Einspruchsabteilung über die Patentfähig-keit des Gegenstands der aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche entscheidet (Benkard/[X.], EPÜ, 2002, Art. 111 EPÜ Rn. 49 ff.; [X.]/[X.], [X.] mit EPÜ, 8.
Aufl., 2008, Art.
111 EPÜ Rn.
35; Singer/[X.]/[X.], EPÜ, 5.
Aufl., 2010, Art. 111 EPÜ Rn.
9). Für den Anfechtungsgrund des § 580 Nr. 6 ZPO kommt es aber nicht auf die rechtskräftige oder bindende Beurteilung der Patentfähigkeit an. Ein Anfechtungsgrund liegt vielmehr erst dann vor, wenn bestandskräftig in den formellen Bestand des Patents eingegriffen wird. Dabei ist es gleichgültig, ob dieser Eingriff durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung oder wie bei einem Verzicht durch Erklärung des [X.] herbeigeführt wird. Entscheidend ist der Rechtsakt, der die Bindung des [X.] an die Erteilung des [X.]s beseitigt ([X.], aaO
Rn.
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[X.]).
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b)
Mit einer Entscheidung, in der die [X.] die [X.] anweist, das Patent mit einem bestimmten Inhalt aufrechtzu-erhalten, wird jedoch in den formellen Bestand des Patents nicht eingegriffen.
Das [X.] kennt, anders als das [X.] Recht (§ 61 Abs. 1 Satz 1 [X.]), weder einen ausdrücklichen Teilwiderruf eines Patents, noch seine
Aufrechterhaltung als Folge eines in vollem Umfang unbe-gründeten Einspruchs. Steht kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen, wird der Einspruch zurückgewiesen (Art. 101 Abs. 2 Satz 2 EPÜ). Andernfalls wird das Patent widerrufen (Art. 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Genügen das Patent und sein Gegenstand unter Berücksichti-gung im Einspruchsverfahren vorgenommener Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterhal-tung des Patents
in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ). In diesem Beschluss liegt gleichzeitig der Widerruf des Patents insoweit, als sein Gegenstand über die geänderte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten wird, hinausgeht. Erst dieser Teilwiderruf hat nach Art. 68 EPÜ zur Folge, dass die in Art.
64 EPÜ vorgesehene Wirkung des Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten gilt.
Die Technische [X.] kann nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 EPÜ entweder im Rahmen der Befugnisse der Einspruchsabteilung in der Sa-che selbst entscheiden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die [X.] zurückverweisen. Wählt sie wie im Streitfall letzteres Verfah-ren, werden
mit der Beschwerdeentscheidung noch nicht die Aufrechterhaltung des Patentes in dem geänderten Umfang und sein Widerruf im Übrigen bewirkt. 16
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Vielmehr weist die [X.] die Sache an die Einspruchsabteilung zurück, damit zunächst durch den Patentinhaber nach einer Aufforderung ge-mäß Regel 82 Abs. 2 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Ertei-lung europäischer Patente [X.])
die dort genannten formellen Voraussetzungen innerhalb einer Frist von drei Monaten erfüllt werden können. Bei diesen formel-len Voraussetzungen handelt es sich um die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (Druckkostengebühr) sowie die Übersetzungen der geänderten [X.] in die beiden Amtssprachen des [X.], die nicht Verfahrenssprache sind. Werden die nach Regel 82 Abs. 2 [X.] erforderli-chen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird ([X.] 82 Abs. 3 Satz 1 [X.]).
Erst wenn diese formellen Voraussetzungen entweder erfüllt sind oder nicht mehr erfüllt werden können und die Einspruchsabteilung entweder das Patent widerruft (Art. 101 Abs. 3 Buchst. b EPÜ, Regel 82 Abs.
3 Satz 2 [X.]) oder aber die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung beschließt (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ), verändert das Patent seine rechtliche Gestalt und verliert seine Wirkung entweder vollständig oder insoweit, als sein Gegen-stand über die beschränkte Fassung hinausgeht.
c)
Daran vermag es auch nichts zu ändern, dass mit der Entscheidung der Technischen [X.] feststeht, dass das Patent jedenfalls in-soweit, als sein Gegenstand über dasjenige hinausgeht, was von der [X.] als patentfähig befunden worden ist, mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung seine Wirkung verlieren wird. Denn nach § 580 Nr. 6 ZPO kommt es nicht auf die mehr oder weniger sichere Aufhebbarkeit des Ur-19
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teils oder des diesem gleichzustellenden Verwaltungsakts (hier: der [X.]) an, auf das oder den das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil [X.] ist, sondern auf die tatsächliche rechts-
oder bestandskräftige Aufhe-bung.
d)
Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die vorstehend erläu-terte Rechtslage nach § 81 Abs. 2 [X.] zur Folge hat, dass Klage auf Erklä-rung der Nichtigkeit des [X.]n Teils eines europäischen
Patents
nicht er-hoben werden kann, solange nicht die Einspruchsabteilung über die [X.] in geänderter Fassung entschieden hat, oder ob insoweit auf die Entscheidung der [X.] abzustellen ist, mit welcher diese den Schutzumfang des Patents rechtskräftig bestimmt, bedarf mangels Erheb-lichkeit keiner abschließenden Entscheidung.
3.
Da die Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des [X.]s in Ausführung des am 29. Februar 2008 verkündeten [X.] der Technischen [X.] erst am 21. April 2009 ent-schieden hat, ist die Restitutionsklage, die vor Beginn der Notfrist des § 586 ZPO erhoben werden kann ([X.] 1928, 2712; [X.]/[X.]/[X.]/[X.], 70.
Aufl., 2012, § 586 ZPO Rn.
4; [X.], ZPO, 21.
Aufl., 1994, §
586 ZPO Rn. 9; [X.]/[X.], ZPO, 29. Aufl., 2011, §
586
ZPO
Rn. 2), rechtzeitig erhoben worden.

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Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und [X.] zurückzuverweisen, weil mangels tatsächlicher Feststellungen des Berufungsgerichts zur Begründetheit der Restitutionsklage und zur Hauptsache eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht in Betracht kommt.
Meier-Beck
[X.]
[X.]

Grabinski
Schuster
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 20.11.2003 -
4b O 16/03 -

O[X.], Entscheidung vom 26.03.2009 -
I-2 U 41/08 -

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