Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 31.10.2013, Az. X ZR 100/10

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 100/10
Verkündet am:

31. Oktober 2013

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 31.
Oktober 2013
durch [X.], die Richter [X.], Dr. Grabinski
und Hoffmann
sowie die Richterin Schuster
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 25. März 2010 verkündete Urteil des 2.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kos-ten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der
Beklagte ist Inhaber
des am 14.
Mai 1998 angemeldeten, mit Wirkung für die [X.] erteilten europäischen
Patents 889
334 ([X.]), das sechs Ansprüche
umfasst. Patentanspruch
1 lautet:
"Verfahren zur Feinabtastung beliebiger Gegenstände, z.B. Glaskörper, Gegenstände mit reflektierenden Metall-, Lack-
oder Kunststoffoberflä-chen, bei einem auf Retroreflexion und Polarisationsdrehung basieren-den Lasersensorsystem, bei dem die retroreflektierende Fläche aus mehreren würfelförmigen [X.] besteht, wobei das [X.] [X.] durch Vergrößerung oder Verkleinerung seiner Form auf die Größe der [X.] derart angepasst wird, dass es bei Bewegung über den Retroreflektor in jeder Position mindestens fünf oder mehr [X.] zugleich berührt und so unabhängig von der Position ein konturenscharfes, retroreflektiertes [X.] er-zeugt wird, und wobei die Schlüsselweite der [X.] 0,002
mm bis 1,4
mm beträgt."
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Die Klägerin zu
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hat das Streitpatent insgesamt, die Klägerin zu
1 hat es im Umfang der Ansprüche
1, 2, 4 und 5 angegriffen. Die Klägerinnen haben geltend
gemacht, sein Gegenstand sei insoweit nicht patentfähig, er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Der
Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise beschränkt verteidigt
durch Eingrenzung der Anzahl zugleich berührter
[X.] auf mindestens fünf oder mehr, aber nicht alle Tripel (Hilfsantrag
I)
bzw. auf mindestens fünf und höchstens sieben
(Hilfsantrag
[X.]); ferner dadurch,
dass Pa-tentanspruch
1 in der erteilten Fassung durch die Merkmale von [X.] ergänzt wird. Danach ist die von den [X.] gebildete Reflexfläche des Retrore-flektors von großformatigeren [X.] umgeben (Hilfsantrag
[X.]I).
Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt,
dass Patentanspruch
1 die Fassung des Hilfsantrags
[X.]I erhält
und die ursprünglichen Unteransprüche
4 bis 6 als Unteransprüche
2 bis 4 auf den so gefassten Hauptan-spruch rückbezogen sind.
Dagegen
richtet sich die Berufung des
Beklagten
mit dem Antrag, die Klagen vollständig abzuweisen. Hilfsweise verteidigt er
das Streitpatent in der beschränkten Fassung
gemäß den bereits
in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen
I und [X.].
Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.

O.

ein schriftliches
Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
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Entscheidungsgründe:

I.
[X.] betrifft ein Verfahren für eine auf der Retroreflexion ei-nes Laserstrahls basierende Sensoreinrichtung.
Bei den seiner Beschreibung zufolge im Stand der Technik bekannten, auf Retroreflexion und Polarisationsdrehung beru-henden
Lasersensorsystemen
wird von einer [X.] ein Laserstrahl so aus-gesendet, dass er auf einen
Retroreflektor trifft und von diesem reflektiert wird. Unter einem Retroreflektor wird ein Reflektor verstanden, der -
anders als ein Spiegel
-
das einfallende Licht auch dann genau in die Einfallsrichtung reflektiert, wenn der Ein-fallswinkel nicht exakt 90° beträgt, sondern innerhalb eines bestimmten Toleranzbe-reichs hiervon abweicht. Als Retroreflektoren dienen unter anderem [X.], die durch drei aneinander angrenzende quadratische Flächen einer [X.] ge-bildet
werden. Das auftreffende Licht wird mit einem gewissen Versatz reflektiert, der mit der Tripelgröße
in Zusammenhang steht. Diese wird im Streitpatent nach der Schlüsselweite bemessen, womit der Abstand zwischen zwei parallelen Seiten des [X.] gemeint ist, als das sich das [X.] aus der Draufsicht darstellt. Je kleiner das Tripel, umso geringer ist der mögliche Versatz.
Der zurückgeworfene Laserstrahl wird sodann ausgewertet.
Eine Unterbre-chung dieses Strahls zwischen Sender/Empfänger und Reflektor wird als binäres Signal interpretiert.
Der Empfang des reflektierten Lichtstrahls kann durch [X.] oder Irrstrahlen beeinträchtigt werden. Trifft der Laserstrahl etwa auf einen Gegenstand, der
zwischen der Lichtquelle und dem Retroreflektor liegt
und eine re-flektierende
Oberfläche aufweist, wird das Laserlicht von dieser Oberfläche reflek-tiert. Zur Vermeidung einer Fehlinterpretation reflektierten Lichts
wird das ausge-sandte Licht im Sensorsystem polarisiert. Der Einsatz einer Polarisationsdrehung ermöglicht es dem System zu erkennen, ob der Laserstrahl vom Retroreflektor -
dann 8
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5
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ist die Polarisation
gedreht
-
oder von einem anderen Gegenstand -
dann ist sie
nicht gedreht
-
reflektiert wurde.
Entscheidend ist nach der Streitpatentschrift,
jeweils einen möglichst [X.], [X.] für die [X.] zu erhalten, der von Fremdlicht oder unerwünschten Reflexionsstrahlen unterschieden werden kann. Im Stand der Technik verwendete Retroreflektoren seien entweder in der Herstellung unwirtschaftlich oder bewirkten nachteilige
Veränderungen des Laserstrahls, wenn die Lichtquelle sich
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etwa durch Erschütterungen oder Vibrationen
-
bewegt.
Vor diesem Hintergrund will das Streitpatent die Feinabtastung wesentlich verbessern.
Dazu schlägt es mit Patentanspruch
1 ein Verfahren vor, dessen [X.] sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmalsgliederung des Patentge-richts in Klammern: Merkmale 5a und 5b entsprechen der Fassung von Merkmal
5 nach den [X.] und [X.]):
1.
Verfahren zur Feinabtastung beliebiger Gegenstände, z.B. Glas-körper, Gegenstände mit reflektierenden Metall-, Lack-
oder Kunst-stoffoberflächen, mit einem auf Retroreflexion und Polarisations-drehung basierenden Lasersensorsystem (1),
2.
bei dem die retroreflektierende Fläche aus mehreren würfelförmi-gen [X.] besteht (2),
3.
wobei die Schlüsselweite der Tripel 0,002
mm bis 1,4
mm beträgt (6).
4.
Das einfallende [X.] wird durch Vergrößerung oder Verkleinerung seiner Form auf die Größe der Tripel angepasst (3),
5.
und zwar derart, dass bei Bewegung des [X.]s über den Retroreflektor in jeder Position mindestens fünf oder mehr [X.] zugleich berührt werden (4);
5a
... dass ... mindestens fünf oder mehr aber nicht alle Tripel zugleich berührt werden;
5b
... dass ... mindestens und höchstens sieben Tripel zugleich berührt werden;
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6.
wodurch unabhängig von der Position ein konturenscharfes, von Irrstrahlen freies, [X.] retroreflektiertes
[X.] erzeugt wird (5).
[X.].
Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch
1 in der er-teilten Fassung sowie in der Fassung der [X.] und [X.] für nicht patentfähig erachtet, weil er nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit
beruhe und dies im [X.] wie folgt begründet:
Im Stand der Technik sei bekannt gewesen, zur Feinabtastung ein Sensorsys-tem mit einem Retroreflektor einzusetzen, das mit Laserlicht und Polarisationsdre-hung arbeite. Bekannt gewesen sei ferner der Einsatz von Retroreflektoren
mit Full-cube-[X.], deren Schlüsselweite unter 1,5
mm liege. Ein Fachmann, der den aus der [X.] Gebrauchsmusterschrift 297
01
903 ([X.]) bekannten Retroreflektor in einem Lasersensorsystem habe einsetzen wollen, habe sich zwangsläufig Gedanken über die Dimensionierung des auf
den Reflektor auftreffenden Laserstrahls machen müssen, wobei er sich darüber im Klaren gewesen sei, dabei eine Abwägung zwi-schen den Gesichtspunkten der Messwertstabilität und Erkennungssicherheit einer-seits und der Auflösung andererseits treffen zu müssen. Es habe keiner erfinderi-schen Bemühungen bedurft, um zu den beanspruchten Werten und den damit ver-bundenen Ergebnissen zu kommen. Es sei nicht ersichtlich, dass die in Patentan-spruch
1 in der Fassung des [X.] und der [X.] und [X.] vorgeschla-gene Anpassung des Laserstrahls zu besonderen, überraschenden Effekten führe.
[X.]I.
Gegen diese Beurteilung wendet die Berufung sich im Ergebnis ohne Erfolg.
1.
Für den zugrunde zu legenden fachmännischen Ausbildungs-
und Kenntnisstand ist nach den Ausführungen des Patentgerichts, die der Einschätzung des Sachverständigen entsprechen und von den Parteien nicht angegriffen werden, 12
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auf einen Ingenieur mit Fachhochschul-
oder Hochschulabschluss mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Entwicklung optischer Mess-
und Prüfverfahren abzustellen.
2.
Für diesen Fachmann lag der Gegenstand des Streitpatents
auch in den Fassungen der Hilfsanträge
I und [X.]
he.
a)
Zutreffend und von der Berufung auch nicht beanstandet hat das [X.] angenommen, dass die fachmännischen Überlegungen für die Entwick-lung eines
Sensorsystems
mit einer verbesserten
Feinabtastung an die Lehre von [X.] anknüpfen konnten. Dieses Dokument offenbart ein Feinabtastsystem, das auf Retroreflexion basiert
und mit dem z.B. die
Position eines Fadens vor dem Hinter-grund eines Reflektors mit einem engen Lichtstrahl
wie einem Laserstrahl
bestimmt werden kann (S. 7 Z.
11
ff.).
b)
Auf die nach Merkmal 1 des Streitpatents vorgesehene Polarisations-drehung
wird in [X.] zwar nicht ausdrücklich hingewiesen. Jedoch ergibt sich aus mehreren in das Verfahren eingeführten Dokumenten, mit denen die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen übereinstimmen, dass die Nützlichkeit der mit der Polarisationsdrehung verbundenen Effekte für eine fehlerfreie Detektion insbe-sondere von Gegenständen mit stark spiegelnder Oberfläche lange vor dem Priori-tätstag zum fachmännischen Wissen gehörte (Krieg, Automatisieren mit Optoelektro-nik, [X.] Fachbuch 1990, NK14;
Aldiek, Der effektive Einsatz von [X.], NB8)
und es deshalb keiner erfinderischen Tätigkeit bedurfte, um die Pola-risationsdrehung bei einem verbesserten [X.] vorzusehen.
c)
Der Einsatz von [X.] zur Retroreflexion war
schon am An-meldetag von
[X.] bekannt (dort S. 3 Z. 12
ff.). Die Bemessung ihrer Schlüsselweite auf den Bereich zwischen 1,4 mm und 0,002 mm (Merkmal 3) war durch [X.] jeden-falls nahegelegt. Die dort für eine Ausführungsform vorgeschlagene Tripelgröße von <
1,5 mm gibt, wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen bestätigt hat, aus fachlicher Sicht eine hinreichend konkrete und damit der Annahme einer 16
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erfinderischen Tätigkeit entgegenstehende Anregung
(vgl. [X.], Urteil vom 30. April 2009

[X.], [X.]Z 182, 1

Betrieb einer Sicherheitseinrichtung), in einem verbesserten Sensorsystem zur Feinabtastung Tripelgrößen von etwa 1,0 oder 0,5
mm vorzusehen. Soweit der gerichtliche Sachverständige es für möglich hält, dass der unterste Wert
von 0,002 mm nicht (mehr) mit der Anweisung
in Verbindung gebracht wird, die Tripelgröße kleiner als 1,5 mm zu halten, sondern gewählt worden sein könnte, weil jenseits dieser Grenze unerwünschte Lichtbeugungseffekte auftre-ten
und das Ziel einer sicheren Detektion konterkarieren könnten,
ist dies für den [X.] von Patentanspruch
1 unerheblich. Wenn dem Fachmann die Wahl einzelner Werte aus einer einheitlich beanspruchten Spanne durch den Stand der Technik na-hegelegt ist, kann die (Naheliegendes
umfassende) Angabe der Spanne nicht als erfinderisch gewertet werden.
d)
Der Gegenstand des Streitpatents kann nicht wegen der in Merkmal
5
bzw. 5a oder 5b beschriebenen
gezielten
Anpassung des einfallenden Laserstrahl-bündels in der Weise, dass stets mindestens fünf [X.] zugleich berührt werden, als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden (Art. 56 EPÜ).
aa)
Wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen bestätigt hat, gehörten zum fachlichen Grundlagenwissen am Anmeldetag des Streitpatents Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten, auf denen die Retroreflexion von auf Tripel-reflektoren auftreffenden Lichtstrahlen namentlich in [X.] be-ruht, einschließlich des Wissens
darüber, dass die auf [X.] auftreffenden Lichtstrahlen stets mit einem gewissen
Versatz reflektiert werden, der unter anderem von der Größe des Tripels und dem Auftreffpunkt des Lichtstrahls abhängt.
Dieser Gesichtspunkt wird im Übrigen in [X.] ausgiebig erläutert. Fachlich war auch [X.], dass das Sensorsystem insbesondere kleine
Gegenstände zwar umso [X.] erfassen kann, je feiner der eingesetzte Lichtstrahl ist,
dass einer solchen [X.] aber aus gegenläufigen technischen Gründen Grenzen gesetzt sind. Wird 20
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nämlich der Lichtstrahl so fein eingestellt, dass er kleiner ist als die Schlüsselweite eines Tripels, können schon kleine laterale Verschiebungen des einfallenden Strahls, etwa infolge von Erschütterungen der Lichtquelle oder des [X.], zu erheb-lichen Verschiebungen des ausfallenden Strahls führen und damit dessen [X.] beeinträchtigen.
Solche Verschiebungen können sich als Folge des je nach Auf-treffpunkt des Lichts auf dem Tripel unterschiedlichen Versatzes
des reflektierten Strahls einstellen.
Die Reflexion kann zudem beeinflusst
werden, je nachdem ob die-ser Punkt auf eine der Tripelflächen fällt
oder auf eine Kante, von wo aus er undefi-niert gestreut werden kann. Probleme können sich ferner durch Verschmutzungen ergeben oder dann, wenn ein sehr dünner Lichtstrahl auf eine Stelle
trifft, die -
etwa aufgrund fertigungsbedingter Ungenauigkeiten -
Streulicht hervorruft
oder auch nur durch leichte Relativbewegungen der Komponenten. Der Einsatz eines sehr feinen
Lichtstrahls
kann sich also im praktischen Betrieb als gleichermaßen vorteilhaft wie nachteilig erweisen. Zum fachlichen Grundwissen gehörte in diesem Zusammen-hang, dass die Anfälligkeit eines Sensorsystems für derartige Beeinträchtigungen verringert wird, wenn der einfallende Lichtstrahl mehrere retroreflektierende Elemen-te
([X.]),
abdeckt
und

in Anwendung des Prinzips der Mittelung

höhere Formstabilität erhält, die eine verlässlichere
[X.] ermöglicht. Ausdruck dieser Erkenntnisse sind die bereits in den frühen sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts veröffentlichte
[X.] Auslegeschrift
NK11 und die 1982 bekannt gemachte [X.] Gebrauchsmusterschrift [X.] Dass letzteres Dokument sich auf Perlen als Reflexionskörper bezieht und insoweit aus fachlicher Sicht keine wei-terführenden Erkenntnisse für die
Lasersensorik mit [X.] als Reflexions-körper erwarten ließ, ist unerheblich. Entscheidend ist, dass [X.] Grundsätze offen-bart, die aus fachmännischer Sicht gleichermaßen für die Lasersensorik gelten.
bb)
Es trifft nach allem entgegen der Ansicht des Beklagten nicht zu, dass
die Fachkreise
von dem Vorurteil geleitet gewesen wären, eine verbesserte Feinab-tastung bedinge eine immer feinere Bündelung des Lichtstrahls und dass die Lehre des Streitpatents dieses Vorurteil überwunden hätte. Auch [X.], die nach Ansicht 22
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des Beklagten noch von diesem Vorurteil geprägt sein soll, lehrt nicht einseitig, den Strahl so eng wie möglich zu bündeln, sondern will einen hochleistungsfähigen [X.]spiegel für die Messtechnik schaffen, der auch bei einem veränderlichen [X.] vom [X.] bis zum Durchmesser nahe Null arbeitet (Beschreibung S. 6 oben).
[X.] regt mit ihrer Anweisung, die Schlüsselweite der Tripel sehr klein, in einer Größenordnung von <
1,5 mm, zu wählen, fachmännisch
dazu an, über die Tripel-größe eine genaue Detektion trotz feinen Lichtstrahls sicherzustellen. Die Beschrei-bung
erläutert, der Messtechnikreflektor erlange eine besondere Leistungsfähigkeit durch Verwendung von [X.] oder zumindest sehr kleinen Tripelabmessun-gen. Der Einsatz von kleinen
[X.]
ermögliche, den Durchmesser des kreisförmi-gen, ungestörten Durchmessers des [X.] besonders klein zu wählen (Beschreibung S. 7 oben), was sich aus fachlicher Sicht daraus erklärt, dass bei Wahl kleiner Tripel auch ein besonders feiner Lichtstrahl immer noch mehrere Tripel zugleich berührt
und dementsprechend auch im Bereich der Feinabtastung eine sichere Detektion erwarten lässt.
cc)
[X.] leistet über diese aus [X.] folgenden Anregungen hin-aus lediglich noch eine Anpassung des Lichtstrahlbündels nach Maßgabe von Merkmal
5 bzw. 5a oder 5b. Diese
Anpassung stellt sich als Ergebnis versuchsweiser
Annäherungen
an optimale Einstellungswerte dar und entspricht im Übrigen, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, einer mathematischen Funktion, die belegt, dass mit der Erhöhung der zugleich vom Strahl berührten Tripel der Zuwachs an Abtastsicherheit abnimmt, wobei hier mit der Erhöhung der Zahl der angestrahlten Tripel, wie ausgeführt, zusätzlich der Nachteil einer abnehmenden Abtastschärfe einhergeht.
Aus Gründen der erforderlichen Abtastsicherheit musste der untere Wert für die gleichzeitig berührten Tripel für den empirisch vorgehenden Fachmann größer als eins sein.
Um den
Grenzwert auf mindestens fünf Tripel festzulegen, brauchte ledig-23
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lich das visuelle Ergebnis einer schrittweisen
Aufweitung des Strahls bzw. umge-kehrt, der Verkleinerung der Tripel bei Beibehaltung des Durchmessers des Strah-lenbündels qualitativ bewertet zu
werden. Demgegenüber sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Festlegung auf diesen Mindestwert etwa das Ergebnis von Untersuchungen gewesen sein könnte, mit denen es gelungen wäre, bislang nicht erkannte naturwissenschaftliche Zusammenhänge
nutzbar zu machen. Anlage 1 hält insoweit lediglich bildlich fest und stellt grafisch dar, was bei versuchsweiser Führung des Laserstrahls über eine steigende Anzahl von [X.] unmittelbar sichtbar wird. Dass die fachmännische Wahrnehmung eines Qualitätsunterschieds bei weniger als fünf oder mehr als vier [X.] nunmehr wissenschaftlich interpretiert werden kann (ungleichmäßige und zerfranste Verteilung der Energie um das [X.] herum ei-nerseits, ausreichende Wiederholungsgenauigkeit infolge symmetrischer
Energiever-teilung andererseits) rechtfertigt nach der Rechtsprechung des [X.] die Gewährung von Patentschutz
nicht (vgl. [X.], Urteil vom 9.
Juni 2011

X
ZR
68/08, [X.], 999 Rn. 44

Memantin; Urteil vom 24. September 2013

[X.]/12 -
Fettsäuren).
Damit erweist sich Patentanspruch
1 in allen drei zur Entscheidung gestellten Fassungen als nicht patentfähig. In der erteilten Fassung und derjenigen nach Hilfs-antrag
I ist Patentanspruch
1 unabhängig vom vorstehend Ausgeführten auch [X.] nicht patentfähig, weil die beanspruchte Spanne (mindestens fünf Tripel "oder mehr"
bzw. mindestens fünf Tripel "oder mehr aber nicht alle") auch im oberen Be-reich durch den Stand der Technik nahegelegt war. Wie ausgeführt ist in [X.] von Beobachtungslichtkegeln mit minimalen bis maximalen Durchmessern die Rede und Figur
3 gibt dafür einen zusätzlichen visuellen Beleg. Die Schrift regt dementspre-chend auch zu einer Ausführung an, bei der die Anzahl berührter Tripel
in einer [X.] liegt, in die auch die beanspruchte Spanne fällt, weshalb der Anspruch in diesen Fassungen
auch aus diesem Grunde insgesamt nicht patentfähig ist (oben [X.]I
2
c).
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12
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IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 Satz 2 [X.], §
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Grabinski

Hoffmann
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 25.03.2010 -
2 Ni 17/09 ([X.]) -

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