Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.12.2008, Az. X ZR 145/04

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/04 Verkündet am: 2. Dezember 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 2. Dezember 2008 durch [X.] Melullis, [X.], die Richterin [X.] und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.] für Recht erkannt: Auf die Berufung der [X.]n wird das am 22. Juli 2004 verkün-dete Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 0 615 470 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] im Umfang der [X.], 2 und 4 bis 9 - die Patentansprüche 4 bis 9 jedoch nur, soweit sie nicht direkt oder indirekt auf Anspruch 3 rückbezo-gen sind - für nichtig erklärt, soweit die genannten Patentansprüche über folgende Fassung hinausgehen: 1. Vorrichtung zum Erzeugen von [X.], mit: einer [X.] (5); einer die [X.] in Schwingung versetzenden Betä-tigungseinrichtung (7) mit einer dünnwandigen Ver-bundstruktur und mit einem elektrostriktiven (zum Bei-spiel piezoelektrischen) Element (70), wobei das Element eine erste Schicht (71) und die [X.] mindestens eine andere Schicht - 3 - (72) aufweist, die mechanisch mit dem Element [X.] ist, wobei das Verhältnis der mechanischen Steifheit des Elements zu der anderen Schicht ([X.]) im Bereich von 0,3<1 liegt, und wobei die Betätigungseinrichtung (7) derart ausgestal-tet (arranged) ist, dass sie in einem Biegeschwin-gungsmodus (bending mode) arbeitet und die [X.] im Wesentlichen in Richtung der Biegung/ Krümmung der Betätigungseinrichtung in Schwingung versetzt; Mitteln (3) zum direkten Zuführen von Fluid zu einer [X.]oberfläche, wenn Fluid von ihr bei [X.]schwingung versprüht wird; und Elektroden (275, 282), welche derart angeordnet sind, dass das Element (70) bestrebt ist, bei einem ange-legten Feld seine Länge zu verändern und aufgrund einer mechanischen Reaktion mit der anderen Schicht (72) eine Biegung/Krümmung der [X.] bewirkt. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die [X.] (50) perforiert ist. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, bei welcher die [X.] eine texturierte Oberfläche (51) oder Oberflächen aufweist. - 4 - 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei welcher die Betätigungseinrichtung eine ringförmige [X.] (70) ist und die [X.] (5) über der [X.] angeordnet ist. 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei welcher die [X.] einstückig mit der [X.] aus-gebildet ist. 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei welcher Fluid der [X.] mittels eines kapillari-schen Zuführmechanismus' zugeführt wird. 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, bei welcher der kapilla-rische Zuführmechanismus einen offenen zellulären Schaum oder einen fasrigen Docht (30) aufweist. 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei welcher das Fluid der [X.] der Oberfläche zuge-führt wird, von welcher die Tröpfchen abgegeben wer-den. 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mit [X.] (300, 303), um die Betätigungseinrichtung in Resonanzschwin-gung zu versetzen. - 5 - 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei welcher die Betäti-gungseinrichtung eine Rückkopplungs-Elektrode (276) aufweist, durch die ein Rückkopplungssignal zur Trei-berschaltung zurückführbar ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen Tatbestand: Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 0 615 470 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 4. Dezember 1992 beruht, mit der die Prioritäten dreier [X.] Patentanmeldungen vom 4. Dezember 1991, 21. April 1992 bzw. 28. April 1992 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitpatent umfasst 15 Patentansprüche. Anspruch 1 lautet in der [X.]: 1 - 6 - "Fluid droplet production apparatus comprising: a membrane (5); an actuator (7), [X.], the actuator comprising a composite thin-walled structure; and means (3) for supplying fluid directly to a surface of the membrane, as fluid is sprayed therefrom on vibration of the membrane, [X.] in [X.] (7) is arranged to operate in a bending mode and to vibrate the membrane substantially in the direction of actuator bending." Wegen der auf diesen Patentanspruch unmittelbar oder mittelbar rückbe-zogenen Patentansprüche 2 bis 15 wird auf das Streitpatent verwiesen. 2 Die Klägerin hat die Patentansprüche 1, 2 und 4 bis 9, letztere nur, so-weit sie nicht unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 3 rückbezogen sind, mit der Nichtigkeitsklage angegriffen. 3 Das [X.] hat das Streitpatent im Umfang der [X.], 2 und 4 bis 9 - die Ansprüche 4 bis 9 nur, soweit sie nicht direkt oder indirekt auf Anspruch 3 rückbezogen sind - für nichtig erklärt. 4 Hiergegen wendet sich die [X.] mit der Berufung, mit der sie jetzt nur noch beantragt, (abgesehen von den englischsprachigen Klammerzusät-zen) 5 wie geschehen in der Sache zu erkennen. - 7 - Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen. 6 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-achtens des Prof. Dr. S. B.

. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Die [X.] hat ein schriftliches Gutachten des emeritierten Professors

Dr.-Ing. [X.]zu den Gerichtsakten gereicht. 7 Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in dem Umfang des zuletzt noch streitigen sachlichen Begehrens der [X.]n Erfolg. 8 1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von Flüssig-keitströpfchen, wie sie beispielsweise bei [X.], Brennstoffbren-nern oder Druckern benötigt wird. An den Vorbildern aus dem Stand der [X.], die eingangs der Beschreibung behandelt werden, werden verschiedene Nachteile bemängelt. Diese Geräte hätten entweder einen niedrigen Energie-einsatz-Wirkungsgrad und hohe Herstellungskosten oder einen beschränkten Anwendungsbereich trotz relativ komplexer Anordnung bzw. eine große Anzahl von Bauteilen. 9 - 8 - Aus den genannten Nachteilen ergibt sich der auf Seite 2 Zeilen 37 f. des Streitpatents auch als Aufgabe erwähnte Wunsch, insbesondere eine einfacher gestaltete Vorrichtung zur Verfügung zu stellen. 10 2. Nach Patentanspruch 1 in der nunmehr verteidigten Fassung besteht die Lösung in einer Vorrichtung zur Erzeugung von [X.], die folgende Merkmale aufweist: 11 1. Eine [X.], 2. eine Betätigungseinrichtung, um die [X.] in Schwingung zu versetzen, die 2.1 eine Verbundstruktur 2.1.1 dünnwandiger Form hat, 2.2 ein elektrostriktives Element als eine erste Schicht und 2.3 mindestens eine andere Schicht aufweist, und 2.4 so angeordnet und beschaffen (arranged) ist, dass sie 2.4.1 in einem Biegeschwingungsmodus (bending mode) arbeitet und 2.4.2 die [X.] im Wesentlichen in Richtung der [X.] in Schwingung versetzt, wobei 2.5 das Element und mindestens eine andere Schicht mecha-nisch miteinander verbunden sind und 2.6 das Verhältnis der mechanischen Steifheit des Elements zu der anderen Schicht ([X.]) im Bereich von 0,3<1 liegt, - 9 - 3. Elektroden, 3.1 die derart angeordnet sind, dass das Element bestrebt ist, bei einem angelegten Feld seine Länge zu verändern und aufgrund einer mechanischen Reaktion mit der anderen Schicht eine Biegung/Krümmung der Betätigungseinrichtung bewirkt, 4. Mitteln zum direkten Zuführen von Fluid zu einer Oberfläche der [X.], wenn das Fluid versprüht werden soll. Hiernach kann das Fluid von einer Quelle direkt mit der [X.] in [X.] gebracht und beim Betrieb des als Vibrationserzeugungsmittel dienenden Aktuators von deren Vorderfläche in Tröpfchen abgegeben werden (S. 2 Z. 52 ff.). Ein Flüssigkeitsreservoir ist nicht nötig (S. 3 Z. 7). Stattdessen kann beispielsweise eine kapillarische Zuführung gewählt werden ([X.]). Nur die [X.] und der Aktuator bilden den [X.] (atomising head, [X.]). Die [X.] kann ein ungelochtes oder perforiertes dünnes Blech sein, wie es auch aus anderen Bereichen der Elektrotechnik bekannt ist und bei-spielsweise aus Nickel bequem hergestellt werden kann ([X.] ff.). Zur Verbundstruktur und zu der Beugung des Aktuators, die für die nötige Schwin-gung der [X.] sorgt, kann beispielsweise auf so genannte elektroakusti-sche Einrichtungen, etwa bimorphe Elemente, zurückgegriffen werden, weil diese auf ein angelegtes Feld (eine angelegte Wechselspannung) durch [X.] reagieren und bei [X.] relativ große Schwingungsbewe-gungsamplituden erzeugen können ([X.] ff.). Deshalb ist auch eine Erre-gung eines bevorzugten Schwingungsmodus "eigenabstimmend" möglich, was von Vorteil bei großvolumigen, in der Herstellung ansonsten teuren Anwendun-gen ist (S. 5 Z. 31 ff.). 12 - 10 - Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines patentgemäßen [X.] zeigt und beschreibt das Streitpatent als in einer ringförmigen Nut gehal-tene [X.], die aus einem 0,2 mm dicken [X.] mit einem Außen-durchmesser von 20 mm und einer konzentrischen Öffnung von 2,5 mm be-steht, auf dem eine die Öffnung überspannende kreisförmige perforierte [X.] und ein piezoelektrischer keramischer [X.] mit einem Außendurchmesser von 14 mm, einem Innendurchmesser von 6 mm und einer Dicke von 0,2 mm befestigt sind. [X.] und [X.] bilden eine Verbundstruktur aus aktiver Schicht (dem [X.]) und [X.] (der [X.]) und wirken zusammen als Aktuator, wenn der keramische [X.] über die ihm aufgedampften [X.] einem elektrischen Wechselfeld ausgesetzt wird. Die aktive Schicht wird dadurch angeregt, ihre Abmessung (vor allem in radialer Richtung - Länge) wechselweise zu verändern. Das Ergebnis dieser Anregung hängt von der Be-schaffenheit der [X.] ab. Angesichts Merkmals 2.6 soll es durch eine bestimmte Steifigkeit erzielt werden, die nach einer patenteigenen Formel festgelegt werden soll, die wesentlich auf die Steifigkeit der aktiven Schicht ab-stellt. Wie auch an der Bemaßung des Ausführungsbeispiels deutlich wird, soll die [X.] einerseits ausreichend steif sein, damit die angeregte Veränderung der aktiven Schicht durch die [X.] einseitig behindert wird und die zugeführte elektrische Energie dazu führen kann, dass es zu einer Beugung (axialen Bewegung) kommt, die zu [X.] in der [X.] führt. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen [X.] näher erläutert hat, bedeuten die zur Steifigkeitsberechnung gänzlich unübliche Ermittlung des Werts und dessen Begrenzung auf den Wert 1 an-dererseits, dass die Steifigkeit beider Schichten äußerstenfalls in etwa gleich sein darf. Dies führt nicht nur dazu, dass überhaupt ein Bereich des Verbunds - wie es nach Merkmal 2.4 notwendig ist - ebenfalls eine im Takt des [X.] - 11 - [X.] wechselnde Beugung (axiale Bewegung) erfährt; wie es in Figur 17 dargestellt ist, erfasst der hierdurch erzeugte Schwingungsverlauf vielmehr den Verbund über einen weiten Bereich und setzt sich dann in der [X.] fort, weil diese sich mit ihrem nicht festgehaltenem inneren Umfang an den axial bewegten [X.] anschließt und dort mit diesem verbunden ist. 3. Gegen die nunmehr nur noch in Streit stehende Fassung der mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche bestehen rechtliche Bedenken nicht. Der erteilte Patentanspruch 1 wird lediglich durch Merkmale konkretisiert, die bisher zur Kennzeichnung von [X.]n dienten oder von diesen umfasst waren. Da die [X.] bei der Wortwahl des nun in [X.] [X.]ra-che verteidigten [X.] in zwei Fällen nicht auf den veröffentlichten ([X.]) Wortlaut zurückgegriffen hat, hält der Senat es allerdings für [X.], insoweit die [X.] Begriffe der erteilten Fassung [X.], um zu verdeutlichen, dass der Abweichung kein abweichender Sinngehalt zu-kommt. 14 4. Der Senat kann die für die beantragte Nichtigerklärung erforderliche Wertung nicht treffen, dass Patentanspruch 1 in der solchermaßen gefassten Form für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegen hat. 15 a) Zu Recht hat das [X.] allerdings festgestellt, dass die Merkmale 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.4, 2.4.1, 2.4.2 und 4, also sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, bereits durch die Veröffentlichung der US-Patent-schrift 4 605 167 ([X.]. [X.]) als einen [X.] kennzeichnend offenbart waren. 16 - 12 - Die Übereinstimmung in den ersten drei genannten Merkmalen und dem Merkmal 4 ist zwischen den Parteien nicht streitig und bedarf hier deshalb [X.] weiteren Begründung. Das mit einer selbst wenig aussagekräftigen Angabe umschriebene Merkmal 2.1.1 ist vorhanden, weil es in der Beschreibung des Streitpatents dahin erläutert ist, die Stärke der Verbundstruktur solle im [X.] zu ihren ebenen Abmessungen klein sein, um wirkungsvoll eine Beugung zu erregen (S. 8 Z. 54 f.). Ein solches Verhältnis ist bei dem aus der US-Patent-schrift 4 605 167 vorbekannten Gerät gegeben, weil die Dicke der [X.] mit 30 bis 100 m und die Dicke des auf dem äußeren [X.]nbereich befestigten piezoelektrischen [X.]s mit 0,5 bis 2 mm angegeben sind, während [X.] und [X.] einen äußeren Durchmesser von 5 bis 15 mm haben sollen und der innere Durchmesser des [X.]s 2 bis 8 mm betragen soll. Was schließlich die Merkmale der Merkmalsgruppe 2.4 anbelangt, kann schon der Auffassung der [X.]n nicht gefolgt werden, die Beschreibung der [X.] spreche nur von einer Schwingung in dem piezoelektrischen [X.] in radialer Richtung, sobald daran über Elektroden [X.]annung angelegt werde ([X.]. 4 Z. 6); deshalb könne nur eine radiale Lageveränderung des inneren Umfangs des Verbunds dafür verantwortlich sein, dass sich auch bei dem Gerät nach der [X.] 4 605 167 der die [X.] aufweisende innere Bereich der [X.] vor- und zurückbewege. Denn dieses Verständnis verbietet sich bereits angesichts der Angaben am Ende des betreffenden Absatzes der Beschreibung der [X.] ([X.]. 4 Z. 20), weil dort auch eine Auslenkung der [X.] an deren Rand erwähnt ist ("displacement at the edge") und Figur 4 der [X.] auch eine Auslenkung zeigt, die ausgeprägt zwar nur in dem nicht von dem Verbund gebildeten Bereich ist, gleichwohl aber bis in den sich anschließenden Bereich des Verbunds reicht. Der Leser erfährt dadurch, dass sich die Wirkung der eingeleiteten elektrischen Energie nicht auf eine alternie-rende Veränderung der Abmessungen, insbesondere der radialen Erstreckung 17 - 13 - beschränkt, wie sie vor allem bei einem freien, unbeeinflusst unter Strom ge-setzten piezoelektrischen [X.] zu erwarten wäre, sondern dass auch bei dem Gerät der [X.] die [X.] dieses Phänomen beschränkt mit der Folge, dass auch hier im Bereich des Verbunds eine - geringe - Beugung statt-findet, die dafür sorgt oder jedenfalls dazu beiträgt, dass die [X.] in Rich-tung dieser Beugung in Schwingung hin- und her versetzt wird. Die [X.], dass auch das Gerät nach der [X.] 4 605 167 mit einem Beugemodus arbeitet, ergibt sich im Übrigen darüber hinaus aber auch daraus, dass auf einer [X.] ein piezoelektrischer [X.] befestigt ist. Wie die Erörte-rung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat und dann auch von der [X.]n nicht mehr ernstlich in Zweifel gezogen worden ist, gehörte es nämlich zum Fachwissen, dass ein solcher Verbund geeignet ist und üblicher-weise eingesetzt wird, um [X.] darin zu erzielen und gerade solche Be-wegungen nutzen zu können. b) Das mit der [X.] 4 605 167 der Fachwelt vorgestellte [X.] weist jedoch nicht die Gestaltung auf, die nach Merkmal 2.6 hinzukommen muss. Die Klägerin hat weder etwas Gegenteiliges vorgetragen, noch über-haupt darauf verweisen können, dass es im Stand der Technik hierfür ein [X.] gegeben habe. 18 c) Für die Beantwortung der sich deshalb stellenden Frage nach dem Naheliegen der patentgemäßen Lösung ist auf einen vornehmlich an einer Fachhochschule ausgebildeten Diplomingenieur abzustellen, der durch mehr-jährige praktische Tätigkeit Erfahrungen in der Entwicklung feinwerktechnischer Geräte, insbesondere von [X.], gesammelt hat. Denn nach den Ausfüh-rungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen die Parteien nicht entge-gengetreten sind, werden üblicherweise derartige Leute von den einschlägigen 19 - 14 - Unternehmen eingesetzt, wenn es darum geht, Geräte dieser Art zu entwickeln oder die insoweit vorhandene Technik zu verbessern. d) Einem solchen Fachmann stand zum Prioritätszeitpunkt bei Befolgung der sich aus der [X.] 4 605 167 ergebenden Lehre zum techni-schen Handeln ein Zerstäuber zur Verfügung, der als ohne weiteres den [X.] gerecht werdend gelten konnte. Bestätigt wird das durch den als [X.] zu den Akten gereichten Aufsatz, der sich auf ein solches Gerät [X.] und hierfür - wie bereits die Überschrift ([X.] Atomizer) erwarten lässt - gute Ergebnisse [X.]. Dem steht nicht entgegen, dass der gerichtliche Sachverständige den Aufsatz selbst als wenig wissenschaftlich bezeichnet hat. Denn damit hat der Sachverständige nicht die Tauglichkeit des beschriebenen Geräts in Zweifel gezogen. Auch sein Hinweis, von ihm angestellte Vergleichsberechnungen [X.] zu vergleichbaren Ergebnissen geführt, wie sie sich nach der im Privatgut-achten gewählten für statische Verhältnisse zutreffenden Methode auch für pa-tentgemäße Geräte ermitteln ließen, spricht vielmehr dafür, dass der vorbe-schriebene Zerstäuber aus fachlicher Sicht zufriedenstellte. 20 Es kann dahinstehen, ob es deshalb schon als zweifelhaft angesehen werden kann, dass ein Fachmann überhaupt eine Änderung an dem Lösungs-prinzip dieses Zerstäubers für notwendig hielt oder auch nur erwog. Es verblei-ben nämlich jedenfalls Zweifel, ob ein Fachmann [X.]ass hatte, gerade in die Richtung zu denken und den Weg zu gehen, der zum Auffinden der Lehre des Patentanspruchs in der nunmehr verteidigten Fassung notwendig war. Denn das dem US-Patent 4 605 167 zu Grunde liegende [X.] basiert auf dem Bestreben, die benötigten [X.] in der [X.] durch [X.] zu erreichen, die - wie oben ausgeführt - zwar auch den Verbund 21 - 15 - erfassen, sich aber möglichst auf den vom Verbund umschlossenen Bereich konzentrieren, der die [X.] aufweist. Figur 4 der [X.] 4 605 167 macht das besonders deutlich. Im Hinblick auf die Steifigkeit der Schichten dieses Vorbilds entnimmt der Fachmann hieraus, dass eine ver-gleichsweise steife aktive Schicht Verwendung finden muss, was auch Bestäti-gung darin findet, dass nach den Angaben und den Zeichnungen in der [X.] 4 605 167 die Dicke dieser Schicht diejenige der [X.] - anders als im Ausführungsbeispiel des Streitpatents - deutlich über-steigt. Diese Dicke mag zwar [X.]ass gegeben haben zu Überlegungen, ob hier nicht eine [X.] möglich sei. Angesichts der bereits erörterten Tauglichkeit des Geräts verbleiben aber Zweifel, ob sich hierfür anbot oder es auch nur als erwägenswert erschien, beim Steifigkeitsverhältnis der beiden Schichten des Verbunds anzusetzen und vor allem dieses Verhältnis bis in den Bereich zu verändern, der nach der verteidigten Fassung die patentgemäße Lehre kennzeichnet. Denn das hätte eine Abkehr vom vorbeschriebenen [X.] bedeutet. Der Umstand, dass ein Fachmann befähigt war, die hierzu nötigen Versuche ohne erfinderisches Bemühen durchzuführen und - wie der gerichtliche Sachverständige angegeben hat - auch schon mit der Finite-Elemente-Berechnungsmethode umzugehen wusste, ändert hieran nichts. Denn zu entsprechenden Versuchen oder Berechnungen bestand erst [X.]ass, wenn der gedankliche Schritt vollzogen war, man habe möglicherweise Aussicht auf ähnlichen Erfolg oder sogar auf ein besseres Gerät, wenn man sich nicht um die durch Figur 4 der [X.] 4 605 167 dokumentierte Vorgabe kümmert und ein deutlich hiervon abweichendes Schwingungsverhalten des Verbunds selbst nutzt. 5. Mit Patentanspruch 1 haben auch die [X.] der noch ver-teidigten Fassung Bestand. 22 - 16 - 6. [X.] folgt aus §§ 92 Abs. 1, 516 Abs. 3 ZPO, 121 Abs. 2 [X.] 23 [X.]Scharen [X.]

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 22.07.2004 - 2 Ni 32/03 ([X.]) -