Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 30.01.2018, Az. X ZR 27/16

[X.]:[X.]:[X.]:2018:300118UXZR27.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:
30. Januar 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Wasserdichter Lederschuh
EP[X.] Art. 69; [X.] § 14
a)
Ist nach dem unter Schutz gestellten Verfahren ein Halbzeug in bestimmter Weise zu bearbeiten (hier: eine Lederseite in bestimmter Weise auszurüs-ten), beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit den Gegenstand des Verfahrens, als
das bearbeitete Halbzeug geeignet sein muss, dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet zu werden.
b)
Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des [X.] hergestellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das
Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist.
[X.], Urteil vom 30. Januar 2018 -
X [X.] -
[X.]

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2018 durch [X.], die Richter [X.] und [X.] und die Richterinnen Dr. [X.] und Dr.
Marx
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung des [X.] Rechtsmittels wird das Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.] vom 22. Oktober 2015 ab-geändert und wie folgt neu gefasst:
Das [X.] Patent 1 139 805 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhal-ten:
1.
Shoe characterized in that it comprises an [X.] (1) or a sole of waterproofed leather (1), [X.] (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface
of the leather (1) at least one sempermeable membrane (2) [X.] contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in [X.] (2) is elastic with a grade of elongation higher than 50
% and that the semi-permeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis.
2. Shoe according to the preceding claim, [X.] (2) is thermoad-hesive, [X.] (1) is a hot-pressing.
3. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in [X.] (2) is made of polyure-thane.
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4. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in [X.] (2) has a thickness in-cluded between 5 m and 100 m.
5. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in [X.] (2) is combined with a support sheet (3).
6. Shoe according to the preceding claim, [X.] (3) is made of fabric and is firmly fastened to the membrane (2).
7. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a diameter included between 0,1 mm and 0,8 mm.
8. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a density included between 50 dots/cm2
and 200 dots/cm2.
9. Shoe according to the preceding claims, characterized in that it comprises an [X.].
Im [X.]brigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 2/3 der Klägerin und zu 1/3 der Beklagten auferlegt.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 20.
Oktober
1999 unter Inanspruch-nahme der Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 20.
Oktober
1998 international angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1
139
805 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst nach der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, 13 Pa-tentansprüche; die nebengeordneten Ansprüche 1, 10, 12 und 13 lauten in der Verfahrenssprache:
"1.
Process for waterproofing leather
(1), which comprises pressing on the internal surface of the leather
(1) at least one semi-permeable membrane
(2) [X.] contacting the leather
(1) is provided with a glue pattern, characterized in that
said semi-permeable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50
%.
10.
Leather
(1) [X.], which comprises pressing on its internal surface at least one semi-permeable membrane
(2) [X.] contacting the leather
(1) is provided with a glue pattern, characterized in that
said semi-permeable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50
%.
12.
Shoe characterized in that
it comprises an [X.] according to claim 10 or 11.
13.
Shoe characterized in that
it comprises a sole of water-proofed leather according to claim 10."
Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfin-dung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kön-ne, und sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpa-tent in der geltenden Fassung und hilfsweise in beschränkten Fassungen ver-teidigt.

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Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Beru-fung, der die Klägerin entgegentritt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abwei-sung der Klage;
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in mehreren be-schränkten Fassungen. Nach ihrem Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1, dem acht weitere Ansprüche nachgeordnet sind, folgende Fassung erhalten:
"Shoe characterized in that
it comprises an [X.] (1) or a sole of waterproofed leather (1), wherein the leather (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface of the
leather (1) at least one meable mem-brane
(2) [X.] contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in [X.] (2) is elas-tic with a grade of elongation higher than 50
% and that the semi-permeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis."
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist insoweit begründet, als die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des [X.] verteidigt, und führt in diesem Umfang zur Klageabweisung. Im [X.]brigen bleibt die Berufung ohne Erfolg.
I.
Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum wasserdichten Imprägnie-ren von Leder (process for waterproofing leather), insbesondere von für die Herstellung von [X.]en bestimmtem Leder, und das durch die Erfindung ge-wonnene [X.] selbst, insbesondere und nach den hilfsweise vertei-digten Anspruchssätzen ausschließlich einen entsprechen[X.].
1.
Der Beschreibung der Streitpatentschrift zufolge war es bekannt, die Außenseite von Leder für die Herstellung von [X.]en, Bekleidung oder Accessoires
chemisch durch Aufsprühen dünner Schichten wasserabstoßender Substanzen zu imprägnieren; diese Vorgehensweise sei auf Dauer aber nur 3
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von geringer Effizienz. Das stattdessen vorgeschlagene Einnähen einer mit ei-nem semipermeablen Film kombinierten Gewebeauskleidung in die Innenseite des Leders, die einerseits das Eindringen weiteren Wassers in [X.] oder Kleidungsgegenstand verhindern, andererseits Transpiration nach außen er-möglichen solle, sei nachteilig, weil Wasser auf jeden Fall unter das Leder ein-dringen könne. Insbesondere bei [X.]en bildeten sich unerwünschte Wasser-kissen zwischen dem gegen Wasser abgedichteten Gewebe und der [X.]. Außerdem müsse ein Futter in Kombination mit einem semipermeab-len Film aufgebracht werden, was die Produktionskosten erhöhe und bei [X.] wie etwa Sommerschuhen oder bekleidung unzweckmäßig sei. Das in der US-Patentschrift 5
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644 ([X.]) offenbarte Verfahren zum Imprägnieren einer Lederlauffläche, bei dem eine semipermeable Membran in den Randbereichen der Lauffläche angeklebt werde, verhindere nicht die Bildung von Wasserkis-sen; außerdem müsse die Membran am Rand auch von oben eingefasst wer-den, was die Transpirationseigenschaften beeinträchtige.
2.
Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein Verfahren für Bereitstellung wasserdichten Leders anzugeben, das die geschil-derten Nachteile vermeidet. Dazu schlägt Patentanspruch
1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich in Anlehnung an das angefochtene Urteil wie folgt [X.] lassen:
a)
Das Verfahren dient zum Wasserdichtmachen von Leder (pro-cess for waterproofing leather).
b)
Auf die inwendige Oberfläche (internal surface) des Leders wird wenigstens eine semipermeable Membran aufgepresst, die
b1)
auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem [X.]muster versehen und
b2)
mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist.
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Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] kann wie folgt geglie-dert werden:
(1)
Der [X.] umfasst ein wasserdicht gemachtes Lederoberteil (upper of waterproofed leather) oder eine solche [X.].
(2)
Das [X.] ist durch ein Verfahren wasserdicht gemacht worden, bei dem auf seine inwendige Oberfläche (internal surface) wenigstens eine semipermeable Membran aufge-presst worden ist, die
(a)
auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem [X.]muster versehen ist,
(b)
mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist,
(c)
nicht porös ist und
(d)
einen [X.] durch Osmose gestattet.
3.
Der englischsprachige Begriff waterproofing
schließt in [X.] [X.]bersetzung zwar das Imprägnieren begrifflich ein. Nach dem allgemeinen [X.] technischen [X.]rachgebrauch wird darunter aber verstanden, in ei-nem Lösungsmittel gelöste oder dispergierte imprägnierende Wirkstoffe in das zu schützende Material (Textilien, Holz, Beton) einziehen zu lassen, damit die-ses nach dem Verdunsten oder Trocknen des Lösungsmittels bzw. Dispersi-onsmediums den gewünschten Schutz
aufweist. Das gemäß Merkmal
3 vorge-sehene Aufpressen einer semipermeablen Membran wird deshalb nicht als Im-prägnieren verstanden, vielmehr ist darunter, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Aufbringung einer festen Schicht zu verstehen; beide Par-teien treten dem im zweiten Rechtszug auch nicht entgegen.
Der Klebstoff, der Leder
und Membran verbinden soll, ist in einem Muster auf die Membran aufzubringen. Der [X.] soll nicht vollflächig deckend aufge-tragen werden, sondern punktuell. Mit dieser diskontinuierlichen Struktur (dis-continuous structure) soll einerseits im Interesse des Tragekomforts bewirkt 8
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werden, dass nur ein Teil der Poren des Leders durch den Klebstoff verstopft wird und Wasserdampf nach außen entweichen kann (Beschreibung Abs. 6). Andererseits soll das [X.] so gestaltet sein, dass die Membran di-rekt auf das Leder aufgeklebt werden kann und die Verwendung des aus dem Stand der Technik als nachteilig bekannten Futters mit Membran und das Ein-dringen von Wasser in den Bereich zwischen Leder und Futter (Wasserkissen) vermieden werden kann (Abs. 5). Erfindungsgemäß wird das Leder wasserdicht nicht dadurch, dass kein Wasser in das Leder eintreten kann, sondern dadurch, dass Wasser nicht
(großflächig)
durch das Leder hindurchtreten kann. [X.] überlässt es dabei dem Fachmann, Größe und Dichte der [X.] so zu wählen, dass die in den Absätzen 5 und 6 genannten Ziele [X.] werden, insbesondere sich keine Wasserkissen bilden können. Nähere Anhaltspunkte für die dem Streitpatent zugrundeliegenden Vorstellungen zu Größenordnung der [X.]punkte, der Dichte ihrer Verteilung auf der Membran und damit korrespondierend der für die [X.] zur Verfügung stehenden freien [X.] werden dem Fachmann in Absatz
11 der Be-schreibung und mit den Unteransprüchen
9 und 10 an die Hand gegeben. [X.] kann der Durchmesser der [X.]punkte zwischen 0,1
und 0,8
mm bei einer Verteilungsdichte von 50 bis 200 Punkten pro Quadratzentimeter betra-gen.
Patentanspruch
1 verlangt nur einen zweischichtigen Aufbau aus einer Lederschicht und der semipermeablen Membran. Weitere Schichten sind [X.] nicht ausgeschlossen. In der Beschreibung ist eine Trägerschicht [X.], die auf der dem Klebemuster abgewandten Seite der Membran vor-gesehen werden kann. Sie kann aus Papier bestehen und nach dem Ankleben der Membran an das Leder zu entfernen sein, kann aber auch aus einem Ge-webe bestehen und fest mit der semipermeablen Membran verbunden sein (Beschreibung Abs. 13, Patentansprüche 6 und 7).
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Die in Merkmal 4 formulierte Anforderung, dass die Membran mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist (elastic with a grade of elongation higher than 50 %), verlangt, dass das Membranmaterial unter Zugbelastung um mehr als 50 % bezogen auf seine ursprüngliche Länge gedehnt werden kann, ohne dass eine erhebliche plastische, d.h. bleibende, Verformung eintritt.
4.
Besonderer Erörterung bedarf das [X.] der inwendigen Oberfläche (internal surface) des Leders.
a)
Das Patentgericht hat dafürgehalten, es lasse keine Aussage dar-über zu, welche Seite des Leders gemeint sei. Es werde nämlich weder die Herstellung eines Kleidungsstücks beansprucht, noch die
Verwendung der
membranbeschichteten
Seite des Leders als Innenseite eines solchen Klei-dungsstücks. Für das Verfahren sei es daher unerheblich, zu welcher Lederflä-che hin orientiert die Membran auf das Leder gepresst werde, und auch die [X.], in denen [X.] beansprucht werde, seien vor diesem Hintergrund nicht anders auszulegen.
b)
Dem kann nicht uneingeschränkt beigetreten werden.
Die Anbringung der semipermeablen Membran dient dazu, das Leder für die Herstellung eines [X.]s oder eines Kleidungsstücks vorzubereiten. Das Verfahrensergebnis ist ein Halbzeug, das aus dem Leder und der [X.] besteht. Die Membran soll dabei auf diejenige Seite des Leders aufgebracht werden, die dazu bestimmt ist oder bestimmt werden kann, auf dem Körper getragen zu werden, denn sie soll dort für
von außen eindringendes Wasser abweisend und für im [X.] oder auf der [X.] des Kleidungsstücks auftretende Feuchtigkeit durchlässig sein. Mit dem Bezug auf die inwendige Oberfläche bringt der Patentanspruch die Abgrenzung zu den in der Beschreibung
erörterten Verfahren zur imprägnierenden Bearbei-tung der äußeren Oberfläche des Leders zum Ausdruck.
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Da, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Herstellung ei-nes [X.]s oder Kleidungsstücks nicht beansprucht wird, und weder etwas dafür festgestellt noch von der Beklagten vorgetragen worden ist, dass eine Lederseite -
vor oder jedenfalls nach der Aufbringung der Membran -
(stets) Eigenschaften aufweist, die sie vernünftigerweise nur als Innen-
oder Außensei-te nutzbar erscheinen lassen, enthält der Bezug auf die inwendige Oberfläche allerdings zunächst nur eine Zweckangabe. Für das Verständnis von Merkmal b des Patentanspruchs 1 ergibt sich aus dieser nur, dass das mit der Membran versehene Leder geeignet sein muss, zweckentsprechend, d.h. mit der so be-arbeiteten Oberfläche auf der Innenseite des [X.]s oder Kleidungsstücks, verwendet zu werden.
Anders verhält es sich indessen bei dem mit Hilfsantrag I beanspruchten [X.]. Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung eines [X.] herge-stellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist und demgemäß die Wirkung erreicht, die erfindungsgemäß erreicht werden soll. Da der [X.] das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bearbeitete (und zweckentsprechend verwendete) [X.] umfasst, ist die inwendige Oberflä-che in Merkmal 2 die inwendige Oberfläche des [X.] oder der Leder-sohle des [X.]s. Nicht anders, als es bei einem Verfahren zum
Herstellen eines [X.]s der Fall wäre, geht die technische Lehre des auf einen [X.] gerichteten Sachanspruchs dahin, einen [X.] bereitzustellen, bei dem das Lederoberteil oder die [X.] so ausgerüstet worden sind, dass das Leder wasserdampfdurchlässig bleibt, hingegen Wasser zwar in das Leder eindringen, aber nicht in das [X.]innere durchtreten kann, weil die Membran insoweit ei-ne Barriere bildet.
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II.
Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als von der US-Patentschrift 5
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716 ([X.]) [X.] getroffen beurteilt;
der Gegenstand des [X.] sei dem Fachmann -
einem Hochschulinge-nieur der Fachrichtung Textiltechnik mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung wasserdichter, atmungsaktiver Materialien -
durch die [X.] [X.] 64-90300 ([X.]) nahegelegt worden.
Die Entgegenhaltung [X.] befasse sich mit der Herstellung wasserdichter atmungsaktiver Bekleidungsstücke und verwende hierfür einen Film aus einem Polymer, der ein Eindringen von Wasser verhindere, aber [X.] sei. Zwei dünne innere Schichten, von denen eine aus dem Polymerfilm bestehe, würden an einer dritten äußeren Schicht befestigt, die -
wie für einen [X.] erläutert -
auch aus Leder bestehen könne. Die Polymerschicht sei semipermeabel und werde mittels eines [X.]s, der netzartig oder punktförmig auf die Polymerschicht aufgetragen werde, unter Anwendung von Druck auf dem Leder befestigt. Der Polymerfilm weise auch die erfindungsgemäße [X.] auf, denn die [X.] gebe an, dass der Film bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche und keine Streckgrenze und folglich keinen [X.]bergang zu plasti-scher Verformung aufweise (does not show a yield point).
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I werde durch die Entgegenhaltung [X.] nahegelegt. Die Schrift offenbare bis auf das Merkmal der Verklebung mittels eines Klebemusters, die allgemeinem Fachwissen ent-spreche, sämtliche räumlich-körperlichen Merkmale des Erfindungsgegen-stands. Es werde ein wasserdichtes Leder bereitgestellt, das für [X.]e ver-wendet werde. Das Wasserdichtmachen erfolge nach der [X.] durch Laminieren oder direktes Beschichten mit einem [X.], wasserdampfdurchlässigen Polyurethan-Elastomer. Aus einer Lösungsmittellösung desselben würden auf einem abziehbaren Papier ein 10 µm
dicker Film hergestellt und auf diesem Film ein [X.] aufgebracht. Der Film samt [X.] werde sodann unter einer 19
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24-stündigen Druckbelastung mit dem Leder in einem Laminierungsprozess verbunden. Der Fachmann erhalte den Hinweis, ein zur Lederhärte passendes Polymer zu verwenden, das nach einem Beispiel bei einer Zugspannung von mindestens 30 kg/cm2
um 100 % dehnbar sein solle. Dass es sich hierbei um eine elastische Dehnung handele, liege für den Fachmann mangels Brauchbar-keit eines sich plastisch verformenden Materials auf der Hand. Unerheblich sei, dass nicht offenbart werde, den Film auf die Innenfläche des Leders aufzupres-sen.
III.
Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand des [X.] in der erteilten Fassung des Streitpatents für nicht patentfähig erach-tet. Er wird dem Fachmann durch die Entgegenhaltung [X.] nahegelegt.
1.
Die Schrift betrifft die Bereitstellung eines für [X.]e, Kleidung und dergleichen verwendbaren wasserdichten Leders. Sie bezeichnet Verfahren
als nicht ausreichend, bei denen wasserabweisende Materialien in Form einer Emulsion oder Lösung verwendet werden, die vom Leder aufgesaugt und durch Trocknen fixiert werden. Es soll daher ein [X.]berzug bereitgestellt werden, der die dem Leder eigene Wasserdampfdurchlässigkeit zur Geltung kommen lässt, aber ein zähes Material bildet, das auch langfristig nicht zerstört wird und die Wasserbeständigkeit deutlich verbessert, ohne dass Griff und Optik des Leders verloren gehen. Hierzu soll aus Elastomeren von [X.] ein Material von geeigneter Stabilität und Dehnung bereitgestellt werden, das unter [X.] einer Lösung eine Behandlung des Leders durch Laminierung oder Direktbeschichtung (Walzenauftrag, [X.], [X.]rühen) ermöglicht. [X.] wird ein Polyurethan-Elastomer aus [X.] und [X.] vorgeschlagen, das mit [X.] zur Reaktion gebracht wird und für das ein "Modul bei 100 % Dehnung 30 bis 150 kg/cm2, Bruchfestigkeit 250 bis 500 kg/cm2, Bruchdehnung 250 bis 600 %"
angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Leder im Allgemeinen sehr zäh und hervorragend flexibel sei 22
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und es sowohl relativ harte bis weiche Arten gebe. Dementsprechend sei ein Polymer auszuwählen, das einen zur Lederhärte passenden Modul bei 100 % Dehnung aus einem Bereich von mindestens 30 kg/cm2 habe.
In einem Filmlaminierungsverfahren wird eine Lösung eines entspre-chenden [X.] bereitgestellt und auf Trennpapier ein Film von 10 µm Dicke hergestellt. Als Klebstoff für die Laminierung wird ein [X.] aus 100 Teilen dieses [X.] und 5 Teilen eines Zusatzes aus [X.] und [X.] verwendet und auf den Film aufgetragen. Das Ganze wird sofort auf das Ledermaterial geschichtet und soll unter Druck einen Tag ruhen. Hierdurch soll eine hervorragende Beständigkeit gegen [X.] bei guter Wasserdampfdurchlässigkeit erreicht werden, wobei der Griff des Leders kaum beeinträchtigt werde.
2.
Für den Fachmann lag es nahe, das beschriebene Filmlaminierungs-verfahren so auszuführen und in einem Punkt abzuwandeln, dass es den Merkmalen a bis b2 des Patentanspruchs 1 entsprach.
Das Filmlaminierungsverfahren wird in der [X.] als besonders geeignet beschrieben, da es eine deutlich bessere [X.] aufweist,
als sie mit einem Walzenauftrag, einem [X.] oder einem Aufspritzen oder Aufsprühen erreicht werden kann (s. Vergleichstabelle [X.], [X.]). Der Film wird zum Wasserdichtmachen eines Leders (Merkmal a), auf eine Oberflä-che des Leders aufgepresst ("unter Druck"), die sich, auch wenn dies nicht die Intention der [X.] ist, als inwendige Oberfläche eines [X.] oder -Klei-dungsstücks verwenden lässt (Merkmal b). Der Senat teilt auch die Bewertung des fachkundig
besetzten Patentgerichts, dass es sich bei dem Film um eine feste Membran im Sinne des Streitpatents handelt. Denn das gelöste [X.] wird auf ein Trennpapier aufgetragen, und auf den Film wird -
nur bei diesem Verfahren -
gesondert ein [X.] aufgetragen. Da der [X.] im [X.] aus dem gleichen Polyurethan besteht, spricht schon dies gegen 24
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einen flüssigen Film. Ein solcher dränge zudem in das Leder ein, und es ergäbe das 24-stündige [X.] unter Druck kaum Sinn. Auch die gegenüber den anderen Auftragsmethoden signifikant erhöhte [X.] spricht gegen die von der Berufung verfochtene Annahme, es werde ein Flüs-sigfilm auf das Leder aufgetragen.
Der Senat vermag der [X.] keine eindeutige Aussage zur elastischen Dehnbarkeit der Membran zu entnehmen. Für den Fachmann lag es aber [X.] nahe, sie so auszubilden, dass sie mit einem Dehnungsgrad von mehr als 50 % elastisch ist (Merkmal b2). Unter dem angesprochenen Modul bei 100
% Dehnung ist aus Sicht des
Fachmanns
der
Elastizitätsmodul zu [X.]; ein anderes sinnvolles Verständnis zeigt auch die Beklagte nicht auf. Für den Fachmann ergibt sich daher, dass der [X.] für eine elastische Dehnung um 100 % erörtert wird, zumal für die Bruchfestigkeit erheblich höhere
Zugspannungen angegeben werden. Zudem wird ausdrücklich darauf [X.], dass die Dehnbarkeit des Materials dem Leder entsprechend zu wäh-len sei. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, kann dies sinnvoll nur auf eine elastische Dehnung bezogen werden, wobei der Fachmann Anlass hat, vorsorglich eine gewisse Reserve bei der elastischen Dehnbarkeit vorzusehen und sicherzustellen, dass die Restverformung nicht so groß ist, dass die [X.] des innigen Verbunds zwischen Leder und Membran gefährdet wird. Das Streitpatent macht keine Angabe dazu, warum es gerade eine elasti-sche Dehnung um mehr als 50 % verlangt. Dies rechtfertigt nach dem zuvor Ausgeführten die Annahme, dass es sich entweder um ein Maß handelt, das der Fachmann als für eine hinreichend elastische Membran notwendig erken-nen kann oder aber dieses notwendige Maß in einem beliebig gewählten und daher einer konkreten Anregung nicht bedürftigen Umfang überschreitet.
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Auf die dem Leder zugewandte Oberfläche des semipermeablen Films wird, wie ausgeführt, [X.] aufgetragen. Abweichend von Merkmal b1 lehrt die [X.] jedoch nicht, den Film mit einem [X.]muster zu versehen. [X.] stand dem Fachmann ohne weiteres die Möglichkeit zu Gebote, ein solches [X.]-muster einzusetzen.
Wie das Patentgericht unangegriffen ausgeführt hat, entspricht die [X.] eines [X.]musters fachmännischem Handeln. In der Abhandlung von [X.], [X.] Permeable [X.] Membranes for [X.], [X.] 1996, 168 ([X.]) heißt es, verschiedene Klebstoffe würden verwendet, um ein Textil mit einer wasserdampfdurchlässigen Membran zu verbinden. Eine Möglichkeit sei der Auftrag einer durchgängigen Schicht ei-nes wasserdampfdurchlässigen Klebstoffs, eine andere der Auftrag eines punktförmig aufgebrachten nicht-durchlässigen Klebstoffs (S. 169 unten). Da die [X.] einen wasserdampfdurchlässigen [X.] verwendet, kann sie diesen ganzflächig auftragen, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran zu gefährden. Wollte der Fachmann hingegen
einen anderen [X.] verwenden, war er gehalten, diesen punktförmig aufzutragen, um die Wasserdampfdurch-lässigkeit der Membran wirksam werden zu lassen.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher nicht auf erfinderi-scher Tätigkeit.
IV.
Hingegen ist Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] rechtsbeständig.
1.
Die Anspruchsfassung des [X.] ist zulässig; sie enthält ins-besondere keine unzulässige Erweiterung der ursprungsoffenbarten Erfindung.
Zu Unrecht sieht die Klägerin eine solche unzulässige Erweiterung darin, dass der Patentanspruch in dieser Fassung zulasse, dass sowohl das Oberteil als auch die Sohle des [X.]s
aus erfindungsgemäß ausgerüstetem Leder be-28
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stehe, während diese Maßnahmen ursprünglich nur alternativ offenbart seien. Zwar umfasst -
entgegen der Auffassung der Berufung -
die Anspruchsfassung in der Tat sowohl die Ausrüstung entweder des Oberteils oder der Sohle als auch eine entsprechende Ausrüstung beider. Damit geht der Patentanspruch aber nicht über den
Inhalt der Anmeldung hinaus, denn für den Fachmann ist offensichtlich, dass er von der in den Ansprüchen 13 und 14 der Anmeldung (veröffentlicht als [X.] 00/22948) vorgesehenen Ausrüstung eines [X.]ober-teils oder einer Sohle sowohl alternativ als auch kumulativ Gebrauch machen kann.
2.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des [X.] ist auch ausführbar offenbart. Die Klägerin zieht dies deshalb in Zweifel, weil das Streitpatent nicht angebe, nach welchem Standard die Elastizität der Membran zu messen sei. Dies ist jedoch keine Frage der Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre, sondern ihrer Auslegung. Im Hinblick hierauf kann sich die Frage stellen, ob die Anspruchsfassung dem [X.]. 84 Satz 2 EP[X.] entspricht. Sie steht im Streitfall jedoch nicht zur Entschei-dung, da die Fassung nach Hilfsantrag I insoweit den Patentansprüchen 10, 12 und 13 des erteilten Patents entspricht (vgl. [X.], Urteil vom 27. Oktober 2015

[X.], [X.], 361 = [X.] 2016, 272 -
Fugenband).
3.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des [X.], dessen Neuheit nicht in Frage steht, war dem Fachmann nicht nahege-legt und ist damit patentfähig.
a)
Die Entgegenhaltung [X.] vermittelt dem Fachmann keine Anregung, das dort vorgeschlagene und bevorzugte Filmlaminierungsverfahren auf einer Lederseite anzuwenden, die dem [X.]inneren zugewandt ist. Sie geht von bekannten Imprägnierungsverfahren aus und verbessert diese mit der [X.], die [X.] zu erhöhen, ohne die optische und hapti-sche Lederwirkung zu beeinträchtigen. Maßnahmen, die darauf zielen, das Ein-34
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dringen von Wasser in das Leder hinzunehmen und die Barriere auf der [X.] aufzubringen, stehen dazu in direktem Widerspruch. Das Verfahren nach der [X.] mag zwar, wie die Klägerin geltend macht, für [X.] wegen des zu erwartenden Abriebs wenig geeignet sein. Sohlen nimmt die [X.] jedoch auch nicht in den Blick.
b)
Auch von der US-Patentschrift 5 598 644 ([X.]) führt kein nahelie-gender Weg zum Gegenstand der Erfindung.
Die Entgegenhaltung betrifft eine wasserdichte und atmungsaktive [X.]sohle. Sie schildert das Problem, dass [X.] wegen ihrer Wasser-dampfdurchlässigkeit Vorteile aufwiesen, jedoch nachteiligerweise auch Wasser
aufnähmen. Im Stand der Technik sei versucht worden, diesen Nachteil durch Einsetzen eines Polyurethan-
([X.]-) oder [X.] zwischen [X.] und [X.] zu beheben, jedoch beseitige dies die Atmungsaktivität des Leders. Vorgeschlagen wird demgegenüber eine Lauf-sohle aus Leder, die zumindest teilweise mit einer vorzugsweise mikroporösen Membran aus wasserdichtem, jedoch wasserdampfdurchlässigem Material wie [X.] oder dergleichen bedeckt und zumindest entlang ihres
Umfangs
mit mindestens einem oberen Teil aus Gummi, [X.], [X.] oder einem gleichwerti-gen Material zusammengefügt ist, das zumindest in den von der Membran be-deckten Bereichen eine oder mehrere Durchgangsbohrungen aufweist. Von der Membran wird ausgeführt, dass
sie mit der Laufsohle einen monolithischen Körper bilde, da sie mit dieser durch geeignete Klebstoffe verbunden sei, die beispielsweise entlang ihres Umfangs in den peripheren Bereichen verteilt sei-en ([X.]. 2 Z. 43-48).
Nicht offenbart sind damit die Merkmale
2a bis 2d des Patentanspruchs 1 in der Fassung des [X.], und die [X.] vermittelt zu einer entsprechen-den Ausbildung auch keine Anregung. Denn die Membran ist zumindest in dem Umfangsbereich, in dem der [X.] vorzugsweise aufgebracht werden
soll,
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ohnedies von dem oberen Teil aus Gummi, [X.], [X.] oder einem gleichwerti-gen Material bedeckt, das in der Ausführungsform nach Figur 5 sogar nur ein-zelne Öffnungen für den [X.] lässt. Die Schrift gibt dem Fachmann daher weder Anlass,
sich Gedanken über die Wasserdampfdurch-lässigkeit der Membran in den mit [X.] bedeckten Bereichen noch über einen innigen Verbund zwischen Membran und Leder insgesamt und den hierfür er-forderlichen elastischen Dehnungsgrad der Membran zu machen.
Ebenso wenig hatte der Fachmann Anlass, eine Kombination der [X.] mit der [X.] in Betracht zu ziehen. Dem steht schon entgegen, dass sich die [X.] nur mit der (inneren) Beschichtung einer [X.] befasst, während eine sol-che wiederum außerhalb des Blickwinkels der [X.] liegt, die ein Lederoberteil von außen beschichtet.
c)
Die Entgegenhaltung [X.] legte dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung ebenfalls nicht nahe.
Die Druckschrift betrifft Kleidungsstücke wie insbesondere Strümpfe und [X.]e, die eine (zweischichtige) Barrierekomponente
mit einer für Was-ser undurchlässigen, aber für Wasserdampf durchlässigen und damit semiper-meablen Film-
oder Membranschicht umfassen. Der Schichtenaufbau der in [X.] gezeigte Erzeugnisse ist durchweg dreischichtig: Außenschicht (bei Strümpfen aus Wolle, bei [X.]en auch aus Leder), Film 105 und Innen-schicht. Die Schrift befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit Strümpfen und hier insbesondere mit dem Problem, dass der Film
105 so dehnbar sein muss, dass der Strumpf beim Tragen eng am Körper anliegt, gleichwohl aber über den Knöchel und Fuß gezogen werden kann ([X.]. 1 Z. 30-38 = [X.][X.]bersetzung([X.])
S. 2 Z. 28 -
S. 3 Z. 2). Es gebe zwar, so erläutert die Schrift, [X.], die erheblich gedehnt werden könnten, bevor sie rissen, aber wenn man [X.] und Innenschicht ungedehnt übereinanderlege und so verwenden wolle, lasse sich kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Deshalb ist es durch-40
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gehendes Konstruktions-
und Herstellungsprinzip der Entgegenhaltung, die Membranschicht ungedehnt auszubreiten und die (in den Ausmaßen ungedehnt kleinere) Innenschicht so zu dehnen, bis sie mit der größeren Membran [X.] ist und beide Schichten in diesem Zustand zu verkleben ([X.]. 10 Z. 59-61 = [X.][X.]
S. 21 Z.
26-28). Wenn die [X.]annung von der Innenschicht genommen wird, zieht sich diese sodann etwa auf ihre ungedehnte [X.] zu-sammen, während der Film 105 deutlicher schrumpft und Falten wirft bzw. eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annimmt, wie dies in [X.] vielfach [X.] ist (vgl. etwa [X.]. 15 Z. 20 ff. = [X.][X.]
S. 30 Z. 26 ff.).
Die Herstellung eines [X.]s wird nach Maßgabe zweier verein-fachter Verfahren zur Herstellung von Strümpfen beschrieben (beginnend [X.].
20 Z. 68 = [X.][X.] S. 41 Z. 30). Dabei soll -
vom
Prinzip her ähnlich wie bei Strümpfen -
erreicht werden, dass der [X.] einerseits eng an der Hand und den Fingern anliegt, dass andererseits trotzdem leicht eine Faust geballt werden kann ([X.]. 4 Z. 40 f. = [X.][X.]
S. 8 Z. 33 f.). Dafür können auf beide Seiten des semipermeablen Films 105 Klebstoffpunkte (Muster) aufgedruckt werden; anschließend wird der Film zunächst mit der dritten Innenschicht verklebt. In einem näher beschriebenen Verfahren (beginnend [X.]. 22 Z. 1 = [X.][X.]
S. 43
Z. 33) kann die der Außenschicht zugewandte, mit Klebepunkten versehene Seite des Films unter Druck auf die Außenschicht des [X.]s aufgepresst werden. Durch die Verbindung von semipermeabler Schicht und Außenschicht soll verhindert werden, dass die Barrierekomponente beim Ausziehen des [X.]s mit herausgezogen wird ([X.] [X.]. 22 Z. 15-18 = [X.][X.]
S. 44 Z.
1316).
Damit sind jedenfalls die Merkmale 1, 2 und 2b nicht (vollständig) offen-bart. Weder beschreibt die [X.] einen [X.], noch wird das Leder, das für den beschriebenen [X.] verwendet werden kann, durch ein Verfahren was-serdicht gemacht, bei dem auf seine inwendige Oberfläche eine um mehr als 43
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% elastisch dehnbare Membran aufgepresst wird. Da die Membran mit der gedehnten Innenschicht verbunden und auf der ungedehnten Innenschicht eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annehmen soll, besteht keine Notwendig-keit, eine elastische Dehnbarkeit um mehr als 50
% vorzusehen. Den Schluss auf eine solche Dehnbarkeit lässt auch die Angabe der [X.] zu einem Ausfüh-rungsbeispiel nicht zu, dass der Film keine Streckgrenze zeige und bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche ([X.]. 18 Z. 21-23). Denn nach den insoweit unwidersprochenen Angaben in dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten Prof. Dr. Dr. h.c. B. R.

(B12 Rn. 16) ist dem Fachmann bekannt, dass
[X.] keine Streckgrenze, d.h. keinen definierten [X.]bergang zwi-schen elastischer und plastischer Verformung aufweisen müssen, bevor sie reißen. Gesicherte Schlüsse lassen sich auch nicht aus dem Verweis ([X.] [X.].
24 Z.
39-44) auf die US-Patentschrift 3 709 864 ([X.]6) ziehen, zumal, wo-rauf die Berufung hinweist, die Angaben zu den im Rahmen der [X.] bevorzug-ten intrinsischen Viskositäten mit den entsprechenden Angaben in der [X.]6 nicht übereinstimmen. Durch die gekräuselte Oberfläche der
Membran und die eher lockere Verbindung zwischen Außenschicht und Innenschichten durch Klebepunkte kann zudem und vor allem auch nicht erreicht werden, dass die Membran so dicht und fest an einem als Außenschicht verwendeten Leder an-liegt, dass Wasserkissen vermieden werden und das Leder mithin im Sinne des Streitpatents wasserdicht gemacht wird.
Die Klägerin zeigt nicht auf, was den Fachmann veranlassen könnte, in diesen Punkten von der Offenbarung der [X.] abzuweichen. Die Schrift nimmt [X.]e überhaupt nicht und selbst Leder eher am Rande in den Blick. Ihre [X.] wird geprägt durch den Verbund aus Innenschicht und mit dieser [X.] gekräuselter oder gewellter Membranschicht. Ein Grund, hiervon [X.], kann dem Fachmann durch
die [X.] nicht vermittelt werden, und er ist auch sonst nicht zu erkennen.
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d)
Die übrigen [X.] liegen vom Gegenstand des [X.] in der Fassung des [X.] noch weiter ab und können diesen Gegenstand des Streitpatents daher
gleichfalls nicht nahelegen.
4.
Die Unteransprüche werden von der Patentfähigkeit des [X.] getragen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.], § 92 Abs.
1 Satz
1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck
Bacher
[X.]

[X.]
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 22.10.2015 -
2 Ni 32/13 (EP) -

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