Bundespatentgericht, Beschluss vom 21.09.2011, Az. 29 W (pat) 107/10

Das Wortzeichen

[X.]

ist am 3. September 2008 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden (nach Beanstandung geändertes Verzeichnis vom 10. Juni 2009, vgl. [X.]. 8/9, 26 VA):

Mit Beschlüssen vom 14. Mai 2009 und 21. September 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] zurückgewiesen. Das Anmeldezeichen „[X.]“ sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, der angesprochene Verkehr werde die angemeldete Marke jedoch mit dem geläufigen Begriff „Produktwahl“ gleichsetzen und diesen als solchen auch unmittelbar wiedererkennen, da beide Begriffe phonetisch identisch und schriftbildlich sehr ähnlich seien. Dabei weise der Begriff „Produktwahl“ auf die Möglichkeit der Entscheidung über ein Produkt, also ein bestimmtes Erzeugnis hin. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die [X.] folglich als unmittelbar und schlagwortartig beschreibenden Sachhinweis darauf verstehen, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen inhaltlich und thematisch mit der Auswahl von Produkten befassen würden bzw. dass diese Dienstleistungen die Auswahl von Produkten ganz allgemein gesehen zum Gegenstand hätten. Dem Anmeldezeichen fehle daher jegliche Unterscheidungskraft, zudem bestehe an der unmittelbar beschreibenden Angabe ein Freihaltebedürfnis im Verkehr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des [X.] vom 21. September 2009 und 14. Mai 2009 aufzuheben.

Hintergrund des [X.] sei der Umstand, dass er, der Beschwerdeführer, in seinen [X.]auftritten einen Wal als Begleiter des Nutzers verwende, der diesem die Produkte vorstelle und erkläre. Dieses Maskottchen werde [X.] genannt. Es handele sich mithin bei dem Begriff „Wal“ nicht um eine Verkürzung der Bezeichnung „Wahl“. Auch würden die angesprochenen Verkehrskreise das fehlende „h“ nicht als Schreibfehler interpretieren, so dass sie das Anmeldezeichen „[X.]“ entgegen den Ausführungen der Markenstelle nicht mit dem Begriff „Produktwahl“ gleichsetzen, sondern vielmehr als Zusammensetzung aus den zwei eigenständigen bekannten Worten „Produkt“ und „Wal“ wahrnehmen würden. Da der Bestandteil „Wal“ keinen beschreibenden Charakter in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen aufweise, könne der angemeldeten [X.] nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis für diese Bezeichnung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat im tenorierten Umfang Erfolg und ist im Übrigen unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „[X.]“ als Marke steht in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 im tenorierten Umfang kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.], 608, 611 [X.]. 66 f. - [X.]; [X.], 825, 826 [X.]. 13 - [X.]; [X.], 850, 854 [X.]. 18 - [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] - [X.]; a. a. [X.] - [X.]; [X.], 411 [X.]. 8 - [X.]; 778, 779 [X.]. 11 - [X.]; 949 f. [X.]. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. [X.] GRUR 2004, 943, 944 [X.]. 24 - [X.] 2; [X.], 411, 412 [X.]. 24 - Matratzen Concord/[X.]; [X.] - [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. [X.] GRUR 2004, 428, 431 [X.]. 53 - [X.]; [X.], 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. [X.] GRUR 2004, 674, 678 [X.]. 86 - Postkantoor; [X.], 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti [X.]; [X.], 417, 418 - [X.]; a. a. [X.] [X.]. 19 - [X.]; [X.], 952, 953 [X.]. 10 - [X.]) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. [X.], 1043, 1044 - [X.]; [X.] GRUR 2003, 1050, 1051 - [X.]; a. a. [X.] - [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] 855 [X.]. 28 f. - [X.]).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] genügt das angemeldete Wortzeichen „[X.]“ hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Dienstleistungen. Insoweit weist es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt werden kann.

aa) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den [X.] Substantiven „Produkt“ und „Wal“ zusammen. Der in der [X.] geläufige Begriff „Produkt“ bedeutet „etwas, was (aus bestimmten Stoffen hergestellt) das Ergebnis menschlicher Arbeit ist; Erzeugnis“ ([X.] - [X.], 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Ein „Wal“ ist ein „sehr großes Meeressäugetier mit massigem Körper, zu Flossen umgebildeten Vordergliedmaßen u. waagrecht stehender Schwanzflosse“ ([X.] - [X.] a. a. [X.]). Der Gesamtbegriff „[X.]“ ist in den gängigen Lexika und Wortschatzdatenbanken ([X.] - [X.] a. a. [X.]; [X.] [X.], [X.]) nicht nachweisbar. Wie eine Recherche des Senats, auch unter [X.], ergeben hat, taucht dieser konkrete Begriff bislang nicht auf. Dieser Wortkombination kann ein sinnvoller Aussagegehalt auch nicht entnommen werden.

bb) Das Anmeldezeichen „[X.]“ ist allerdings mit dem in der [X.] gängigen Begriff „Produktwahl“ phonetisch identisch und schriftbildlich sehr ähnlich. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Wortes „Wahl“ im Sinne von „Möglichkeit der Entscheidung“ ([X.] - [X.], a. a. [X.]) kann die Wortzusammensetzung „Produktwahl“ ohne weiteres als Möglichkeit der Entscheidung über ein Erzeugnis verstanden werden. Dieser Begriff findet sich auch im [X.] der [X.] mit folgenden Beispielen (vgl. [X.], Anlage 14 zum Schreiben des Senats vom 2. September 2011, [X.]. 66/67 GA):

[X.]) Der Senat geht davon aus, dass das angesprochene Publikum das angemeldete Wortzeichen „[X.]“ mit dem ihm geläufigen Begriff „Produktwahl“ gleichsetzen und als solches auch unmittelbar wiedererkennen wird. Denn es wird die geringfügige Abweichung des [X.] (Weglassen des stummen „h“), die zu keiner anderen Aussprache führt, entweder nicht bemerken bzw. für einen Druckfehler halten (vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 8 [X.]. 114) oder aber es erkennt in der bewusst wahrgenommenen Abwandlung den ihm bekannten Fachbegriff „Produktwahl“ ohne weiteres wieder (vgl. [X.] GRUR 2003, 882, 883 - [X.]; [X.], 1002, 1005 [X.]. 35 - [X.]). „[X.]“ stellt nämlich keine - etwa durch neue Bestandteile und verständliche Sinngehalte - derart ungewöhnliche oder originell gebildete Wortverfremdung dar, dass sie den Verkehr den ihm bekannten Begriff „Produktwahl“ vergessen ließe. Abgesehen davon sind derartige Wortspielereien in der Reklame üblich. Auf den Umstand, dass der Beschwerdeführer in seinen [X.]auftritten zusätzlich die bildliche Darstellung eines [X.] verwendet, kommt es vorliegend nicht an, da Gegenstand der Anmeldung allein das Wortzeichen „[X.]“ - ohne grafische Elemente - ist.

dd) Die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 „Personalmanagementberatung; Personalvermittlung; zur Verfügung stellen und Vermieten von Werbeflächen und Werbematerial; zur Verfügung stellen und Vermieten von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazu gehörigen Ausrüstungsgegenstände, soweit in Klasse 35 enthalten; Dienstleistungen von Presseagenturen; E-Mail-Dienste; Serveradministration; zur Verfügung stellen von Webspace (Webhosting); Vermietung von Speicherplatz im [X.]; Schaffung, Design und Pflege von [X.]auftritten“ weisen keinerlei Verbindung zu der Möglichkeit der Entscheidung über ein Produkt auf. So beziehen sich die Personaldienstleistungen auf Mitarbeiter eines Unternehmens, also auf Menschen, und nicht auf Produkte. Auch für die genannten Vermietungsdienstleistungen ist eine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung oder ein enger sachlicher Bezug des Begriffs „Produktwahl“ nicht ohne näheres Nachdenken oder analysierende Betrachtung ersichtlich. Gleiches gilt hinsichtlich der „Dienstleistungen von Presseagenturen; E-Mail-Dienste; Serveradministration; zur Verfügung stellen von Webspace (Webhosting); Schaffung, Design und Pflege von [X.]auftritten“. Da der Begriff „Produktwahl“ in Bezug auf die vorgenannten, beanspruchten Dienstleistungen keine verständliche Sachaussage vermitteln kann, ist auch der klanglich identischen angemeldeten Bezeichnung „[X.]“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen.

c) Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der vorgenannten Dienstleistungen kann bei dem Anmeldezeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht bejaht werden.

2. Für die übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 fehlt der angemeldeten Bezeichnung allerdings die erforderliche geringe Unterscheidungskraft, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat bzw. einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufweist.

a) Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen „Werbung; Marketing (Verkaufsförderung); Telemarketing; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen, auch im [X.]; Verkaufsförderung für Dritte; Vorführung von Waren für Werbezwecke“, mittels derer Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens beworben und vermarktet werden, sind auch dazu bestimmt, die Möglichkeit des Kunden, sich für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden, unmittelbar zu beeinflussen bzw. zu unterstützen. Die Recherche des Senats hat ergeben, dass die beschreibende Verwendung des Begriffs „Produktwahl“ in diesen Bereichen auch üblich ist, wie die folgenden Fundstellen zeigen:

Das schutzsuchende Zeichen, welches das angesprochene Publikum aus o. g. Gründen mit dem phonetisch identischen und geläufigen Begriff „Produktwahl“ gleichsetzen wird (s. o. Ziff. 1 b) [X.])), vermittelt daher einen Sachhinweis auf die Bestimmung und den Zweck der angebotenen Dienstleistungen.

b) Entsprechendes gilt für die beanspruchten Dienstleistungen „Durchführung von Messen, Ausstellungen, Sonderschauen und Verkaufsveranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke“. Die genannten Veranstaltungen, bei denen die Zusammenstellung und Präsentation von Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen im Vordergrund stehen, dienen der Auswahl und Entscheidung des Kunden über ein bestimmtes Produkt. Die beschreibende Verwendung des Begriffs „Produktwahl“ ist in dieser Branche auch üblich, wie folgender Artikel der Firma [X.] im hauseigenen [X.] vom 15. August 2008 zeigt (vgl. Anlage 4 zum o. g. Schreiben des Senats, [X.]. 39 GA): „

c) Auch für die Dienstleistungen „Unternehmensberatung, insbesondere in Bezug auf die Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Sonderschauen und Verkaufsveranstaltungen“ steht der beschreibende Gehalt des vom Verkehr als „Produktwahl“ wahrgenommenen [X.] im Vordergrund. So heißt es in dem Dienstleistungsportfolio einer Unternehmensberatung:

d) Die Dienstleistung „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im [X.]“ wird u. a. über Portale im [X.], wie Unternehmenssuchmaschinen nach Region oder Branche oder auch Produktinformationsportale, wie beispielsweise das Portal [X.], angeboten, das von sich angibt:

e) Die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klasse  35 „Zusammenstellung und Pflege von Daten in [X.]; Recherchen in [X.] für Dritte; Recherchen nach Wirtschaftsinformationen für Dritte, auch im [X.]; Bereitstellen von Informationen im [X.], nämlich von Wirtschaftsinformationen“ können sich zum einen auf Daten bzw. Informationen beziehen, die dem Kunden die Wahl des richtigen Produktes ermöglichen bzw. erleichtern sollen. Zum anderen können diese Dienstleistungen in Abhängigkeit von der Wahl eines bestimmten Produktes erbracht werden. Ein Beispiel hierfür findet sich in der Broschüre eines E-Business Anbieters für Einkauf und Logistik, wo es heißt:

f) Die in Klasse 38 angemeldeten Dienstleistungen „Telekommunikation; Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen, insbesondere zum [X.], zu Intranets; elektronische Nachrichten- und Bildübermittlung; Bereitstellung des Zugangs zu einer Computerdatenbank, insbesondere einer interaktiven Datenbank mit Informationen über Konsumgüter und Industrieerzeugnisse; Bereitstellung von Plattformen im [X.]“, die sich auf den Austausch, die Übermittlung und die Bereitstellung von Daten bzw. Informationen beziehen, können sich inhaltlich mit der Möglichkeit der Entscheidung für und über ein Produkt befassen, wie folgende Fundstellen veranschaulichen:

- „

g) Die in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „Beratung für Telekommunikationstechnik“ dient ebenfalls dazu, den Kunden bei der Produktwahl zu unterstützen. Als Beispiel wird auf die Webseite eines Fachmarkts für [X.] verwiesen, wo es heißt: „

Damit weist das Anmeldezeichen „[X.]“, welches von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen aus o. g. Gründen mit dem ihnen geläufigen, phonetisch identischen Begriff „Produktwahl“ gleichgesetzt wird, zu sämtlichen vorgenannten Dienstleistungen einen so starken Sachbezug auf, dass der Gedanke an ein individuelles Herkunftszeichen fern liegt.

3. Da es in Bezug auf die in Ziffer 2 aufgeführten Dienstleistungen bereits an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob der angemeldeten Bezeichnung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen steht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]).