29. Senat | REWIS RS 2014, 2890
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Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "email-expo (Wort-Bild-Marke)" – Unterscheidungskraft – kein Freihaltungsbedürfnis
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2010 010 058
(hier: Löschungsverfahren [X.]/10)
hat der 29. Senat ([X.]) des [X.] auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2014 durch die Vorsitzende Richterin [X.] und die Richterinnen [X.] und Akintche
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Teillöschungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des [X.] vom 5. Juli 2011 aufgehoben.
Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.
I.
Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen die Teillöschung ihrer am 19. Februar 2010 angemeldeten und am 4. Juni 2010 für Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 eingetragenen Wort-/Bildmarke
Die Beschwerdegegnerin hat mit am 30. Juli 2010 eingegangenem Schriftsatz vom 28. Juli 2010 die Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt. Die Beschwerdeführerin ist dem ihr am 17. August 2010 zugegangenen Löschungsantrag am 12. Oktober 2010 entgegengetreten. Sie hat ihr Dienstleistungsverzeichnis durch Erklärung vom 28. April 2011 eingeschränkt, indem sie am Ende beider Klassenverzeichnisse den Zusatz angefügt hat: „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug auf Emaille oder Emailleprodukte“.
Mit Beschluss vom 5. Juli 2011 hat die Markenabteilung 3.4. des [X.] ([X.]) die angegriffene Marke für die folgenden Dienstleistungen der
„Klasse 35: Werbung; Marketing (Absatzforschung); Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen und Sonderschauen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Geschäftsführung, insbesondere in Bezug auf die Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Sonderschauen und Verkaufsveranstaltungen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen, auch im [X.]; Verkaufsförderung (sales promotion) für Dritte; Merchandising (Verkaufsförderung); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im [X.]; Vermieten von Werbeflächen und Werbematerial; Vermieten von Ausstellungs- und Messeständen; Unternehmensberatung, insbesondere in Bezug auf die Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Sonderschauen und Verkaufsveranstaltungen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug auf Emaille oder Emailleprodukte;
Klasse 41: Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungsberatung; Berufsberatung; Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Sonderschauen für kulturelle, Bildungs- oder Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen, Kongressen, Seminaren, Konferenzen, Symposien und Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug auf Emaille oder Emailleprodukte“
gelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen habe im Zeitpunkt der Eintragung einem [X.] für die gelöschten Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unterlegen und dieses Schutzhindernis bestehe noch immer. Das [X.] „[X.]“ sei die Abkürzung für „Ausstellung“. „Email“ sei zum einen der für eine auf elektronischem Weg über lokale oder auch globale Netze verschickte Nachricht verwendete Begriff. Zum anderen bezeichne er eine Masse anorganischer Zusammensetzung, das [X.], einen glasharten, gegen Korrosion und Temperaturschwankungen beständigen Schmelzüberzug, der als Schutz oder zur Verzierung auf metallische Oberflächen aufgetragen wird. Als Gesamtbegriff werde „email-expo“ deshalb als „Emailausstellung“ verstanden, also als Ausstellung zu dem Werkstoff Email. Die von der Löschung umfassten Dienstleistungen könnten sich durchweg auf eine solche Ausstellung beziehen, entsprechende Messe- und Ausstellungsveranstaltungen fänden auch bereits statt. Die im Amtsverfahren erklärte Beschränkung des [X.] „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug auf Emaille oder Emailleprodukte“ sei unwirksam. Es handele sich bei dem Zusatz um einen unzulässigen Ausnahmevermerk. Das [X.] entfalle auch nicht durch die Mehrdeutigkeit des Begriffs „email“, der auch im Sinne von „elektronische Nachricht“ verstanden werden könne. Zwar sei der Ausdruck „email-expo“ in seiner weiteren Bedeutung „elektronische Nachricht“ nicht als beschreibender Hinweis auf das Thema einer Ausstellung oder Messe geeignet, weil Emails sich nicht ausstellen ließen. Der Begriff „Email“ sei als Thema einer Messe zu unbestimmt. Es genüge aber, wenn der Begriff in seiner Bedeutung „Werkstoff aus [X.]“ beschreibend sei.
Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren weiter eingeschränkt, sodass die von der Löschung umfassten Dienstleistungen nunmehr wie folgt lauten:
Klasse 35: „Werbung, Marketing (Absatzforschung)
Klasse 41: Ausbildung, Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten
Sie trägt vor, durch die Beschränkung des [X.] mit Bezug zu Messen, Ausstellungen und Sonderschauen für wirtschaftliche und Werbezwecke auf das Thema Direktmarketing werde die Bedeutung der Marke im Sinne von „[X.]“ als beschreibende Angabe wirksam ausgeschlossen. Der negative Disclaimer „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug auf Emaille oder Emailleprodukte“ sei lediglich im Verzeichnis geblieben, um einer unzulässigen Erweiterung des Verzeichnisses vorzubeugen. Durch die positive Einschränkung sei eindeutig klargestellt, dass keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Werkstoff „Emaille“ beansprucht würden. Die angegriffene Marke sei daher unterscheidungskräftig und auch ein [X.] habe ihrer Eintragung nicht entgegengestanden. Der Begriff „expo“ sei kein Sachbegriff, weil er im Inland nur namensmäßig verwendet werde. Die Dienstleistungen seien nunmehr auf das Thema Direktmarketing eingeschränkt und wendeten sich damit ausschließlich an den [X.]. Dieser werde in der Wortfolge keinen Sachhinweis, sondern einen [X.] erkennen, weil er an die namensmäßige Benutzung des Begriffs „expo“ für Messen gewöhnt sei. Die Wortfolge wirke eigentümlich, weil nicht erkennbar sei, in welchem Zusammenhang Emails und [X.] zueinander stünden. Dies erschließe sich wenn überhaupt nur über mehrere Gedankenschritte.
Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,
den Beschluss des [X.] vom 5. Juli 2011 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin hat an der mündlichen Verhandlung - wie nach ordnungsgemäßer Terminsladung angekündigt - nicht teilgenommen. In der Beschwerdeerwiderung (Bl. 21 d.A.) hat sie den Antrag gestellt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, die angegriffene Wortfolge sei unmittelbar beschreibend. Die Entscheidung des [X.] zu [X.] sei nicht übertragbar, weil [X.] weniger eindeutig als Email sei. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen berufe, beruhten diese nicht auf dem [X.] „[X.]“, sondern auf unterscheidungskräftigen weiteren Wortbestandteilen oder Grafiken.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.
Der Löschungsantrag ist unbegründet.
Nach § 50 Abs. 1 [X.] ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 [X.] eingetragen worden ist. Im Falle eines Eintragungshindernisses nach §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 [X.] muss dieses noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 [X.] eine Löschung nur erfolgen, wenn der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 [X.]). Maßgeblich für die Frage, ob der Eintragung ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 [X.] entgegenstand, ist der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens ([X.], 1143 Rn. 15 – [X.] werden Fakten).
Der Löschungsantrag vom 30. Juli 2010 ist innerhalb der seit dem 4. Juni 2010 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 17. August 2010 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit am 12. Oktober 2010 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tag widersprochen.
Nach Einschränkung des [X.] steht der Marke jedenfalls nunmehr zum gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 [X.] relevanten Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag kein Schutzhindernis gemäß § 8 [X.], insbesondere weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] noch ein [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.
Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rsp.; [X.], Beschluss vom 10.07.2014, [X.]/13 Rn. 15 – for you; [X.], 565 Rn. 12 – [X.]; [X.], 376 Rn. 11 - grill meister).
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Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ([X.] GRUR 2008, 608 Rn. 67 - [X.]; [X.] a.a.[X.], Rn. 16 – for you; a.a.[X.], Rn. 13 – [X.]). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen ([X.] GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy). Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. [X.] GRUR 2004, 943 Rn. 28 - Sat.2).
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Diese Grundsätze gelten unterschiedslos für Marken, die für Waren eingetragen werden sollen, wie für solche, deren Anmeldung sich auf Dienstleistungen bezieht. Das [X.] geht ebenso wie das Gemeinschaftsmarkenrecht grundsätzlich von einer rechtlichen Gleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken aus. Allerdings unterscheiden sich die Möglichkeiten zur Benutzung von Waren- und Dienstleistungsmarken, weil eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt bei Dienstleistungsmarken nicht in Betracht kommt ([X.] [X.], 1204 Rn. 10 – DüsseldorfCongress).
Die angegriffene Marke setzt sich aus den durch einen Bindestrich verbundenen [X.]en „email“ und „expo“ zusammen. Das [X.] „email“ ist die verbreitet verwendete vereinfachte Schreibweise des Begriffs „E-Mail“ für eine über lokale oder globale Netze elektronisch verschickte Nachricht. Daneben versteht man unter „Email“ oder „Emaille“ einen glasharten, gegen Korrosion oder Temperaturschwankungen beständigen Schmelzüberzug, der als Schutz oder zur Verzierung auf metallische Oberflächen aufgetragen wird.
„[X.]“ ist die Abkürzung von [X.]sition ([X.], [X.], 6. Aufl. [X.], [X.], 2011); [X.]sition kommt ursprünglich aus dem [X.] und bedeutet u.a. (selten) Darstellung, Darlegung (als Voraussetzung weiterer Entfaltung); Plan, Gliederung; (Literaturwissenschaft) vorbereitender Teil eines Dramas, der die Voraussetzungen für das weitere Geschehen bildet; (Musik) Teil besonders des ersten Sonatensatzes, der die Aufstellung der musikalisch zu verarbeitenden Themen enthält; (Fotografie selten) Belichtung; (Fachsprache) das [X.]niertsein ([X.] online, „[X.]sition“) oder Ausstellung ([X.] (pat) 61/96 – Networks [X.]; [X.] (pat) 100/96 – [X.]). Das Kurzwort „expo“ wird im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch jedoch nicht als Sachbegriff verwendet. Man bezeichnet weder gewerbliche Messen noch Kunstausstellungen in beschreibender Weise als „[X.]s“. In Alleinstellung wird dieser Begriff lediglich namensmäßig für die Weltausstellung oder „[X.]sition Mondiale“ verwendet, die seit der [X.] in Abständen von zwei bis drei Jahren in verschiedenen Ländern der Erde stattfindet.
Die Abkürzung „[X.]“ war zwar bereits bei Anmeldung im Jahr 2010 ein im internationalen Messebereich häufig mit Sachbegriffen kombiniertes Namenselement von Ausstellungen und Messen wie PAINT [X.], Bike [X.], KÖLNMARATHON [X.], Yoga [X.]. Derartige Messen werden überwiegend ausstellerbezogen konzipiert, indem ein Oberbegriff von Waren oder Dienstleistungen im weitesten Sinn, bzw. ein Branchenschlagwort zum Gegenstand der Leistungsschau wird, die dann unterschiedliche Zielgruppen anspricht (BAU[X.] für Unternehmen der Baubranche, PAINT[X.] für Unternehmen der Lackiertechnik, etc.). Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher - auch wenn sie an die herkunftshinweisende Funktion von [X.] mit beschreibendem Anklang gewöhnt sind - in dem Begriff „[X.]“ nur dann einen Sachhinweis auf eine gewerbliche Ausstellung verstehen, wenn das Wort mit einer derartigen auf den ersten Blick erkennbaren Themenangabe verbunden ist.
In diese Begriffsbildung reiht sich die angegriffene Wortfolge jedoch nach der erfolgten zulässigen Einschränkung nicht mehr ein:
Die dem Gesamtbegriff „email-expo“ im angegriffenen Beschluss zugrunde gelegte Bedeutung „Ausstellung über Emaillierung bzw. Emaille“ liegt im Zusammenhang mit den nunmehr nach der weiteren Beschränkung des [X.] noch beanspruchten Dienstleistungen zum Thema Direktmarketing fern.
nicht aufweisen ([X.] GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 – Postkantoor; [X.] GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 9 – [X.]). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen ([X.] a.a.[X.] Rdnr. 115 – Postkantoor). Es sind daher positive Formulierungen vorzuziehen, durch die das Verzeichnis auf konkret benannte Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt wird.
Nach der zusätzlichen Konkretisierung des [X.] im Beschwerdeverfahren auf das Themengebiet „Direktmarketing“ mit Bezug zu Messen, Ausstellungen und Sonderschauen für wirtschaftliche und Werbezwecke tritt die Bedeutung des Begriffs „Email“ im Sinne von „glasharter Überzug“ jedoch gegenüber der Bedeutung „elektronisch über lokale oder globale Netze verschickte Nachricht“ zurück.
Deshalb werden die angesprochenen Kreise den Begriff „email-expo“, wenn er im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 zum Thema Direktmarketing benutzt wird, nicht als „Ausstellung über emaillierte Waren“ verstehen, sondern den Begriff „email“ in der Bedeutung „elektronische Nachricht“ wahrnehmen.
In seiner Gesamtheit ist der Begriff „email-expo“ eigentümlich und erschließt sich auch dem angesprochenen [X.] nicht unmittelbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Element „expo“ als Kurzwort von „[X.]sition“ trotz einer möglichen Gewöhnung der angesprochenen [X.]skreise an die Verwendung als Namensbestandteil nicht ohne weiteres mit dem Sachbegriff „Ausstellung“ gleichzusetzen ist. Zudem müsste sich der angesprochene, [X.] fragen, wie bzw. in welcher Form E-Mails ausgestellt werden. E-Mails als elektronische Dateien können selbst nicht unmittelbar Gegenstand einer Ausstellung sein. Sie könnten allenfalls mittels Bildschirmen oder als Papierausdruck auf einer Ausstellung dargestellt werden. Da eine E-Mail aber über jeden mit Worten beschreibbaren Inhalt verfügen kann, bleibt unklar, ob der Akt der technischen Übertragung oder der gedankliche Inhalt von Mails ausgestellt werden soll. Der Ausdruck „email“ allein bezeichnet ferner weder eine Branche noch steht er für eine Warengruppe oder eignet sich in sonstiger Weise als Thema einer Messe über Direktmarketing. Der Zusammenhang zwischen „email“ und „expo“ bleibt daher unklar und vage.
E-Mails sind zwar ein wichtiges Kommunikationsmedium des Direktmarketings. Das sogenannte „E-Mail-Marketing“ ist eine Form des Direktmarketings, in der Kunden und Verbraucher individuell durch elektronische Mitteilungen kontaktiert werden. Direktmarketing umfasst dabei alle marktgerichteten Aktivitäten, die sich [X.] (direkter) Kommunikation und/oder des Direktvertriebs bzw. des Versandhandels bedienen, um Zielgruppen in individueller Einzelansprache gezielt zu erreichen, und umfasst ferner solche Aktivitäten, die sich mehrstufiger Kommunikation bedienen, um einen direkten individuellen Kontakt herzustellen (http://wirtschaftslexikon.gabler.de). Erst über den gedanklichen Zwischenschritt der Einfügung des Begriffs „Marketing“ in die Wortbildung und den weiteren Gedankenschritt der Gleichsetzung von „[X.]“ mit „Messe“ erschließt sich die Bedeutung des Zeichens im Sinne einer Messe, nicht Ausstellung, die sich mit dem Thema E-Mail(-Marketing) beschäftigt. Aufgrund einer derartig analysierenden Betrachtungsweise kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit für die genannten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] und damit die Eignung zum betrieblichen Herkunftshinweis abgesprochen werden.
Sonstige auf der Hand liegende Bedeutungen der [X.]e sind für die nunmehr noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen weder erkennbar noch vorgetragen.
Ein [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] scheidet ebenfalls aus, da die Wortfolge keine Merkmalsangabe für die beanspruchten Dienstleistungen ist.
Der angegriffene Teillöschungsbeschluss war deshalb aufzuheben und der Löschungsantrag auch hinsichtlich der nach der Einschränkung des [X.] noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zurückzuweisen.
Für eine Kostenentscheidung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] gab das Verfahren keinen Anlass.
Meta
17.09.2014
Beschluss
Sachgebiet: W (pat)
Zitiervorschlag: Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.09.2014, Az. 29 W (pat) 98/11 (REWIS RS 2014, 2890)
Papierfundstellen: REWIS RS 2014, 2890
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Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
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