Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.09.2016, Az. X ZR 64/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:130916UXZR64.14.0

[X.]UN[X.]SGERI[X.]HTSHOF
IM N[X.]MEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:
13. September 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 64 [X.]bs. 1, § 83 [X.]bs. 4, § 116 [X.]bs. 2
a)
Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im [X.] nur mit bestimmten [X.]nspruchssätzen, rechtfertigt es die vollständige Nichtigerklä-rung des Patents, wenn es sich in keiner verteidigten Fassung als insgesamt rechtsbeständig erweist. [X.]ei der Prüfung des [X.]egehrens des [X.] darf jedoch nicht am Wortlaut seiner [X.]nträge gehaftet werden, sondern ist vom Gericht das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und hierbei das gesamte Vorbringen des [X.] zu berücksichtigen (im [X.] an [X.], [X.]eschluss vom 27.
Juni 2007 -
X
Z[X.]
6/05, [X.]Z 173, 47
Informationsüber-mittlungsverfahren II).
b)
Stellt der Patentinhaber einen [X.]nspruchssatz zur Entscheidung, der neben-geordnete [X.]nsprüche enthält, die nicht nur wegen unterschiedlicher [X.] in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sach-lich unterschiedliche Lösungen enthalten, liegt die [X.]nnahme regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen, falls sich der Gegenstand nur eines dieser [X.]nsprüche als nicht patentfähig oder ein [X.]nspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht [X.] erweise.
[X.], Urteil vom 13. September 2016 -
X [X.] -
[X.]undespatentgericht

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-[X.]eck, die Richter Dr.
Grabinski, [X.], die Richterin Schuster und [X.]
Deichfuß
für
Recht erkannt:
[X.]uf die [X.]erufung der [X.]eklagten und unter Zurückweisung der [X.] Rechtsmittel der Parteien wird das Urteil des 2.
[X.]s ([X.]) des [X.] vom 23.
Januar 2014 abgeändert.
Das [X.] Patent 41
03
173 wird im Umfang der [X.]
1, 5 und 8 bis 13 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 und in den Patentansprüchen 5 und 8 bis 13 der unmittelbare oder mittelbare Rückbezug auf [X.] entfallen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden zu zwei Dritteln der Klägerin und zu einem Drittel der [X.]eklagten auferlegt.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Die [X.]eklagte ist eingetragene Inhaberin des durch Zeitablauf erlosche-nen [X.]n Patents 41
03
173 (Streitpatents), das am 2. Februar 1991 [X.] wurde. Die Patentansprüche
1, 3, 4
und 5
haben
im Einspruchsver-fahren folgende Fassung erhalten:
"1.
Vorrichtung zum Schutz gegen unautorisierte [X.]enutzung von Software, bei der mindestens ein mit einem Signaleingang ei-nes [X.] (10) verbindbarer externer [X.] (11) Daten erzeugt, wobei die vom [X.] (11) ausgegebenen Daten von empfangenen Daten aus dem Re-chensystem (10) abhängig sind und das [X.] in ei-nen [X.] gebracht wird oder die Software im Re-chensystem nicht zweckmäßig arbeitet, wenn das Rechensys-tem keine oder fehlerhafte Daten über den Signaleingang (13) empfängt, dadurch gekennzeichnet, dass der [X.] (11) nicht vorgesehene Daten oder [X.] und/oder zeit-lich nicht vorgesehene Daten oder [X.] als [X.] erkennt und bei erkanntem Manipulationsver-such den Inhalt eines Speichers im [X.] ändert und infolgedessen beim Empfang weiterer Daten keine oder
fehlerhafte Daten ausgibt und/oder eine [X.]enutzerautorisierung verändert.
3.
Vorrichtung nach dem Oberbegriff des [X.]nspruchs
1, insbe-sondere in Verbindung mit dem Kennzeichen des [X.]nspruchs 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Datenge-nerator (11) generierten Daten eine [X.] er-zeugte Redundanz aufweisen.
4.
Vorrichtung nach dem Oberbegriff des [X.]nspruchs
1, insbe-sondere in Verbindung mit dem Kennzeichen des [X.]n-spruchs
1, 2 und/oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der [X.] (11) zwei Zustände [X.] und [X.] besitzt, von deren [X.]nnahme die vom [X.] ausgegebenen Daten [X.], der [X.] aus dem Zustand [X.] in den Zu-stand [X.] nur durch mindestens fünf aufeinanderfolgende [X.] gebracht werden kann, die aufgrund [X.] Daten angenommen werden, und die
vom [X.]
-
4
-
rator ausgegebenen Daten nicht von den Zuständen [X.] abhän-gen.
5.
Vorrichtung nach einem der [X.]nsprüche 1 bis 4 dadurch [X.], dass im [X.] (11) Daten über die [X.]utorisierung zur [X.]enutzung der Software gespeichert sind und die [X.]utorisierungsdaten den Zugriff auf bestimmte Pro-gramme und/oder Programmteile steuern und/oder den Typ des [X.] (10) festlegen oder mindestens einen Typ ausschließen und/oder den Zugriff zeitlich begrenzen und/oder den Zugriff quantitativ steuern."
Die aus dem Streitpatent in [X.]nspruch genommene Klägerin hat mit der Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1, 3 bis
5 sowie 8 bis 13 angegriffen. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei insoweit nicht patentfähig. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausfüh-ren könne. Der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Patent-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Schließlich sei im Einspruchsverfahren der Schutzbereich des Streitpatents erweitert worden. Die [X.]eklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung sowie auf der Grundla-ge von fünf Hilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent unter [X.]bweisung der weiterge-henden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es der Gesamtheit der angegriffenen Patentansprüche entsprechend dem fünften Hilfsantrag der [X.]e-klagten folgende Fassung gegeben hat:
"Vorrichtung zum Schutz gegen unautorisierte [X.]enutzung von Software, bei der mindestens ein mit einem Signaleingang eines [X.] (10) verbindbarer externer [X.] (11) Daten erzeugt, wobei die vom [X.] (11) ausgegebenen Daten von empfangenen Daten aus dem [X.] (10) ab-hängig sind und das [X.] in einen [X.] wird oder die Software im [X.] nicht zweckmäßig 2
3
-
5
-
arbeitet, wenn das [X.] keine oder fehlerhafte Daten über den Signaleingang (13) empfängt,
dadurch gekennzeichnet, dass der
[X.] (11) [X.] an den empfangenen Daten erkennt, wobei
der [X.] (11) nicht vorgesehene Daten oder Datenfol-gen und/oder zeitlich nicht vorgesehene Daten oder [X.] als [X.]e erkennt und bei erkanntem [X.] den Inhalt eines Speichers im [X.] ändert und infolgedessen beim Empfang weiterer Daten zeitlich begrenzt nur fehlerhafte Daten ausgibt, wobei die vom [X.] (11) generierten Daten eine [X.] erzeugte Redundanz aufweisen, wobei der [X.] (11) zwei Zustände [X.] und [X.] besitzt, von deren [X.]nnahme die vom [X.] Daten abhängen, der [X.] aus dem Zustand [X.] in den Zustand
[X.] nur durch mindestens fünf aufeinanderfolgende weitere Zustände [X.] gebracht werden kann, die aufgrund [X.] Daten angenommen werden, und die vom [X.] ausgegebenen Daten nicht von den Zuständen [X.] abhängen."
Hiergegen richtet sich die [X.]erufung der [X.]eklagten, mit der sie das [X.] zuletzt im Hauptantrag
in der geltenden Fassung, jedoch
unter Wegfall des Patentanspruchs
1
sowie mit einem Hilfsantrag
verteidigt. Die Klägerin [X.] mit ihrer [X.]erufung den erstinstanzlichen Klageantrag weiter, soweit er ab-gewiesen worden ist.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent betrifft Vorrichtungen zum Schutz von [X.]omputer-programmen gegen eine unbefugte Nutzung.
1.
Damit Software nur von einem [X.]erechtigten genutzt werden kann, waren nach der [X.]eschreibung im Stand der Technik [X.]auteile wie beispielsweise Stecker bekannt, die mit dem Rechner verbunden werden müssen, damit das 4
5
6
-
6
-
Programm verwendet werden kann. Im einfachsten Fall fragt der Rechner das Vorhandensein des [X.]auteils ab; fehlt es, wird der Programmablauf gestört.
[X.]ls ein solches externes [X.]auteil ist auch ein [X.] beschrie-ben. Er empfängt Signale des Rechners und gibt definierte [X.]ntwortsignale zu-rück. Nur wenn die [X.]ntwortsignale mit den erwarteten Signalen übereinstim-men, kann das Programm genutzt werden. [X.]ls nachteilig sieht das Streitpatent jedoch an, dass dieser Schutz durch eine [X.]nalyse der Ein-
und [X.]usgabedaten des [X.]s umgangen werden kann, indem das Ein-
und [X.]usgabe-verhalten mit Hilfe von [X.] auf einfache Logikfunktio-nen reduziert oder ein Modell des [X.]s entwickelt wird, mit dem dieser simuliert wird.
Die [X.]eschreibung bezeichnet es als [X.]ufgabe der Erfindung, eine verbes-serte Vorrichtung zum Schutz von Software gegen eine nicht autorisierte [X.] zu schaffen, die eine [X.]nalyse der Funktionsweise des [X.]s anhand seiner Ein-
und [X.]usgaben "äußerst"
erschwert
(Sp.
2 Z.
36
bis 40).
2.
In der geltenden sowie in der von der [X.]eklagten zuletzt [X.] werden hierzu drei nebengeordnete Lösungen vorgeschlagen, die auch miteinander kombiniert werden können. Da die [X.] aber nur fakultativ ist, kann sie, wie das Patentgericht zu Recht ange-nommen hat, für die Prüfung der Patentfähigkeit außer [X.]etracht bleiben.

Die Patentansprüche
3 bis
5 in der zuletzt
verteidigten Fassung schützen dabei eine Vorrichtung zum Schutz gegen unautorisierte [X.]enutzung von [X.], in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts] mit den nachfolgenden Merkmalen 1 und 2, zu denen jeweils eines der weiteren [X.] 3 (Patentanspruch
3), 4 (Patentanspruch
4) oder 5 (Rückbezug auf den 7
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10
-
7
-
als solchen nicht mehr verteidigten Patentanspruch 1 in Patentanspruch
5
so-wie kennzeichnendes Merkmal dieses [X.]nspruchs)
hinzutritt:
1
Es ist mindestens ein externer [X.] (11) vorgese-hen [[X.]], der
1.1
mit einem Signaleingang (13) eines [X.] (10) verbindbar ist [M2],
1.2
Daten aus dem [X.] empfängt und
1.3
Daten ausgibt, die von empfangenen Daten aus dem [X.] abhängig sind [M4].
2
Das [X.] wird in einen [X.] gebracht (oder
die Software arbeitet nicht zweckmäßig), wenn das [X.] keine oder fehlerhafte Daten über den [X.] (13) empfängt [M5].
3
Der [X.] (11) generiert Daten, die eine [X.] erzeugte Redundanz aufweisen [M6].
4
Der [X.] (11)
4.1
besitzt zwei Zustände
[X.] und
[X.] [[X.]],
4.2
kann aus dem Zustand
[X.] in den Zustand
[X.] nur durch mindestens fünf aufeinander folgende weitere Zustän-de
[X.] gebracht werden, die aufgrund empfangener [X.] angenommen werden [[X.]] und
4.3
gibt Daten aus, die von der [X.]nnahme der Zustände
[X.] und
[X.], aber nicht von den Zuständen
[X.] abhängen [[X.]/c].
5
Der [X.] (11)
5.1
erkennt (zeitlich) nicht vorgesehene Daten(folgen) als [X.]e
[M5a],
5.2
ändert bei erkanntem [X.] den Inhalt eines seiner Speicher [M5b],
5.3
gibt infolgedessen beim Empfang weiterer Daten keine oder fehlerhafte Daten aus oder ändert eine [X.]enutzer-autorisierung
[M5c],
5.4
hat Daten über die [X.]utorisierung zur [X.]enutzung der Software gespeichert, die den Zugriff auf bestimmte -
8
-
Programme oder Programmteile steuern, den Typ des [X.] festlegen, mindestens einen Typ aus-schließen oder den Zugriff zeitlich begrenzen oder quantitativ steuern.
3.
Die
technische Lehre der Erfindung bedarf in einigen Punkten [X.] Erläuterung:
Der erfindungsgemäße [X.] ist eine externe Einrichtung, die sich außerhalb des [X.] befindet, mit dem sie über einen Signalein-gang des [X.] verbunden werden kann. Ob sich beide [X.] in einem gemeinsamen Gehäuse befinden oder getrennt untergebracht sind, ist damit nicht festgelegt.
Die in den Merkmalen 3 bis 5 enthaltenen [X.]nweisungen sollen das Ziel der Erfindung erreichen, das [X.]usgabeverhalten des [X.]s möglichst schwer analysierbar zu machen und damit den unbefugten Zugriff auf ein ge-schütztes Programm zu verhindern. Nur Merkmal 5 verlangt hierzu, dass der [X.] "[X.]e"
erkennt. Der [X.] vollzieht dies, indem er eine nicht vorgesehene Eingabe als "[X.] an den empfangenen Daten"
interpretiert (Merkmal 5.1) und abspeichert, dass er einen [X.] erkannt hat (Merkmal 5.2). Nach Merkmal 5.3 hat dies zur Folge, dass weitere, auch zutreffende Eingaben nicht zur Freigabe der [X.] führen. Die Patentansprüche 3 und 4 befassen sich hinge-gen in den Merkmalen 3 und 4 nicht mit der Erkennung von "Manipulationsver-suchen"
durch nicht ordnungsgemäße Eingaben, sondern geben Maßnahmen an, die es

unabhängig davon, ob ein [X.] vorliegt oder nicht

durch eine bestimmte Struktur der [X.] und -ausgabe er-schweren sollen, aus den ausgegebenen Daten die für eine Eröffnung des [X.] auf das geschützte Programm erforderliche Dateneingabe zu ermitteln.
11
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13
-
9
-
Nach Merkmal 3 weisen dazu die vom [X.] erzeugten Daten Redundanz auf, indem der Informationsgehalt der ausgegebenen Daten
mehr-fach übertragen wird. Dies entspricht der allgemeinen fachspezifischen [X.]edeu-tung des [X.]egriffs "Redundanz"
in der Informationstheorie und -technik. Dass bei der erfindungsgemäßen Lehre der Gedanke nicht im Vordergrund stehen mag, durch die Redundanz eine Überprüfbarkeit der Zuverlässigkeit der Datenüber-tragung zwischen [X.] und [X.] zu ermöglichen, rechtfer-tigt es -
entgegen der [X.]uffassung der Klägerin -
nicht, die von Merkmal 3 gefor-derte Redundanz auf die Hinzufügung zufällig erzeugter Daten zu reduzieren. Weder die [X.]eschreibung, die den [X.]egriff der Redundanz nicht erläutert, noch die Definition in der englischsprachigen [X.], auf die sich die Klägerin be-zogen hat, tragen eine solche Lesart. Insbesondere bringt auch die die [X.] als "number of bits used to transmit a message minus the number
of bits of actual information in the message", wie die weiteren Erläuterungen zeigen, nur den Grundgedanken der Mehrfachübermittlung der "eigentlichen Information" zum [X.]usdruck.
Die Redundanz ist [X.] erzeugt, indem zumindest ein Teil der ausgegebenen Daten
mit einem Zufallswert, der durch die [X.]bfrage ei-nes gesonderten Hardwareelements innerhalb oder außerhalb der [X.] gewonnen wurde, verknüpft wurde. [X.]ei diesem [X.] kann es sich insbesondere um einen hardwaretechnisch gesonderten Zu-fallszahlengenerator oder die nicht ausschließlich durch einen vorgegebenen Programmablauf bestimmte [X.]bfrage eines gesonderten Timers handeln (Sp.
3 Z.
18 bis
21).
Nach der Merkmalsgruppe
4 nimmt der [X.] (mindestens) zwei "Zustände"
[X.] und
[X.] ein, in denen die ausgegebenen Daten aufgrund der empfangenen Daten unterschiedlich generiert werden. Um die [X.]nalysierbarkeit 14
15
16
-
10
-
dieses Zusammenhangs zu erschweren, gibt es zwischen den Zuständen
[X.] und
[X.] fünf weitere Zustände, die Zustände
[X.]1 bis
[X.]n, in denen es keine [X.]b-hängigkeit zwischen "dem Zustand"
des [X.]s und den generierten Daten gibt. Der "Zustand"
des [X.]s bezeichnet einen definierten Zusammenhang zwischen [X.] und [X.] an einem be-stimmten Punkt des [X.]s. In den Zuständen
[X.] und
[X.] bestimmen die empfangenen (fehlerfreien oder fehlerhaften) Daten die [X.], in den Zuständen
[X.]1 bis
[X.]n
tun sie dies nicht.
Gleichwohl werden auch in den Zu-ständen
[X.]1 bis
[X.]n
Daten generiert. Die Werte dieser Daten sind jedoch nicht aus den Zuständen
[X.],
[X.] oder
[X.]1 bis
[X.]n
abgeleitet, sondern haben einen zufälli-gen, gegebenenfalls
pseudozufälligen Ursprung. Damit dienen die Zustände
[X.]1 bis
[X.]n
der Verschleierung der in den Zuständen
[X.] und
[X.] generierten Daten, weil sämtliche Daten in allen Zuständen äußerlich gleich erscheinen. Für den Wechsel in einen der Zustände
[X.]1 bis
[X.]n
muss es gleichwohl eine Kausalbezie-hung zu dem
[X.] vom [X.] geben.
Die Merkmale
2 und
5.1
lassen
offen, ob ein [X.] und der
darauf bewirkte [X.] im [X.] vom [X.] be-reits beim ersten nicht vorgesehenen Datum angenommen wird oder erst bei einer Mehrzahl solcher Daten.
Die in den Merkmalen
3 bis 5 bezeichneten Maßnahmen bewirken gleichermaßen

mit unterschiedlichen und miteinander kombinierbaren [X.]

, dass der [X.] Daten erzeugt, die eine Struktur aufweisen, die Rückschlüsse auf die für eine Eröffnung des Programmzugriffs erforderliche Dateneingabe ausschließen oder
diese zumindest erheblich erschweren.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das [X.]eru-fungsverfahren von [X.]edeutung, wie folgt begründet:
17
18
19
-
11
-
Weder gehe

mit einer für das [X.]erufungsverfahren nicht mehr [X.] [X.]usnahme

der Gegenstand der Erfindung über den Inhalt der ur-sprünglichen [X.]nmeldung hinaus, noch sei der Schutzbereich des Streitpatents gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs erweitert. Die Erfindung sei so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Dies gelte auch für die Frage, wie der [X.] [X.] erkenne. Dem Fachmann, bei dem es sich um einen Diplomingenieur oder Informatiker mit Erfahrungen in der Entwicklung von [X.]utorisierungsverfah-ren für Software handele, sei klar, dass es für die vom [X.] empfan-genen Daten Gültigkeitsregeln geben müsse, deren Nichteinhaltung vom [X.]generator als [X.] gewertet werde.
Das Streitpatent habe weder in der Fassung des [X.] noch der Hilfsanträge
I bis
IV [X.]estand, weil der Gegenstand des hierin jeweils enthalte-nen Patentanspruchs 4 durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen sei. Dem Fachmann sei aus der [X.] Patentschrift 4
747
139 ([X.]) eine Vorrichtung mit den Merkmalen
1 und 2 bekannt gewesen. Die [X.] zeige eine Vorrichtung zum Schutz von Software gegen eine unautorisierte [X.]enut-zung, die hierfür einen mit dem [X.] verbundenen, externen Daten-generator verwende und an dieses System Daten ausgebe, die von den emp-fangenen Daten abhingen. [X.]usgehend von dieser Vorrichtung habe die Ver-wendung eines [X.] nahegelegen, der in [X.]bhängigkeit der emp-fangenen Daten [X.] entsprechend der Merkmalsgruppe
4 durch-führe, bei denen je nach Zustand richtige oder zufällige Daten ausgegeben würden. Da der Zustandsautomat der [X.] nur als beispielhafte [X.]usführung beschrieben sei, verließen Änderungen insbesondere im Hinblick auf [X.]nzahl der möglichen Zustände und die [X.] nicht den Rahmen fach-männischen Handelns. Die Festlegung, dass der [X.] nur durch 20
21
-
12
-
mindestens fünf Zustände [X.] in den Zustand [X.] gebracht werden könne, stelle nicht mehr als eine fachmännische Maßnahme dar.
Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag
V (die Kombination der Merkmale
1 bis
5.3, letzteres beschränkt auf die zweite [X.]lternative und ergänzt um den Zu-satz "zeitlich begrenzt") sei demgegenüber neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Die [X.] offenbare nicht die Merkmale
5.2 und
5.3. [X.]uch wenn es als naheliegend angesehen werden könnte, nach dem Empfang unzulässiger Eingabedaten für die [X.]usgabe zufälliger Daten eigene Zustände im Sinne der Merkmalsgruppe
4 vorzusehen, folge daraus noch keine Änderung des Inhalts eines Speichers im [X.] gemäß Merkmal
5.2. Vor allem aber sei der [X.] kein Hinweis zu entnehmen, auf den Empfang unzulässiger Daten, mithin auf das Erkennen eines [X.]s, beim Empfang weiterer Daten zeitlich begrenzt nur fehlerhafte Daten auszugeben (beschränktes Merk-mal
5.3). Für den Fall eines [X.]s enthalte die [X.] lediglich die Lehre, genau einmal mit zufälligen, mithin fehlerhaften Daten zu reagieren, nach dem Empfang weiterer, zulässiger Eingabedaten aber wieder richtige [X.] auszugeben. Um zu einer Weiterentwicklung mit dem Merkmal
5.3 zu [X.], seien für den Fachmann mehrere Schritte notwendig gewesen, für die die [X.] weder Hinweise noch [X.]nregungen geboten habe; insbesondere ent-halte die Entgegenhaltung keine Hinweise für eine Zeitvorgabe zur [X.]usgabe fehlerhafter Daten.
[X.] lägen noch weiter ab vom Gegenstand des Streitpatents.
III.
Dies hält der [X.]erufung der [X.]eklagten
im Wesentlichen
nicht stand;
die [X.]erufung der Klägerin erweist sich als unbegründet.
22
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24
-
13
-
1.
Zu Unrecht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-spruch
4 als nicht patentfähig angesehen und mit dieser [X.]egründung das Streitpatent auch im Umfang der in den erstinstanzlichen Hilfsanträgen
I bis
IV enthaltenen Patentansprüche 1 und 3 für nichtig erklärt.
a)
Dies ist, wie die [X.]erufung der [X.]eklagten zu Recht rügt, schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil der angenommene Mangel der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 4 es nicht rechtfertigte, das Streitpatent auch im Umfang der Patentansprüche 1 und 3 für nichtig zu erklären. [X.]nders als das Patentgericht meint, bietet hierfür insbesondere der zum Einspruchsver-fahren ergangene [X.]eschluss des [X.]s vom 27. Juni 2007 (X Z[X.] 6/05, [X.]Z 173, 47

[X.]) keine Grundlage.
aa)
[X.]llerdings hat das Patentgericht zu Recht angenommen, dass die
in dieser Entscheidung entwickelten Maßstäbe auch im Patentnichtigkeitsver-fahren anwendbar sind. [X.]eantragt
der Patentinhaber
im Einspruchsverfahren, das Patent in beschränktem Umfang mit einem
bestimmten [X.]nspruchssatz oder bestimmten [X.]nspruchssätzen aufrechtzuerhalten, ist
dieser [X.]ntrag des Patent-inhabers maßgeblich und rechtfertigt
grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom [X.] verteidigten [X.]nspruchssatz als nicht patentfähig erweist
([X.]Z 173, 47 Rn. 22

[X.]). Im Patentnichtigkeits-verfahren gilt Entsprechendes. Der Patentinhaber kann nach § 64 [X.]bs. 1 [X.] das Patent durch (zulässige) Änderungen der Patentansprüche beliebig [X.], und er kann auch den vollständigen Widerruf des Patents erwirken, ohne dass es auf einen [X.] im Sinne des § 21 [X.]bs. 1 [X.] ankä-me. Die [X.]efugnisse, die ihm § 64 [X.]bs.
1 [X.] einräumt, kann er auch im Pa-tentnichtigkeitsverfahren wahrnehmen; die [X.]estimmungen des § 83 [X.]bs. 4 und des § 116 [X.]bs. 2 [X.] legen dies zugrunde. Entspricht eine teilweise oder voll-25
26
27
-
14
-
ständige Nichtigerklärung des Streitpatents dem [X.]ntrag des [X.], kommt es mithin nicht mehr darauf an, ob ein [X.] vorliegt oder nicht.
bb)
Der [X.] hat zugleich aber auch darauf hingewiesen, dass bei der Prüfung des
[X.]egehrens des [X.] -
wie stets
-
nicht am Wortlaut seiner [X.]nträge gehaftet werden darf, sondern das tatsächlich Gewollte zu [X.] und zu dessen Ermittlung das gesamte Vorbringen des [X.] zu berücksichtigen ist ([X.]Z 173, 47 Rn. 23

[X.]). Insbesondere wenn der Patentinhaber einen [X.]nspruchssatz verteidigt, der nebengeordnete [X.]nsprüche enthält, die nicht nur wegen unterschiedlicher [X.] in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten, liegt die [X.]nnahme regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle, erweise sich der Gegenstand nur eines dieser [X.]nsprüche als nicht patentfähig oder ein [X.]nspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig, auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen. Denn im [X.]llgemeinen widerspräche dies dem Interesse des [X.], von seinem Schutzrecht nicht mehr aufzugeben, als nach der Sach-
und Rechtslage geboten. Hat der Patentinhaber -
wie im Streitfall
-
hilfsweise weite-re beschränkte [X.]nspruchssätze zur Entscheidung gestellt, ist regelmäßig -
etwa
durch Erörterung in der mündlichen Verhandlung
-
aufzuklären, in welchem Verhältnis diese Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen [X.]ntrag nur teilweise zu entsprechen. Dies hat das Patentgericht
verfahrensfehlerhaft unterlassen.
b)
Dem Patentgericht kann aber auch nicht in der [X.]nnahme beigetre-ten werden, der Gegenstand von Patentanspruch 4 sei nicht patentfähig.
28
29
-
15
-
aa)
Entgegen der [X.]uffassung der Klägerin sind bei der Prüfung der [X.] Tätigkeit sämtliche Merkmale des Patentanspruchs
4 zu berück-sichtigen. Der Einwand, die Merkmale 4.2 und 4.3 seien nicht-technisch und lösten kein technisches Problem, geht schon im [X.]nsatz fehl. Nach gefestigter Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch der [X.]eschwerde-kammern des Europäischen Patentamts steht es weder der Patentierbarkeit überhaupt noch der [X.]erücksichtigung bei der Prüfung der erfinderischen [X.] entgegen, dass ein Patentanspruch Merkmale enthält, die die [X.]usgestal-tung eines Datenverarbeitungsprogramms, die Wiedergabe von Informationen oder die [X.]nwendung mathematischer Methoden betreffen. Für die Überwindung der [X.]usschlusstatbestände reicht es vielmehr aus, dass die Erfindung über-haupt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln lehrt, und auch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist jedes Merkmal zu berück-sichtigen, das die Lösung des technischen Problems bestimmt oder jedenfalls beeinflusst ([X.], Urteile vom 25.
[X.]ugust 2015 -
X
ZR
110/13, GRUR
2015, 1184 Rn.
18

Entsperrbild; vom 26.
Februar 2015 -
X
ZR
37/13, [X.], 660 Rn.
35 -
[X.]ildstrom, jeweils mwN). Es kommt mithin nicht darauf an, ob die Merkmale
4.2 und 4.3 für sich genommen technisch sind und ein technisches Problem lösen, sondern ob sie im Kontext der erfindungsgemäßen Lehre zur Lösung des dieser zugrundeliegenden Problems beitragen, die [X.]nalysierbarkeit der Datenausgabe des [X.]s zu erschweren.
Die Lösung dieses Problems besteht, wie ausgeführt, darin, den vom [X.]generator ausgegebenen Daten eine bestimmte Struktur zu geben, die die [X.]nalyse des Zusammenhangs mit der Dateneingabe erschwert und in den Merkmalen 3 bis 5 unterschiedlich ausgestaltet wird. Diese Struktur wird gerade durch die Merkmale 3 bis 5 bestimmt. Hierin liegt mithin ein technisches Lö-sungsmittel; dass die Einzelheiten jeweils (allein) durch bestimmte [X.]lgorithmen definiert werden, ist ohne [X.]elang.
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-
bb)
Die [X.]nnahme des Patentgerichts, der Gegenstand von [X.] werde durch die [X.] nahegelegt,
wird, wie die [X.]erufung der [X.]eklag-ten zu Recht rügt, durch den [X.] der Entgegenhaltung nicht getragen.
Unstreitig und vom Patentgericht zutreffend festgestellt,
zeigt die [X.] die Merkmalsgruppe
1 und das Merkmal
2. Gleichwohl werden aber [X.] die [X.]nweisungen der Merkmale 4.2 und 4.3 weder in der [X.] offen-bart noch durch diese nahegelegt.
[X.]ei dem vom Patentgericht herangezogenen [X.]usführungsbeispiel nach Figur 2 mag es zwar mehrere, mithin auch fünf weitere Zustände geben [X.], über die der [X.] von Zustand
[X.] (6) nach Zustand
[X.] (9) [X.] kann. Jedoch ist auch der direkte Übergang von [X.] nach [X.] möglich, wenn die zutreffende Eingabe erfolgt. Merkmal 4.2 ist mithin nicht gezeigt; die Sicher-heitsmaßnahme, dass zwischen den Zuständen
[X.] und
[X.] stets mindestens fünf weitere Zustände zu durchlaufen sind,
ist
nicht verwirklicht.
Das Gleiche gilt für Merkmal 4.3. In den "[X.]-Zuständen"
(2 und 3) werden zwar Zufallszahlen generiert (the finite state machine would sense on improper input and would generate some random output). Die [X.] ist aber, wie sich bereits aus dem vorstehenden Zitat ergibt, nicht unabhängig von der Eingabe und mithin vom jeweiligen Zustand [X.]. Nichts anderes gilt für die Initia-lisierungsphase, auf die sich die Klägerin im [X.]erufungsverfahren weiterhin beru-fen hat. [X.]uch diese Sicherheitsmaßnahme ist folglich nicht verwirklicht.
Es ist auch nicht aufgezeigt, inwiefern die Entgegenhaltung diese beiden Maßnahmen und ihre Kombination nahelegen könnte.
2.
Das angefochtene Urteil erweist sich, soweit Patentanspruch 4 in Rede steht, auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.
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-
17
-
a)
Der Gegenstand des Patentanspruchs 4 wird auch durch den [X.], von der Klägerin angeführten Stand der Technik weder für sich genom-men noch in Kombination mit der [X.] nahegelegt. Weder die US-Patentschrift 4
791
565 ([X.]) noch die [X.] Patentschrift 35
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130 ([X.]) offenbaren die Merkmalsgruppe
4. Gegenteiliges macht auch die Klägerin nicht geltend.
b)
Der Gegenstand des Patentanspruchs
4 geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen [X.]nmeldeunterlagen hinaus.
aa)
Eine unzulässige Erweiterung liegt nicht darin, dass gemäß Merkmal
4.3 die Datenausgabe in den Zuständen
[X.] und
[X.] von diesen Zustän-den abhängt. Die [X.]bhängigkeit der ausgegebenen Daten vom Zustand des [X.]generators in einer deterministischen Weise ist der Normalfall gemäß Merk-mal
1.3. Soweit die [X.]nmeldung (Offenlegungsschrift Sp.
2 Z.
52
bis 59) [X.], dass es diese zwei Zustände sowie einen dritten Zustand
[X.] gibt, in dem die ausgegebenen Daten nicht von diesem Zustand abhängen sollen, liest der Fachmann deshalb im Umkehrschluss mit, dass in den Zuständen
[X.] und
[X.] die ausgegebenen Daten sehr wohl vom jeweiligen Zustand abhängen sollen. Dies
nunmehr ausdrücklich im Patentanspruch (Merkmal
4.3) zu erwähnen, begrün-det keine unzulässige Erweiterung.
bb)
Gleiches gilt für Merkmal
4.2, soweit dort zu den Zuständen
[X.] an-gegeben wird, dass diese aufgrund empfangener Daten angenommen werden. Entsprechend dem Normalfall gemäß Merkmal
1.3 arbeitet der [X.] grundsätzlich aufgrund der vom [X.] empfangenen Daten. In diesem Kontext versteht der Fachmann auch einen Wechsel in einen
der Zustände [X.], [X.] und [X.] dahin, dass dieser
jeweils kausal
auf dem [X.]
beruht. Dies bedurfte keiner ausdrücklichen Erwähnung in den ursprünglichen [X.]nmeldeun-terlagen.
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-
18
-
3.
Ebenfalls rechtsbeständig ist Patentanspruch 3.
a)
Sein
Gegenstand wird
dem Fachmann durch den Stand der [X.] nicht nahegelegt.

aa)
Die [X.] offenbart zwar, dass die auszugebenden Daten mit pseudo-zufälligen Werten ergänzt werden, um eine [X.]nalyse des [X.] zwischen empfangenen und ausgegebenen Daten zu erschweren (Sp.
3 Z.
8 bis
13). Dies führt indessen nicht zu einer [X.]en Redun-danz im Sinne des Streitpatents. Weder werden die Pseudo-Zufallswerte [X.] erzeugt, denn sie werden ausschließlich aufgrund einer [X.] gewonnen, noch werden diese
Zufallswerte mit den auszuge-benden Daten verknüpft, um so den Informationsgehalt dieser Daten mehrfach zu übertragen
und damit diese Übertragung überprüfen zu können.
bb)
[X.] offenbaren ebenfalls keine Re-dundanz im Sinne von Merkmal
3. Weiterhin sind aus dem allgemeinen Fach-wissen des Fachmanns, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, keine Hinweise, [X.]nregungen oder sonstige Gesichtspunkte ersichtlich, die einen [X.]n-lass dafür erkennen ließen, die Datenausgabe eines der [X.] entsprechenden [X.]s hin zu einer Redundanz gemäß Merkmal
3 weiter zu entwi-ckeln.
b)
Die Lehre des
Patentanspruchs
3 ist auch ausführbar offenbart.
Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, war dem Fachmann ge-läufig, einen [X.] mit den Merkmalen
1 und
2 zu konstruieren. [X.] war ihm dies aus der [X.] bekannt.
Zudem war dem Fachmann bekannt, einen [X.]en Zu-fallswert mit Hilfe eines gesonderten Zufallsgenerators zu erzeugen. Die Ver-41
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-
19
-
wendung solcher Generatoren gehörte zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.
4.
Demgegenüber hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprü-che
5 und
8 bis
13, soweit diese
unmittelbar oder mittelbar auf Patentan-spruch
1 rückbezogen sind, keinen [X.]estand. Denn der Gegenstand des von der [X.]eklagten als
solchen zuletzt nicht mehr verteidigten Patentanspruchs
1 ist nicht patentfähig; soweit die Patentansprüche
5 und
8 bis
13 diesen Gegen-stand weiter konkretisieren,
führt auch dies nicht zu einer
patentfähigen Lehre.
a)
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 ist nicht neu; er ist bereits in der [X.] offenbart.
Die Schrift beschreibt ein [X.] (software protection de-vice
10), das mittels einer Datenleitung zwischen einem
Endgerät (computer terminal 14) und einem
[X.] (central processor
16) eines [X.]omputer-systems geschaltet sein kann
([X.], Sp.
2 Z.
31 bis
38, Sp.
3 Z.
49 bis
53).
[X.]uf eine zulässige [X.]nfrage an das [X.] wird eine den weiteren Programmablauf autorisierende [X.]ntwort an den [X.] gesendet (Sp.
5 Z.
12 bis
17).
[X.]ei einer größeren [X.]nzahl unautorisierter [X.]nfragen, die durch Überschreitung eines [X.] festgestellt wird, ist vorgesehen, dass das geschützte Programm im [X.] gesperrt wird und zur Nutzung erst wieder in bestimmter Weise freigegeben werden muss
(Sp.
5 Z.
19 bis
37; Sp.
6 Z.
33 bis
57).
Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, entspricht dies der Merk-malsgruppe
1. Dem steht nicht entgegen, dass die [X.] sich insbesondere für die [X.]eschreibung der [X.]usführungsbeispiele auf ein [X.] mit einem Großrechner und daran angeschlossenen Terminals bezieht. Der Gegenstand des Streitpatents enthält weder [X.]eschränkungen auf Rechenanlagen bestimm-48
49
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-
20
-
ten Typs,
noch beschränkt es die Verbindungen zwischen dem [X.] und dem [X.] auf bestimmte Konstellationen, unter die ein System mit einem Großrechner und daran angeschlossenen Terminaleinheiten
nicht fiele.
Darüber hinaus offenbart die [X.] auch das Merkmal
2 und die Merk-malsgruppe
5. Es entspricht, wie ausgeführt, dem
Gegenstand des [X.], wenn die Reaktion auf das Erkennen fehlerhafter
Daten erst nach einer bestimmten [X.]nzahl solcher Daten erfolgt und das [X.]
erst dann
in einen [X.] gebracht wird. Mit dem Sperren des Programms im [X.] nach einer bestimmten [X.]nzahl von unzulässigen [X.]nfragen und dem [X.]bwarten auf eine Freigabe, bevor erneut wieder den Programmablauf zulas-sende [X.]ntworten ausgegeben werden, offenbart die [X.] die Merkmale
5.1 und
5.3. Das Warten auf eine gesonderte Freigabe ist -
für den Fachmann er-kennbar
-
zwangsläufig mit einem [X.]bspeichern des erkannten Manipulations-versuchs und somit einer Änderung des Inhalts des Speichers im [X.] verbunden (Merkmal
5.2).
b)
Dafür, dass sich aus der Kombination mit Merkmal 5.4 oder den kennzeichnenden Merkmalen
der Patentansprüche
8 bis
13 ein patentfähiger Gegenstand ergäbe, ist weder etwas
geltend gemacht noch für den [X.] er-sichtlich. Die Patentansprüche
5 und
8 bis
13 haben daher, soweit sie auf Pa-tentanspruch
1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, mangels Patentfä-higkeit ihres Gegenstands keinen [X.]estand.
5.
Dies rechtfertigt die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche
1, 5 und 8 bis 13 insoweit, als Patentanspruch 1 und in den Patentansprüchen 5 und 8 bis 13 der unmittelbare oder mittelbare Rückbe-zug auf Patentanspruch 1 entfallen, und die [X.]bweisung der Klage im Übrigen.
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-
a)
Die [X.]eklagte hat zwar sowohl in den [X.]nträgen, die sie in der [X.]eru-fungsbegründung formuliert hat als auch in der [X.]nträgen, die sie zuletzt in der mündlichen Verhandlung gestellt hat, daran festgehalten, jeweils in vollständi-gen [X.]nspruchssätzen bestimmte Fassungen der nebengeordneten [X.] miteinander zu verknüpfen. [X.]uch daraus kann aber nach den vorste-hend dargestellten Grundsätzen der [X.]ntragsauslegung jedenfalls nicht [X.] geschlossen werden, die [X.]eklagte wolle unter allen Umständen nur den vollständigen [X.]nspruchssatz zur Entscheidung stellen.
b)
Mit dem zuletzt nach Erörterung einer zweckmäßigen [X.]ntragsfas-sung gestellten Hauptantrag hat die [X.]eklagte Patentanspruch 1 als solchen nicht mehr verteidigt, die Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in [X.] (und den weiteren angegriffenen Unteransprüchen) jedoch aufrecht-erhalten. Sie hat damit
und mit Hilfsantrag
VI, den
sie zuletzt noch zur Ent-scheidung gestellt hat, zum [X.]usdruck gebracht, dass sie vornehmlich auf die [X.]bweisung der Klage im Umfang der Patentansprüche 3 und 4 und ganz [X.] im Umfang des Patentanspruchs 4 Wert legt; in der Fassung des [X.] wird lediglich der Gegenstand des Patentanspruchs
4 weiter [X.] und eingeschränkt, während die weiteren Patentansprüche fallengelassen werden.
Mit diesem erkennbaren Rechtsschutzziel wäre es unvereinbar, wenn der [X.] nicht im Umfang der Patentansprüche 3 und 4, die sich als rechtsbe-ständig erweisen,
nach dem Hauptantrag der [X.]eklagten erkennte.

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-
22
-
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 [X.]bs.
2 [X.], §
92 [X.]bs.
1 ZPO.
Meier-[X.]eck
Grabinski
[X.]

Schuster
Deichfuß
Vorinstanz:
[X.]undespatentgericht, Entscheidung vom 23.01.2014 -
2 Ni 19/12 -

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