Bundespatentgericht, Beschluss vom 14.11.2018, Az. 23 W (pat) 10/18

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 019 864.2 und der Bezeichnung „[X.]: [X.] bei Raumtemperatur“ wurde durch Teilungserklärung vom 27. Juli 2017, die am Tag darauf beim [X.] eingegangen und mittels automatischen Filetransfers am 8. August 2017 zum [X.] übertragen wurde, von der Anmeldung 10 2014 019 354.3 abgeteilt. Diese [X.] wurde am 22. Dezember 2014 in [X.] beim [X.] eingereicht. Am 20. März 2015 wurde wirksam [X.] gestellt. Mit [X.] vom 16. Dezember 2015, am Tag darauf beim [X.] eingegangen, wurde ein [X.] Text als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht, wonach die Erfindung die Bezeichnung „[X.]: Quanten Interferenz Element bei Raumtemperatur“ trägt.

In einem ersten [X.] vom 8. Oktober 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse [X.] dem Anmelder 2 mitgeteilt, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden solle. Im Übrigen hätte aber bei Betrachtung der Gesamtunterlagen kein Stand der Technik ermittelt werden können, der dem [X.] entgegenstehe. Es sei deshalb ein Hauptanspruch zu formulieren, der aus sich heraus angebe, was genau unter Schutz gestellt werden solle. Eine Patenterteilung könne mit den vorliegenden Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden.

Mit Bescheid vom 13. Januar 2016 hat der Formalprüfer der Prüfungsstelle für Klasse [X.] dem Anmelder 2 mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Insbesondere wird dabei ausgeführt, dass die [X.] Übersetzung nach § 35a [X.] m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 [X.] durch einen Rechtsanwalt oder Patenanwalt zu beglaubigen sei, wenn die Übersetzung nicht durch einen öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt worden sei. Sei die Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer gefertigt worden, so bedürfe dessen Unterschrift einer Beglaubigung durch einen Notar. Den eingereichten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, wer die Übersetzung angefertigt habe. Gleichzeitig wurde auf die vorgeschriebene Form der einzelnen Bestandteile der Anmeldung hingewiesen.

In der Folge hat der Anmelder 2 mit [X.] vom 27. Februar 2016 neue Unterlagen eingereicht und eine beglaubigte Übersetzung angekündigt. Mit [X.] vom 8. März 2016 hat der Anmelder 2 einen Satz Patentansprüche eingereicht, in dem angegeben ist, wo die Merkmale der Ansprüche ursprünglich offenbart seien. Mit [X.] vom Tag darauf hat der Anmelder 2 die geänderten Unterlagen für die Patentanmeldung nochmals in ihrer Gesamtheit eingereicht.

Mit einem weiteren [X.] vom 29. März 2016, am Tag darauf beim [X.] eingegangen, hat der Anmelder 2 nochmals geänderte Unterlagen eingereicht, die sich geringfügig von den vorherigen geänderten Unterlagen unterscheiden. Angehängt ist ein Bestätigungsvermerk eines staatlich geprüften Übersetzers, dass die vorstehende [X.] Übersetzung der englisch-sprachigen Patentanmeldung mit dem Titel „[X.]: [X.]“ richtig und vollständig sei. Diese Bestätigung trägt keine Beglaubigung der Unterschrift des Übersetzers.

Mit einem weiteren Bescheid des Formalprüfers der Prüfungsstelle für Klasse [X.] vom 12. April 2016 wurde bemängelt, dass die [X.]uren 5 und 6 fehlerhaft seien. Daraufhin hat der Anmelder 2 mit [X.] vom 19. April 2016 neue [X.]uren 5 und 6 über Fax eingereicht.

Am 20. April 2016 ist ein weiterer [X.] des Anmelders 2 vom [X.] eingegangen, der nochmals die gesamten Unterlagen in wiederum geänderter Form enthält.

Danach hat der Formalprüfer für Klasse [X.] in einer Bibliographiemitteilung vom 26. April 2016 dem Anmelder 2 mitgeteilt, dass das Vorverfahren, die formale Patentprüfung, erfolgreich abgeschlossen sei.

Mit [X.] vom 14. Juli 2016 wurde dem Anmelder 2 nochmals eine Frist von einem Monat zur Erwiderung auf den Bescheid vom 8. Oktober 2015 gesetzt, nach deren Ablauf die Prüfungsstelle für Klasse [X.] die Anmeldung mit Beschluss vom 23. September 2016 aus den Gründen des Bescheids vom 8. Oktober 2015 zurückgewiesen hat.

Gegen diesen Beschluss hat sich die am 11. Oktober 2016 beim [X.] über Fax eingegangene Beschwerde gerichtet, mit der der Anmelder 2 bittet, den [X.]n Text auf seine Tauglichkeit als Patentschrift zu prüfen. Dabei ist der Anmelder 2 wieder auf seine Übersetzung vom 16. Dezember 2015 eingegangen, die er nach eigenen Angaben selbst erstellt hat.

Mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 hat der [X.] den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse [X.] des [X.]s vom 23. September 2016 für die [X.] aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das [X.] zurückverwiesen.

Mit [X.] vom 14. Oktober 2017 hat der Anmelder 1 mitgeteilt, dass er durch Vereinbarung vom 13. Oktober 2017 Miteigentumsanteile an der [X.] erworben hat. Mit diesem [X.] hat er neben einer Kopie einer Vollmacht des Anmelders 2 zur Vertretung sowohl in der Stamm- als auch in der [X.] auch Unterlagen für die [X.] eingereicht. Anspruch 1 des mit diesem [X.] eingereichten Anspruchssatzes lautet:

„1. [X.] ([X.]. 2),

· mit einem Leiter,

· wobei der Leiter in einen ersten Zweig des Leiters und einen zweiten Zweig des Leiters aufgeteilt ist und

· wobei dieser erste Zweig des Leiters und dieser zweite Zweig des Leiters eine Öffnung für eine zu messende Strahlung bilden und

· wobei jeder Zweig eine [X.]-einführende Schwachstelle (8) aufweist und

· wobei der Leiter aus nanogranularem Material besteht und

· wobei die nanogranularen, metallhaltigen Kristalle einer Größe von weniger als 6 mm Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind und

· wobei Ladungsträger innerhalb der nanogranularen Kristalle ein [X.] bei Raumtemperatur bilden.“

Die Vollmacht wurde mit [X.] vom 1. November 2017 im Original eingesandt. Die Anmeldung wurde am 7. November 2017 vom Anmelder 2 auf beide Anmelder als gemeinsame Inhaber der Patentanmeldung umgeschrieben.

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde des Anmelders 2 ist zulässig und erweist sich insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse [X.] vom 23. September 2016 auch für die [X.] aufzuheben ist, denn die Zurückweisung der Anmeldung ist auf Grund eines Fehlers im Verfahren vor dem [X.] erfolgt. So waren zum Zeitpunkt der Zurückweisung die in § 14 Abs. 1 [X.] aufgeführten Anforderungen an eine [X.] Übersetzung der ursprünglich eingereichten englischsprachigen Anmeldungsunterlagen noch nicht erfüllt, so dass noch ein formaler Mangel bestand, auf Grund dessen sich eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Anmeldung erübrigt hätte. Zudem ist die Zurückweisung auf Grund der falschen Unterlagen erfolgt. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse [X.] auf Grund der Unklarheit des Hauptanspruchs zurückgewiesen. Da somit offensichtlich weder eine vollständige Recherche zu dem zu diesem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstand noch zum derzeit in der [X.] beanspruchten Gegenstand stattgefunden hat, und der vom Anmelder 2 selbst genannte Stand der Technik nicht berücksichtigt wurde, wird die Anmeldung zur weiteren Bearbeitung an das [X.] zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 [X.]).

1. Die Teilung ist wirksam, und die [X.] beim [X.] anhängig. Der Anmelder 2 hat mit Eingang des [X.]es vom 27. Juli 2017 beim [X.] am Tag darauf die Teilung gegenüber diesem erklärt. Da sich die [X.] zu diesem Zeitpunkt aber im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] befunden hat, war das [X.] für diese Erklärung der falsche Adressat, so dass die Teilung nicht mit Eingang der Teilungserklärung beim [X.] am 28. Juli 2017 erfolgt ist (

Die Teilungserklärung wurde jedoch mittels automatischen Filetransfers am 8. August 2017 an das [X.] weitergeleitet, so dass dieses an diesem Tag Kenntnis über die Teilungserklärung erhalten hat. Zu diesem Zeitpunkt war die [X.], deren Zurückverweisung an das [X.] erst auf Grund des Beschlusses vom 5. Oktober 2017 erfolgt ist, noch am [X.] anhängig, so dass mit Eingang der Teilungserklärung beim richtigen Adressaten, dem [X.], die Teilung erfolgt ist und ebenfalls am [X.] anhängig wurde. Da im Folgenden auch innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten (§ 39 Abs. 3 [X.]) Unterlagen für die [X.] eingereicht wurden und die Gebühren bezahlt wurden, ist eine [X.] zustande gekommen.

2. Der Anmelder 1 ist notwendiger Streitgenosse nach § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO des Anmelders 2 und kein Beschwerdeführer. So erfolgte die Beschwerde in der [X.] bereits am 11. Oktober 2016, also lange bevor der Anmelder 1 am 13. Oktober 2017 Miteigentümer der [X.] wurde. Der Anmelder 1 war demnach durch die Zurückweisung der Prüfungsstelle während der bis zum 29. Oktober 2016 laufenden Beschwerdefrist noch gar nicht beschwert, so dass er auch keine Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss erheben konnte.

Mit dem Übergang eines Teils der Rechte an der vorliegenden Anmeldung wurde er auch nicht automatisch ein weiterer Beschwerdeführer gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung, denn der bisherige Beschwerdeführer, der Anmelder 2, ist weiterhin Beschwerdeführer geblieben. Dies drückt sich auch bereits dadurch aus, dass für den Anmelder 1 keine zweite Beschwerdegebühr bezahlt wurde, wie dies nach § 6 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Anlage B, Abs. 1 bezüglich der [X.] 300 für zwei Beschwerdeführer notwendig gewesen wäre (

Da jedoch das streitige Rechtsverhältnis, also die Erteilung eines Patents oder die Zurückweisung der Patentanmeldung, gegenüber den beiden Anmeldern nur einheitlich festgestellt werden kann, ist der Anmelder 1 ein notwendiger Streitgenosse (§ 99 Abs. 1 [X.] m. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO) des Beschwerdeführers.

3. Derzeit sind noch nicht alle Anforderungen an eine [X.] Übersetzung im Sinne des § 35a Abs. 1 [X.], die sich aus § 14 Abs. 1 [X.] ergeben, erfüllt. So hat der Anmelder 2 im Verfahren der [X.] mit [X.] vom 16. Dezember 2015, am Tag darauf beim [X.] eingegangen, einen [X.]n Text eingereicht, den er selbst als [X.] Übersetzung bezeichnet. Dieser Text ist vor Ablauf eines Jahres nach dem Anmeldetag, dem 22. Dezember 2014, und damit rechtzeitig eingegangen, da § 35a Abs. 2 [X.] die Frist für das Einreichen einer Übersetzung im Falle einer englischsprachigen ursprünglichen Anmeldung, wie sie im vorliegenden Fall gegeben ist, auf zwölf Monate festlegt. Die Übersetzung wurde, wie der Anmelder 2 in seinem [X.] vom 16. Dezember 2015 angibt, von ihm selbst erstellt. Dies ist zulässig, erfordert aber gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 [X.] die Beglaubigung eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts. Eine solche Beglaubigung liegt bisher nicht vor.

Der Formalprüfer der Prüfungsstelle für Klasse [X.] hat dies im Bescheid vom 13. Januar 2016 dem Anmelder 2 als Mangel mitgeteilt. Dabei hat er nicht zur Kenntnis genommen, dass die Übersetzung nach Angaben des Anmelders 2 von diesem selbst erstellt wurde, und weiter mitgeteilt, dass bei einer Übersetzung, die von einem öffentlich bestelltem Übersetzer gefertigt worden sei, dessen Unterschrift einer Beglaubigung durch einen Notar bedürfe.

Dieser Mängelbescheid hat den Anmelder 2 veranlasst, mit [X.] vom 29. März 2016 einen weiteren [X.]n Text einzureichen, an dessen Ende sich eine Bestätigung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer anschließt, dass die vorstehende [X.] Übersetzung der englisch-sprachigen Patentanmeldung mit dem Titel „[X.]: [X.]“ richtig und vollständig sei. Diese Bestätigung ist unterschrieben, die Unterschrift ist aber nicht, wie in § 14 Abs. 1 Satz 1 [X.] gefordert, öffentlich beglaubigt. Doch selbst wenn diese Beglaubigung vorläge, würde sich die Bestätigung des Übersetzers nicht auf die mit [X.] vom 16. Dezember 2015 eingereichte Übersetzung beziehen, sondern auf den der Bestätigung vorausgehenden [X.]n Text. Dieser ist aber erst am 30. März 2016 und damit nach Ablauf von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag und somit zu spät eingereicht worden, so dass es sich bei ihm nicht um die nach § 35a Abs. 1 und 2 [X.] erforderliche [X.] Übersetzung der ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen handeln kann. Es lag und liegt somit immer noch keine Beglaubigung des mit [X.] vom 16. Dezember 2015 eingereichten [X.]n Textes, der als einziger als Übersetzung gemäß § 35a Abs. 1 und 2 [X.] gelten kann, vor.

Das Weiterbestehen dieses Mangels hat indes der Anmelder 2 nicht zu vertreten, denn die mit [X.] vom 29. März 2016 eingereichte Bestätigung des Übersetzers wurde von der Formalprüfungsstelle fehlerhafterweise als ausreichend erachtet, was aus der Mitteilung vom 26. April 2016 ersichtlich ist, in der dem Anmelder 2 mitgeteilt wurde, dass das Vorverfahren nun erfolgreich abgeschlossen sei. Dieser musste nun annehmen, dass die Anforderungen des § 35a Abs. 1 und 2 [X.] m. § 14 Abs. 1 [X.] erfüllt und keine weiteren Handlungen seinerseits mehr erforderlich seien.

Wie bereits ausgeführt, ist der einzige [X.] Text, der als Übersetzung nach § 35a Abs. 1 und 2 [X.] angesehen werden kann, der vom Anmelder 2 angefertigte und mit [X.] vom 16. Dezember 2015 eingereichte, als Übersetzung bezeichnete Text. Soll verhindert werden, dass die vorliegende [X.] zurückgewiesen wird, so muss eine Beglaubigung dieses Textes als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen durch einen Patent- oder Rechtsanwalt eingereicht werden. Dies ist immer noch möglich, denn § 14 [X.] setzt für diese Beglaubigung keine Frist (

Die Prüfungsstelle des [X.]s muss somit darauf hinwirken, dass eine solche Beglaubigung eingeht. Dabei ist es ausreichend, wenn eine solche Beglaubigung zur [X.] eingeht. Dazu kann sie dem Anmelder eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf sie, sofern die Beglaubigung nicht eingegangen ist, die Anmeldung nach § 48 [X.] zurückzuweisen hat, da die nach § 45 Abs. 1 [X.] gerügten Mängel nach § 34 Abs. 6 [X.] m. § 14 Abs. 1 [X.] nicht behoben wurden.

4. Die Anmeldung betrifft ein Quanten-Interferenz-Bauelement. Im Stand der Technik sind Josephson-Interferometer ([X.] - Supraleitendes Quanten-Interferenz-Bauelement) bekannt, die mit supraleitendem Material bei tiefen Temperaturen arbeiten. Die Anwendung und Verwendungsmöglichkeiten dieser elektronischen Bauelemente mit zwei Supraleitern und die Verfahren zur Anwendung der Anordnung als Verstärker, Magnetometer, Multiplikator und [X.] sind bekannt.

Weiter ist ein Material bekannt, das unter Verwendung der fokussierten elektronenstrahlinduzierten Deposition von organometallischen Präkursoren unter Anwendung sehr hoher Elektronendosen hergestellt wird. Es handelt sich dabei um ein nanogranulares Material, eingebettet in eine isolierende Matrix ([X.], [X.] oder anderem nanogranularem Material mit Nanokristallen und isolierender Matrix). Bei Zimmertemperatur entstehen in den Materialien exzitonische elektronische Zustände der Oberflächenorbitale der Kristalle, die sich mit denen der [X.] überlappen. Diese sich überlappenden Eigenzustände erstrecken sich durch das ganze Material. Sie bilden die Voraussetzung, ein [X.] zu ermöglichen, in welchem Elektronen und Löcher, die parallelen Spin besitzen, Bosonen bilden können. Alle diese Bosonen, die Koops-Paare genannt werden, befinden sich in einem gemeinsamen Energieniveau.

In Experimenten mit Feldemitter-Emissionen aus Drähten aus diesem Material wurden sehr hohe Stromdichten gemessen (> 50 [X.]/cm

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen auf der Basis von Quanteninterferenz arbeitenden Detektor für Magnetfelder und elektromagnetische Strahlung anzugeben, der auch bei Raumtemperatur arbeitet ([X.] = [X.]) (

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gelöst.

Wesentlich für den beanspruchten Gegenstand ist somit, dass ein Leiter in zwei Zweige aufgeteilt ist, so dass eine Öffnung entsteht, durch die eine zu messende Strahlung hindurchtreten kann. Beide Zweige weisen jeweils eine Schwachstelle auf, die zu einer [X.] in der Wellenfunktion der für die Stromleitung verantwortlichen Teilchen führt. Der Leiter besteht dabei aus nanogranularem Material, bei welchem metallhaltige Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind und so bei Raumtemperatur ein [X.] bilden.

5. Die Zurückweisung der [X.] beruht auf den im Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2015 angegeben Gründen. In diesem Prüfungsbescheid gibt der Prüfer an, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden soll. Auch wird die Verwendung eines Warenzeichens, nämlich „[X.]®“ bemängelt.

Diese Ausführungen beziehen sich auf die englischsprachigen Originalunterlagen, denn weitere Anmeldungsunterlagen, insbesondere eine [X.] Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen, lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bescheids nicht vor. Zum Zeitpunkt der Zurückweisung am 23. September 2016 hatte jedoch der Anmelder 2 neben dem mit [X.] vom 16. Dezember 2015 beim [X.] eingereichten und als Übersetzung bezeichneten [X.]n Text, für den die Ausführungen im Erstbescheid in gleicher Weise wie für die ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen gültig waren, wiederholt weitere neue Unterlagen eingereicht, um so den im [X.] angegebenen Mängeln entgegenzuwirken. Dies hatte der Anmelder 2 auch im [X.] vom 16. Dezember 2015 angekündigt (

6. Der am 19. April 2016 in der [X.] eingereichte Anspruch 1 gibt anders als der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 klar an, was unter Schutz gestellt werden soll, und er enthält keine Marke mehr. Auch die übrigen Ansprüche 2 bis 8 sind ausreichend klar. Damit waren bereits zum Zeitpunkt der Zurückweisung der [X.] die Mängel auf deren Grundlage die Zurückweisung erfolgt ist, beseitigt.

7. Der nunmehr in der [X.] geltende, am 14. Oktober 2017 beim [X.] Patent und Markenamt eingegangene Anspruchssatz ist in üblicher Weise auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu prüfen. Diese Prüfung ist noch nicht erfolgt, da die Teilung der Anmeldung vor dem [X.] erfolgt ist, und der [X.] noch keine sachliche Prüfung vorgenommen hat. Dabei unterscheidet sich der Anspruchssatz deutlich von dem von der Prüfungsstelle in der [X.] geprüften ursprünglichen Anspruchssatz. Auch in ihm sind die der Zurückweisung der [X.] zugrunde liegenden Mängel beseitigt. Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit sind insbesondere die vom Anmelder genannten Druckschriften zu berücksichtigen. Der übrige relevante Stand der Technik ist zu recherchieren. Dabei sind auch öffentliche Vorträge wie beispielsweise der Vortrag

[X.] und [X.]: „[X.]’ observed at room temperature with nanogranular materials“, [X.], 2.8.2013

zu berücksichtigen.

8. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse [X.] vom 23. September 2016 auch für die [X.] aufzuheben und die [X.] ebenfalls zur weiteren Prüfung an das [X.] zurückzuverweisen, da das [X.] auf Grund des Bezugs auf die falschen Unterlagen und auf einen Zurückweisungsgrund, der bei den zum Zurückweisungszeitpunkt gültigen Unterlagen nicht mehr gegeben war und auch bei den zur [X.] eingereichten Unterlagen nicht gegeben ist, in der Sache selbst noch nicht entschieden hat (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 [X.]). Zudem leidet das Verfahren der [X.] vor dem [X.] auf Grund dieses Fehlers, der vor der Teilung erfolgt ist und damit auch der [X.] zuzurechnen ist, auch an einem wesentlichen Mangel (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 [X.]), (