Bundespatentgericht, Beschluss vom 26.09.2012, Az. 25 W (pat) 6/12

Die am 27. Juli  2006 angemeldete [X.]

ist am 25. Januar 2007 für die Waren der

Klasse 2:

Farben, Firnisse, Lacke,

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall)

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten,

in das Markenregister unter der Nummer 306 46 656 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der älteren, am 11. Juli 2005 für die Waren der

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke nämlich Klebstoffe, Härtungs- und Verdünnungsmittel für [X.], Mittel zum Reinigen von Fassaden, Mittel zum Entfernen von [X.]; Mittel zum Wasserdichtmachen oder Härten von Mörtel und Fassaden;

Klasse 2:

Farben, Lacke, Firnisse, Lasuren, Grundierungs- und andere [X.]; Verdünnungsmittel für [X.]; Konservierungsmittel und Beizen für Holz; Beschichtungsmittel auch als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz, Metall und mineralischen Stoffen zum Schutz gegen Feuchtigkeit; Spachtelmasse zum Glätten und Ausbessern eines rauhen Untergrundes; Glaserkitte; streichfähige Makulatur als Untergrund für Tapeten; Tapetenablösungsmittel; [X.]attmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure;

Klasse 19:

Baustoffe, ausgenommen aus Metall, nämlich Fassadenmörtel, Edelputz, [X.], [X.]füllmittel, Mittel zum Wasserdichtmachen oder Härten von Mörtel und Fassaden, Fassadenverkleidungsplatten aus mörtelbeschichtetem Schaumstoff, mit oder ohne Dekorbeschichtung,

unter der Nummer 3821551 eingetragenen Gemeinschaftsmarke

[X.]eativ [X.]

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle der Klasse 2 des [X.] hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch gegen die angegriffene Marke zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken keine [X.] i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Denn auch soweit sich die beiden Marken auf identischen Waren begegnen könnten, nämlich bei Farben, Lacken, Firnissen, und außerdem Baumaterialien (nicht aus Metall) einerseits und Baustoffen, ausgenommen Metall, andererseits und eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt werde, halte die angegriffene Marke den danach zu fordernden deutlichen [X.] zu der Widerspruchsmarke ein. Die Vergleichsmarken würden sich in ihrer Gesamtheit sowohl in schriftbildlicher, klanglicher wie auch begrifflicher Hinsicht trotz des in beiden Marken übereinstimmend vorhandenen [X.] „[X.]“ durch ihre unterschiedlichen zweiten Wortelemente mit „[X.]eativ“ in der Widerspruchsmarke und „[X.][X.]“ in der angegriffenen Marke hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. Das in den beiden Marken identisch enthaltene Wortelement „[X.]“ sei auch nicht geeignet, die Widerspruchsmarke bzw. die angegriffene Marke zu prägen, da „[X.]“ im Bereich der Farben, Lacke und Wandbeschichtungen sowie bei der Gestaltung von Fassaden mit Mörtel, [X.] usw. für einen bestimmten Beschichtungs- oder Farbeffekt stehe, also beschreibend sei.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei zwischen den Vergleichsmarken [X.] gegeben. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale und nicht lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie für den relevanten Produktbereich Farben, Lacke und Baumaterialien nicht beschreibend sei. Dem Wortbestandteil „[X.]“ komme keine eindeutige, lexikalisch nachweisbare Bedeutung zu. Bei „[X.]“ könnte es sich um eine Abkürzung für „[X.]“ oder für „Federated Logic Conference“ handeln oder „[X.]“ könnte ein [X.] Aperitif ([X.]h de [X.]) sein oder in der [X.] Umgangssprache für „bouquet of flowers“ stehen oder die Abkürzung des [X.] Begriffes für [X.]ke sein, die in einem [X.]kungs- oder [X.]kulationsprozess abgeschieden werde. Soweit die Markenstelle bei „[X.]“ im Zusammenhang mit den Waren Farben, Lacke, Baumaterialien die beschreibende Bedeutung im letztgenannten Sinne angenommen habe, fehle es hierfür an ausreichenden Grundlagen, da es sich bei dem [X.] Wort „[X.]“ um einen seltenen Ausdruck handele, der von dem angesprochenen inländischen Durchschnittsverbraucher mangels ausreichender Englischkenntnisse nicht als beschreibende Produktangabe verstanden werde. Allenfalls könnte der Begriff chemischen Fachleuten und damit einem kleinen nicht relevanten Personenkreis als Abkürzung für „flocculate“ geläufig sein. Zwischen den [X.] bestünde teilweise, nämlich hinsichtlich „Farben, Firnisse, Lacke“, „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ bzw. „Baustoffe, ausgenommen aus Metall“ [X.], da sie identisch in den [X.] enthalten seien, und im Übrigen hochgradige [X.], da die Waren der Klasse 24 der angegriffenen Marke auch [X.] umfassten, die zu „Farben“ ein Alternativprodukt darstellten und ergänzend zu „streichfähige Makulatur als Untergrund für Tapeten“ verwendet werden könnten. Auch seien die [X.] hochgradig ähnlich. In schriftbildlicher wie auch klanglicher Hinsicht würden die beiden jeweils aus zwei Wortelementen bestehenden Marken durch den identisch vorhandenen Wortbestandteil „[X.]“ geprägt. Die diesem Wortbestandteil voranstehenden Wortelemente „[X.]eativ“ in der Widerspruchsmarke bzw. „[X.][X.]“ in der angegriffenen Marke seien nämlich in Bezug auf die Waren rein beschreibend und daher beim Markenvergleich nicht zu berücksichtigen. „[X.][X.]“ werde von dem angesprochenen Verkehr als Hinweis auf die Anwendbarkeit der Farben verstanden, nämlich „einfach“ zu handhaben, und „[X.]eativ“ auf die Art der Farben, mit denen ein besonders „kreatives Ergebnis“ erzielt werden könne. Aber selbst wenn die [X.] mit ihren jeweiligen beiden Wortbestandteilen gegenüber gestellt werden, würden die ersten Wortelemente die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Schriftbild noch verstärken, da sie mit der prägnanten Buchstabenfolge „[X.]“ in ähnlicher Position über identische und mit „[X.]“ einerseits und „v“ andererseits am jeweiligen Wortende über weitere gleichartige Buchstaben verfügten. In begrifflicher Hinsicht bestehe mit „[X.]“ Identität zwischen den Vergleichsmarken. Darüberhinaus wäre auch bei [X.] der nicht prägenden und unterschiedlichen Anfangswörter der beiden [X.], also mit „[X.]eativ“ in der Widerspruchsmarke und „[X.][X.]“ in der angegriffenen Marke, eine begriffliche Ähnlichkeit gegeben, da eine einfache Anwendbarkeit eines Produktes eben insbesondere auch ein hohes Maß an Kreativität ermöglichen würde. Schließlich bestehe die Gefahr assoziativer Verwechslungen, da nicht auszuschließen sei, dass der angesprochene Verkehr, sofern er einen Unterschied zwischen den so gekennzeichneten Farben- und Lackprodukten überhaupt bemerken sollte, die Vergleichsmarken aufgrund ihrer gleichen Zeichenbildung, nämlich bestehend aus dem identischen Wortbestandteil „[X.]“ kombiniert mit einem vorangestellten, beschreibenden Wortelement, ein- und demselben Unternehmen zuordnen würden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des [X.] vom 14. Mai 2009 und vom 3. Juni 2010 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 3821551 die Löschung der Marke 306 46 656 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Die Widersprechende hat ihren mit der Beschwerdeerhebung hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Der bereits bestimmte Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthaft.

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den Vergleichsmarken keine [X.] gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2 besteht, so dass der nach § 42 Absatz 2 Nr. 1 [X.] i. V. m. § 125b Nr. 1 [X.] erhobene Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 3821551 von der Markenstelle gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 [X.] zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Das Vorliegen einer [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ([X.] GRUR 2006, 237, [X.]. 18 -PICASSO; [X.], 387, [X.]. 22 - Sabèl/[X.]). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der [X.] (vgl. [X.], 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 772, [X.]. 31 – [X.]; vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 [X.]r. 40).

Da [X.] nicht aufgeworfen sind, ist beim [X.] und bei der Beurteilung der [X.] von der [X.] auszugehen.

Danach können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen Waren begegnen, nämlich auf „Farben, Firnissen, Lacken“ und außerdem mit „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ einerseits und „Baustoffe ausgenommen aus Metall “ andererseits. Ob darüber hinaus die Waren der Klasse 24 der angegriffenen Marke mit „Farben“, „streichfähige Makulatur als Untergrund für Tapeten“ der Widerspruchsmarke vom Verwendungszweck her oder als einander ergänzende Produkte Überschneidungen aufweisen, so dass eine Ähnlichkeit dieser Waren anzunehmen ist, kann letztlich dahin gestellt bleiben. Denn selbst bei [X.] hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass dies erst recht bei [X.] gilt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden als eher unterdurchschnittlich zu bewerten, da die Widerspruchsmarke in Bezug auf die relevanten Waren „Farben, Lacke, Firnisse“ und „Baustoffe ausgenommen aus Metall“ einen deutlich beschreibenden Anklang i. S. v. „kreativer [X.]kung“ hat. Das erste Wortelement der Widerspruchsmarke, der [X.] Begriff „[X.]eativ“, wird der inländische Verkehr mühelos mit dem nahezu identisch geschriebenen [X.] Wort gleicher Bedeutung nämlich „kreativ“ übersetzen. In dem weiteren Wortbestandteil „[X.]“ wird der angesprochene Verkehr, zu denen Fachleute (Händler, Bauunternehmer, Handwerker) und auch Endverbraucher gehören, im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren ohne weiteres eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „[X.]kung“ bzw. „[X.]ken“ erkennen. Denn bei diesen Produkten spielen [X.]ken und [X.]kung eine erhebliche Rolle, insbesondere für Lacke (vgl. hierzu die als Anlage 1 dem Ladungshinweis des Senats vom 3./4. Juli 2012 beigefügten Unterlagen, [X.]. 143 - 146 d. A.) und für Baumaterialien, insbesondere Dämmstoffe (vgl. hierzu die als Anlage 2 dem Ladungshinweis des Senats vom 3./4. Juli 2012 beigefügten Unterlagen, [X.]. 147 -  152 d. A).

Letztlich kann aber offen gelassen werden, ob die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig ist, da auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine [X.] der Vergleichsmarken zu verneinen ist. Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind jedenfalls nicht gegeben.

Ausgehend danach von unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von gegebener teilweiser [X.] der Vergleichsmarken sind strenge Anforderungen an den [X.] zu stellen, denen die angegriffene Marke in jeder Hinsicht gerecht wird.

Eine relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Feststellung einer markenrechtlichen [X.] grundsätzlich ausreicht, wenn nur in einer dieser Wahrnehmungsrichtungen ausreichende Übereinstimmungen bestehen (vgl. [X.], 803, [X.]. 21 - [X.]; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9, [X.]r. 224 [X.]). Jedoch ist weder in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine für die Annahme einer [X.] hinreichende Ähnlichkeit der Vergleichsmarken festzustellen.

In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke, eine Wort-Bild-Marke, in der die Wortelemente „[X.][X.]“ und „[X.]“ kombiniert sind, sowohl im Schriftbild als auch im Klang bei der Aussprache dieser Wortelemente deutlich von der Widerspruchsmarke „[X.]eativ [X.]“ ab. Die schriftbildlichen Unterschiede sind aufgrund der unterschiedlichen ersten Wortbestandteile mit „[X.]eativ“ der Widerspruchsmarke und „[X.][X.]“ der angegriffenen Marke auffällig, wobei die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke weiter verwechslungsmindernd wirkt. Bei diesen Wortelementen ergeben sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden neben der unterschiedlichen Länge insbesondere mit [X.]ick auf die [X.] sowohl der Anfangsbuchstaben „[X.]“ einerseits und „Ea“ andererseits am regelmäßig stärker beachteten Zeichen- bzw. [X.]anfang wie auch der gegenüberstehenden Buchstaben am Wortende mit „iv“ einerseits und „[X.]“ andererseits optisch deutliche und ohne weiteres wahrnehmbare Abweichungen. Formale Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in einzelnen Buchstaben oder Buchstabenkombinationen fallen demgegenüber nicht ins Gewicht, insbesondere dann, wenn sie lediglich im Wortinneren vorhanden sind.

Auch in klanglicher Hinsicht weisen die Vergleichsmarken durch die unterschiedlichen ersten Wortelemente unüberhörbare Unterschiede auf. Die Widerspruchsmarke mit den zwei Konsonanten „[X.]“ am Wortanfang wird hart und wenig flüssig artikuliert, die Anfangsbuchstaben der angegriffene Marke gesprochen als ein Vokal (Umlaut von „[X.]“ bei „Easy“ ist i:) dagegen weich und gedehnt, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Wortanfang regelmäßig stärker beachtet wird als andere Markenteile (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl.,  § 9 [X.]. 237). Zudem ergeben sich von Länge und [X.] her auffällige klangliche Abweichungen. Das erste Wortelement der Widerspruchsmarke verfügt mit sechs Buchstaben über drei Silben, während die angegriffene Marke im ersten Wortbestandteil mit nur vier Buchstaben aus zwei Silben besteht und somit insgesamt deutlich kürzer gesprochen wird.

Im Übrigen erleichtern auch die klar abweichenden Begriffsgehalte der Wortbestandteile „[X.][X.]“ und „[X.]eativ“ die klangliche und schriftbildliche Unterscheidung der [X.] wesentlich.

Auch in begrifflicher Hinsicht sind die [X.] nicht verwechselbar ähnlich, da eine „einfache [X.]kung“ - der inländische Verkehr wird „[X.][X.]“ mühelos mit „einfach“ übersetzen - offenkundig etwas anderes ist als eine „kreative [X.]kung“ und zudem Übereinstimmungen oder teilweise Übereinstimmungen in [X.] Bestandteilen für sich genommen die Bejahung einer [X.] ohnehin nicht rechtfertigen können (vgl. [X.], 1040, [X.]. 42 - [X.]/pure).

Der Wortbestandteil „[X.]“ prägt entgegen der Auffassung der Widersprechenden den Gesamteindruck der [X.] auch nicht in einer Weise, dass beim [X.] der weitere Wortbestandteil vernachlässigt werden könnte.

Zwar sind die jeweiligen ersten Wortelemente der Vergleichsmarken, nämlich „[X.][X.]“ und „[X.]eativ“ für sich betrachtet als produktbeschreibende Angaben schutzunfähig oder nur schwach kennzeichnend. Dies führt aber nicht zu einer prägenden Wirkung des weiteren in den [X.] identisch enthaltenen Bestandteils „[X.]“, da auch dieser Bestandteil zumindest einen deutlich beschreibenden Anklang in Bezug auf die relevanten Waren. „Farben, Lacke, Firnisse“ und „Baustoffe ausgenommen aus Metall“ aufweist, was einer Eignung zur Prägung entgegensteht (vgl. hierzu: [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 [X.]. 334).

Nach alledem ist eine unmittelbare [X.] zu verneinen.

Eine mittelbare [X.] unter dem Gesichtspunkt des [X.] scheidet aber ebenfalls aus.

Eine derartige [X.] wird angenommen, wenn zwei [X.] als solche ohne besondere Schwierigkeiten auseinander zu halten sind, aber aufgrund von bestimmten charakteristischen Gemeinsamkeiten, nämlich eines identischen oder zumindest wesensgleichen Stammbestandteils einer Markenserie der Widersprechenden mit Hinweischarakter auf die Widersprechende, der Verkehr dennoch von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgeht (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 [X.]r. 443 [X.]).

Die Widersprechende hat schon nicht vorgetragen, eine Zeichenserie mit „[X.]“ als Stammbestandteil zu besitzen, in das sich die angegriffene Marke aufgrund gleicher Zeichenbildung einfügen und daher mit der älteren Marke in Verbindung gebracht werden könnte. Im Übrigen spricht gegen die Eignung eines Stammbestandteils auch, dass es sich bei „[X.]“ jedenfalls im Zusammenhang mit „Farben, Firnisse, Lacke“ und „Baustoffe (ausgenommen aus Metall)“ um ein beschreibendes und somit kennzeichnungsschwaches Element handelt (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9, [X.]. 459).

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 [X.].

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Widersprechende hat ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Nr. 1 [X.]) zurückgenommen. Es waren ferner keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten war (§ 69 Nr. 3 [X.]).