Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.07.2011, Az. X ZR 115/06

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 115/06
vom
12. Juli 2011
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 12.
Juli 2011
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck,
[X.], die Richterin [X.], [X.]
Grabinski und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Univ.-Prof.
Dr.

S.

.

für die Erstellung des schriftlichen
Gutachtens und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags des Sach-verständigen auf 18.871,02

e-setzt.

Gründe:

[X.] Der gerichtliche Sachverständige hat sein am 15.
März 2010 in Auftrag gegebenes schriftliches Gutachten mit 210
Stunden à 85

u-züglich 19
% Umsatzsteuer in Höhe von 3.391,50

abgerechnet. Diese Kostenrechnung wurde in der mündlichen Verhandlung er-örtert; die anwesenden Parteien gaben hierzu keine Stellungnahme ab.

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1. Der geltend gemachte Vergütungsanspruch hinsichtlich des schriftli-chen Gutachtens ist
im Wesentlichen gerechtfertigt (§
8 Abs. 1, Abs. 2, §
9 Abs.
1 Satz 3 JVEG).

Vom Gutachten des im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sach-verständigen wird eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten Erfindung und dem Stand der Technik erwartet. Dies setzt voraus, dass der Sachverständige sich mit der Aufarbeitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten vertraut macht und sich in den entgegengehaltenen Stand der Technik und die regelmäßig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften ein-arbeitet. Die Arbeitsweise bleibt dabei dem gerichtlichen Sachverständigen grundsätzlich selbst überlassen. Dem anrechnungsfähigen Zeitaufwand ist le-diglich dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachverständi-ger, insbesondere ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade auf dem technischen Gebiet besitzt und besitzen muss, auf das sich die Begutachtung bezieht und für das er seine Kompetenz aufgrund der entsprechenden Anfrage des Senats vor der Beauftragung mit dem Gutachten bestätigt hat. Deshalb muss zwischen Fachkunde und zeitlichem Aufwand eine plausible Proportiona-lität gewahrt sein (Senat, Beschluss vom 25.
September 2007

X
ZR
52/05
Rn.
5
ff.; Beschluss vom 2.
Dezember 2008
X
ZR
159/05, [X.], 120 Rn.
4; Beschluss vom 15.
Februar 2011
X
ZR
7/09 Rn.
4).

2. Das dem angegriffenen [X.] zugrunde liegende Patent [X.] eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenre-sorption und umfasst einen Patentanspruch. Mit den drei verbundenen Nichtig-keitsklagen wurde
mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Das [X.] hat das [X.] für nichtig erklärt. Das Urteil des Patentgerichts um-2
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4
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fasst 17
Seiten, die Berufungsbegründung allein 50 und die Berufungserwide-rungen zweier der drei Klägerinnen je circa 30
Seiten.

Nach dem Beweisbeschluss waren Fragen der Neuheit und der erfinderi-schen Tätigkeit zu beantworten und in diesem Rahmen sechs Veröffentlichun-gen zu prüfen.
Das schriftliche Gutachten des Sachverständigen umfasst 14
Seiten.

Was den Prüfstoff betrifft, handelt es sich um ein in der Berufungsinstanz an der oberen Grenze des Durchschnitts liegendes Verfahren. Die Prozessak-ten sind, auch wenn die Klägerinnen zu 2 und 3 ihre Klagen im Laufe des [X.] zurückgenommen haben, umfangreich, ebenso die in der Be-rufungsinstanz gewechselten Schriftsätze. In derartigen Verfahren hat der [X.] mehrfach entschieden, dass die Proportionalität nicht gewahrt ist, wenn ein Aufwand von mehr als 100 bis 150
Stunden abgerechnet wird (vgl. Senat, [X.] vom 25.
September 2007
X
ZR
52/05
Rn.
5; Beschluss vom 1.
April 2008
X
ZR
84/05 Rn.
8). Da der Umfang hier an der oberen Grenze des Durchschnitts liegt, legt der Senat auch im vorliegenden Fall eine Stundenzahl von 150 zugrunde.

3. Der Sachverständige hat in seiner Abrechnung einen Stundensatz von 85

geltend gemacht.
Da die Vergütung von Sachverständigen im Patentnich-tigkeitsverfahren nach der Rechtsprechung des Senats nach billigem Ermessen der Honorargruppe
10 nach §
9 Abs.
1 Satz
3 JVEG zugeordnet werden kann (Senat, Beschluss vom 7.
November 2006
X
ZR
138/04, [X.], 175; Beschluss vom 15.
Mai 2007
X
ZR
75/05 Rn.
4; Beschluss vom 15.
Februar 2011
X
ZR
7/09 Rn.
9), ist
für die Berechnung der Vergütung des Sachver-ständigen ein Stundensatz von 95

zu legen. Dieser Stundensatz ist 5
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auch hier unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art au-ßergerichtlich vereinbarten Stundensätze gerechtfertigt.

Hieraus ergibt sich für das schriftliche Gutachten folgende Abrechnung:

150
Stunden à 95

14.250,00

Umsatzsteuer

2.707,50

insgesamt
16.957,50

I[X.] Für die Vorbereitung und die Teilnahme an der mündlichen Verhand-lung hat der
Sachverständige insgesamt 1.913,52

verlangt. Die noch an der mündlichen Verhandlung beteiligten Parteien haben der Erstattung dieses [X.] zugestimmt.

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II[X.] Der Sachverständige erhält deshalb:

für das schriftliche Gutachten

für die Vorbereitung und
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung

1.

insgesamt

Meier-Beck
[X.]
[X.]

Grabinski
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 27.06.2006 -
3 Ni 36/04 -

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