Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.01.2010, Az. I ZR 206/07

Die Klägerin, die früher unter [X.] ([X.]) firmierte, bietet Persönlichkeitstest- und Bewertungsverfahren an. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 1997 unter anderem für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen eingetragenen [X.], die den Schriftzug "[X.]" in folgender grafischer Gestaltung aufweist:

Die Eintragung enthält folgenden Disclaimer: "No claim is made to the exclusive right to use "[X.]" apart from the mark as shown". Die Klägerin nimmt für die Marke eine Priorität ("first use in commerce") von 1972 in Anspruch.

Beim Vertrieb in [X.] arbeitete die Klägerin seit 1990 mit [X.] zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgte auf der Grundlage eines Vertriebsvertrags, mit dem sich [X.] verpflichtete, die von ihm vertriebenen Produkte ausschließlich mit Marken der Klägerin zu kennzeichnen und diese Marken nicht in eigenem Namen anzumelden. Anstelle der Bezeichnung "[X.]", die aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe dominance, influence, submission ([X.]) und compliance (oder conscientiousness) gebildet ist, verwendete er beim Vertrieb in [X.] die Bezeichnungen "[X.]" und "[X.]", die für dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft stehen. Ohne Zustimmung der Klägerin meldete [X.] am 22. Mai 1991 die [X.] Wortmarken "[X.]" und "[X.] Training" für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements, Seminare für Anwender, Trainerausbildung" an. Anmeldungen entsprechender internationaler Wortmarken bei der [X.] erfolgten durch ihn für [X.] und die [X.].

Aufgrund eines am 9. Februar 2000 geschlossenen Vertrags (nachfolgend: [X.]-Vertrag) übernahm anstelle von [X.] die [X.] Training GmbH (nachfolgend: [X.] GmbH) die Vertragsbeziehung mit der Klägerin. Die [X.] und [X.], von denen die Klägerin weiterhin keine Kenntnis hatte, wurden von [X.] auf die [X.] GmbH umgeschrieben. Die Zusammenarbeit zwischen der [X.] GmbH und der Klägerin endete mit Vertrag vom 29. Dezember 2003 (nachfolgend: Änderungsvertrag). Seit dem 1. Januar 2004 führt die Beklagte den Geschäftsbetrieb der [X.] GmbH fort. [X.] wurden die Marken auf die Beklagte umgeschrieben.

Die Klägerin hat behauptet, sie habe die von der [X.] beanspruchten Marken bereits durch den [X.]-Vertrag und den Änderungsvertrag mit dinglicher Wirkung von der [X.] GmbH erworben. Jedenfalls habe [X.] die Marken als Agent der Klägerin unberechtigt angemeldet, so dass ein Übertragungsanspruch bestünde. Die Marken der [X.] seien nichts anderes als Übersetzungen der Marken der Klägerin.

Die Klägerin hat beantragt,

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat behauptet, die Bezeichnung [X.] habe beschreibenden Charakter und sei ein Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Die Beklagte hat außerdem in zweiter Instanz die Einrede der Verjährung erhoben.

Das [X.] hat der Klage mit dem ersten Hilfsantrag stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Die Berufung der [X.] und die Anschlussberufung der Klägerin hatten keinen Erfolg. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. Mit der [X.] begehrt sie die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil entschieden worden ist. Die Beklagte beantragt, die [X.] der Klägerin zurückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat den mit der Anschlussberufung weiterverfolgten Hauptantrag auf Zustimmung zur Umschreibung der Marken der [X.] auf die Klägerin für unbegründet erachtet. Dem mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der beiden [X.] Marken hat es hingegen aus §§ 11, 17 Abs. 1 [X.] stattgegeben. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Die Klägerin könne sich nicht darauf stützen, dass ihr die streitgegenständlichen Marken durch den sogenannten [X.] übertragen worden seien. Dieser Vertrag sei nach dem Willen der Parteien nicht unmittelbar auf die dingliche Übertragung der Marken gerichtet gewesen. Der Wortlaut spreche für eine bloße Verpflichtung zu einer künftigen Abtretung. Jedenfalls scheitere ein entsprechendes Verfügungsgeschäft daran, dass der Zessionar nicht hinreichend genau bezeichnet sei. Auch der Änderungsvertrag enthalte keine Abtretung der Marken.

Der Rechtsvorgänger der [X.], [X.], sei jedoch aufgrund der Vertriebspartnerschaft zum Zeitpunkt der Eintragung der Marken Agent der Klägerin [X.] von § 11 [X.] gewesen. Die im Jahr 1997 eingetragene [X.] "[X.]" der Klägerin sei nach [X.] Recht durch Benutzungsaufnahme bereits im Jahr 1986 entstanden. Sie genieße deshalb gegenüber den am 22. Mai 1991 angemeldeten [X.] die bessere Priorität.

§ 11 [X.] verbiete die Registrierung nicht nur identischer, sondern auch verwechselbarer Marken. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung werde die Marke der Klägerin den [X.] wie eine im Inland eingetragene Marke gegenübergestellt. Es komme nicht darauf an, ob die Marke der Klägerin in [X.] nur aufgrund der konkreten grafischen Gestaltung eingetragen worden sei und keinen Schutz für die Buchstabenkombination "[X.]" als solche genieße. Schutzhindernisse aufgrund besonderer Freihaltebedürfnisse im Ursprungsland seien nicht zu berücksichtigen, sofern sie im [X.] nicht vorlägen. Deshalb sei auf das Verständnis des [X.] Verkehrs abzustellen. Die Bezeichnung "[X.]" sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in [X.] nicht rein beschreibend. Die weitgehenden Übereinstimmungen in Schriftbild und Klang begründeten die Verwechslungsgefahr der Marken.

Die Übertragungspflicht richte sich gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des ungetreuen Agenten. Mit der erstmals im [X.] erhobenen Verjährungseinrede sei die Beklagte ausgeschlossen.

B. Die Revision und die [X.] haben keinen Erfolg.

I. [X.] der Klägerin

Das Berufungsgericht hat dem auf Umschreibung gerichteten Hauptantrag der Klägerin nicht entsprochen. Dagegen wendet sich die zulässige [X.] ohne Erfolg. Weder der [X.] noch der Änderungsvertrag enthalten eine Übertragung der von [X.] angemeldeten Marken auf die Klägerin.

1. Zu Recht und von der [X.] unbeanstandet hat das Berufungsgericht angenommen, dass es sich nach [X.] Recht beurteilt, ob die nationalen Marken der [X.] auf die Klägerin übertragen wurden. Dies folgt aus dem Territorialitätsprinzip ([X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 972, 973 = [X.], 1156 - [X.]). Die Rechtswahl in Nummer 17 des [X.] ist insoweit unbeachtlich. Für die Übertragung des [X.] Anteils der [X.] gilt gemäß §§ 27, 107 Abs. 1 [X.] nichts anderes (vgl. [X.]Z 18, 1, 12 - Hückel; [X.], [X.]. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, [X.], 699, 701 = [X.], 600 - [X.]; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 27 Rdn. 60).

Im Hinblick darauf, dass als Bestimmungsländer der [X.] Österreich und die [X.] angegeben sind, ist allerdings das Recht dieser [X.] für die Übertragung der entsprechenden [X.] maßgeblich (vgl. Fammler in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 2, Rdn. 794, 796). Indes erweist es sich als im Ergebnis unerheblich, dass das Berufungsgericht es versäumt hat, insoweit [X.] und [X.] Recht heranzuziehen. Die Unterschiede, die in diesen Rechtsordnungen möglicherweise - etwa im Hinblick auf das [X.] Abstraktionsprinzip - zum [X.] Recht bestehen, wirken sich auf die Auslegung der englischsprachigen Verträge durch das Berufungsgericht nicht aus.

2. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Das Revisionsgericht kann die Vertragsauslegung nur darauf überprüfen, ob sie gegen gesetzliche Auslegungsregeln oder Denkgesetze verstößt, erfahrungswidrig ist oder wesentlichen Tatsachenstoff außer Acht lässt ([X.]Z 150, 32, 37 - [X.]; [X.], [X.]. v. 15.9.2005 - I ZR 58/03, [X.] 2006, 38 [X.]. 27). Solche Rechtsfehler werden von der Revision nicht aufgezeigt und lassen sich dem Berufungsurteil auch nicht entnehmen.

a) Das Berufungsgericht ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass die nationalen und [X.] der [X.] von der Regelung in Nummer 10 E [X.] erfasst werden, die von der [X.] als Rechtsnachfolgerin der [X.] zu beachten ist. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

Nummer 10 E Satz 4 [X.] bezieht sich insbesondere auf Rechte, die der Lizenznehmer an "Marken" ganz oder teilweise erworben hat ("... if ... the LICENSEE has ... obtained rights in .... Trademarks ... (in [X.] in part) ..."). Dabei werden nach der Definition in Nummer 10 C Satz 1 unter "Marken" die in [X.] aufgeführten Marken der Klägerin verstanden, die sich wiederum aus einer Verweisung auf Exhibit E ergeben. Darunter findet sich die Wort-/Bildmarke

Gemäß Nummer 10 C Satz 1 [X.] erkennt der Lizenznehmer das ausschließliche Recht der Klägerin an diesen Marken an, unabhängig davon, in welcher Sprache sie benutzt werden. Die Bezeichnung "[X.]" beruht auf den Anfangsbuchstaben der [X.] Begriffe, die sich bei Übersetzung der [X.] Wörter ergeben, aus deren Anfangsbuchstaben die Abkürzung [X.] gebildet wurde. Damit stellt sich "[X.]" als Übersetzung von "[X.]" dar, so dass die nationalen und [X.] [X.] und [X.]-Training der [X.] als Übersetzung eines [X.] der Wort-/Bildmarke [X.] - Dimensions of Behavior - der Klägerin gemäß Exhibit E des [X.]s anzusehen sind. Sie fallen damit in den Anwendungsbereich der in Nummer 10 E Satz 4 [X.] getroffenen Regelung.

b) Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, aus Nummer 10 E [X.] ergebe sich kein unmittelbar auf dingliche Übertragung der Marken gerichteter Parteiwille, sondern nur eine Verpflichtung zu einer künftigen Abtretung. Zwar sei die Formulierung "[X.] be conveyed and assigned in [X.]" im Ausgangspunkt mehrdeutig. Gegen den Willen zur sofortigen Übertragung spreche aber das Fehlen eines entsprechenden klarstellenden Hinweises ("[X.]") und insbesondere der Umstand, dass bei Beendigung des Vertrages die Übertragung der Rechte "by execution and delivery of all appropriate instruments" erfolgen solle. Danach sei mit dem Vertrag noch keine unmittelbare Übertragung gewollt gewesen, vielmehr seien die Vertragsparteien davon ausgegangen, die einschlägigen Urkunden erst noch auszufertigen.

Dieser Beurteilung kann die Klägerin nicht mit Erfolg ihre eigene Auslegung entgegenhalten, wonach das Weglassen eines klärenden Zusatzes auf einem Versehen beruhe und sich die Formulierung zu geeigneten Maßnahmen nur auf eventuell für eine wirksame Übertragung einzuhaltende Formvorschriften beziehe. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Berufungsgericht diese Auslegungsmöglichkeiten nicht in seine Überlegungen einbezogen hat.

Obwohl das Berufungsgericht geprüft hat, ob sich aus dem [X.] unmittelbar eine dingliche Übertragung der streitgegenständlichen Marken unter der aufschiebenden Bedingung der Vertragsbeendigung ergibt, hängt sein Auslegungsergebnis nicht von der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips im [X.] Zivilrecht ab. Die Auslegung des [X.] ist dadurch nicht beeinflusst. Das Berufungsgericht konnte deshalb ohne Rechtsfehler auch eine Übertragung der [X.] und [X.] [X.] der [X.] verneinen. Es kann daher dahinstehen, ob die für das [X.] Recht zutreffende Annahme des Berufungsgerichts, es fehle an der für ein Verfügungsgeschäft erforderlichen bestimmten Bezeichnung des Zessionars, weil die Rechte an [X.] oder ihre "affiliate(s)" übertragen werden sollten (vgl. Nummer 10 E [X.]), auch für die Rechtsordnungen der [X.] und [X.] zutrifft.

c) In Nummer 3 D des [X.] erfolgte ebenfalls keine Abtretung der Marken an die Klägerin. Nach dieser Bestimmung gehören sämtliche Rechte an Marken, Namen, Zeichen, Logos und Abbildungen, die im [X.] lizenziert wurden, ungeachtet der Sprache, in der sie verwendet werden, ausschließlich der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen. Nach Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin mangels Übertragungswillens keine unmittelbar auf eine Übertragung gerichtete Einigung. Außerdem beziehe sich die Regelung nur auf die im [X.] zum [X.] ausdrücklich aufgeführten Zeichen. Diese Auslegung ist durch den Wortlaut der Verträge jedenfalls nahegelegt und als tatrichterliche Würdigung zumindest revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Klägerin verstößt es insbesondere nicht gegen das Gebot interessengerechter Auslegung, dass das Berufungsgericht die erst lange nach Vertragsunterzeichnung erlangte Kenntnis der Klägerin von den [X.] durch [X.] nicht als für die Vertragsauslegung maßgeblichen Umstand herangezogen hat.

Eine dingliche Übertragung ergibt sich auch nicht aus Nummer 3 A des [X.]. Nach deren Satz 2 verpflichtet sich der Lizenznehmer zwar, in dem vernünftigerweise erforderlichen Ausmaß ("to the extent reasonably required") die notwendigen oder nützlichen Dokumente anzufertigen, um der Klägerin alle Urheberrechte oder anderen gewerblichen Schutzrechte zu übertragen, die ihr zustehen sollen; soweit sie nicht zugunsten der Klägerin entstehen, würden sie hiermit übertragen. Nach der Würdigung des Berufungsgerichts betrifft diese Regelung aber allein die lizenzierten Produkte einschließlich der Übersetzungen der Lizenznehmerin ("[X.]"). Der Begriff der "[X.]" werde in Nummer 1 A [X.] unter Verweis auf die in [X.] aufgelisteten, urheberrechtlich geschützten Werke definiert. Diese Beurteilung entspricht Wortlaut sowie Systematik des [X.] und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere beziehen sich die Wörter "relating thereto" gegen Ende des zweiten Satzes der Nummer 3 A auf deren Satz 1, in dem ausschließlich von Rechten an den Arbeiten und Produkten des Lizenzgebers [X.] ("... all rights ... in and to all [X.] works and products ...") die Rede ist. Das Berufungsgericht konnte unter diesen Umständen ohne Rechtsfehler annehmen, dass die Regelung in Nummer 1 A [X.] nicht für die Marken der [X.] gilt, obwohl die Marke "[X.]" als Übersetzung der Marke "[X.]" angesehen werden kann und Nummer 10 C des [X.]s - der außer einer Nummer 3 D des [X.] entsprechenden Bestätigung der Rechtsinhaberschaft der Klägerin eine Regelung zum Umfang der Lizenzierung enthält - in Satz 1 und 4 ausdrücklich auch Übersetzungen der lizenzierten Marken erfasst.

II. Revision der [X.]

Die Revision der [X.] gegen ihre Verurteilung nach dem ersten Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass zwischen der Klägerin und [X.] im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der (nationalen) Streitmarken ein Agentenverhältnis bestand und der Klägerin daher gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des [X.] aus §§ 11, 17 Abs. 1 [X.] ein Anspruch auf Übertragung der Streitmarken zusteht.

1. Nach § 11 [X.] kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist. Die Bestimmung des § 17 [X.] sieht für diesen Fall unter anderem einen Anspruch auf Übertragung der Marke vor. Zweck der Regelung ist es, den Markeninhaber vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich eine Marke eigenmächtig aneignet, die der [X.] - regelmäßig im Ausland - früher für sich in Anspruch genommen hat und die für den Agenten typischerweise gerade erst durch die Übernahme der Vertretung von Interesse ist ([X.]Z 176, 116 [X.]. 20 - audison).

2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die [X.] "[X.]" der Klägerin gegenüber den streitgegenständlichen Marken der [X.] prioritätsälter ist. Zwar wurde die Marke erst 1997 eingetragen. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin die Marke jedoch in ihrer konkreten Form bereits im Jahr 1986 benutzt und dadurch nach [X.] Recht ein Markenrecht erworben ("first use in commerce"). Bei der älteren Marke des [X.]n kann es sich auch um eine ausländische Benutzungsmarke handeln (vgl. [X.], [X.]. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, [X.], 917 [X.]. 45 = [X.], 1319 - [X.]; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 11 Rdn. 15). Da sich die [X.] nach dem Recht des jeweiligen Staates richtet, kommt es auf die in [X.] geltenden Voraussetzungen für die Entstehung von Benutzungsmarken nicht an. Der Anwendung der §§ 11, 17 [X.] steht nach § 152 [X.] auch nicht entgegen, dass die zu übertragenden Marken in [X.] bereits vor dem Inkrafttreten des [X.]es am 1. Januar 1995 geschützt waren (vgl. [X.]Z 176, 116 [X.]. 20 - audison; [X.], 269, 270).

3. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarken "[X.]" und "[X.] Training" am 22. Mai 1991 bestand zwischen der Klägerin und dem [X.] ein Agentenverhältnis in Gestalt eines Vertriebsvertrags. Erforderlich ist ein Vertrag, der zur Wahrnehmung der Interessen des [X.]n im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Es muss eine einseitige Interessenbindung des Agenten bestehen, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen ([X.]Z 176, 116 [X.]. 21 - audison). Dies ist hier der Fall und wird von der [X.] auch nicht in Abrede gestellt. [X.] hat sich ausdrücklich verpflichtet, die Marken der Klägerin nicht im eigenen Namen anzumelden. Die Klägerin hat der Anmeldung der Marken nicht zugestimmt.

4. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Passivlegitimation der [X.] bejaht. Sie ist hinsichtlich der Streitmarken Rechtsnachfolgerin des [X.] K. Als die Beklagte die Marken erworben hat, waren diese bereits mit den Ansprüchen aus §§ 11, 17 [X.] belastet (vgl. [X.]Z 176, 116 [X.]. 18 - audison).

5. Der Schutz der Marke des [X.]n nach § 11 [X.] besteht nicht nur gegenüber identischen [X.]. Er erstreckt sich auch auf ähnliche Marken [X.] des § 9 [X.] (vgl. [X.], 269, 271; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 11 Rdn. 15; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 11 Rdn. 12; Fuchs-Wissemann in [X.]/[X.]/[X.], Markenrecht, 2. Aufl., § 11 [X.] Rdn. 10; v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 [X.] Rdn. 4; [X.], Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2400; [X.], [X.] 2002, 112 [X.]. 5). Andernfalls könnte der [X.] mittels einer nur ähnlichen Agentenmarke dauerhaft daran gehindert werden, inländischen Markenschutz zu erlangen. Dies widerspräche dem Zweck der Regelung, Behinderungen infolge einer Registrierung von Marken durch ungetreue Agenten auszuschließen. Für einen umfassenden Schutzbereich der §§ 11, 17 [X.] spricht auch, dass § 17 Abs. 2 [X.] auf den gesamten § 14 [X.] Bezug nimmt (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines [X.]es, BT-Drucks. 12/6581, S. 77).

6. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke "[X.]" und den [X.] angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Maßgeblich ist eine hypothetische Kollisionsprüfung, bei der die Marke des [X.]n wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist (vgl. [X.]/[X.] aaO § 11 Rdn. 15; [X.], [X.], 1, 3).

a) Die Beklagte meint, bei dieser hypothetischen Kollisionsprüfung seien inhaltliche Beschränkungen der Marke im Ursprungsland zu berücksichtigen. Nach ihrem Vortrag handelt es sich bei der Bezeichnung "[X.]" um ein in [X.] geläufiges Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Marke der Klägerin deshalb zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen [X.] Marken am 22. Mai 1991 nur im Umfang ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt war. Für das Revisionsverfahren kann dies zugunsten der [X.] unterstellt werden. Bei der späteren Registrierung der Marke im Jahr 1997 wurde eine entsprechende Beschränkung in Form eines [X.]s aufgenommen. Danach genießt nicht die Buchstabenfolge "[X.]" als solche Schutz, sondern nur die konkrete Markengestaltung. Mit einem [X.] kann nach dem [X.] Trademark Act der Schutzumfang einer Kombinationsmarke hinsichtlich einzelner Bestandteile beschränkt werden (vgl. [X.], [X.], 286, 289). Daraus ist zu schließen, dass die [X.] Markenbehörde die Eintragung der Wort-/Bildmarke "[X.]" ohne den [X.] nicht vorgenommen hätte (vgl. [X.], [X.]. v. 22.11.2005 - 27 W (pat) 256/04, juris [X.]. 14 - COLOURS).

b) Hierauf kommt es indes nicht an, weil bei der hypothetischen Kollisionsprüfung allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen ist.

aa) Die Regelungen über die Agentenmarke im [X.] dienen der Umsetzung des Art. 6

bb) Für eine Nichtberücksichtigung inhaltlicher Beschränkungen der Marke im Ursprungsland spricht auch die insoweit vergleichbare Lage bei der Schutzerstreckung von [X.]. Enthält eine international registrierte Marke einen [X.], wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf [X.] vom [X.] nicht berücksichtigt (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 113 Rdn. 1; [X.], [X.], 286, 290). Nur bei fehlender Unterscheidungskraft nach nationalem Recht wird der Schutz versagt (§ 113 Abs. 1 [X.]). Fehlt insoweit ein Schutzausschließungsgrund, wird Schutz gewährt (vgl. [X.] GRUR 1996, 408, 409 - [X.]). Ob der Schutzumfang dieser Marken beschränkt ist, muss dann im Konfliktfall von den Verletzungsgerichten beurteilt werden.

cc) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte ihre Marke in [X.] eintragen und ungestört benutzen dürfte, weil die [X.]enmarke mit einem [X.] eingetragen ist. Nach dem Schutzzweck der Regelungen über die Agentenmarke ist allein maßgeblich, ob der [X.] bei der Ausdehnung seines Markenrechts auf das Gebiet des [X.]es durch die Agentenmarke behindert wird. Es kommt deshalb auf die Verhältnisse im [X.] an. Der [X.] soll gegenüber dem Agenten so gestellt werden, als habe er selbst seine Marke im Inland angemeldet. Die [X.]enmarke wird wie eine originär im Inland angemeldete Marke behandelt (vgl. [X.]/[X.] aaO § 11 Rdn. 15; [X.] aaO Rdn. 2400). Dabei kann der Inhalt des Markenrechts im Inland auch weiter als im Ursprungsland sein, wenn dies auf entsprechende Unterschiede des [X.] zurückzuführen ist.

c) Die danach gebotene Beurteilung der Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] aus der Sicht des inländischen Verkehrs ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], [X.]. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, [X.], 903 [X.]. 10 = [X.], 1342 - [X.], m.w.N.).

aa) Die angegriffenen Marken sind für Waren und Dienstleistungen eingetragen, die denen, für die die Klägerin ihre Marke - nach ihren Angaben seit 1972 - benutzt und im Jahr 1997 in [X.] hat eintragen lassen, in hohem Maße ähnlich sind.

bb) Die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke der Klägerin ist nach den Feststellungen des [X.], auf die das Berufungsgericht Bezug genommen hat, durchschnittlich. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

Die Bezeichnung "[X.]" ist in [X.] weder als Akronym bekannt noch sonst rein beschreibend. Zwar ist der Begriff dem Verkehr als [X.] Wort für Scheibe im Zusammenhang mit [X.] und DVD geläufig. Die Marke der Klägerin beansprucht jedoch nicht Schutz für Datenträger, sondern für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen. Entsprechende Unterlagen können allerdings auf [X.] oder [X.] gespeichert werden. Dies führt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die die Revision keine [X.] erhebt, im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einem rein beschreibenden Verständnis des Begriffs "[X.]". Es fehlt an einer spezifischen Beziehung zwischen dem Begriff und den mit ihm gekennzeichneten Produkten. Der Verkehr bringt das Zeichen bei der Kennzeichnung der geschützten Waren und Dienstleistungen nicht mit seiner Bedeutung als Begriff für digitale Speichermedien in Zusammenhang.

cc) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. [X.], [X.], 258 [X.]. 26 = [X.], 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können, der durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufen wird ([X.], [X.]. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 [X.]. 28 f. = WRP 2005, 1505 - [X.] LIFE; [X.] [X.], 903 [X.]. 18 - [X.]). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Der Gesamteindruck der [X.] wird zumindest in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil "[X.]" geprägt. Bei einer Kombination von Wort und Bild orientiert sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel an dem Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskräftig ist ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 231/06, [X.], 1055 [X.]. 28 = [X.], 1533 - airdsl, m.w.N.). Der Bildbestandteil in Gestalt des scheibenartigen Logos und der besonderen Schreibweise des Wortes "[X.]" tritt dahinter zurück.

Zwischen dem prägenden Wortbestandteil "[X.]" der [X.] und den Wortmarken "[X.]" und "[X.] Training" besteht nach den Feststellungen des [X.], denen sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, ein hoher Ähnlichkeitsgrad in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Die Marke "[X.] Training" werde von dem Bestandteil "[X.]" geprägt, weil der Bestandteil "Training" in einem rein beschreibenden Sinn für den fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich verstanden werde. Diese Beurteilung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

d) Das Berufungsgericht hat deshalb ohne Rechtsfehler eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

7. Die Klägerin hat der Eintragung der Streitmarken für die Beklagte auch weder ausdrücklich noch konkludent nachträglich zugestimmt. Dafür reicht es nicht aus, wenn die Beklagte die Marke "[X.]" entsprechend ihrer - von der Klägerin nicht substantiiert bestrittenen - Behauptung seit 1993 im [X.] und in [X.] gegenüber der Klägerin sowie in Publikationen verwendet hat, ohne dass die Klägerin dies beanstandet hat. Aus der bloßen Kenntnis der Unterlagen ergibt sich keine konkludente Zustimmung. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit erheblichen Vortrag der Klägerin übergangen hat.

8. Das Berufungsgericht hat die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede der [X.] zu Recht als unzulässig zurückgewiesen. Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, wann die Verjährungsfrist (§ 20 [X.]) für den Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Streitmarken zu laufen begonnen hat (vgl. einerseits [X.]/[X.] aaO § 20 Rdn. 14; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 20 Rdn. 20; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 20 [X.] Rdn. 10; v. [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 20 [X.] Rdn. 27; andererseits [X.] [X.] 2007, 282; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 20 Rdn. 51).

a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der [X.] Nachlässigkeit zur Last zu legen ist, weil sie sich nicht bereits im ersten Rechtszug auf Verjährung berufen hat. Insoweit erhebt die Revision keine [X.]. Die Beklagte ist deshalb gemäß § 531 Abs. 2 ZPO mit der Verjährungseinrede ausgeschlossen.

b) Allerdings ist § 531 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise auf die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede nicht anzuwenden, wenn zwischen den Parteien sowohl die Erhebung der Einrede als auch die sie tatsächlich begründenden Umstände unstreitig sind ([X.]Z 177, 212 [X.]. 9 ff.). Die Voraussetzungen für diese Ausnahme liegen indes nicht vor.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob und wann die Klägerin Kenntnis von der Anmeldung und Eintragung der Streitmarken erlangte. Für eine solche Kenntnis genügt es nicht, dass die Beklagte die Marke "[X.]" entsprechend ihren Behauptungen in Schreiben an die Klägerin und in Publikationen seit 1993 benutzt hat. Denn die Kenntnis dieser Unterlagen begründete kein Wissen über Anmeldung und Eintragung der Marken. Erst recht ist ihr keine nachträgliche Zustimmung zu der Eintragung der Agentenmarke zu entnehmen.

C. Die Revision der [X.] und die [X.] der Klägerin sind daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.