Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.04.2003, Az. I ZB 37/02

[X.] ZB 37/02vom3. April 2003in der [X.]:ja[X.]Z:nein[X.]R: jaKosten des Patentanwalts[X.] § 140 Abs. 3Hat eine Partei in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und [X.] zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt, sind ihrauch die entstandenen [X.]en gemäß § 140 Abs. 3 [X.] erstatten.[X.], [X.]. v. 3. April 2003 - [X.]/02 - [X.] 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 3. April 2003 durchden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und [X.] v. Ungern-Sternberg, Prof. [X.], [X.] und [X.] :[X.] gegen den [X.]uß des [X.] [X.] vom 16. September 2002 wirdauf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1.413,73 festgesetzt.Gründe:[X.] Die Parteien streiten im Rahmen der Kostenfestsetzung um die Er-stattungsfähigkeit einer [X.] eines als Rechtsanwalt und zu-gleich als Patentanwalt zugelassenen Prozeßbevollmächtigten.Die Klägerin ist in einer Kennzeichenstreitsache unterlegen und hat [X.] des Rechtsstreits zu tragen. Der Beklagte war durch einen Prozeßbe-vollmächtigten vertreten, der als Rechtsanwalt und zugleich als [X.] ist und mit der Klageerwiderung angezeigt hatte, seinen Mandantenauch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt zu [X.] 3 -Der Beklagte hat im [X.] neben der [X.] und Verhandlungsgebühr seines Prozeßbevollmächtigten [X.] "die Festsetzung einer 10/10 [X.] gemäß § 140Absatz 5 [X.]" geltend gemacht. Die Kostenfestsetzung ist [X.].Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde der Klägerin ist ohne [X.] geblieben.Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Klägerin ihr Be-gehren, die Gebühr gemäß § 140 Abs. 5 [X.] a.F. von der Festsetzungauszunehmen, weiter. Der Beklagte beantragt, die Rechtsbeschwerde zurück-zuweisen.I[X.] Das Beschwerdegericht hat im wesentlichen ausgeführt:Durch die Beauftragung und das Auftreten des Patent- und Rechtsan-walts des Beklagten in beiden Funktionen sei diesem auch aus seiner [X.] Patentanwalt ein Gebührenanspruch erwachsen. Der zusätzliche Gebüh-renanspruch sei nicht mit der für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenenGebühr abgegolten. Dies sei jedenfalls dann der Fall, wenn es in dem [X.] gerade auf besondere marken- oder kennzeichenrechtliche Fragen an-komme und der Patent- und Rechtsanwalt sie im Prozeß auch tatsächlich [X.]. Nachdem die gesonderte Gebühr angefallen sei, sei sie nach § 140Abs. 5 [X.] a.F. auch zu erstatten.II[X.] [X.] hat keinen Erfolg.- 4 -1. [X.], ob ein als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt [X.] auch die Gebühren für seine Tätigkeit [X.] erstattet erhält, ist umstritten. Es wird die Auffassung vertreten,daß in derartigen Fällen keine zusätzliche Gebühr anfalle (Fezer, [X.] Aufl., § 140 Rdn. 19; [X.] für das Patentnichtigkeitsverfahren zuletzt inGRUR 1991, 205, 206; vgl. auch Keller in: [X.]/Sußbauer, [X.], 8. Aufl.,§ 31 Rdn. 22 a.E.), daß dies von den Umständen des Einzelfalls, insbesondereder tatsächlich erbrachten Mehrleistung des Prozeßbevollmächtigten als Pa-tentanwalt abhänge ([X.] [X.] 1987, 1729, 1731; vgl. auchZöller/[X.], ZPO, 23. Aufl., § 91 Rdn. 13 "[X.]") oder daß [X.] im Fall der doppelten Mandatierung und Vertretung generell zu erstat-ten sei ([X.]. 1989, 106, 107; [X.] [X.] 1972,988 f.; [X.] 1983, 1815, 1816; [X.]/[X.], [X.], § 140 Rdn. 63;[X.]/[X.]/[X.], [X.], 6. Aufl., § 140 Rdn. 18; [X.]/[X.], Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 144 Rdn. 24; [X.]/Mümmler, [X.], 20. Aufl., S. 1060 f. "[X.]", 7.3.3. "[X.]"; von [X.] in: [X.], [X.], 15. Aufl., § 31 Rdn. 28).2. Die [X.] steht dem Prozeßbevollmächtigten des [X.] zu, weil er in beiden Funktionen als Rechtsanwalt und als [X.] wurde und an dem Rechtsstreit mitgewirkt hat, wobei er sowohl [X.] als auch als Patentanwalt in der jeweiligen Funktion Organ [X.] ist. Zu Unrecht meint die Klägerin, der Beklagte sei im Fall derPersonenidentität des Rechts- und Patentanwalts zur Zahlung der [X.] nicht verpflichtet. Die Annahme eines "Doppelmandats" sei [X.] und lebensfremd; vielmehr komme ein einheitliches [X.] hat das Beschwerdegericht ausgeführt, daß einem Rechtsan-walt und Patentanwalt, der im Rahmen seiner Beauftragung in beiden Funktio-nen in einer Kennzeichenstreitsache seine Partei vertritt, aus seiner [X.] Patentanwalt ein gesonderter Gebührenanspruch erwächst. Die [X.] die Vertretung gegenüber Dritten sind typische Aufgaben eines Patentan-walts in einem Kennzeichenstreit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 [X.]). Zwischen [X.] ist nicht im Streit, daß der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten tat-sächlich sowohl in seiner Funktion als Rechtsanwalt als auch in seiner [X.] Patentanwalt beauftragt worden war und daß die Beauftragung eines (ande-ren) Patentanwalts einen Gebührenanspruch in der geforderten Höhe ausgelösthätte. An der Begründung des [X.] gegenüber seinem [X.] ändert der Umstand nichts, daß der Prozeßbevollmächtigte in [X.] als Rechts- und Patentanwalt ein und dieselbe Personist. Denn es besteht kein Verbot, das es einem Rechtsanwalt und Patentanwaltverwehren würde, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen.Zu Unrecht meint die Klägerin, es sei eine Selbstverständlichkeit und ge-höre zum "Betreiben des Geschäfts" eines zum Prozeßbevollmächtigten be-stellten Rechtsanwalts im Sinne von § 31 Abs. 1 [X.], daß der mit der Pro-zeßvertretung beauftragte Rechts- und Patentanwalt seine besonderen marken-rechtlichen Kenntnisse - ebenso wie ein Fachanwalt für Steuerrecht seine be-sonderen steuerrechtlichen Kenntnisse - einsetze. Dies sei mit den [X.] Rechtsanwalt abgegolten. Die Klägerin läßt dabei unberücksichtigt, daß [X.] Streitfall tätige Rechtsanwalt nicht nur über Spezialwissen auf dem [X.] Patentanwalts verfügt, sondern - wie das Beschwerdegericht zutreffendausgeführt hat - als solcher ein unabhängiges Organ der Rechtspflege nach § 1[X.] ist. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufli-che Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjeni-- 6 -gen eines Rechtsanwalts und wird - im Fall der Vereinigung beider Berufsbilderin einer Person - durch diese auch nicht verdrängt ([X.].1989, 106, 107; [X.] [X.] 1972, 988, 989). Auf die [X.] der einzelnen Handlungen des Rechts- und Patentanwalts nach ihrer Zu-gehörigkeit zu seinem einen oder anderen Funktionsbereich kommt es dabeinicht an ([X.] [X.] 1972, 988, 989).Das Beschwerdegericht hat offengelassen, ob ein Rechts- und Patent-anwalt, der für seine Partei in einer Kennzeichenstreitsache aufgrund einesdoppelten Mandates tätig wird, stets einen Gebührenanspruch erwirbt oder [X.] davon abhängt, daß dieser die besonderen marken- oder kennzeichen-rechtlichen Fragen behandelt, auf die es im Rechtsstreit ankommt. Das Be-schwerdegericht hat jedenfalls das Eingehen auf die besonderen kennzeichen-rechtlichen Fragen durch den Beklagtenvertreter bejaht. Dies beanstandet [X.] mit der Rüge, der Beklagtenvertreter habe keine"Mehrleistung" erbracht, denn ob zwischen den sich gegenüberstehenden [X.] im markenrechtlichen Sinne bestehe, habe der [X.] bereits in seiner Funktion als Rechtsanwalt prüfen müssen.Hierauf kommt es indessen nicht an, weil eine besondere Prüfung einer "Mehr-leistung" angesichts der formalisierten Regelung nicht in Betracht kommt.3. Der gegenüber dem Beklagten entstandene Gebührenanspruch [X.] als Patentanwalt ist von der Klägerin auch zu erstatten(§ 140 Abs. 5 [X.] a.F., wegen Streichung der Abs. 3 und 4 mit [X.] 1. August 2002 jetzt § 140 Abs. 3 [X.]).Der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten hatte seine Mitwirkung [X.] im Verfahren in der Klageerwiderung [X.] -Die gegebene Personenidentität von Rechts- und Patentanwalt steht derAnnahme einer Mitwirkung im Sinne des § 140 Abs. 3 [X.] nicht entgegen.Zwar geht der Wortlaut der Vorschrift ("Mitwirkung") davon aus, daß neben demeigentlichen Prozeßbevollmächtigten (Rechtsanwalt) ein Patentanwalt imRechtsstreit mit tätig wird ([X.] GRUR 1991, 205, 206). Die Vorschriftschließt aber eine Anwendung auf den doppelqualifizierten [X.] nach ihrem Sinn und Zweck nicht aus. Andernfalls wäre dieser, obwohl [X.] qualifiziert und in beiden Funktionen jeweils Organ der [X.] ist, in nicht nachvollziehbarer Weise benachteiligt, da sein Mandant [X.] des Obsiegens eine Erstattung der [X.] vom Gegner [X.] könnte.Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 [X.] sieht ausdrücklich vor, daß [X.] von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Pa-tentanwalts entstehen, die Gebühren nach § 11 [X.] und außerdem dienotwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind. Die ursprünglich inder Regelung enthaltene Begrenzung der Erstattung ("bis zur Höhe einer vollenGebühr") ist zuvor mit Gesetz vom 13. Dezember 2001 ([X.] I S. 3656, 3675)mit Wirkung vom 1. Januar 2002 gestrichen worden. Sie ist im Streitfall nichtüberschritten, so daß es auf die Frage der Geltung der neuen Regelung für [X.] nicht ankommt. Eine Prüfung, ob die durch die Mitwirkung des Patent-anwalts entstandenen Gebühren notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1ZPO sind, findet aufgrund der Regelung des § 140 Abs. 3 [X.] (§ 140Abs. 5 [X.] a.F.) nicht statt (vgl. [X.]. 1989, 106, 107;[X.]/[X.], [X.], § 140 Rdn. 66; [X.]/[X.], [X.],6. Aufl., § 140 Rdn. 18).- 8 -IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Klägerin mit der Kostenfolgeaus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.[X.]. Ungern-Sternberg[X.]BüscherSchaffert