Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 25.03.2004, Az. I ZR 130/01

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/01 Verkündet am: 25. März 2004 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

[X.]

[X.] § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 14 Abs. 2 [X.]

Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender Einfluß für den Schutzumfang der Marke zu.

[X.], [X.]. v. 25. März 2004 - [X.]/01 - OLG München

LG München I

- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25. März 2004 durch [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] und Dr. Bergmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 1. März 2001 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.
Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand:

Die Klägerin und [X.] stellt her und vertreibt Bälle, [X.].
Die Beklagte und Widerklägerin ist der [X.] ([X.]). Sie richtet u.a. [X.] aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "[X.]" mit Schutzwirkung für [X.] eingetragenen [X.] Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden A[X.]ildung:

- 4 - Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen [X.] Marke Nr. 399 00 434.3:

Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "[X.]" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der [X.] beanstandeten Verhalten deren [X.] nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und [X.] zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "[X.]" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubie-ten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu be-sitzen, einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wieder-gegebene Art und Weise: - 5 -

Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Scha-densersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Ge-wahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der [X.] der [X.] werde wegen Schutzunfähigkeit des [X.] allein durch den Bildbestandteil ge-- 6 - prägt. Auch die [X.] Marke sei nur durch die besondere graphische Ge-staltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das [X.] hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der [X.] hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen [X.]eils.

Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der [X.] gemäß § 14 Abs. 2 [X.] [X.] bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der [X.] seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "[X.]" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des [X.] gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die [X.] Wirkung gegenüber dem [X.] übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "[X.]" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als [X.] bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombi-nation beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhn-lich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die [X.] im [X.] sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der - 7 - klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Be-rücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwi-schen den Marken der [X.] und dem Zeichen der Klägerin.
I[X.] Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-nen [X.]eils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechs-lungsgefahr zwischen den Marken der [X.] und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 [X.] [X.]), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 [X.] [X.] ist nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der [X.] (vgl. [X.], [X.]. [X.], [X.], 544, 545 = [X.], 537 - [X.] 24; [X.]. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, [X.], 1040, 1042 f. = [X.], 1431 - Kin-der, m.w.N.).
b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der [X.] und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der [X.] für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" einge-tragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen. - 8 - c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Mar-ken der [X.] gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das [X.] sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der [X.] nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem [X.] "[X.]" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "[X.]" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kenn-zeichnung der konkret momentan stattfindenden [X.]" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an ei-ne solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. [X.], [X.]. v. 11.5.1995 - [X.], [X.], 808, 810 - P3-plastoclin; [X.]. [X.] - [X.], [X.], 1031, 1032 = [X.], 1155 - [X.]). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder [X.] [X.] jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Ver-kehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann ([X.], [X.]. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, [X.], 814, 815 = [X.], 987 - [X.]; [X.], 1040, 1043 - Kinder). [X.] oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den - 9 - schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. [X.], [X.]. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, [X.], 608, 610 = [X.], 529 - [X.]; [X.]. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, [X.], 1158, 1160 - Dorf [X.]; [X.], 1031, 1032 - [X.]; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
[X.]) Verletzung der [X.] Nr. 703 249

(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der [X.] der [X.] durch die beiden [X.] "[X.]" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der [X.] wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem [X.] übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei [X.] regelmäßig der Wortbestand-teil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. [X.], [X.]. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, [X.], 809, 811 = [X.], 982 - [X.]). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "[X.]" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "[X.]" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der Fußball-[X.] des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungs-gericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
- 10 - (2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsge-richt davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "[X.]" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht [X.] hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der [X.] Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen A[X.]ildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "[X.]" graphisch hervorgehoben. [X.] gilt für den Wortbestandteil "[X.]" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren A[X.]ildung. Der Bestandteil "[X.]" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "[X.]" einen das gesamte Zeichen [X.] Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungs-gericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "[X.]" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der [X.] ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "[X.]" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Be-zeichnung für die [X.] im [X.] sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merk-fähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das [X.] gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des [X.] 11 - standteils "[X.]" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "[X.]" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den [X.] Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der [X.] hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der [X.] des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der [X.] vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-[X.] im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "[X.]" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die [X.] in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "[X.]" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon [X.], daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichter-stattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "[X.] Bezeichnung für die [X.] des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "[X.]" mit diesem Sport-ereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von [X.]. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "[X.]" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-[X.] im Jahre 2000 ver-stünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, [X.] 12 - besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beach-teten Vortrag der [X.] versteht der Verkehr den Hinweis "[X.]" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-[X.] 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "[X.]" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spiel- oder Trainingsballs für das mit "[X.]" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-kenG.
(4) Daß der Bestandteil "[X.]" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 [X.] erfüllt, hat das Berufungsge-richt nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "[X.]" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der [X.] der [X.] unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klä-gerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke be-schränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf dieje-nigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforder-lich sind (vgl. [X.] [X.], 608, 610 - [X.]), also hier auf die (besonde-re) graphische Gestaltung der Angabe "[X.]" sowie auf den Bildbe-standteil der [X.] der [X.]. Wegen der Unterschiede der [X.] Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-- 13 - schränkten [X.] der [X.] ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der [X.] Marke Nr. 399 00 434.3

(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der [X.] Marke der [X.] durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten [X.] "[X.]" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage be-faßt, ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "[X.]" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurtei-lung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besonde-re graphische Gestaltung des Wort- sowie des [X.] abgestellt wer-den darf.
(2) Wie bei der [X.] bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annah-me des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwi-schen den Marken der [X.] und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der [X.] gilt das zur [X.] Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "[X.]" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeich-nungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere gra-phische Gestaltung von "[X.]". Angesichts der Unterschiede in der gra-phischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist - 14 - auch gegenüber der [X.] Marke der [X.] eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "[X.]" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungs-gerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungs-handlung nach § 14 Abs. 2 [X.] setzt grundsätzlich voraus, daß die Ver-wendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rah-men des [X.] jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient ([X.], [X.]. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, [X.], 963, 964 = [X.], 1353 - [X.]/[X.]us, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrich-tung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. [X.] 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des ange-sprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als [X.] auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der [X.] Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das [X.] zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur [X.] 15 - terscheidungskraft des [X.] "[X.]" sowie zum Ge-samteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der [X.] weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtli-chen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "[X.]" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fuß-ball-[X.] im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.

[X.] v. Ungern-Sternberg [X.]

[X.]