Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.11.2013, Az. 33 W (pat) 537/12

Gegen die am 17. September 2010 angemeldete, am 12. Januar 2011 eingetragene und am 11. Februar 2011 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 30 2010 055 252

registriert unter anderem für

Klasse 40:

Materialbearbeitung

ist am 9. Mai 2011 Widerspruch eingelegt worden gegen die für die angegriffene Marke eingetragene Dienstleistung der Klasse 40 „Materialbearbeitung“. Der Widerspruch wird gestützt auf die am 3. September 2008 angemeldete und am 2. April 2009 eingetragene Gemeinschaftswortmarke 007210073

Carbo[X.]

registriert für

Klasse 4:

Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe, nämlich Kohle, gewonnen aus organischen Stoffen durch hydrothermale Karbonisierung, jedoch nicht mittels autothermer Pyrolyse; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, jedoch nicht aus Wachsen gewonnen durch ein Verfahren zur Umwandlung von Biomasse in Synthesegas mittels kombinierter autothermer Pyrolyse und Hochtemperaturvergasung und angeschlossener Fischer-Tropsch-Synthese;

Klasse 40:

Materialbearbeitung in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Kohle aus organischen Stoffen durch hydrothermale Karbonisierung, jedoch nicht mittels autothermer Pyrolyse; Materialbearbeitung in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Dünger, organische Säuren und Furfurale gewonnen aus Prozesswasser angefallen bei der hydrothermalen Karbonisierung, jedoch nicht durch ein Verfahren zur Umwandlung von Biomasse in Synthesegas mittels kombinierter autothermer Pyrolyse und Hochtemperaturvergasung;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Kohle aus organischen Stoffen durch hydrothermale Karbonisierung, jedoch nicht mittels autothermer Pyrolyse; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Dünger, organische Säuren und Furfurale gewonnen aus Prozesswasser angefallen bei der hydrothermalen Karbonisierung, jedoch nicht durch ein Verfahren zur Umwandlung von Biomasse in Synthesegas mittels kombinierter autothermer Pyrolyse und Hochtemperaturvergasung; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Kohle aus organischen Stoffen durch hydrothermale Karbonisierung, jedoch nicht mittels autothermer Pyrolyse; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen in Zusammenhang mit der [X.]rzeugung von Dünger, organische Säuren und Furfurale gewonnen aus Prozesswasser angefallen bei der hydrothermalen Karbonisierung, jedoch nicht durch ein Verfahren zur Umwandlung von Biomasse in Synthesegas mittels kombinierter autothermer Pyrolyse und Hochtemperaturvergasung; [X.]ntwurf und [X.]ntwicklung von Computerhardware und -software.

Mit Beschluss vom 5. Juni 2012 hat die [X.]stelle für Klasse 1 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat hierzu ausgeführt, dass zwischen den zu vergleichenden [X.] keine [X.] bestehe. Auszugehen sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von einer teilweisen Dienstleistungsidentität, nämlich für Klasse 40 „Materialbearbeitung“. Beim [X.] sei zu berücksichtigen, dass dem gemeinsamen Bestandteil „Carbo“ ein beschreibender Anklang zukomme. Dieser werde als Wortbildungselement im Zusammenhang mit Kohle verwendet und werde daher vom Fachverkehr, aber auch vom interessierten Durchschnittsverbraucher verstanden. Aufgrund dieses beschreibenden Anklangs werde der Verbraucher gerade die [X.]ndsilbe zur Unterscheidbarkeit nutzen. Sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht unterschieden sich die [X.] durch die unterschiedlichen Vokale, nämlich einerseits „o“ und andererseits „e“. Die Anfangssilbe „Carbo“ präge die Zeichen wegen ihrer beschreibenden Bedeutung nicht. Ausgehend vom Gesamteindruck der Zeichen scheide eine [X.] aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass sich die gegenüberstehenden Zeichen klanglich und bildlich hochgradig ähnlich seien. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der erste Teil eines Zeichens (hier: „Carbo“) der prägende sei. Auch die zweite Silbe [X.]/ren) unterscheide sich durch die unterschiedlichen Vokale nur geringfügig. Hinsichtlich des [X.] wiesen beide Zeichen zudem einen hohen Ähnlichkeitsgrad auf, weil „Carbo“ als Abkürzung für „Carbon“ stehe. Im Übrigen trete der Bestandteil „Carbo“ trotz seiner beschreibenden Funktion nicht vollständig zurück. Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Dienstleistungsidentität bestehe daher [X.].

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen soweit sie vom Widerspruch erfasst wird.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die angegriffene Marke ist gem. § 42 [X.] für die im Tenor genannte, mit dem Widerspruch angegriffene Dienstleistung „Materialbearbeitung“ zu löschen, weil [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht.

Nach allgemein anerkannten Grundsätzen liegt [X.] vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des [X.]inzelfalls umfassend zu beurteilen. [X.]ntscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen.

Für die umfassende Beurteilung der [X.] kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. [X.] GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - [X.] LIF[X.]; [X.] GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - [X.] m. w. N.). Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. [X.] GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - [X.]). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher ([X.] GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/[X.]; [X.] GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - [X.]; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 Rd. 81, § 8 Rd. 29 ff.). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

Bei der Bestimmung der [X.] ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der [X.] oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der [X.] oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: [X.] GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Springende Raubkatze; [X.] GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - [X.]; [X.] GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - [X.]; [X.], 1002 (Nr. 23) - [X.]; [X.] (Nr. 13) - [X.]; [X.], 1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; [X.] 2011, 824 (Nr. 19) - [X.]/[X.]; [X.], 235 (Nr. 15) - [X.]/[X.]; [X.] WRP 2012, 1241 (Nr. 25) - pure/pjur; [X.] 2013, 833, 835 (Nr. 30) - Culinaria/[X.]).

Zum angesprochenen Verkehr zählen vorliegend sowohl [X.]ndverbraucher als auch [X.], deren Aufmerksamkeitsgrad bei der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung der Klasse 40 „Materialbearbeitung“ als durchschnittlich einzustufen ist.

a) Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der [X.]. Kennzeichnungskraft ist die [X.]ignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner [X.]igenart als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in [X.]rinnerung behalten und wieder erkannt zu werden ([X.] 2012, 1040 (Nr. 29) - pure/pjur; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind [X.], die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 Rd. 128; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. [X.] GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - [X.] Schuhfabrik).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist geschwächt. Der Gesamtbegriff „Carbo[X.]“ hat allerdings keine feststehende beschreibende Bedeutung, sondern wird von der Widersprechenden markenmäßig verwendet, um ein von ihr entwickeltes Verfahren zur Materialbearbeitung zu bezeichnen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse ([X.]), bei dem Biomasse zu Biokohle homogenisiert und anschließend getrocknet wird, so dass aus feuchter Biomasse energiereiche Braunkohle entsteht. Die Schwächung der Kennzeichnungskraft ergibt sich indes aus der Vorsilbe „Carbo“. „Carbo“ ist die [X.] Fachbezeichnung für Kohle(n)stoff ([X.] [X.]nzyklopädie, 21. Aufl.; RÖMPP, Lexikon Chemie, 10. Aufl.; [X.] Fremdwörter, 8. Aufl.). Als Fachbegriff der Chemie wird er ebenso wie „Karbo“ als Wortbildungselement mit der Bedeutung „Kohle, Kohlenstoff“ verwendet ([X.], Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl.). Dementsprechend findet sich „Carbo“ (bzw. vor Vokalen „Carb“) als „[X.] in Namen von [X.]. und org. Kohlenstoffverbindungen und in Begriffen, die sich auf Kohle u./o. Kohlenstoff beziehen“ ([X.], Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke 1003; vgl. auch [X.] (pat) 134/97 - [X.] [X.]; [X.]). Der Gesamtbegriff Carb[X.] entspricht diesem Begriffsbildungsprinzip und ist daher eng an den Begriff „Carbo“ angelehnt.

Bereits die Anlehnung an einen beschreibenden Begriff kann zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen ([X.] 2013, 833, 835 (Nr. 33) - Culinaria/[X.]; [X.] 2012, 1043 (Nr. 29) - pure/pjur; [X.], 729 (Nr. 27) - [X.]/[X.]; [X.]-RR 2010, 205 ([X.]) - [X.]; [X.], 258 (Nr. 24) - INT[X.]RCONN[X.]CT/T-InterConnect). [X.]ntscheidend ist, ob der maßgebliche Verkehr den Zusammenhang des begehrten Zeichens mit dem Begriff, an den dieses angelehnt ist, sofort erkennt (vgl. [X.] 2013, 833 (Nr. 33) - Culinaria/[X.]). Davon ist vorliegend auszugehen, denn der Verkehr ist daran gewöhnt, dem Fachbegriff „Carbo“ als Vorsilbe oder in [X.] zu begegnen, wenn es sich um Produkte handelt, die im Zusammenhang mit Kohlenstoff stehen oder diesen beinhalten. Die [X.]ndsilbe „[X.]“ in der Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf die Üblichkeit des Wortbildungsprinzips nicht geeignet, von dieser Begriffsbedeutung wegzuführen, zumal die [X.]ndsilbe durch [X.] von der Anfangssilbe abgetrennt ist, wodurch die [X.]igenständigkeit von „Carbo“ noch hervorgehoben wird. Der Verkehr misst daher dem Begriff „Carbo[X.]“, wenn er ihm in Zusammenhang mit Materialbearbeitung begegnet, zumindest gewisse beschreibende Anklänge bei, weil er auf Materialbearbeitung in Zusammenhang mit Kohlenstoff, auf die [X.]rzeugung von Kohle aus organischen Stoffen (z. B. hydrothermale Karbonisierung) oder auf das zu bearbeitende Material (z. B. Carbon) hinweisen kann. Im [X.]rgebnis ist deshalb von einer geschwächten Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens auszugehen.

Die zu vergleichenden Dienstleistungen sind zum Teil identisch, weil beide [X.] für Klasse 40 „Materialbearbeitung“ eingetragen sind.

Die zu vergleichenden Zeichen weisen eine hohe Ähnlichkeit auf.

a) Bei dem [X.] ist zwar auf den informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher abzustellen (vgl. [X.] GRUR 2006, 413 (Nr. 19) - [X.]/SIR; [X.] 2006, 859 (Nr. 17) - Malteserkreuz), indes ist zu berücksichtigen, dass dieser die Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann. Vielmehr gewinnt er seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen [X.]rinnerung an eine der verschiedenen [X.].

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender [X.] ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil [X.] auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können ([X.] GRUR Int. 2010, 129 ([X.]) - [X.]/[X.]; [X.] 2009, 1055 (Nr. 26) - airdsl). In der Regel kann bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer [X.] ausreichen ([X.] GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - [X.]/SIR; [X.] WRP 1999, 192 (194) - [X.]/Lions; [X.] 2011, 824 (Nr. 26) - [X.]/[X.]; [X.] 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo).

b) Zu vergleichen ist die Wortbildmarke

mit der Wortmarke

Carbo[X.].

In bildlicher Hinsicht enthalten beide Zeichen die Anfangssilben „Carbo“. Das angegriffene Zeichen unterscheidet sich jedoch in der durchgehenden Kleinschreibung nach dem großen Anfangsbuchstaben von der Widerspruchsmarke, in der die [X.]ndsilbe „[X.]“ in [X.] erscheint. Zudem unterscheiden sich die Zeichen durch den Vokal „o“ statt „[X.]“ in der letzten Silbe [X.]/[X.]) der zu vergleichenden [X.]. Außerdem enthält die angegriffene Marke eine in das „o“ der zweiten Wortsilbe eingefügte Grafik. [X.]rst bei näherer Betrachtung wird erkennbar, dass es sich dabei um einen geschliffenen [X.]delstein handeln könnte. Die kleine Darstellung dieses [X.]delsteins und dessen [X.]inbindung in das Innere eines Buchstabens führen indes dazu, dass der Verkehr diese Grafik bei der optischen Wahrnehmung der Zeichen vernachlässigen wird. Hinzu kommt der Umstand, dass Materialbearbeitung sich auf [X.]delsteine beziehen kann, so dass der Verkehr wenn er die Abbildung als [X.]delstein erkennt, annehmen wird, dass die Grafik lediglich das Bezugsobjekt der Dienstleistung beschreibt. Die für die Abbildung der angegriffenen Marke gewählte Schriftart ist unauffällig und werbeüblich, so dass der Verkehr sie ebenfalls nicht als unterscheidungskräftiges Merkmal wahrnehmen wird. In der Gesamtbetrachtung sind daher weder die grafische Darstellung noch die Kleinschreibung oder der abgeänderte Vokal in der [X.]ndsilbe der angegriffenen Marke geeignet, von einer bildlichen Zeichenähnlichkeit wegzuführen.

[X.]ine begriffliche Ähnlichkeit durch die Anlehnung an den beschreibenden Begriff „Carbo“ kann vorliegend nicht zu einer die [X.] begründenden Zeichenähnlichkeit herangezogen werden, denn eine zur [X.] führende Zeichenähnlichkeit ist zu verneinen, soweit sich die Übereinstimmung auf die schutzunfähige Angabe beschränkt (vgl. [X.] 2012, 1040 (Nr. 39, 42) - pure/pjur).

In klanglicher Hinsicht sind die zu vergleichenden [X.] sehr ähnlich. In klanglicher Hinsicht orientiert sich der Verkehr bei [X.] am Wortbestandteil, da er die einfachste Art der Benennung darstellt ([X.] 2013, 68 (Nr. 16) - Castell/VIN [X.]; [X.] 1999, 167 (168) - [X.]). Die ersten beiden Silben der zu vergleichenden Zeichen [kar - bo] sind klanglich identisch. Die letzte Silbe der Zeichen [ren/[X.]] unterscheidet sich lediglich durch die unterschiedlichen Vokale „e“ und „o“. Diese verändern das Klangbild in der Silbe „ren/[X.]“ zwar etwas, dies wird der Verkehr aber im [X.] nicht hinreichend deutlich wahrnehmen, da es sich um die weniger beachtete [X.]ndsilbe handelt und die unterschiedlichen Vokale auf Betonung und Sprachrhythmus der übrigen Silbenfolge keine Auswirkung haben.

c) Bei der Beurteilung der [X.] ist allerdings von dem Grundsatz auszugehen, dass schutzunfähige [X.]lemente, wie hier der Zeichenbestandteil „Carbo“, für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten [X.] sein können (vgl. [X.] 1990, 453 (454 f.) - [X.]; [X.], 48 (51) - frei öl; vgl. [X.], 1040 (Nr. 39, 42) - pure/pjur). Vielmehr ist der Schutzbereich von [X.], die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, nach Maßgabe ihrer [X.]igenprägung eng zu bemessen ([X.], 803 (Nr. 22) - HAIT[X.]C/H[X.]IT[X.]C; [X.], 729 (Nr. 27) - [X.]/[X.]; Ströbele/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 Rd. 160). Demzufolge ist eine zur [X.] führende Zeichenähnlichkeit zu verneinen, soweit sich die Übereinstimmungen auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe selbst beschränken ([X.], 803 (Nr. 22) - HAIT[X.]C/H[X.]IT[X.]C; [X.] 2003, 963 (Nr. 26)

Weisen die Vergleichsmarken jedoch - wie hier - weitergehende Gemeinsamkeiten in ihrer schutzbegründenden [X.]igenprägung auf, so besteht insoweit kein Anlass für eine [X.]inschränkung des nach dieser [X.]igenprägung zu bemessenden Schutzumfangs der älteren Marke ([X.], 803 (Nr. 22) - HAIT[X.]C/H[X.]IT[X.]C

Vorliegend beschränkt sich die klangliche und bildliche Zeichenähnlichkeit der Vergleichsmarken gerade nicht auf den [X.]en Bestandteil „Carbo“; sie setzt sich vielmehr in der nachfolgenden Silbe ([X.]/[X.]) fort, die sich in den [X.] nur durch einen einzigen Vokal unterscheidet. Die angegriffene Marke lehnt sich damit in fast identischer Weise an den beschreibenden Begriff „Carbo“ an, wie die Widerspruchsmarke. [X.]s handelt sich daher nicht lediglich um ein ähnliches Zeichenbildungsprinzip, sondern um eine nahezu identische Übernahme der schutzbegründenden [X.]ndsilbe der Widerspruchsmarke. [X.]s bestehen schließlich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Abwandlung des Begriffs „Carbo“ durch die [X.]ndsilbe „ren“ ihrerseits verbraucht bzw. [X.] wäre und sie deshalb nicht für eine relevante Zeichenähnlichkeit herangezogen werden könnte.

Die Zeichenähnlichkeit beschränkt sich daher nicht auf bloße Übereinstimmungen mit dem [X.]en Begriff „Carbo“, sondern setzt sich in der diesem Begriff angehängten schutzbegründenden [X.]ndsilbe fort. Die in der angegriffenen Marke erfolgte Übernahme des identischen Begriffs „Carbo“ und dessen Verbindung mit der [X.]ndsilbe „[X.]“, die der [X.]ndsilbe der Widerspruchsmarke („[X.]“) sehr ähnlich ist, führt daher auch im Gesamteindruck zu einer markenrechtlich relevanten Zeichenähnlichkeit in klanglicher und bildlicher Hinsicht.

Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit, die zumindest in klanglicher Hinsicht als hoch einzustufen ist und die Dienstleistungsidentität besteht - ausgehend von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs - trotz der [X.] der Widerspruchsmarke [X.] gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.], da der Verkehr glauben könnte, dass die Dienstleistung „Materialbearbeitung“ von identischen Unternehmen hergestellt wird.

Für eine Auferlegung von Kosten besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.