Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.01.2000, Az. I ZB 32/97

[X.] ZB 32/97Verkündet am:20. Januar 2000WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder [X.]eschäftsstellein der [X.] die Marke Nr. 2 040 238Nachschlagewerk:[X.]:[X.]: ja[X.][X.][X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2- 2 -Zur Frage der Prägung des [X.]esamteindrucks einer aus Wort- und [X.] bestehenden farbig eingetragenen Marke.[X.], [X.]. v. 20. Januar 2000 - [X.] - [X.]- 3 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 20. Januar 2000 durch [X.]. [X.]:Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der [X.] 1997 an [X.] Statt zugestellte [X.]uß [X.] ([X.]) des [X.].Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidungan das [X.] zurückverwiesen.Der [X.]egenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 [X.] 4 -[X.]ründe:[X.] [X.]emäß § 6a [X.] beschleunigt eingetragen ist für die Dienstleistun-gen "Beherbergung und Verpflegung von [X.]ästen" die farbige (grün-weiß-rotund schwarz), nachfolgend schwarz-weiß abgebildete, Marke Nr. 2 040 238Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren WortmarkenNr. [X.] 166 "[X.] & [X.] [X.]" und Nr. [X.] 167 "[X.]",jeweils eingetragen für die Ware "Weine", Widerspruch erhoben.Die Prüfungs- bzw. Markenstelle des [X.] hat die [X.] wegen fehlender zeichenrechtlicher Übereinstimmung (bzw. wegenfehlender Verwechslungsgefahr) zurückgewiesen.Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das [X.]die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet ([X.] 1997, 838).- 5 -Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung [X.] beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die Lö-schung ihrer Marke.I[X.] Das [X.] hat - unter Anwendung des neuen Marken-rechts - eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke "[X.]"und der jüngeren Marke angenommen und dazu ausgeführt:Die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seieneng verwandt. Unter der [X.]eltung des [X.] seien "[X.] von [X.]ästen" einerseits und "Spirituosen" bzw. "Wein" und "Sekt" ande-rerseits als gleichartig beurteilt worden, weil einige bekannte Hersteller der [X.] stehenden Waren auch [X.]astwirtschaften betrieben. Das Inkrafttretendes [X.]es habe insoweit zu keinen Änderungen geführt, so daß [X.] für das neue Markenrecht übernommen und damit die Dienstlei-stung "Verpflegung von [X.]ästen" und die Waren "Weine" als in einem engerenSinne ähnlich angesehen werden könnten.An den [X.] seien deshalb normale Anforderungen zu stel-len, zumal eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, etwaresultierend aus einer erheblichen Bekanntheit im Inland, nicht [X.].Die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke seien vom [X.] her deutlich verschieden. Die Marken stimmten lediglich in dem Wort"[X.]" überein, aus dem die Widerspruchsmarke bestehe. Deshalb komme- 6 -es entscheidend darauf an, ob der Bestandteil "[X.]" der jüngeren [X.] kollisionsbegründend wirke. Dies sei der Fall.Einem [X.] könne eine eigenständige kollisionsbegrün-dende Wirkung insbesondere zuzusprechen sein, wenn er durch seine kenn-zeichnende Funktion den [X.]esamteindruck der mehrgliedrigen Marke [X.], daß der Verkehr Anlaß habe, die Marke mit dem betreffenden Be-standteil verkürzt zu benennen. Das sei bezüglich des Bestandteils "[X.]"der jüngeren Marke der Fall.Bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke würden regel-mäßig die [X.], wenn sie nur unterscheidungskräftig seien, alskollisionsbegründend prägend angesehen. Die Bildbestandteile, hier der Pa-pagei, träten dann zurück, weil sich die [X.] in erster Linie zur Be-nennung der Marke anböten.Zur Markenbenennung kämen demnach allein die Wörter "[X.]" und"[X.]" in Betracht, weil das Wort "[X.]" erkennbar beschreibendsei. Zwar werde der Verkehr die angegriffene Marke weithin mit diesen [X.] benennen. Jedenfalls ein Teil des Verkehrs, der das [X.] Wort"pappagallo" (= Papagei bzw. junger [X.], der erotische Abenteuer mit Tou-ristinnen suche) kenne, werde weiterhin geneigt sein, dieses Wort trotz seinerverfälschten Schreibweise in der Marke wiederzuerkennen und dieses dannauch insgesamt zu nennen. Auch sonst möge mancher Verkehrsteilnehmer dieWörter "[X.]" und "[X.]" trotz ihrer zweizeiligen Schreibweise als Einheitbetrachten, etwa einfach deshalb, weil sie in der angegriffenen Marke in glei-cher Schrift wiedergegeben seien oder auch weil er sie gesamtbegrifflich imSinne von "Vater [X.]" auffasse.- 7 -Jedenfalls werde aber ein rechtlich noch erheblicher Teil der beteiligtenbreiten Verkehrskreise die angegriffene Marke allein mit dem Wort "[X.]"benennen, in welchem Falle Verwechslungen jedenfalls mit der Widerspruchs-marke Nr. [X.] 167 unausweichlich seien.Hinzu komme, daß die Wirkung des Bestandteils "[X.]" als kenn-zeichnender Markenschwerpunkt durch dessen farbliche Hervorhebung inleuchtendem ([X.] verstärkt werde, zumal die Markeninhaberin Farben-schutz genieße und deshalb die Farbgestaltung auch bei der Wertung der prä-genden Wirkung der [X.]e zu beachten sei. Dies entsprecheauch der Betrachtungsweise des Verkehrs, der farblich hervorgehobenen [X.] besondere Beachtung zu schenken gewohnt sei.II[X.] [X.] hat in der Sache Erfolg. Das Bundespatent-gericht hat die Voraussetzungen des [X.] gemäß § 9 Abs. 1Nr. 2 [X.] (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) nicht rechts-fehlerfrei bejaht.Im Ausgangspunkt zutreffend hat das [X.] bei der Be-urteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umständedes Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, eine Wechselbeziehung zwischenden in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Mar-ken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstlei-stungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angenom-men, so daß ein geringer [X.]rad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren[X.]rad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt- 8 -([X.], [X.]. v. 6.5.1999 - [X.], [X.], 995, 997 = [X.] 1999,936 - [X.], m.w.N.).1. Das [X.] ist auch zutreffend davon ausgegangen,daß bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit alle erheb-lichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den [X.] kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art derWaren/Dienstleistungen, ihr [X.] und ihre Nut-zung sowie ihre Eigenart ([X.], [X.]. v. 21.1.1999 - [X.], [X.],731, 732 = [X.] 1999, 928 - [X.], m.w.N.).Die Markenrechtsrichtlinie und das [X.] gehen davon aus, daß- obwohl eine dahingehende eigene Bestimmung, anders als früher in § 1Abs. 2 [X.], im [X.] nicht enthalten ist - auch eine Ähnlichkeit vonWaren und Dienstleistungen gegeben sein kann ([X.] [X.], 731, 733- [X.], m.w.N.). Zwar sind Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrerErbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erziel-ten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres für ähnlich zuerachten; besondere Umstände können jedoch die Feststellung der [X.]. Danach stellt sich im Streitfall die Frage, ob der Verkehr der Fehl-vorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die [X.] genießt, trete (auch) mit den Dienstleistungen "Beherbergung und Ver-pflegung von [X.]ästen" im geschäftlichen Verkehr auf.Das kann angesichts gewisser Überschneidungen im Vertrieb der Ware"Weine" und der Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen nichtverneint werden (vgl. [X.], [X.]. v. 11.2.1999 - I ZB 6/97, [X.], 586,587 - White Lion). Das [X.] hat sich insoweit rechtsfehlerfrei- 9 -auf frühere Entscheidungen bezogen, in denen - anders als die Rechtsbe-schwerde geltend macht - nicht nur unsubstantiiert auf die Annahme einer[X.]leichartigkeit zwischen der Dienstleistung und den Waren "Spirituosen" ver-wiesen worden ist, sondern in denen in einer eigenen Erwägung die [X.] Verhältnisse behandelt worden sind (vgl. [X.] 1983, 117, 119- Schnick-Schnack; [X.] 1993, 392, 394 - [X.]). Danach ist das [X.] von einer [X.]leichartigkeit auch deshalb ausgegangen, [X.] von Wein, Sekt und Spirituosen nicht selten selbständige eigenegastronomische Einrichtungen unterhielten. Diese im angefochtenen [X.]ußin Bezug genommene Erwägung steht mit der allgemeinen Lebenserfahrung inEinklang.2. Hiervon und von normaler Kennzeichnungskraft ausgehend hat das[X.] unter Bejahung auch einer hinreichenden Ähnlichkeit [X.] eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das ist nicht frei von [X.].Zutreffend hat das [X.] insoweit angenommen, daß [X.] und die angegriffene Wort-/Bildmarke, die neben demgeteilt untereinander geschriebenen Wortbestandteil "[X.][X.]" das Bildeines [X.] und den beschreibenden Begriff "[X.]" enthält, deut-lich verschieden sind und lediglich im dem Wort "[X.]" übereinstimmen.Das [X.] ist des weiteren davon ausgegangen, daß ei-nem [X.] selbständiger Schutz zugebilligt werden könne, wenner den [X.]esamteindruck einer Marke prägt oder doch wesentlich mitbestimmt.Zwar würde, wie der [X.] bereits ausgesprochen hat, allein [X.], daß der Bestandteil "[X.]" die angegriffene Marke wesentlichmitbestimmt, nicht ausreichen, die Prägung des [X.]esamteindrucks der [X.] -griffenen Marke in dem Sinne zu begründen, daß die anderen Markenbe-standteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den [X.] vernachlässigt werden können ([X.] [X.], 995, 997- [X.], m.w.N.). Hierauf hat das [X.] allerdings auch nichtmaßgeblich abgehoben, sondern, wie seine weiteren Ausführungen zeigen,dem [X.] "[X.]" eine eigenständige kollisionsbegründendeWirkung deshalb zugesprochen, weil er durch seine kennzeichnende Funktionden [X.]esamteindruck derart bestimme, daß der Verkehr Anlaß habe, die Markemit dem betreffenden Bestandteil verkürzt zu benennen. Daraus wird deutlich,daß das [X.] seiner Beurteilung die Prägung des [X.]s der angegriffenen Marke durch den Bestandteil zugrunde gelegt hat.Die Beurteilung der Prägung des [X.]esamteindrucks einer Marke liegt imwesentlichen auf tatrichterlichem [X.]ebiet und kann im [X.] nur eingeschränkt u.a. daraufhin überprüft werden, ob das Bundespa-tentgericht einen richtigen Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Er-fahrungssätze angewandt hat. Das ist im Streitfall nicht geschehen.Zutreffend hat allerdings das [X.] angenommen, [X.] einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke grundsätzlich die[X.], wenn sie denn - was im Streitfall jedenfalls für den Bestand-teil "[X.][X.]" außer Frage steht - kennzeichnungskräftig sind, in ersterLinie als kollisionsbegründend anzusehen sind. Das wird von der Rechtsbe-schwerde auch nicht beanstandet.Das [X.] ist des weiteren davon ausgegangen, daß dasWort "[X.]" zur Benennung der Marke ausscheide, weil es erkennbarbeschreibend sei. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil das- 11 -Wort eine erkennbare Zusammenziehung der Begriffe "Bistro" und "Restau-rant" darstellt und deshalb als herkunftskennzeichnend gegenüber dem weite-ren Wortbestandteil "[X.][X.]" zurücktritt.Das [X.] hat weiter angenommen, daß der danach ver-bleibende Wortbestandteil "[X.][X.]" vom Verkehr weithin als Benen-nungsmöglichkeit für die angegriffene Marke verstanden wird. Zu den [X.], die die angegriffene Marke in dieser Weise verstehen, hat das[X.] nicht nur denjenigen Teil des Verkehrs gezählt, der das[X.] Wort "pappagallo" in der Bedeutung von Papagei oder junger Ita-liener, der erotische Abenteuer mit Touristinnen sucht, kennt, sondern auchsonstige Verkehrsteilnehmer, die die Wörter "[X.]" und "[X.]" trotz ihrerSchreibweise untereinander als Einheit betrachteten, etwa deshalb, weil sie inder angegriffenen Marke in gleicher Schrift wiedergegeben seien oder auchweil er sie gesamtbegrifflich im Sinne von "Vater [X.]" auffasse. Das wird vonder Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und ist auch sonst aus [X.] zu beanstanden. Für diese Verkehrskreise kommt schon deshalb die An-nahme einer Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.Das [X.] ist ferner davon ausgegangen, daß ein recht-lich jedenfalls noch beachtlicher Teil der beteiligten allgemeinen [X.] die angegriffene Marke allein mit dem Wort "[X.]" benennen werde.Zwar werde die zweizeilige Schreibweise der Bestandteile "[X.]" und"[X.]" allein noch keine Veranlassung geben, einen der [X.]für die Benennung herauszugreifen; sie beseitige jedoch die Hemmung [X.], die bei [X.] Schreibweise gegeben sei. Zumindestdiejenigen Inländer, die das Wort "pappagallo" nicht kennten, würden [X.] gegen eine Verkürzung zu überwinden haben. Soweit sie die- 12 -Wörter im Sinne von "Vater [X.]" verstünden, stelle sich das Wort "[X.]"im Sinne eines Familiennamens als der kennzeichnende Schwerpunkt [X.] dar. Das werde durch die farbliche Hervorhebung des Wortes in einemleuchtenden ([X.] verstärkt. Diese Beurteilung hält der rechtlichenÜberprüfung nicht stand.Sie ist schon deshalb nicht widerspruchsfrei, weil das Bundespatentge-richt davon ausgegangen ist, daß die angegriffene Marke vom Verkehr "weit-hin" mit ihren Bestandteilen "[X.][X.]" benannt werde. Zu diesen [X.] zählt es nicht nur diejenigen Personen, die der [X.]nSprache mächtig sind, sondern auch diejenigen, die das [X.] Wort"pappagallo" in seinem unmittelbaren und in seinem übertragenen [X.] deshalb keine Verkürzung dieses Wortes vornehmen. Dabei hat das [X.] rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß auch weiterenTeilen des Verkehr durch den Bildbestandteil der jüngeren Marke, der [X.] eines [X.], die Wortbedeutung nahegebracht wird und sich schondeshalb der Anteil des Verkehrs, der keinen Anlaß hat, eine Verkürzung aufden Bestandteil "[X.]" vorzunehmen, vergrößert.Aber auch bei denjenigen Angehörigen der allgemeinen Verkehrskreise,die mangels entsprechender sprachlicher Kenntnisse die Bestandteile"[X.]" und "[X.]" nicht ohne weiteres als einen einheitlichen [X.] erkennen, hätte das [X.] nicht unberücksichtigt lassendürfen, daß ein gesamtbegriffliches Verständnis von "[X.][X.]" auch oh-ne einen fest umrissenen Sinn angesichts der Wortbildung erfahrungsgemäßnicht fernliegt und deshalb eine Verkürzung allein auf "[X.]" nicht [X.] -Das [X.] hat der Tatsache, daß der Bestandteil"[X.]" farblich (signalrot) hervorgehoben ist, für die Frage der Prägung [X.] Bedeutung beigemessen. Es hat insoweit zwar nur ausge-führt, es komme hinzu, daß die Wirkung des Bestandteils "[X.]" als kenn-zeichnender Markenschwerpunkt durch die farbliche Hervorhebung verstärktwerde. Andererseits muß aber dem vom [X.] angeführten[X.]rund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, der Einfluß der Farbe [X.] farbiger Marken auf deren kollisionsbegründend prägende [X.] bisher höchstrichterlich in keiner Weise geklärt, entnommen werden, daßim Ergebnis die Farbgebung des Bestandteils "[X.]" für die Beurteilung [X.] der angegriffenen Marke maßgebende Bedeutung erhaltenhat. Mit seiner Erwägung hat das [X.] den gegebenen Sach-verhalt aber nicht ausgeschöpft (§ 82 Abs. 1 [X.], § 286 ZPO).Es hat bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen,daß in der angegriffenen Marke nicht nur das Wort "[X.]" in der rotenSignalfarbe gehalten ist, sondern auch der Körper des [X.], so daß in [X.] Einfärbung des Wortes "[X.]" nicht so sehr eine [X.] Hervorhebung dieses Wortes gegenüber anderen Bestandteilen innerhalbder Marke liegt, als vielmehr in erster Linie eine besondere Zuordnung zumentsprechend eingefärbten Bildbestandteil. Demnach kann aus der [X.] für die Frage der Prägung des [X.]esamteindrucks der angegriffenen Markeallein durch den Bestandteil "[X.]" nichts Maßgebendes entnommen wer-den.Darüber hinaus durfte das [X.] auch nicht unbeachtetlassen, daß durch das graphische Verweben der Bestandteile "[X.]" und"[X.]" ineinander infolge der Verbindung sowohl der [X.] -"P" und "[X.]" als auch der Mittelbuchstaben "P" und "L" die [X.] zu einem [X.]esamtwort wesentlich verstärkt wird.Fehlt es im übrigen an sonstigen Anhaltspunkten dafür, daß der Be-standteil "[X.]" gegenüber "[X.]" zurücktritt, kann von einer Prägung derangegriffenen Marke allein durch ihren Bestandteil "[X.]" nicht ausgegan-gen werden, ohne daß es einer besonderen Erörterung der - vom Bundespa-tentgericht nicht näher behandelten - Frage bedarf, wann die Auffassung eines(größeren oder geringeren) Teils der angesprochenen Verkehrskreise für dieFrage der Prägung des [X.]esamteindrucks einer Marke noch rechtlich erheblichist.Kann demnach von einer Prägung der angegriffenen Marke (allein)durch das Wort "[X.]" nicht ausgegangen werden, fehlt es mangels Mar-kenähnlichkeit an einer Verwechslungsgefahr zwischen der [X.] und der angegriffenen [X.] 15 -IV. Danach war der angefochtene [X.]uß aufzuheben und die [X.] das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 [X.]).Erdmann[X.]Ri[X.] Prof. Dr. Meesist infolge Ausschei-dens an der [X.] verhin-dert. Erdmann [X.]