Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.10.2017, Az. I ZB 4/17

[X.]:[X.]:[X.]:2017:181017BIZB4.17.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]/17
Verkündet am:

18. Oktober 2017

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem
Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Marke Nr.
397 55 314

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18.
Oktober 2017
durch [X.]
Dr.
Büscher, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Löffler,
die Richterinnen
Dr.
Schwonke
und Dr.
Marx
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin
wird der am 27.
Dezember 2016 an [X.] Statt zugestellte Beschluss des 25.
Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.

Gründe:
A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 6.
August 2003 die dreidimensi-onale Marke
Nr.
397 55 314

1
-
3
-
als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für die Ware
Traubenzucker, auch unter Zusatz von geschmack-
und farbgebenden Stoffen sowie Vitaminen, Mineralstoffen und
anderen Wirkstoffen
eingetragen.
Der Antragsteller hat am 24.
September 2012 beim Deutschen Patent-
und Markenamt unter Verwendung des vom Amt herausgegebenen Formblatts die Löschung der Marke beantragt. Dabei hat er angekreuzt, die Marke sei zum einen entgegen §
3 [X.] und zum anderen entgegen §
8 [X.] einge-tragen worden. Der Antragsteller hat vorgetragen, sämtliche Formmerkmale der dreidimensionalen Marke seien zur Erreichung einer technischen Wirkung er-forderlich, das angegriffene Zeichen sei deshalb dem Schutz als Marke nicht zugänglich, §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.]. Zudem fehle dem Zeichen die erforderli-che Unterscheidungskraft, §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.].
Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat die Löschung der Marke [X.]. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos
geblieben
([X.], [X.], 525). Hiergegen wendet sich die Markeninha-berin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
B. Das [X.] hat angenommen,
die angegriffene Marke
sei gemäß
§
50 Abs.
1 und 2 [X.] zu löschen, weil sie
nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] schutzunfähig sei.
Dazu hat es ausgeführt:
Die dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.
Wesentliche Merkmale der angegriffenen Warenform seien bei den dargestellten Täfelchen die Wahl eines flachen Quaders mit abgerundeten Ecken und Kanten, der auf der großflächigen Seite eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Soll-bruchstelle aufweise. [X.] diesen wesentlichen Merkmalen seien technische 2
3
4
5
-
4
-
Wirkungen zuzuschreiben. Die Quaderform des Täfelchens ermögliche eine platzsparende
Konfektionierung im Wege der Stapelung von Traubenzucker-stücken. Ihre
abgeschrägten Ecken und Kanten dienten dem angenehmeren Verzehr. Die Vertiefung in der Mitte der großflächigen Seiten des
Täfelchens
gewährleiste
als Sollbruchstelle eine leichte und gleichmäßige Portionierung in kleinere
Einheiten. Da die angegriffene Marke nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] schutzunfähig sei, könne dahinstehen, ob Schutzhindernisse gemäß §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] und §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] vorlägen.
[X.] Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]. Mit der vom [X.] gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene dreidimensionale [X.] gemäß §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] schutzunfähig und deshalb gemäß §
50 Abs.
1 und 2 Satz 1 [X.] auf Antrag des Antragstellers zu löschen ist.
[X.] Eine Marke wird nach §
50 Abs.
1 und 2 Satz
1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §
3 oder §
8 [X.] eingetra-gen worden ist und das Schutzhindernis -
vom Fall des §
8 Abs.
2 Nr.
10 [X.]nG abgesehen
-
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] und der des Senats ist für die im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Abs.
1 [X.]) und im [X.] (§
50 Abs.
1 [X.]nG) vorzunehmende Prüfung eines Schutzhindernisses nach §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und
nicht auf denje-nigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. [X.], Beschluss vom 18.
April 2013 -
I
ZB
71/12, [X.], 1143 Rn.
15 = [X.], 1478 -
Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17.
Oktober 2013

I
ZB
65/12, [X.], 483 Rn.
22 = [X.], 438 -
test; Beschluss vom 10.
Juli 2014 -
I
ZB
18/13, [X.], 872 Rn.
10 = WRP
2014, 1062 -
Gute 6
7
-
5
-
Laune Drops; Beschluss vom 21.
Juli 2016 -
I
ZB
52/15, [X.]Z 211, 268 Rn.
22 -
Sparkassen-Rot). Für die Prüfung eines Schutzhindernisses nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist es für den Anmelder von Interesse, durch die Dauer des [X.] keine Nachteile zu erleiden (zu Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a der Verordnung [[X.]]
Nr.
40/94 [[X.] aF]
vgl. [X.], Urteil vom 23.
April 2010 -
C-332/09, [X.] 2010, 439 Rn.
47

Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]; [X.], [X.], 1143 Rn.
13 und 15 -
Aus Akten werden Fakten). Außerdem ist zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist (§
50 Abs.
2 Satz
1 [X.]). Hiervon ist das [X.] ausgegangen.
I[X.] Die Annahme des [X.]s, der Eintragung der angegrif-fenen Marke habe im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] entgegengestanden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Das [X.] hat dem Umstand, dass die hier in Rede stehende Warenform einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich ist, zu Recht keine Bedeutung zugemessen.
a) Nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] ist ein Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, das ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] dient der Umsetzung des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 2.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-staaten über die Marken und des am 28.
November 2008 an seine Stelle getre-tenen Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Richtlinie 2008/95/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Sie ist daher richt-linienkonform auszulegen.
Ist ein Zeichen nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] schutzunfähig,
kann dieses Schutzhindernis nicht durch Verkehrsdurchsetzung 8
9
10
-
6
-
überwunden werden ([X.], Urteil vom 18.
Juni 2002 -
C-299/99, Slg.
2002, [X.] = [X.], 804 Rn.
47 -
[X.]/[X.];
[X.], Urteil vom 4.
Sep-tember 2003 -
I
ZR
23/01, [X.]Z 156, 126, 134

Farbmarkenverletzung
I; Urteil vom 19.
Februar 2009 -
I
ZR
195/06, [X.]Z 180, 77 Rn.
22 -
UHU).
Durch die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] und die ihr zugrunde liegenden unionsrechtlichen Bestimmungen soll im Allgemeininteresse
verhin-dert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich un[X.]es Monopol für technische Lösungen einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann, und es Mitbewer-bern erschwert wird, Waren mit diesen technischen Lösungen im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
78
f.

[X.]/[X.]; [X.], Urteil vom 18.
September 2014 -
C-205/13, [X.], 1097 Rn.
18 = [X.], 1298 -
[X.]/[X.]; Urteil vom 16.
September 2015 -
C-215/14, [X.], 1198 Rn.
44 = [X.], 1455

[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], Urteil vom 14.
September 2010 -
C-48/09, Slg.
2010, [X.] = [X.], 1008 Rn.
45 und 56 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], Beschluss vom 25.
Oktober 2007 -
I
ZB
22/04, [X.], 510 Rn.
11 = [X.], 791 -
Milchschnitte; Beschluss vom 16.
Juli 2009 -
I
ZB
53/07, [X.]Z 182, 325 Rn.
25 -
Legostein). Ein dauerhafter Schutz über das Markenrecht würde dem System der gewerbli-chen Schutzrechte widersprechen, wonach technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig sind und danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden dürfen (vgl. [X.], [X.], 1097 Rn.
19

[X.]/[X.]; [X.], 1198 Rn.
45 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
45
f. -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 15.
Dezember 2016 -
I
ZR
197/15, [X.], 734 Rn.
25 = WRP 2017, 792 -
Bodendübel).
11
-
7
-
b) Das [X.] hat angenommen, sobald die [X.] eine technische Lösung verkörpere, bestehe die Gefahr eines ungerecht-fertigten markenrechtlichen Monopols auf die technische Lösung, so dass der Schutzzweck des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] eingreife. Dies gelte unabhängig von der Frage, ob die technische Lösung einem Patent oder einem Ge-brauchsmuster zugänglich gewesen wäre. Im Markenrecht fänden sich zu den für Patenten geltenden Erfordernissen der [X.] und der Neuheit [X.] Entsprechungen. Ohne das Schutzhindernis nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] könnte eine technische Lösung selbst dann noch monopolisiert werden, wenn die Lösung wegen Vorbekanntheit nicht mehr hätte patentiert werden können.
c) Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] sei nach ihrem Sinn und Zweck nicht anwendbar, wenn -
wie im Streitfall -
die technische Lösung einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich sei. Da der Markeninhaberin die Erlangung eines technischen Schutzrechts nicht möglich sei, könnten dessen zeitliche Begrenzungen nicht unterlaufen werden.
Das [X.] hat zu Recht angenommen, dass die Gefahr der markenrechtlichen Monopolisierung von in der Warenform verkörperten technischen Lösungen unabhängig davon besteht, ob
eine Warenform durch ein technisches Schutzrecht geschützt werden kann. Sofern technische Lösun-gen einer Ware nicht unter dem Sonderschutz des Patent-
oder Gebrauchs-musterrechts stehen oder stehen können, sollen sie auch durch das Marken-recht nicht monopolisiert werden können, sondern allen Wirtschaftsteilnehmern zur freien Verwendung offenstehen. Diese Erwägungen gelten erst recht für in der Warenform verkörperte technische Lösungen, die die Voraussetzungen für ein technisches Schutzrecht nicht erfüllen und deshalb nicht einmal zeitlich [X.] monopolisiert werden können.
12
13
14
-
8
-
2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des [X.]s, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen [X.] seien zur Erreichung einer technischen Wirkung im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] erforderlich.
a) Ein Zeichen besteht im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] aus-schließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erfor-derlich ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form einer technischen Wir-kung zuzuschreiben sind, selbst wenn die technische Wirkung auch durch an-dere Formen erzielt werden kann (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
83 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
51
f. -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 11.
Mai 2017

[X.]/15, [X.]. 2017, 623 Rn.
27 -
Yoshida/[X.]; [X.]Z 182, 325 Rn.
25 -
Legostein).
Für die
Prüfung des Schutzhindernisses sind zunächst im Wege der [X.] die wesentlichen Merkmale des Formzeichens zu ermitteln, indem entweder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden oder unmittelbar der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamt-eindruck zugrunde gelegt wird (vgl. [X.], [X.], 1097 Rn.
21 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
70 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 10.
November 2016

[X.]/15, [X.], 66 Rn.
40 -
Simba Toys/Seven Towns). Bei der Ermitt-lung der wesentlichen Merkmale des
Zeichens kann seine Wahrnehmung durch den Durchschnittsverbraucher Berücksichtigung finden (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
76 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11.
Aufl., §
3
Rn.
123).
Sodann ist zu prüfen, ob alle diese wesentlichen Merkmale einer [X.]n Funktion der betreffenden Ware entsprechen (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
72 -
Lego [X.] [[X.]]; 15
16
17
18
-
9
-
[X.], 66 Rn.
42 und
46
ff. -
Simba Toys/Seven Towns). Diese Prüfung hat grundsätzlich anhand objektiver Kriterien auf der Grundlage der graphi-schen Darstellung und der bei der Anmeldung eingereichten Beschreibungen zu erfolgen; nicht maßgeblich ist die Wahrnehmung der angesprochenen [X.] (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
75
f. -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], 66 Rn.
48 bis 52 -
Simba Toys/Seven Towns; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
3 Rn.
125; [X.] in Bü-scher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3.
Aufl., §
3 [X.] Rn.
61; [X.] [X.]/Kur, 10.
Edition [Stand: 1.
Juni 2017],
§
3 [X.] Rn.
83).
Das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] greift nicht ein, wenn die Form der betreffenden Ware ein wesentliches nichtfunktionelles -
wie ein dekoratives oder phantasievolles
-
Element aufweist, das für diese Form von Bedeutung ist (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
52 und 72 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.]. 2017, 623 Rn.
24, 27 und 30 -
Yoshida/[X.]; [X.]Z 182, 325 Rn.
30 -
Legostein). In einem solchen Fall kann die technische Lösung von Mitbewerbern des Marken-inhabers ohne Weiteres in [X.] verkörpert werden, die
ein anderes nichtfunktionelles Element als die Form der Ware des [X.] und weder mit ihr identisch noch ihr ähnlich sind, so dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der technischen Lösung durch die eingetra-gene Marke nicht besteht (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
72 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], Beschluss vom 15.
Dezember 2005 -
I
ZB
33/04, [X.]Z 166, 65 Rn.
13
f. -
Porsche Boxster; Beschluss vom 24.
Mai 2007 -
I
ZB
37/04, [X.]
2008, 71 Rn.
16 = [X.], 107 -
Fronthaube).

b) Das [X.] hat zwar zutreffend drei wesentliche Merk-male des angegriffenen Zeichens ermittelt. Die Rechtsbeschwerde beanstandet 19
20
-
10
-
jedoch zu Recht, dass ihm bei der Bestimmung der Eigenschaften dieser Merkmale Rechtsfehler unterlaufen sind. Das [X.] hat nicht in der gebotenen Weise auf die Ausprägung dieser Merkmale in dem [X.] Zeichen abgestellt. Es hat sie auf eine abstrakte Grundform zurückgeführt, ohne in der gebotenen Weise ihre konkreten Eigenschaften zu berücksichtigen.
aa) Das [X.] hat angenommen, die angegriffene Waren-formmarke weise insgesamt drei wesentliche Merkmale auf. Sie lägen in der Wahl eines flachen Quaders mit abgeschrägten Ecken und
Kanten, der auf bei-den großflächigen Seiten eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Soll-bruchstelle aufweise. Soweit die Markeninhaberin geltend mache, die Täfelchen wiesen insgesamt sieben charakteristische Merkmale auf, liege darin keine ab-weichende Betrachtungsweise. Die Markeninhaberin differenziere lediglich in weitergehendem Umfang bei der Gestaltung der Kanten der Täfelchen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
bb) Der Schutz einer dreidimensionalen Formmarke bezieht sich
nicht auf eine abstrakte Grundform, sondern auf die konkrete Ausgestaltung der formgebenden Merkmale der beanspruchten Ware (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 66 Rn.
47 -
Simba Toys/Seven Towns; [X.], [X.], 71 Rn.
16 -
Fronthaube; [X.], 510 Rn.
21

Milchschnitte; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
9 Rn.
309; Büscher in Bü-scher/[X.]/[X.] aaO §
14 [X.] Rn.
358). Die wesentlichen Merkmale einer Formmarke sind daher nicht nach allgemeinen Gestaltungsprinzipien, sondern anhand der konkreten Formgebung des Zeichens zu ermitteln, die sei-nen Gesamteindruck bestimmt (vgl. [X.], Beschluss vom 20.
November 2003

I
[X.]8/98, [X.], 507, 509 = [X.], 749 -
Transformatorengehäu-se; [X.]Z 182, 325 Rn.
30 -
Legostein).

[X.]) Diese Maßstäbe hat das [X.] nicht hinreichend [X.]. Soweit es die Quaderform als wesentliches Merkmal angesehen 21
22
23
-
11
-
hat, hat es lediglich die Grundform in den Blick genommen und nicht berück-sichtigt, dass die mittig verlaufende
V-förmige Vertiefung die großflächigen [X.] dieser Quader optisch in zwei Rechtecke unterteilt. Die Kanten der [X.] sind ausweislich der Abbildung im Register entgegen der Annahme des [X.]s nicht abgerundet, sondern oben und unten abgeschrägt, so dass die schmalen Seitenflächen der Täfelchen hervorstehende Rechtecke bilden. Die Ecken sind zwar abgerundet, sie weisen jedoch zur Ober-
und Un-terseite der Täfelchen hin und abgesetzt zu den abgeschrägten oberen und un-teren Rändern des Täfelchens zusätzliche
Abschrägungen auf. Die Vertiefung in der Mitte der Täfelchen stellt nicht lediglich einen Einschnitt dar, sondern das Zusammentreffen zweier Schrägen, die dem Spalt eine V-Form verleihen. [X.] die als charakteristisches Merkmal der Warenformmarke anzusehende Randgestaltung der Täfelchen als auch die Einkerbung sind damit auf eine Weise gestaltet, dass sie einen komplexen geometrischen Eindruck vermitteln.
[X.]) [X.] wendet vergeblich ein, für den
Verbraucher habe die Detailgestaltung der formgebenden Merkmale keine wei-tergehende Bedeutung, weil es sich bei [X.] um alltägliche Produkte von geringem Wert handele, die zum sofortigen Verzehr bestimmt seien. Das [X.] hat nicht festgestellt, dass der Verbraucher die Form der
in der Marke dargestellten Täfelchen auf die darin eingeflossenen Grundformen zurückführt und der konkreten Ausformung insgesamt keine Be-deutung für den Gesamteindruck beimisst. Es hat zwar angenommen, eine an-dere
Ausgestaltung der V-förmigen Vertiefungen, etwa in U-Form, würde den Gesamteindruck des Zeichens nicht verändern. Dass der konkreten Formge-bung auch ansonsten keine wesentliche Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke zukommt, hat es nicht festgestellt.

c) Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des [X.]s, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen 24
25
-
12
-
Formmarke seien im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich.
aa)
Die wesentlichen Merkmale eines Formzeichens sind zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, wenn sie im Hinblick auf die betreffende Ware eine technische Funktion erfüllen, ohne dass sie die einzigen Merkmale sein müssen, mit denen diese Funktion erreicht werden kann (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
83 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
53 und 83 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.]. 2017, 623 Rn.
28 -
Yoshida/[X.]; [X.]Z 182, 325 Rn.
25

Legostein; [X.], [X.], 734 Rn.
25 -
Bodendübel). Die in den wesentli-chen Merkmalen verkörperte technische Funktion kann auch in der verbesser-ten Handhabbarkeit, Brauchbarkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Verbrauchs-tauglichkeit der Ware liegen (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO §
3 Rn.
117; [X.] [X.]/Kur aaO §
3 [X.] Rn.
78). Eine technische Wirkung kann auch durch formgebende Merkmale eines Zeichens erreicht werden, das für nichttechnische Produkte -
etwa für Nahrungsmittel
-
Geltung beansprucht (vgl. [X.], [X.], 1198 Rn.
52
ff. -
[X.]/[X.]; [X.], [X.], 510 Rn.
20 -
Milchschnitte; [X.], Beschluss vom 9.
Juli 2009 -
I
ZB
88/07, [X.], 138 Rn.
16 = WRP 2010, 260 -
ROCHER-Kugel). Ein [X.] nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] liegt nur vor, wenn allen wesentlichen Merkmalen einer Formmarke eine technische Wirkung zukommt (vgl. [X.], [X.], 1198 Rn.
48 -
[X.]/[X.]).
Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zei-chens liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann im [X.] nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutref-fenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt ge-lassen hat (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 26
27
-
13
-
66 Rn.
34 -
Simba Toys/Seven Towns; [X.]. 2017, 623 Rn.
22
f. -
Yoshi-da/[X.]). Die Beurteilung des [X.]s, sämtliche der von ihm als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen Marke wiesen eine technische Funktion auf, hält einer solchen Überprüfung nicht stand.
bb) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des [X.]s, der Quaderform der Täfelchen komme eine [X.] Wirkung zu.
(1) Das [X.] hat die technische Funktion der Quader-form darin gesehen, dass sie gegenüber "Bonbonformen" und unregelmäßigen Raumformen die Möglichkeit der Konfektionierung der registrierten [X.] darstellt, die am meisten Raum spart, indem sie eine Stapelung der einzelnen [X.] ermöglicht. Dieser Vorteil komme dem [X.] zugute. Dieser suche nach einer Möglichkeit, mehrere auf kleinem Volumen verpackte und leicht portionierbare [X.] mit sich zu führen, um sie während des Sports oder anderer Tätigkeiten zur schnellen Energiezufuhr zu verzehren. Die platzsparende Konfektionierung erweise sich vor allem bei sportlichen Aktivitäten als vorteilhaft, bei denen der Verbraucher oft nur sehr beschränkt Proviant mit sich führen könne.
(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespa-tentgericht habe bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft auf den [X.] abgestellt. Für die durch die Form der Ware erzielte technische Wir-kung kommt es auf die Funktionalität der fraglichen Ware für den Verbraucher und nicht auf die Modalitäten ihrer Herstellung an (vgl. [X.], [X.], 1198 Rn.
54 bis 57 -
[X.]/[X.]). Dies hat das [X.] [X.]. Es hat ohne Rechtsfehler angenommen, die technische Wirkung im Hinblick auf die Konfektionierung betreffe nicht nur die Herstellung und den Ver-trieb der Ware.
Sie biete auch dem Verbraucher funktionelle Vorteile beim Mit-28
29
30
-
14
-
führen von Traubenzucker als schneller Energielieferant, etwa während sportli-cher Aktivitäten.
[X.] Die Beurteilung des [X.]s, die Quaderform habe für den Verbraucher eine technische Funktion, ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht willkürlich. Die Prüfung der technischen Wirkung einer Warenform richtet sich an den Funktionen aus, die der Benutzer bei der betref-fenden Ware suchen kann (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
78

[X.]/[X.]; [X.], 1097 Rn.
18 -
[X.]/[X.]; [X.], 1198 Rn.
55 -
[X.]/[X.]). Nach der nicht zu beanstandenden tatrichterlichen Beurteilung des [X.]s handelt es sich bei Traubenzucker um ein Mitnahmeprodukt, das typischerweise unterwegs als Energielieferant in Si-tuationen konsumiert wird, in denen dem Verbraucher wenig Platz zum Trans-port zur Verfügung steht. Angesichts des Umstands, dass die Rechtsvorgänge-rin der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren Unterlagen vorgelegt hat, in denen sie die gestapelten [X.] als handliche Begleiter be-schreibt, die einen unterwegs auftretenden Bedarf nach schneller Energiezufuhr zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Konzentration befriedigen, kann die Beurteilung des [X.]s nicht als willkürlich angesehen werden.
(4) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kann der Quaderform der Täfelchen die technische Erforderlichkeit nicht mit der Begründung abgespro-chen werden, die Stapelbarkeit von [X.]n könne auch durch eine zylindrische Ausformung mit einer ebenen,
runden oder ovalen Grundflä-che erreicht werden. Dass dieselbe technische Wirkung durch abweichende Formen mit anderen Abmessungen oder in anderer Gestaltung erzielt werden kann,
lässt die Erforderlichkeit der Form zur Erreichung der technischen Wir-kung im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] nicht entfallen (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
81 und 83 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
53 bis 55 -
Lego [X.] [[X.]]; 31
32
-
15
-
[X.]. 2017, 623 Rn.
28 -
Yoshida/[X.]; [X.]Z 182, 325 Rn.
25 und 33 -
Legostein).
(5) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Quaderform er-weise sich aufgrund ihrer Ecken und Kanten beim Transport und beim Verzehr als eher sperrig, ersetzt sie die tatrichterliche Beurteilung des [X.] durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.
[X.]) Die Rechtsbeschwerde wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die An-nahme des [X.]s, den abgeschrägten Kanten und den abge-rundeten Ecken der Täfelchen komme eine technische Wirkung zu.
(1) Das [X.] hat angenommen, die Vermeidung scharfer Ecken und Kanten diene dazu, den Verzehr der [X.] zu er-leichtern und ihre Aufnahme im Mund angenehmer zu gestalten. Dabei könne ein gegenüber einem durchschnittlich angenehmen Mundgefühl gesteigerter Komfort beim Verzehr von Traubenzucker gewünscht und ausschlaggebend sein. Der Anblick scharfer Kanten könne beim Verbraucher ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Es komme nicht darauf an, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweise, dass die [X.] der Ware in Frage gestellt sei. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
(2) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom [X.]nschutz ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Soll die Form eine Wirkung erzielen, die auf nicht[X.]m Gebiet liegt, greift das Schutzhindernis nicht ein. Dies ist der Fall, wenn die Form eines Lebensmittels der Erreichung einer geschmacklichen Wirkung dient ([X.], [X.], 138 Rn.
18 -
ROCHER-Kugel). Vermittelt die Form bestimmte -
hier optische und haptische -
Sinneseindrücke, stellen diese eben-falls keine Wirkungen technischer Natur dar ([X.] in [X.]/[X.] aaO §
3 Rn.
117; [X.] [X.]/Kur aaO §
3 [X.] Rn.
78).
33
34
35
36
-
16
-
[X.] Nach diesen Maßstäben haben die abgeschrägten Ecken und Kanten der in der Marke gezeigten Täfelchen keine technische Funktion beim Verzehr von Traubenzucker. Sie haben nach den Feststellungen des [X.] eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Die weitere Erwägung des [X.]s, der Anblick von scharfen Kanten könne beim Verbrau-cher gedanklich ein unangenehmes Gefühl im Hinblick auf den beabsichtigten Verzehr auslösen, betrifft ebenfalls nicht die objektive Funktionalität der Ecken und Kanten der [X.], sondern ihren optischen Eindruck und ihre Wahrnehmung durch den angesprochenen Verbraucher.
(4) [X.] macht ohne Erfolg geltend, die abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken von [X.] seien ausweislich eines für Tabletten eingetragenen Patents technisch vorteil-haft,
weil sie Schnittverletzungen der Mundschleimhaut verhinderten. Das [X.] hat offengelassen, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweisen kann, dass seine [X.] in Frage ge-stellt ist, und ob die Schnelligkeit, mit der sich Traubenzucker im Mund auflöst, einer Verletzungsgefahr entgegensteht. Mangels abweichender Feststellungen ist deshalb im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Markeninhaberin davon auszugehen, dass auch ohne die Abschrägung der Kanten oder der Ab-rundung der Ecken ein mundgerechter Verzehr von [X.] möglich ist.
(5) [X.] macht ohne Erfolg geltend, die Abschrägung der Kanten und die Abrundung der Ecken der Traubenzuckertä-felchen dienten der technischen Funktion, deren Abbrechen oder Zerbröseln zu vermeiden. Das [X.] hat hierzu keine Feststellungen getroffen. [X.] macht nicht geltend, das Bundespatentge-richt habe entsprechenden Vortrag des Antragstellers übergangen oder den Sachverhalt entgegen §
73 Abs.
1 Satz
1 [X.] unzureichend ermittelt.
37
38
39
-
17
-
[X.]) Die Annahme des [X.]s, die Einkerbung in der Mitte der in der Marke wiedergegebenen Täfelchen erziele eine technische Wirkung, lässt dagegen -
auch unter Berücksichtigung der konkreten V-Form der [X.] -
im Ergebnis keinen Rechtsfehler erkennen.
(1) Das [X.] hat angenommen, der Verbraucher werde die Einkerbung zutreffend als Sollbruchstelle wahrnehmen, die einer leichten und gleichmäßigen Teilung der Täfelchen diene. Eine solche Portionierbarkeit sei für die angesprochenen Verkehrskreise vorteilhaft, weil Traubenzucker als schneller Energielieferant vor allem von Sportlern in der Regel kontinuierlich und deshalb in kleineren Portionen verzehrt werde.
(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, eine Sollbruch-stelle könne auch in U-Form ausgestaltet werden und gewährleiste bei ihrer diagonalen Anbringung auf dem Traubenzuckerstück ebenfalls eine [X.] Portionierbarkeit, wie die vom Unternehmen des Antragstellers [X.] zeigten. Die Erforderlichkeit einer technischen Wir-kung im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] setzt nicht voraus, dass die tech-nische Wirkung allein mit der betreffenden
Form erzielt werden kann (vgl. [X.], [X.], 804 Rn.
83 -
[X.]/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii [X.] aF vgl. [X.], [X.], 1008 Rn.
53 -
Lego [X.] [[X.]]; [X.], [X.], 734 Rn.
25 -
Bodendübel).
II[X.] Die Entscheidung des
[X.]s kann danach nicht [X.] werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespatent-gericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).
[X.] Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine ent-scheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorab-entscheidungsersuchen an den [X.] erfordern. 40
41
42
43
44
-
18
-
Die Frage, welche Anforderungen an ein Schutzhindernis nach Art.
3 Buchst.
e 2.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und Art.
3 Buchst.
e Ziffer
ii der Richtlinie 2008/95/[X.] zu stellen sind, ist durch die Rechtsprechung des [X.] der [X.] hinreichend geklärt.
D. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
[X.] Das [X.] wird die Frage des Vorliegens eines [X.] nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] erneut zu prüfen haben.
Nach den bislang getroffenen Feststellungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den besonders gestalteten Ecken und Kanten der Tä-felchen um ein wesentliches nichtfunktionelles dekoratives oder phantasievol-les
Element handelt. Das wäre nur anders, wenn ohne die Abschrägungen und Abrundungen für den Verbraucher beim Verzehr eine Verletzungsgefahr be-stünde, während allein ein angenehmes Gefühl im Mund beim Verzehr senso-risch wirkt. Letzteres reicht für eine technische Funktion nicht aus.
I[X.] Soweit das [X.] das Vorliegen eines Schutzhindernis-ses nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] in Betracht gezogen hat, kann bei dem [X.] Verfahrensstand hierauf die von dem Antragsteller begehrte Löschung der angegriffenen Marke nicht gestützt werden.
1. Der Antragsteller hat seinen Löschungsantrag nicht auf §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] gestützt. Er hat in der Antragsbegründung, mit der er die im amt-lichen Formblatt angekreuzten Löschungsgründe der §§
3 und 8 [X.] kon-kretisiert hat (vgl. [X.], Beschluss vom 11.
Februar 2016 -
I
ZB
87/14, [X.], 500 Rn.
9 und 12 = [X.], 592 -
Fünf-Streifen-Schuh), lediglich §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] als Rechtsgrundlage genannt.
2. Die Schutzhindernisse nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 und 2 [X.] bilden keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem [X.] ist es deshalb 45
46
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49
50
-
19
-
verwehrt, das vom [X.] nicht geltend gemachte [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] von Amts wegen zu prüfen.
a) Das konkrete, auf einen bestimmten [X.] gestützte Lö-schungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar ([X.], Beschluss vom 16. Juni 1993 -
I [X.], [X.]Z 123, 30, 34 -
Indorektal
II; [X.], [X.], 500 Rn.
12 -
Fünf-Streifen-Schuh). Daraus ergibt sich, dass der das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag um-schriebene Verfahrensziel, sondern auch die Angabe des Antragsgrunds ent-halten muss, aus dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet ([X.], [X.], 500 Rn.
12 -
Fünf-Streifen-Schuh). Daraus folgt weiter, dass das Deutsche Patent-
und Markenamt und das [X.] ent-sprechend §
308 Abs.
1 ZPO nur über den [X.] entscheiden [X.], der ihnen vom Antragsteller unterbreitet worden ist (vgl. [X.] [X.]/Albrecht,
§
66 [X.] Rn.
7; zum Zivilprozess vgl. [X.], Urteil vom 23.
Juni 2005 -
I
ZR
227/02, [X.], 854, 855 = [X.], 1173 -
Karten-Grundsubstanz; Urteil vom 23.
September 2015

I
ZR
105/14, [X.]Z 207, 71 Rn.
63 -
Goldbären). Der im registerrechtlichen Verfahren geltende [X.] (§
59 Abs.
1, §
73 Abs.
1 [X.]) entfaltet
seine Geltung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands (vgl. [X.], Beschluss vom 20.
Mai 1977

I
ZB
6/76, [X.] 1977, 664, 665 = WRP 1977, 574 -
CHURRASCO; Beschluss vom 10.
Januar 1995 -
X
ZB
11/92, [X.]Z 128, 280, 293 -
Aluminium-Trihydroxid; Beschluss vom 8.
November 2016 -
X
ZB 1/16, [X.]Z 212, 351 Rn.
25
f. -
Ventileinrichtung).
b) Ebenso wie die in §
8 Abs.
2 Nr.
1 bis 10 [X.] geregelten Lö-schungsgründe (vgl. [X.], [X.], 500 Rn.
9 und 13 -
Fünf-Streifen-Schuh) stellen die in §
3 Abs.
2 Nr.
1 und 2 [X.] angeführten [X.] nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich eigenständige Antrags-gründe für das Begehren nach Löschung der bezeichneten Marke dar. Die in 51
52
-
20
-
§
3 Abs.
2 [X.] vorgesehenen Schutzhindernisse knüpfen zwar sämtlich an die Form der Ware an und verfolgen das übereinstimmende Ziel, wesentli-che Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wirt-schaftsteilnehmer freizuhalten (zu Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der Richtlinie 89/104/[X.] vgl. [X.], [X.], 1097 Rn.
18 und 20 -
[X.]/[X.]; Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
26 bis 28 -
[X.]/[X.]). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern sind selbstständige Lebenssachverhalte, indem sie auf die für die je-weilige Warengattung typischen Gebrauchseigenschaften (§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.]), die technische Funktionalität (§
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.]) oder den ästhetischen Wert der Form (§
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.]) abstellen. Demzufolge erfordert die Annahme eines [X.]s nach §
3 Abs.
2 Nr.
1, 2 oder
3 [X.] unterschiedliche tatsächliche Feststellungen. Dass im Einzelfall meh-rere Tatbestände des §
3 Abs.
2 [X.] verwirklicht sein können, steht der Annahme eigenständiger Antragsgründe nicht entgegen.
II[X.] Sollte das [X.] nach erneuter Prüfung der Sach-
und Rechtslage zu dem Ergebnis gelangen, dass eine technische Wirkung nicht für alle wesentlichen Formmerkmale der angegriffenen Marke besteht, wird es den weiteren vom Antragsteller geltend gemachten [X.] zu prüfen ha-ben. Dieser hat sein Löschungsbegehren in zweiter Linie auf das Schutzhinder-nis der fehlenden Unterscheidungskraft (§
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.]) gestützt. Sollte das [X.] zu dem Ergebnis gelangen, dass dieses Schutzhindernis vorliegt, wird es, sofern es nicht aus anderen Gründen die [X.] Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung oder der erneuten Entscheidung über die Beschwerde als unterscheidungskräftig ansieht, das Vorliegen der Vor-aussetzungen der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen haben. In diesem Zusam-menhang wird es in Betracht zu ziehen haben, das von der Markeninhaberin beantragte demoskopische Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung einzuholen (vgl. [X.], Beschluss vom 23.
Oktober 2008 -
I
ZB
48/07, [X.] 2009, 669 53
-
21
-
Rn.
32 = WRP 2009, 815 -
POST
II; Beschluss vom 9.
Juli 2015 -
I
ZB
65/13, [X.], 1012 Rn.
40 = [X.], 1108 -
Nivea-Blau; [X.]Z 211, 268 Rn.
111 -
Sparkassen-Rot).
Büscher
Schaffert
Löffler

Schwonke
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 27.12.2016 -
25 W(pat) 59/14 -