Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 14.03.2006, Az. X ZB 28/04

[X.]BESCHLUSS X ZB 28/04 vom 14. März 2006 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des [X.] hat durch [X.] Melullis, [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] am 14. März 2006 beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 19. Juli 2004 verkündeten [X.]uss des 5. [X.]ats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des [X.] wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen. Der [X.] beträgt 100.000,-- •. Gründe: [X.] Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 6. April 2000 mit 18 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters, das aus einer Ab-zweigung aus der [X.] Patentanmeldung 91 908 374.1 hervorgegan-gen und am 16. April 2001 nach Ablauf der [X.] erloschen ist. Der eingetragene Schutzanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut: 1 - 3 - "[X.] mit wenigstens einer [X.] (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei die Speichervorrichtung umfasst: eine Taktempfängerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines ex-ternen [X.] (53, 54) mit einer festen Frequenz; ein programmierbares Zugriffs-Register zum Speichern eines Wer-tes, welcher die Anzahl von [X.] des externen [X.] (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die [X.] auf eine Leseanforderung antwortet; und eine Vielzahl von [X.] (76) zum Ausgeben von Daten auf einen externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforde-rung, wobei die [X.] (76) nach Verstreichen der Anzahl der [X.] des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben." Die Antragstellerinnen haben beim [X.] die Löschung des Gebrauchsmusters wegen unzulässiger Erweiterung und Fehlens der Schutzfähigkeit seines Gegenstands beantragt. Nach Erlöschen des Schutzrechts haben sie auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters angetragen. Die Gebrauchsmusterabteilung des [X.]s hat die beantragte Feststellung mit [X.]uss vom 28. Mai 2003 getroffen. Gegen diesen [X.]uss hat die Antragsgegnerin [X.] eingelegt. Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2004 hat sie erklärt, das 2 - 4 - Gebrauchsmuster hilfsweise auch mit 38 gegenüber dem eingetragenen An-spruchsatz geänderten [X.] zu verteidigen (Hilfsanträge [X.] so-wie I'-X[X.]'). Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag XVI soll danach lauten: "Dynamischer Wahlfrei-Zugriffs-Speicher ([X.]) mit wenigstens einer [X.] (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei der [X.] umfasst: Pins und Drähte zum Anschließen des [X.]s an einen externen Bus, der Teil einer Halbleiter-Busarchitektur mit einer Mehrzahl von parallel an den externen Bus angeschlossenen [X.]en ist, wobei der externe Bus eine Mehrzahl von Busleitungen zum Übertragen von im Wesentlichen sämtlichen Adress-, Daten- und Steuerungsinformationen aufweist, die vom [X.] zur Kommunika-tion mit im Wesentlichen jedem anderen, an den externen Bus an-geschlossenen [X.] benötigt werden, und wobei der ex-terne Bus wesentlich weniger Busleitungen als die Anzahl von Bits in einer einzelnen Adresse aufweist; eine Taktempfängerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines ex-ternen [X.] (53, 54) mit einer festen Frequenz; ein programmierbares Zugriffszeit-Register zum Speichern eines Wertes, welcher die Anzahl von [X.] des externen Taktsig-nals (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die Speichervor-richtung auf eine Leseanforderung antwortet, wobei das [X.] für den externen Bus durch die Pins und Drähte zugänglich ist, wobei der [X.] die Leseanforderung - 5 - synchron mit dem externen Taktsignal empfängt, und wobei Daten an das programmierbare Zugriffszeit-Register über den externen Bus zum Einstellen des Wertes in programmierbaren [X.] übermittelt werden können, und wobei der Wert in pro-grammierbaren [X.] sowohl während als auch nach einer Initialisierungssequenz programmierbar ist; und eine Vielzahl von [X.] (76) zum Ausgeben von Daten auf den externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforde-rung, wobei die [X.] (76) nach Verstreichen der Anzahl der [X.] des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben, so dass die Leseanforderung und die zugehörige Antwort durch die Anzahl von [X.] getrennt sind, die durch den im [X.] gespeicherten Wert bestimmt ist, wobei jeder [X.] (76) zwei Bits der Daten während ei-nes Taktzyklus des externen [X.] (53, 54) ausgibt; und wobei ein Teil der [X.] (1) automatisch als Reaktion auf die Leseanforderung ohne weitere Anweisungen voraufgeladen wird." Das [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2004 die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen (Leitsatz veröffentlicht in [X.]. 2005, 308). Den Schutzanspruch 1 nach dem [X.] - 6 - trag XVI hat es unter Hinweis auf seine Ausführungen zu den [X.] und [X.] sowie [X.] und [X.] für nicht schutzfähig angesehen. Bezüglich des Hilfs-antrags [X.] hat das [X.] ausgeführt, es habe angesichts der entgegengehaltenen [X.] 4 845 677 keines erfinderischen Schritts des Fachmanns bedurft, die beanspruchte Voraufladung eines Teils der Spei-chermatrix als Maßnahme zur [X.]eunigung von Speicherzugriffen vorzu-schlagen. Die Antragsgegnerin sieht hierdurch ihr Recht auf Wahrung des rechtli-chen Gehörs verletzt. Die Entgegenhaltung [X.] 4 845 677 sei nicht Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. Abgesehen davon, dass einzelne Antragstellerinnen sich auch zu der Zulässigkeit von [X.] hätten, sei in der Sache ausschließlich über die Gegenstände des [X.] diskutiert worden. Im Hinblick auf die Hilfsanträge sei sie nur [X.] worden, sich zur ursprünglichen Offenbarung des Merkmals zu [X.], wonach jeder [X.] zwei Bits der Daten während eines Takt-zyklus des externen [X.] ausgibt. Hätte das [X.] seine Auffassung in Bezug auf den Hilfsantrag XVI im Verhandlungstermin offen ge-legt, hätte sie, die Antragsgegnerin, in näher dargelegter Weise vorgetragen, dass die [X.] 4 845 677 keine Anregung zu dem Merkmal gegeben habe, wonach ein Teil der [X.] automatisch als Reaktion auf die Le-seanforderung ohne weitere Anweisung voraufgeladen wird. Die Antragsgegne-rin beantragt deshalb, 4 den [X.]uss des [X.] vom 19. Juli 2004 aufzu-heben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen. - 7 - Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 treten diesem Begehren schriftsätzlich entgegen. 5 I[X.] 1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 3 [X.], § 18 Abs. 4 Satz 2 [X.] zulässig, weil hinsichtlich eines [X.]es, mit dem die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster (hilfsweise) verteidigt hat, die Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend gemacht ist. 6 2. Das Rechtsmittel ist jedoch nicht begründet. 7 a) Mit der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs kann geltend gemacht werden, dass das entscheidende Gericht Vorbringen nicht zur Kenntnis nimmt oder in seiner Entscheidung nicht in Erwägung zieht oder Erkenntnisse verwer-tet, zu denen ein Verfahrensbeteiligter nicht Stellung nehmen konnte ([X.].[X.]. v. 11.06.2002 - [X.], [X.], 957 - Zahnstruktur m.w.[X.]; 30.03.2005 - [X.], [X.], 572 - Vertikallibelle). Wird [X.], dass das Verfahren an einem solchen Mangel leide, kommt eine rele-vante Verletzung des Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs jedoch nur in Betracht, wenn der Mangel einen entscheidungserheblichen Gesichts-punkt betrifft (vgl. [X.], [X.]. v. 08.01.2004 - 1 BvR 864/03, NJW 2004, 1371) und die beanstandete Entscheidung auf dem behaupteten Mangel be-ruht, d.h. wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die ordnungsgemäße Gewährung rechtlichen Gehörs zu einer der [X.] günstigeren Entscheidung geführt hätte (vgl. [X.]E 28, 17; [X.], [X.]. v. 08.10.2003 - 2 BvR 949/02, [X.], 68, 70). 8 Letzteres kann im Streitfall nicht festgestellt werden. 9 - 8 - Das [X.] hat zur Begründung, dass der hilfsweise ver-teidigte [X.] der Fassung des [X.] nicht schutzfähig ist, unter anderem auf seine Ausführungen zu den [X.] [X.] und [X.] verwie-sen. Es hat mithin den Hilfsantrag XVI auch aus den dort genannten Gründen zurückgewiesen. Wie sich jedenfalls den Ausführungen zum Hilfsantrag [X.] zweifelsfrei entnehmen lässt, hat das [X.] insoweit zwei Lö-schungsgründe ("Der Rechtsbeständigkeit – stehen – die beiden aufgezeigten Löschungsgründe entgegen") als gegeben erachtet. Es hat neben dem Fehlen eines erfinderischen Schrittes den [X.] jedenfalls auch deshalb nicht als schutzfähig angesehen, weil er die Anweisung enthält, dass jeder [X.] zwei Bits der Daten während des Taktzyklus des externen [X.] ausgibt, und bezüglich dieses Merkmals kein kombinatorisches Zusammenwir-ken mit der übrigen Lehre erkennbar sei. Diese Begründung der Zurückweisung des Hilfsantrags [X.] und des dieselbe Anweisung enthaltenen [X.] bleibt von der die Frage nach einem erfinderischen Schritt betreffenden Berück-sichtigung der [X.] 4 845 677 unberührt, derentwegen die [X.] ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ansieht. Da die Zurück-weisungsgründe des [X.] gleichwertig nebeneinander stehen, ist die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht kausal. 10 Dabei kann dahinstehen, ob das Gesetz den zweiten vom Bundespa-tentgericht angenommenen Löschungsgrund kennt und das Bundespatentge-richt diesen Löschungsgrund zu Recht bejaht hat. Denn die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist nur aus den in § 100 Abs. 3 [X.] genannten Gründen eröffnet. Hierzu gehört eine sachliche Richtigkeitskontrolle der angefochtenen Entscheidung nicht. Auf eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist deshalb nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist (vgl. [X.].[X.]. v. 12.05.1987 - [X.], [X.] 1987, 357 - Zigarettenfilter). 11 - 9 - Das entspricht ständiger Rechtsprechung des [X.]ats zu § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] (z.B. [X.].[X.]. v. 29.07.2003 - [X.], GRUR 2004, 79 - Paroxetin; v. 26.02.1985 - [X.], [X.]. 1985, 152 - Tetrafluoräthylenpolymer), gilt für die anderen Alternativen aber gleicherma-ßen. b) Im Übrigen kann auch dem von der Antragsgegnerin erhobenen [X.] nicht beigetreten werden, weil die [X.] 4 845 677 von der [X.] zu 3 bereits mit Schriftsatz vom 8. Februar 2001 in das Verfahren mit der Behauptung eingeführt worden war, sie offenbare, dass eine [X.] oder ein Block des Speichers unmittelbar nach einer Leseoperation vorauf-geladen werden könne, um die nächste Leseoperation vorzubereiten, während Daten von einer anderen [X.] ausgelesen werden (91 17 296 [X.] 192/00 [X.]). Auf diese Würdigung der Entgegenhaltung stellt auch die mit der Rechtsbeschwerde beanstandete Bewertung des [X.] ab. Der Umstand, dass das [X.] dabei insbesondere auf [X.] der [X.] 4 845 677 verweist, erklärt sich zwanglos daraus, dass es die von der Antragstellerin zu 3 in Bezug genommene Beschreibungs-teile als Erläuterung dieses Anspruchs verstanden hat. Die Antragsgegnerin hatte unter diesen Umständen ausreichend Zeit, ihre in der Rechtsbeschwerde näher dargelegte Sicht der Entgegenhaltung vorzutragen und deren Berück-sichtigung bei der dann erst am 19. Juli 2004 getroffenen Entscheidung [X.]. 12 Dem kann die Antragsgegnerin nicht unter Hinweis auf Rechtsprechung des [X.] ([X.]E 84, 188, 190) und des [X.]ats ([X.]. v. 25.01.2000 - [X.], [X.], 792, 793 - Spiralbohrer) ent-gegenhalten, zunächst keine Veranlassung zur Befassung mit der [X.] - 10 - Patentschrift 4 845 677 gehabt zu haben, weil diese Entgegenhaltung im Ver-fahren vor der Gebrauchsmusterabteilung keine Rolle gespielt habe und in der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] in der Sache aus-schließlich über die Gegenstände des [X.] diskutiert worden sei. Denn ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgelegten [X.] ihres Patentanwalts wusste die Antragsgegnerin, dass das [X.] Be-denken gegen die Schutzfähigkeit des hauptsächlich verteidigten Anspruchsat-zes hatte. Unter diesen Umständen war damit zu rechnen, dass es auch auf die Hilfsanträge und die deren Merkmale betreffenden Entgegenhaltungen ankom-men könnte. Es bestand damit auch ohne einen diesbezüglichen Hinweis des [X.] Veranlassung dazu vorzutragen, warum Merkmale, die nach den [X.] den hauptsächlich verteidigten [X.] ergänzen sollen, das Vorhandensein eines erfinderischen Schrittes zu begründen vermö-gen und aus den seitens der Antragstellerinnen dem Gebrauchsmuster bereits entgegengehaltenen Schriften nicht bekannt oder nahegelegt waren. - 11 - 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 4 Satz 2 [X.] i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 [X.]. Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht für notwendig erachtet. 14 [X.]Scharen [X.]

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 19.07.2004 - 5 W (pat) 443/03 -