Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.11.2011, Az. X ZR 23/09

BUNDESGERIC[X.]TS[X.]OF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 23/09
Verkündet am:

2. November 2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Patentnichtigkeitsverfahren

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2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 2.
November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin [X.], den [X.] und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des
Beklagten wird das an [X.] Statt am 26. Januar 2009 zugestellte Urteil des 3.
Senats ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Das [X.] Patent 1
036
894 wird mit Wirkung für die Bun-desrepublik [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
1.
Verwendung einer Notablaufvorrichtung mit einer Ablauföffnung (6), mit [X.] die [X.]öhe eines [X.] ([X.]) zu einer zu [X.] (1) bestimmenden Anstaueinrichtung (7) und mit einem mit der Ablauföffnung (6) in Verbindung stehenden vertikalen [X.] (2), bei der in Strömungsrichtung der Ablauföffnung (6) ein Behälter (8) vorgeschal-tet ist, der zur Fläche hin mit einem Boden (11) abgeschlossen ist und der eine [X.] (9) aufweist, die bis zu einer [X.]öhe, die kleiner als die [X.]öhe der [X.] (9) ist, wenigstens eine [X.] (15) [X.] und oberhalb der [X.] (15) mit einer Deckelwandung (10) durch das angestaute Wasser einen luftdicht abgeschlossenen Raum bil-det, zur Entwässerung der Fläche (1), insbesondere eines Flachdachs, die bis zur [X.]öhe des [X.] ([X.]) durch normale Was-serabläufe entwässert wird.
2.
Verwendung nach Anspruch 1, bei der sich die [X.] (15) der [X.] bis in den Bereich der [X.]öhe der Anstaueinrichtung (7) erstreckt.
3.
Verwendung nach Anspruch 2, bei der sich die [X.] (15) bis in die oder unterhalb der [X.]öhe der Anstaueinrichtung (7) erstreckt.
4.
Verwendung
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der sich die Einlauföff-nung (15) der Notablaufvorrichtung andererseits bis zum unteren Rand der [X.] (9) erstreckt.
5.
Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die [X.] (15) der Notablaufvorrichtung durch eine Vielzahl von Schlitzen (16) gebil-det ist.
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3
-
6.
Verwendung nach Anspruch 5, bei der die Schlitze (16) vertikal gerichtet sind.
7.
Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die [X.] (7) durch den Rand eines Rohrstücks (4) gebildet ist.
8.
Verwendung nach Anspruch 7,bei der das Rohrstück (4) unmittelbar in das vertikale [X.] (2) mündet.
9.
Verwendung nach Anspruch 7 oder 8, bei der der Rand (7) der [X.] (6) trichterförmig aufgeweitet ist.
10.
Verwendung nach Anspruch 9, bei der die Ablauföffnung (6) einen nach ra-dial bis zur [X.]orizontalen umgebogenen Rand (7) aufweist.
11.
Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei der sich die Anstau-einrichtung (7', 7") außerhalb des Behälters (8) befindet.
12.
Verwendung nach Anspruch 11, bei der die Anstaueinrichtung als sich über die Fläche (1) erhebende Stufe (7") vor oder in einem horizontalen Ablauf-rohr (21) ausgebildet ist, das in das vertikale [X.] (2) übergeht.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des am 14. März 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 17.
März 1999 angemelde-ten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] erteilten [X.] Patents 1
036
894 (Streitpatents), das eine Notablaufvorrichtung für eine mit Wasserabläufen entwässerte Fläche betrifft und 13
Patentansprüche um-fasst. Patentanspruch 1 lautet in der [X.]:
"Notablaufvorrichtung für eine mit Wasserabläufen entwässerte Fläche (1), ins-besondere Flachdach, mit einer Ablauföffnung (6), mit einer die [X.]öhe eines [X.] ([X.]) zu der Fläche (1) bestimmenden [X.] (7) und mit
einem mit der Ablauföffnung (6) in Verbindung stehenden verti-kalen [X.] (2), dadurch gekennzeichnet, dass in Strömungsrichtung der Ablauföffnung (6) ein Behälter (8) vorgeschaltet ist, der eine [X.] (9) aufweist, die bis zu einer [X.]öhe, die kleiner als die [X.]öhe der [X.] (9) 1
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ist, wenigstens eine [X.] (15) aufweist und oberhalb der Einlauföff-nung (15) mit einer Deckelwandung (10) durch das angestaute Wasser einen luftdicht abgeschlossenen Raum bildet."
Die Klägerin hat sich
mit ihrer Nichtigkeitsklage auf die Nichtigkeitsgrün-de des Fehlens einer ausführbaren [X.] und der mangelnden Patentfä-higkeit gestützt und dazu auf insgesamt 26 Entgegenhaltungen berufen. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie mit insgesamt fünf [X.]ilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Klageabweisung im Übrigen dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es in den Patentanspruch 1 als einzi-gen verbleibenden Patentanspruch weitere einschränkende Formulierungen aufgenommen hat.
[X.]iergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der dieser das Streitpatent zuletzt noch in der Fassung des [X.] verteidigt.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dipl.-Ing. B.

R.

, ehemals
[X.]

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der
mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe:
Gegenstand des
Berufungsverfahrens ist lediglich noch die in zweiter In-stanz verteidigte Fassung des Streitpatents. Insoweit hat die Berufung Erfolg.
I.
Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung die Verwen-dung einer Notablaufvorrichtung zur Entwässerung einer mittels Wasserabläu-2
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fen entwässerten Fläche, insbesondere eines Flachdachs. Die Beschreibung des Streitpatents verweist auf eine aus der US-Patentschrift 5
615
526 ([X.]) bekannte Vorrichtung, die im Normalbetrieb der Entwässerung unbenutzt bleibt und deren Funktion nur dann einsetzt, wenn ein Wasseranstaugrenzwert über-schritten wird (Abs.
3).
Durch das Streitpatent soll eine effektive Notablaufvorrichtung zur Verfü-gung gestellt werden (vgl. Beschreibung
Abs. 4).
[X.]ierzu beansprucht Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner vertei-digten Fassung Schutz für die
(A)
Verwendung einer Notablaufvorrichtung
(B)
zur Entwässerung einer Fläche, die bis zur [X.]öhe eines Was-seranstaugrenzwerts durch normale Wasserabläufe entwäs-sert wird,
(C)
mit folgenden Merkmalen der Vorrichtung:
1.
Die Vorrichtung weist eine Ablauföffnung,
2.
eine Anstauvorrichtung,
2.1
die die [X.]öhe eines [X.] im [X.] zur entwässerten Fläche bestimmt,
3.
und ein vertikales [X.] auf,
3.1
das mit der Ablauföffnung in Verbindung steht;
4.
weiter ist ein Behälter vorgesehen,
4.1
der der Ablauföffnung in Strömungsrichtung vorgeschal-tet ist,
4.2
zur Fläche hin mit einem Boden abgeschlossen ist,
4.3
eine [X.] aufweist,
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6
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4.3.1
mit wenigstens einer [X.] bis zu einer [X.]öhe, die kleiner ist als die [X.]öhe der [X.], und der
4.4
oberhalb der [X.] mit einer Deckelwandung durch das angestaute Wasser einen luftdicht abge-schlossenen Raum bildet.
Das Streitpatent stellt damit, wie sich insbesondere aus Merkmalsgrup-pe
4 ergibt,
eine nach dem Prinzip der [X.] arbeitende Vorrichtung bereit, die es ermöglicht, innerhalb der Vorrichtung einen höheren Wasserstand als auf der diese umgebenden, zu entwässernden Fläche und damit einen [X.] effektiven Notwasserablauf zur Verfügung zu stellen. Es verweist [X.], dass der Effekt des verstärkten Ansaugens eintritt, wenn sich die Einlauf-öffnung bis maximal nur wenig über die [X.]öhe des [X.] erstreckt, so dass die [X.] bei Erreichen des Wasserstand-grenzwerts schnell "anspringt"
und für eine schlagartig hohe Wasserabführleis-tung sorgt (Abs.
6).
II.
Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung als durch das [X.] Gebrauchsmuster 91
06
459 ([X.]0) [X.] getroffen angesehen. Jedenfalls sei er dem [X.], einem mit der Planung von [X.] vertrauten Bauingeni-eur, durch eine Zusammenschau der [X.] [X.] 27
25
468 ([X.]) mit der veröffentlichten [X.] Patentanmeldung 2
285
460 ([X.]) nahe-gelegt. Der [X.] nach dem in erster Instanz gestellten [X.]ilfs-antrag IV sei zwar zulässig, beruhe aber aus den zum [X.]auptantrag angeführten Gründen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
III.
Dies hält der Überprüfung im [X.]inblick auf den im Berufungsverfahren noch verteidigten [X.] nicht Stand.
1.
Dabei hält der Senat an seiner gefestigten Rechtsprechung fest, nach der ein Übergang von einem Erzeugnisanspruch zu einer Verwendung 11
12
13
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7
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des Erzeugnisses statthaft ist (Senat, Urteil vom 17.
September 1987

X
ZR
56/86, [X.], 287 -
Abschlussblende; vom 19.
Januar 1988

X
ZR
46/84, bei Liedl
1987/88, 408 -
Postgutbegleitkarte;
Beschluss vom 16.
Januar 1990 -
X [X.], BG[X.]Z 110, 82 = [X.], 508 -
Spreizdübel; Urteil vom 5. November 1996 -
X [X.], bei [X.],
BG[X.] 1994-1998, 135, 144
f. -
Mischbehälterentleerung; Urteil vom 24.
März 1998 -
X
ZR
39/95, [X.], 1003, 1006 -
Leuchtstoff; Urteil vom 12.
Oktober 2010

X
ZR
91/08 [Konservierungslösung]; vgl. Senat, Urteil vom 21.
November 1989 -
X ZR 29/88, [X.], 505 -
geschlitzte Abdeckfolie).
Dies entspricht auch dem praktischen Bedürfnis, dem Patentinhaber, der im Erteilungsverfah-ren zu weit gehenden Sachschutz erhalten hat, dessen erfinderische Leistung aber darin begründet ist, eine neue und nicht naheliegende Verwendung der an sich bekannten Sache aufgezeigt zu haben, den ihm gebührenden Schutz zu-kommen zu lassen.
Sofern und soweit dabei, etwa bei der Einbeziehung des sinnfälligen [X.]errichtens, einer Erstreckung auf Verfahrenserzeugnisse oder bei der mittelbaren Patentverletzung, die Gefahr einer Ausweitung des Schutzum-fangs in Betracht kommen sollte, kann und muss dem bei der Bestimmung des Schutzumfangs insbesondere im Verletzungsstreit Rechnung getragen werden.
2.
Die [X.]0 betrifft einen "Kontrollschacht für Be-
oder Entwässerung von [X.]". [X.]ierzu schlägt das Gebrauchsmuster einen baukastenartigen Aufbau aus einem topfartigen Bodenteil mit Drainagelöchern, die in den seitlichen Wandungen bodennah ausgebildet und für den [X.] von [X.] auch zum Wasseraustritt vorgesehen sind, einem die seitli-chen Wandungen überragenden Bodenrand und einer außenseitig umlaufend am oberen Rand ausgebildeten stufenförmigen Ausnehmung vor (Beschreibung S.
3 Z. 29 bis 36). Weiter wird vorgeschlagen, [X.] mit einer außensei-tig am unteren Rand innenseitig umlaufenden stufenförmig ausgebildeten Aus-nehmung zum Aufsetzen auf den Oberrand des [X.] und mit am [X.] außenseitig ausgebildeter stufenförmiger Ausnehmung zum Aufsetzen eines weiteren Aufsetzrings oder eines Deckels mit an seiner Unterseite umlau-15
-
8
-
fender [X.] vorzusehen (Beschreibung
S.
3 Z.
36 bis
S.
4 Z.
5). Aus den drei [X.], nämlich Bodenteil, [X.]n und Deckel, könnten Kon-trollschächte jedem Schichtaufbau einer Dachbegrünungsanlage angepasst werden, bei zusätzlichem Einbau eines verschiebbaren Staurohrs in einer Durchbrechung des [X.] auch als Kontrollschacht für die Entwässerung (Beschreibung
S.
4 Z.
7
bis 15). Die Ausbildung für die Verwendung als Ent-wässerungsschacht wird auf S.
7 näher erläutert. Danach ist eine Bodenplat-te
44 mit zentralem [X.] 45 vorgesehen, wobei auf der Bodenplatte das [X.] 46 befestigt ist, und das Bodenteil 4 vorzugsweise mit einem [X.]treifen 43 über das [X.] übersteht. Das [X.] ist im bodennahen Bereich mit Drainagelöchern 47 versehen. Am oberen Ende des [X.]s
weist das Bodenteil einen umlaufenden Absatz 49 zum Aufsetzen eines Aufsetzrings auf. In die Öffnung 45 der Bodenplatte ragt ein Staurohr 8 hinein, das in einem Flanschrohr geführt wird, das sich aus dem Rohr 52 mit einem in dieses einge-führten Staurohr zusammensetzt. Figur 9 zeigt weiter eine Gesamtansicht der Erfindung nach der [X.]0:

-
9
-
Die [X.]0 lehrt nicht die Verwendung einer Notablaufvorrichtung innerhalb einer komplexeren Entwässerungsanlage. Das [X.] (8) bildet vielmehr den einzigen Ablauf. Sie enthält auch keine Anregung in Richtung auf eine sol-che Verwendung. Damit steht sie dem Schutz der Verwendung der [X.] in einer solchen Entwässerungsanlage nicht entgegen.
3.
Auch die Zusammenschau der [X.] mit der [X.] legt den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner verteidigten Fassung nicht nahe.
a)
Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt: Durch die [X.] werde der Fachmann ausdrücklich darauf hingewiesen, ein Flachdach neben einem nor-malen Entwässerungssystem mit wenigstens einer zusätzlichen [X.]ilfsabfluss-möglichkeit auszustatten. Figur 2 zeige auf einer zu entwässernden Dachfläche neben einem "normalen"
Wasserablauf einen Notablauf, der infolge seines deutlich über die Dachfläche aufragenden oberen [X.] das Wasser erst ab einer entsprechenden [X.] ableite und die Merkmale [X.] 1 bis [X.] 3.1 aufweise. Suche der Fachmann nach einer Möglichkeit, diese Notablaufvorrich-tung hinsichtlich der Abflussrate zu verbessern, werde er in der [X.] den ent-scheidenden [X.]inweis finden, den Notablauf
baulich so zu gestalten, dass der abgeführte Wasserstrom gegenüber einer Freispiegelentwässerung mittels der Saugwirkung erheblich gesteigert werde. Der Regenwasserablauf nach Figur 2 der [X.] weise hierzu eine Anstaueinrichtung (section 20) und einen der [X.] vorgeschalteten Behälter (cap 26) auf, bei dem auf Grund der Form einer umgestülpten Tasse Seiten-
und Deckelwandung ineinander übergingen, wobei zwischen unterem Tassenrand und dem den Behälter zur Fläche hin ab-schließenden Bodenfläche des Sumpfes (sump 16 [richtig: 12]) eine ringförmige [X.] gebildet werde, die kleiner als die [X.]öhe der [X.] sei, und der Behälter mit dem angestauten Wasser zwangsläufig einen luftdicht ab-geschlossenen Raum bilde. Damit erfahre der Fachmann über die grundsätzli-che Anregung zur Verwendung eines auf dem Saugprinzip beruhenden [X.] hinaus auch, wie er einen solchen damit nahegelegten Gegenstand baulich zu gestalten habe.
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b)
[X.]ieran ist mit dem gerichtlichen Sachverständigen zu beanstanden, dass die Unterseite des Sumpfs 12 bei der [X.] keinen den Behälter zu der zu entwässernden Fläche hin abschließenden Boden im Sinn des Merkmals [X.] 4.2 aufweist und demgemäß in dem Sumpf auch kein höherer Wasserstand als auf der umliegenden (Dach-)Fläche bereitgestellt werden kann. Die Nichtigkeitsklä-gerin
weist zwar zu Recht darauf hin, dass der Ablauf nach der [X.] nur vor-zugsweise einen Sumpf aufweisen soll, der so angeordnet ist, dass sich in ihm eine Wassersäule bilden kann ("a sump arranged to accumulate a head of wa-ter in use, the water entering the inlet passage from the sump",
S.
2 Z.
10 bis 12). Daraus ist jedoch eine Veranlassung für den Fachmann, der, wie das [X.] angenommen hat, die Notablaufvorrichtung nach der [X.], die [X.] einen Sumpf aufweist, zu verbessern sucht, beim Rückgriff auf die [X.] den auch dort vorhandenen Sumpf wegzulassen, nicht erkennbar.
Auch die Nichtig-keitsklägerin hat deshalb dahin argumentiert, dass die Vorrichtung nach der [X.] "vom Sumpf befreit"
werden müsse; hierzu fehlt es indessen an einer Veranlas-sung für den Fachmann. Zudem beschreibt [X.] eine Vorrichtung, die in einer mehr einer Toilettenschüssel entsprechenden Weise arbeitet und das Wasser dann über einen Siphon abführt (S.
4 Z.
6 bis 9).
Damit wird eine Entwässerung im Sinn des Streitpatents nicht beschrieben. Nicht
entscheidend kommt es [X.] letztlich auf den [X.]inweis des gerichtlichen Sachverständigen an, dass im Ablauf Wasser stehenbleiben werde, was diesen bei [X.] unbrauchbar mache.
c)
Auch die übrigen Entgegenhaltungen, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung noch gestützt hat, vermögen den Gegenstand des verteidigten [X.]s nicht nahezulegen.
Das US-Patent 5
615
526 ([X.]) zeigt ersichtlich, wie Figur
1 deutlich er-kennen lässt, einen nach oben offenen [X.]-
oder Kiesfang und damit [X.] Entwässerung mittels Unterdrucks.
Auch Figur
5, in der die Durchbrechung der Oberseite zeichnerisch nicht dargestellt ist, betrifft nach der
Beschreibung insoweit keinen abweichend gestalteten Gegenstand.
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Die [X.] Patentschrift 198
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561 ([X.]) entspricht, wie auch die [X.] vorträgt, der [X.]0. Sie zeigt und beschreibt
insbesondere als Notablauf keine Verwendung einer Druckwasserablaufentwässerung zu-sammen mit einem normalen Wasserablauf. Die von der [X.] insoweit herangezogenen Beschreibungsteile besagen nur, dass das [X.] gezielt an die jeweils vorgefundenen Bedingungen angepasst werden soll (S.
4 Z.
14 bis 16) und dass bei sehr hohem Wasserstand durch Anzahl und/oder Größe der Durchgangsöffnungen für einen zunächst schnelle-ren Wasserablauf zu sorgen ist (S.
4 Z.
50/51). Die Verwendung der Druckwas-serablaufentwässerung als Notablauf zusammen mit einem normalen Wasser-ablauf wird dadurch dem Fachmann nicht nahegelegt.
Die [X.] Patentschrift 198
60
160 ([X.]3) wirkt zunächst als Freispie-gelablauf und erst bei größerer [X.] als Druckwasserablauf; sie zeigt mithin anders als die Vorrichtung, deren Verwendung der verteidigte [X.] des Streitpatents unter Schutz stellt, keine getrennte Anordnung des [X.] und der normalen Abläufe.
Die [X.] Patentschrift 601
148 ([X.]4) lehrt nicht die Verwendung einer [X.] zur Erzeugung eines Unterdrucks. Ein luftdicht abge-schlossener Raum, der so beschaffen ist, dass ein Unterdruck erreicht wird, ist bei ihr nicht vorhanden.
Soweit ein solcher in der in Figur
14 dargestellten Tauchglocke entstehen sollte, hat der Fachmann jedenfalls keine Veranlas-sung, die [X.] von der Unterseite der Glocke in die [X.] zu verlegen (Merkmal
4.3), denn dies widerspräche dem Zweck, mit der Glocke einen Schutz gegen auf der Wasseroberfläche schwimmende Verunreinigungen bereitzustellen (S.
4 Z.
12 bis 27).
Auch die [X.] Patentschrift 195
55
158
([X.]5), die ein Bodenfilter für Regen-
und Abwasser betrifft, lehrt keine Entleerung mittels Unterdrucks. Die Tauchwand 27 ist wiederum nur dahin beschrieben, dass sie der Abweisung von [X.] dient (Abs. 8).
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IV.
Der Angriff gegen die ausführbare [X.], den die Nichtigkeits-klägerin darauf gestützt hat, dass die Lage der oberen Grenze der Einlauföff-nung nicht spezifiziert werde, ist
unbegründet.
Die Figuren 1
bis 3 des [X.] zeigen mit hinreichender Deutlichkeit mögliche Ausgestaltungen dieser Lage, die dem [X.] fachkundigen Leser ausreichend [X.]inweise ge-ben, wie er die [X.]en anordnen kann.
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13
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V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.], §§
91, 92, §
516 Abs.
3
ZPO.
Der Senat
hat dabei die in zweiter Instanz unbedingt erfolgte beschränkte Verteidigung des Streitpatents berücksichtigt.
Meier-Beck
[X.]
[X.]

Bacher
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 26.01.2009 -
3 Ni 15/06 ([X.]) -

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