Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 23.10.2001, Az. X ZR 210/98

[X.] DES VOLKESURTEILX ZR 210/98Verkündet am:23. Oktober 2001WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 23. Oktober 2001 durch [X.], [X.], [X.], die Richterin Mühlens und den [X.]. [X.] Recht erkannt:[X.]uf die Berufung der Klrin wird das am 9. Juni 1998 verkündeteUrteil des 4. [X.]ats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtig-keitssenats) des [X.] Zurückwei[X.] der weitergehenden Berufung wie folgt neugefaßt:1.Das eurische Patent 0 429 230 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] dadurch [X.] nichtig erklrt, daß Patentanspruch 1 folgende Fas[X.] er-lt:"Befestigungselement zum Befestigen von [X.] (2)an Bauteilen ([X.]) mit einem großflchigen [X.] (3) und einemvon diesem abragenden Schaft (4), wobei [X.] (3) und Schaft(4) von einer ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5)aufweisenden [X.]usnehmung (4b) durchsetzt sind,d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im kopfseitigenMündungsbereich (4c) der [X.]usnehmung (4b) gegen deren [X.] ragende, rechtwinklig zur sachse angeordnete, bieg-- 3 -same Segmente (6) vorhanden sind, die [X.]usnehmung (4b) imkopfseitigen Msbereich (4c) eine Erweiterung ([X.]) [X.] um das Doppelte der Wandstrke eines [X.]s (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstrek-kende Tiefe der Erweiterung ([X.]) wenigstens der freieines Segmentes (6) entspricht, wobei die dem [X.] desBefestigungselementes zugewandten Flchen der umgeboge-nen Segmente eine Verlrung der [X.]usnehmung und [X.] des Frungsbereiches fr die [X.] sind auf diesen so gefaûten [X.] zu [X.] weitergehende Klage wird [X.] Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgeho-ben.Die Kosten der Berufungsinstanz hat die Beklagte zu tragen.Von Rechts wegen- 4 -Tatbestand:Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. Dezember 1991 unter [X.] einer [X.] Voranmeldung vom 24. Dezember 1990angemeldeten, unter anderem mit Wirkung fr die [X.]erteilten eurische Patents 0 492 230 ([X.]), das vom [X.] und Markenamt unter Nr. 591 01 029 gefrt wird. Es betrifft ein Befe-stigungselement fr [X.] und umfaût ff [X.]. [X.] ist [X.]. Wegen des Wortlauts der [X.] wird aufdie Patentschrift verwiesen.Die Klrin hat das Streitpatent im Umfang seiner [X.] 1,2 und 5 angegriffen.Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz nur beschrkt [X.] verteidigt, [X.] Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut erlt und die[X.] 2 und 5 auf diesen so gefaûten Patentanspruch [X.] zum Befestigen von [X.] (2) [X.] ([X.]) mit einem groûflchigen [X.] (3) und einem von [X.] (4), wobei [X.] (3) und Schaft (4) von [X.] ein Widerlager (4a) fr ein Montageelement (5) aufweisenden[X.]usnehmung (4b) durchsetzt sind,d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , [X.] im kopfseitigen Mn-dungsbereich (4c) der [X.]usnehmung (4b) gegen deren [X.] 5 -gende, rechtwinklig zur sachse angeordnete, biegsame [X.] (6) vorhanden sind, die [X.]usnehmung (4b) im [X.] (4c) eine Erweiterung ([X.]) des [X.] wenigstens das Doppelte der Wandstrke eines Segmentes (6)aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstreckende Tiefeder Erweiterung ([X.]) wenigstens der [X.] (6) entspricht, wobei die dem [X.] des Befestigungsele-mentes zugewandten Flchen der umgebogenen Segmente eineVerlrung der [X.]usnehmung und somit eine Verlrung [X.] fr die [X.] [X.] hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] [X.], insbesondere sei ein dem Gegenstand des [X.] des [X.] entsprechendes Befestigungselement bereits un-ter der Bezeichnung "[X.]" in einem Katalog der Wind-lock [X.] mit Druckdatum 3/1988 und den dazu gehörenden Preislisten [X.] und der Öffentlichkeit zlich gemacht worden.Sie hat beantragt,das Streitpatent im Umfang seiner [X.] 1, 2 und 5 [X.] fr die [X.] fr nichtig zu erkl-ren.[X.] hat die Beklagte beantragt,- 6 -die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent imverteidigten Umfang richtet.Das [X.] hat dem Streitpatent unter [X.]bwei[X.] derweitergehenden Klage die Fas[X.] gegeben, in der es die [X.].Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klrin, mit der sienunmehr geltend macht, die Selbstbeschrkung der Klrin auf die durchdas Urteil des [X.]s besttigte Fas[X.] des [X.] des [X.] sei unzulssig, denn sie sei durch die Offenbarungdes [X.] und der diesem zugrundeliegenden Patentanmeldung nichtgedeckt. In dieser Fas[X.] sei der Gegenstand des [X.] auch [X.] und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Ttigkeit. Die Kostenvertei-lung durch das [X.] entspreche im rigen nicht dem wirkli-chen Verltnis von Obsiegen und Unterliegen.Die Klrin beantragt,das Streitpatent mit Wirkung fr die [X.]dadurch teilweise fr nichtig zu erklren, [X.] in Patentanspruch 1das Wort "wenigstens" auf [X.] 3/4 der [X.]chrift vorden Worten "das Doppelte der Wandstrke" gestrichen wird und indem Satzteil "wobei die dem [X.] des [X.] der umgebogenen Segmente eine Verle-rung der [X.]usnehmung und somit eine Verlrung des Frungs-bereiches fr die [X.] bilden" zwischen dem- 7 -Wort "umgebogenen" und dem Wort "Segmente" die Worte "undzwischen der [X.] und der Erweiterung der[X.]usnehmung liegenden" hinzugeft wird.Hilfsweise beantragt sie,das Patent in vollem Umfang der [X.]nsprche 1, 2 und 5 [X.].Die Beklagte beantragt,die Berufung [X.].Hilfsweise beantragt sie,das Streitpatent in der Weise aufrechtzuerhalten, [X.] das Wort"wenigstens" in Patentanspruch 1 auf [X.]3/4 der [X.] vor den Worten "das Doppelte der Wandstrke" gestrichenwird.[X.]ls gerichtlicher Sachver[X.] hat [X.]. [X.], - ein schriftli-ches Gutachten erstattet, das er in der mlichen Verhandlung erltert [X.]:Soweit die Klrin mit ihrer Berufung die teilweise [X.] 1 in dem Umfang der mit dem Hilfsantrag der Beklagten vertei-digten Fas[X.] erstrebt, ist sie zulssig und [X.].[X.] Das mit dem Hauptantrag der Klrin verfolgte Ziel der Berufung istdie teilweise Nichtigerklrung des Patentanspruchs 1 des [X.] in dererteilten Fas[X.]. Die Klrin strebt nicht eine bloûe Klarstellung des Patent-anspruchs 1 an, die im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage unzulssig sein könnte(vgl. [X.].Urt. v. 23.02.1988 - [X.], [X.], 757 ff., 760- [X.]). Sie will vielmehr eine weitere Einschrkung des von [X.] in erster Linie verteidigten Patentanspruchs 1 erreichen, soweit dieserr dem ursprlich [X.] eine unzulssige Erweiterung ent-halte. Nach [X.] Rechtsprechung des [X.]ats kann der Patentinhaber [X.] im [X.]. Er ist aber gehindert, dessenSchutzbereich zu erweitern oder an die Stelle der ihm erteilten patentge-sctzten Erfindung eine andere zu setzen (vgl. [X.], 82 - [X.], 123 - Spleiûkammer; [X.].Urt. v. 22.02.2000 - [X.]; [X.], [X.] 81-85, Nr. 262 - Positionierungsverfahren). Mit ihrer Berufungmacht die Klrin geltend, [X.] die verteidigte Fas[X.] des [X.] des [X.] eine in diesem Sinne unzulssige Umgestaltungenthalte.Soweit Bedenken dagegen bestehen könnten, ob die Klrin [X.] in der Weise angreifen kann, [X.] sie die Beklagte als [X.] -berin durch die Fas[X.] des [X.] auf eine von dieser nicht ge-wollte oder sogar [X.] abgelehnte Fas[X.] des angegriffenen Patent-anspruchs festlegen will (vgl. dazu [X.].Urt. v. 24.10.1996 - [X.], [X.], 272 f., 273 - [X.]), greifen solche Bedenken hierschon deswegen nicht durch, weil die Beklagte hilfsweise - um eine vollsti-ge Vernichtung des [X.] zu vermeiden - den erteilten [X.] ihrem Hilfsantrag in einer [X.]en Fas[X.] verteidigt (vgl. dazu frdas Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren BGHZ 105, 381 ff. - [X.]; [X.].Urt. v. 24.10.1996 - Schwenkhebel-verschluû, aaO).I[X.] Das Streitpatent betrifft ein Befestigungselement fr [X.]an Bauteilen mit einem groûflchigen [X.] und einem von diesem [X.], wobei [X.] und Schaft von einer ein Widerlager fr ein Montageele-ment aufweisenden [X.]usnehmung durchsetzt sind. Im kopfseitigen Ms-bereich der [X.]usnehmung sind gegen deren [X.] ragende rechtwinklig zursachse angeordnete biegsame Segmente vorhanden. Diese ermlichendas Einfren der [X.] in die [X.]usnehmung des [X.] und die Rckfrung der [X.] Setzung eines Bolzens zur Befe-stigung des Elements. Bei vorbekannten Befestigungselementen dieser [X.]rtwird es nach der Beschreibung des [X.] als nachteilig angesehen, [X.]es entweder zu einem Eindringen von [X.] in die [X.]usnehmung des [X.] damit zur Entstehung einer [X.] kommen kann oder aber einenachtrlich die Befestigungselementrziehende [X.]schicht keine ausrei-chende Haftung findet. Hiervon ausgehend ist das zu lsende Problem nachder Beschreibung der Patentschrift in der erteilten Fas[X.] darin zu sehen, [X.] zu schaffen, das selbst bei der Verwendung eines in die- 10 -[X.]usnehmung eintauchenden Setzwerkzeuges ein selbstttiges Verschlieûender [X.]usnehmung nach dem Setzvorgang und die Befestigung einer [X.]schichtim Bereich der [X.]usnehmung ermlicht.Zur [X.] dieses Problems wird nach der erteilten Fas[X.] des [X.] die nachfolgend aufgegliederte Merkmalskombination [X.] und unter Schutz gestellt:1.Befestigungselement zum Befestigen von [X.]an Bauteilen.2.Das Befestigungselement hat einen groûflchigen [X.] undeinen von diesem abragenden Schaft.3.[X.] und Schaft sind von einer [X.]usnehmung [X.] [X.]usnehmung weist ein Widerlager fr ein Montageele-ment auf.4.Im kopfseitigen Msbereich (4c) der [X.]usnehmung (4b)sind Segmente (6) vorhanden.4.1Die Segmente sind gegen das [X.] gerichtet, [X.] zur sachse angeordnet und biegsam.5.Die [X.]usnehmung (4b) weist im kopfseitigen [X.] (4c) eine Erweiterung ([X.]) des Durchmessers auf.- 11 -5.1Die Erweiterung des Durchmessers betrt wenigstens dasDoppelte der Wandstrke eines Segmentes (6).6.Die vom kopfseitigen Ende aus sich erstreckende Tiefe [X.] ([X.]) entspricht wenigstens der frei ei-nes Segmentes (6).In dieser Merkmalskombination kommt der in der [X.]chrift wei-ter angesprochene Gedanke einer Frung fr die Mines Setzger-tes, der nach Meinung des [X.]s die Patentfigkeit erst be-grt, noch nicht zum [X.]usdruck. Nach ihr wird lediglich dafr Sorge getra-gen, [X.] die [X.] durch ausreichendes Zurckweichender Segmente eingefrt werden kann und [X.] die [X.]usnehmung nach [X.] wieder selbstttig geschlossen wird. Wie auch der ge-richtliche Sachverstige besttigt hat, muûte der Fachmann aus diesem Zu-sammenhang entnehmen, [X.] die [X.]ngaben zur Dimensionierung der Erweite-rung (Merkmale 5, 5.1 und 6) lediglich einen ausreichenden Platz fr die zu-rckgebogenen Segmente gewrleisten sollten. Insbesondere die [X.]ngabe zurErweiterung des Durchmessers (Merkmal 5.1) ist daher als Mindestmaû zuverstehen, das auch beliebig vergrûert werden kann.Es ist nach dem bereits in erster Instanz vorgelegten Stand der Technikoffensichtlich und auch zwischen den Parteien nicht mehr streitig, [X.] ein le-diglich durch die Kombination der Merkmale 1 bis 6 definierter Gegenstand [X.] auf eine Vielzahl vorbekannter vergleichbarer Verschluûvorrichtungennicht mehr als erfinderisch und patentfig angesehen werden kann. Die Be-- 12 -klagte hat daher das Streitpatent schon in der Vorinstanz nur noch einge-schrkt verteidigt in Kombination mit dem weiteren Merkmal:7.Die dem [X.] des Befestigungselementes zugewandtenFlchen der umgebogenen Segmente bilden eine Verle-rung der [X.]usnehmung und somit eine Verlrung [X.] fr die [X.].II[X.] Mit der [X.] allein kann die Beklagte [X.] nicht mit Erfolg verteidigen, da der hier angesprochene [X.] des Setzgertes eine unzulssige Erweiterung ([X.]rt. 123 [X.]bs. [X.]) zum Gegenstand hat, solange nicht das Merkmal 5.1 durch Streichungdes Wortes "mindestens" eingeengt und mit dem Gedanken der Frung indem ursprlich offenbarten Umfang in Übereinstimmung gebracht wird. Dasentspricht der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verteidigten Fas[X.].1. Die in dem zustzlichen Merkmal 7 formulierte Frung des Setzge-rtes ist auf Seite 2 Zeilen 41-43 der Patentschrift und in dem damit rein-stimmenden Text der ursprlichen Unterlagen offenbart. Dies ist allerdings ineinem bestimmten Zusammenhang geschehen, mlich ankfend an dieunmittelbar voranstehende [X.]ussage, [X.] bei der erfindungsgemû[X.]die Segmente bei Einfrung des Setzgertes nach innen gebogen sind undam inneren Umfang der Erweiterung anliegen. Die [X.] der [X.] wird damit nicht allein aus ihrem Umbiegen, sondern erst aus dem zu-stzlichen Umstand abgeleitet, [X.] sie am inneren Umfang der Erweiterunganliegen, damit durch diesen abgesttzt werden und so ihrerseits der [X.] [X.] einen frenden Widerstand geben [X.] 13 -Nur dies entspricht dem Verstis des [X.]s, wie sich inder mlichen Verhandlung nach eingehender Befragung des [X.] und in bereinstimmung mit seinem schriftlichen Gutachtenzur berzeugung des [X.]ats ergeben hat. Dabei geht der [X.]at in [X.] mit dem gerichtlichen Sachverstigen davon aus, [X.] fr den hiermaûgeblichen [X.] etwa ein abgeschlossenes Bauinge-nieurstudium an einer Fachhochschule und mehrjrige Erfahrungen mit [X.] und Entwicklung von Befestigungstechniken und Befestigungs-elementen bei Bauwerken vorausgesetzt werden k. Ein solcher Fach-mann konnte den ursprlichen Unterlagen ebensowenig wie der [X.] entnehmen, [X.] die patentgemûe [X.] der umgebogenenSegmente anders als durch [X.]bsttzung an dem inneren Umfang der Erweite-rung erreicht werden sollte. Nur dies ist auch in den Patentzeichnungen darge-stellt. Mit einem solchen Verstis ist es aber unvereinbar, wenn anderer-seits nach dem zuvor erlterten Verstis des Merkmals 5.1 in der erteiltenFas[X.] die [X.] das angegebene [X.] beliebig ausgedehnt sein kann. Insbesondere ist der Patentschrift [X.] darauf zu entnehmen, [X.] eine sttzende und frende Wirkung derumgebogenen Segmente schon durch eine gewisse Eigensteifigkeit des [X.] gewrleistet sein kte.2. Der Widerspruch zwischen der engen ursprlichen Offenbarung [X.] Frung durch die umgebogenen Segmente in der [X.] dem weiteren Verstis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fas[X.] [X.] der [X.]ufl[X.].- 14 -Nach Meinung des [X.]s im angefochtenen Urteil sollder Widerspruch dadurch aufgelst werden, [X.] das Merkmal 5.1 im [X.] das zustzliche Merkmal 7 [X.] ausgelegt wird. Das ist unzurei-chend und kann nicht rzeugen. Dies ergibt sich auch aus dem zwischen-zeitlich im [X.] ergangenen (nicht rechtskrftigen) Urteil [X.] [X.], dem ein abweichendes Verstis zugrunde liegt.Da das Merkmal 5.1 unverrt geblieben ist und die naheliegendeMlichkeit einer Streichung des Wortes "mindestens" gerade nicht genutztwurde, liegt es fern, dieses Merkmal nunmehr so zu verstehen, als sei eineStreichung vorgenommen worden. Dies kann auch nicht aus dem [X.] abgeleitet werden, welches r das [X.] der Erweiterung (4 d)des Durchmessers keine [X.]ussage [X.] und gerade nicht den [X.] ([X.]/rnimmt, [X.] die umgebogenen Segmente aminneren Umfang der Erweiterung (4 d) anliegen. Der Patentanspruch 1 in [X.] [X.] aufrechterhaltenen und in erster Linie verteidigtenFas[X.] ist daher so zu verstehen, [X.] die [X.] (4 d)r die [X.] hinaus [X.] der Segmente hinausgehen kann.3. Die unzulssige Erweiterung, zu der die in erster Linie verteidigteFas[X.] des Patentanspruchs fren [X.], ist dadurch zu beseitigen, [X.]das Wort "mindestens" im Merkmal 5.1 gestrichen wird. Damit wird dem [X.] Rechnung getragen, [X.] die Tiefe der Erweiterung (4 d) auf die [X.] der umgebogenen Segmente abgestimmt sein soll, um diese sttzenund so eine zustzliche Frung des Setzgertes bewirken zu [X.] 15 -In diesem Umfang ist die hilfsweise verteidigte Fas[X.] des Patentan-spruchs unter dem Gesichtspunkt einer unzulssigen Erweiterung nicht zu [X.]. Der von der Klrin zustzlich begehrten [X.] Merkmals 7 bedarf es nicht mehr.[X.] Soweit die Klrin in der Berufungsinstanz noch eine weitergehen-de Nichtigkeitserklrung begehrt, ist die Klage nicht [X.].Die Frage einer unzulssigen Erweiterung ist durch die [X.] die hilfsweise verteidigte Fas[X.] des Patentanspruchs gegenstandslosgeworden (vorstehend zu II[X.]).Der Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischerTtigkeit ([X.]rt. 138 [X.]bs. 1 lit. a i.V.m. [X.]rt. 52, 54, 56 EP; [X.]rt. II § 6 [X.]bs. 1 Nr. 1Int[X.]) ist ebenfalls nicht gegeben. Das im Berufungsverfahren allein nochentgegengehaltene Befestigungselement "[X.]" der [X.] 7) ist fr eine Befestigung durch Schrauben und Verwendung eines Schrau-bers konzipiert. Die [X.]usnehmung fr die Einfrung des Schraubers ist [X.] und fr eine unmittelbare oder mittelbare Frung der [X.] weder bestimmt noch geeignet, und zwar weder im Ms-bereich noch im Fuûbereich. Sie bietet auch im [X.] fr ein Umbiegen der [X.]. Insoweit ist weder eine Er-weiterung der [X.]usnehmung noch ein [X.]nliegen umgebogener Segmente undeine dadurch bedingte Frung vorgesehen. Die erfindungsgemûe [X.]usge-staltung der Merkmale 5.1 und 7 in der hilfsweise verteidigten Fas[X.] ist [X.] weder vorweggenommen noch nahegelegt. Das gleiche gilt erst recht frdie verteidigte Gesamtkombination.- 16 -V. Die [X.] und 5 haben als besondere [X.]usgestaltungendes Patentanspruchs 1 in dessen [X.]er Fas[X.] mit diesem [X.].V[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 [X.]bs. 2, 110 [X.]bs. 3 Satz 2[X.] in der nach [X.]rt. 29 Satz 2 des [X.]ÄndG vom 16. Juli 1998 auf den vor-liegenden Fall noch anwendbaren frren Fas[X.] in Verbindung mit §§ 91,92 und 97 ZPO. Der [X.]at hat dabei bercksichtigt, [X.] die Klrin ihr in derBerufungsinstanz nur noch [X.] verfolgtes [X.] ungeachtet derabweichenden Formulierung in der Urteilsformel im wesentlichen erreicht hat.[X.]Melullis[X.]MlensMeier-Beck