Bundespatentgericht, Urteil vom 23.06.2021, Az. 3 Ni 2/20, verb. m. 3 Ni 24/20, 3 Ni 3/21

Die [X.] ist seit 16. Mai 2013 Inhaberin des am 11. [X.]eptember 2008 angemeldeten ergänzenden [X.]chutzzertifikats [X.] 2008 00 046 für das Erzeugnis „[X.]itagliptin, gegebenenfalls in Form eines pharmazeutisch annehmbaren [X.]alzes, insbesondere [X.], in Kombination mit Metformin, gegebenenfalls in Form eines pharmazeutisch annehmbaren [X.]alzes, insbesondere des Hydrochlorids“, mit einer Laufzeit vom 6. Juli 2022 bis 8. April 2023 (im Folgenden: [X.] bzw. [X.]).

Grundlage dieser Erteilung sind zum einen die Marktzulassungen der [X.] mit den Aktenzeichen [X.]/1/08/455/001-014, jeweils vom 16. Juli 2008, sowie vom [X.] ([X.]) mit den Aktenzeichen CH/LI 58450 01-03, jeweils vom 08. April 2008 ([X.]), für das Produkt [X.]-AMINO TETRAHYDRO-IMIDAZO(1,2-A)[X.] AND [X.])[X.] [X.] INHIBITOR[X.] FOR THE [X.] OR PREVENTION OF DIABETE[X.]“ (in [X.] Übersetzung laut Patentschrift: „Beta-Amino-Tetrahydroimidazo(1,2-A)Pyrazine und - [X.])Pyrazine als [X.] Inhibitoren zur Beh[X.]lung oder Prevention[sic] von Diabetes“), das aufgrund der europäischen Anmeldung vom 05. Juli 2002, veröffentlicht als [X.] 2003/004498 am 16. Januar 2003, unter Inanspruchnahme der [X.] Priorität 303474 P vom 06. Juli 2001, erteilt worden ist und beim [X.] unter dem Aktenzeichen [X.] geführt wird. Das Grundpatent umfasst in der erteilten Fassung 30 Patentansprüche, von denen der erteilte Patentanspruch 1 sowie die darauf mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 20, 25, 28 und 30 in der [X.] wie folgt lauten:

1. A compound of the formula I:

wherein:

Ar is phenyl which is unsubstituted or substituted with 1-5 of R

(1) halogen,

(2) C₁-₆alkyl, which is linear or branched [X.] is unsubstituted or substituted with 1-5 halogens,

(3) OC_1-6alkyl, which is linear or branched [X.] is unsubstituted or substituted with 1-5 halogens, [X.]

(4) CN;

X is selected from the group consisting of:

(1) N, [X.]

(2) CR

R

(1) hydrogen,

(2) CN,

(3) C₁-₁₀alkyl, which is linear or branched [X.] which is unsubstituted or substituted with 1-5 halogens or phenyl, which is unsubstituted or substituted with 1-5 substituents [X.] halogen, CN, [X.], R₂R₂R₂H, [X.] CO₂C₁-₆alkyl, wherein the CO₂C₁-₆alkyl is linear or branched,

(4) phenyl which is unsubstituted or substituted with-1-5 substituents [X.] halogen, CN, [X.], R₂R₂R₂H, [X.] CO₂C₁-₆alkyl, wherein the CO₂C₁-₆alkyl is linear or branched, [X.] a 5- or 6-membered heterocycle which may be saturated or unsaturated comprising 1-4 heteroatoms [X.] N, [X.], [X.] unsubstituted or substituted with 1-3 substituents [X.] oxo, [X.], halogen, C₁-₆alkyl, [X.] OC_1-6alkyl, wherein the C_1-6alkyl [X.] OC_1-6alkyl are linear or branched [X.] optionally substituted with 1-5 halogens;

R₁-₆alkyl, which is linear or branched [X.] which is unsubstituted or substituted with 1-5 groups [X.] halogen, CO₂H, [X.] CO₂C₁-₆alkyl, wherein the CO₂C₁-₆alkyl is linear or branched; [X.] pharmaceutically acceptable salts thereof [X.] individual diastereomers thereof.

20. A combination of a compound of any one of Claims 1 to 15, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, [X.] one or more other compounds selected from the group consisting of:

(a) other dipeptidyl [X.] ([X.]) inhibitors,

(b) insulin sensitizers selected from the group consisting of (i) [X.] agonists, (ii) biguanides, [X.] ([X.]) protein tyrosine phosphatase 1B ([X.] B) inhibitors;

(c) insulin or insulin mimetics;

(d) sulfonylureas or other insulin secretagogues;

(e) α-glucosidase inhibitors;

(f) glucagon receptor agonists;

(g) [X.], [X.] mimetics, [X.] [X.] receptor agonists;

(h) [X.], [X.] mimetics [X.] [X.] receptor agonists;

(i) [X.], [X.] mimetics, [X.] [X.] receptor 3 agonists;

(j) cholesterol lowering agents selected from the group consisting of (i) HMG-CoA reductase inhibitors, (ii) [X.], ([X.]) nicotinyl alcohol, nicotinic acid or a salt thereof, (iv) [X.]α agonists, (v) [X.]α/γ dual agonists, (vi) inhibitors of cholesterol absorption, (vii) acyl CoA cholesterol acyltransferase inhibitors, [X.] ([X.]) anti-oxidants;

(k) [X.]δ agonists;

(l) antiobesity compounds;

(m) an [X.] transporter inhibitor; [X.]

(n) anti-inflammatory agents.

25. A pharmaceutical composition comprising

(1) a compound of any one of Claims 1 to 15 or a pharmaceutically acceptable salt thereof;

(2) one or more compounds selected from the group consisting of:

(a) other dipeptidyl [X.] ([X.]) inhibitors;

(b) insulin sensitizers selected from the group constisting of (1) [X.]γ agonists other [X.] lig[X.]s, [X.]α/γ dual agonists, [X.] [X.]α agonists, (ii) biguanides, [X.] ([X.]) protein tyrosine phosphatase 1B ([X.] B) inhibitors;

(c) insulin or insulin mimetics;

(d) sulfonylureas or other insulin secretagogues;

(e) α-glucosidase inhibitors;

(f) glucagon receptor agonists;

(g) [X.], [X.] mimetics, [X.] [X.] receptor agonists;

(h) [X.], [X.] mimetics, [X.] [X.] receptor agonists;

(i) [X.], [X.] mimetics, [X.] [X.] receptor 3 agonists;

(j) cholesterol lowering agents selected from the group consisting of (i) HMG-CoA reductase inhibitors, (ii) [X.], ([X.]) nicotinyl alcohol; nicotinic acid or a salt thereof, (iv) P[X.]α agonists, (v) [X.]α/γ dual agonists, (vi) inhibitors of cholesterol absorption, (vii) acyl CoA cholesterol acyltransferase inhibitors, [X.] ([X.]) anti-oxidants;

(k) [X.]δ agonists;

(l) antiobesity compounds;

(m) an [X.] transporter inhibitor; [X.]

(n) anti-inflammatory agents; [X.]

(3) a pharmaceutically acceptable carrier.

28. The compund of Claim 26 which is

or a pharmaceutically acceptible salt thereof.

30. A pharmaceutical composition as claimed in claim 25 comprising a compound of any one of claims 1 to 15 or a pharmaceutically acceptable salt thereof, Metformin, [X.] a pharmaceutically acceptable carrier.

In [X.] [X.]prache lauten die Patentansprüche 1, 20, 25, 28 und 30 wie folgt:

1. Eine Verbindung der [X.]:

wobei:

Ar [X.] ist, das unsubstituiert oder mit 1-5 R

(1) Halogen,

(2) C_1-6-Alkyl, das linear oder verzweigt ist und unsubstituiert oder mit 1-5 Halogenen substituiert ist,

(3) OC_1-6-Alkyl, das linear oder verzweigt ist und unsubstituiert oder mit 1-5 Halogenen substituiert ist, und

(4) CN,

X ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus:

(1) N und

(2) CR

R

(1) Wasserstoff,

(2) CN,

(3) C_1-10-Alkyl, das linear oder verzweigt ist und das unsubstituiert oder substituiert ist mit 1-5 Halogenen oder [X.], das unsubstituiert oder substituiert ist mit 1-5 [X.]ubstituenten, unabhängig ausgewählt aus Halogen, CN, [X.], R₂R₂R₂H und CO₂C_{1 - 6}-Alkyl, wobei das CO₂C_1-6-Alkyl linear oder verzweigt ist,

(4) [X.], das unsubstituiert oder substituiert ist mit 1-5 [X.]ubstituenten, unabhängig ausgewählt aus Halogen, CN, [X.], R₂R₂R₂H und CO₂C_1-6-Alkyl, wobei das CO₂C_{1 - 6}Alkyl linear oder verzweigt ist, und

(5) einem 5- oder [X.], der gesättigt oder ungesättigt sein kann und 1-4 Heteroatome enthält, unabhängig ausgewählt aus N, [X.] und O, wobei der Heterocyclus unsubstituiert oder substituiert ist mit 1-3 [X.]ubstituenten, unabhängig ausgewählt aus [X.], [X.], Halogen, C_1-6-Alkyl und OC_1-6-Alkyl, wobei dasC_1-6-Alkyl und OC_1-6-Alkyl linear oder verzweigt und gegebenenfalls mit 1-5 Halogenen substituiert sind,

R_1-6-Alkyl ist, das linear oder verzweigt ist und unsubstituiert oder substituiert ist mit 1-5 Gruppen, unabhängig ausgewählt aus Halogen, CO₂H und CO₂C_1-6-Alkyl, wobei das CO₂C_{1 - 6}-Alkyl linear oder verzweigt ist, und pharmazeutisch annehmbare [X.]alze davon und einzelne Diastereomere davon.

20. Eine Kombination aus einer Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 15 oder einem pharmazeutisch annehmbaren [X.]alz davon und einer oder mehreren [X.]eren Verbindungen, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus:

(a) [X.]eren [X.]-([X.])-lnhibitoren,

(b) Insulinsensibilisatoren, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus (I) [X.]-Agonisten, (ii) Biguaniden und ([X.]) Protein-Tyrosin-Phosphatase-1 B-([X.] B)-lnhibitoren,

(c) Insulin oder Insulin-Mimetika,

(d) [X.]ulfonylharnstoffen oder [X.]eren Insulinsekretagoga,

(e) α-Glucosidaseinhibitoren,

(f) Glucagonrezeptoragonisten,

(g) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptoragonisten,

(h) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptoragonisten,

(I) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptor-3-Agonisten,

(j) Cholesterinsenkungsmittel, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus(i) HMG-CoA-Reduktaseinhibitoren, (ii) [X.]equestriermitteln, ([X.]) Nicotinylalkohol, Nicotinsäure oder einem [X.]alz davon, (iv) [X.]α-Agonisten, (v) dualen [X.]α/γ-Agonisten, (vi) Cholesterinabsorptionsinhibitoren, (vii) Acyl-CoA-Cholesterinacyltransferase-inhibitoren und ([X.]) Antioxidantien,

(k) [X.]δ-Agonisten,

(l) Verbindungen gegen Fettleibigkeit,

(m) einem Ileum-Gallensäure-Transporter-Inhibitor und

(n) antiinflammatorischen Mitteln.

25. Eine pharmazeutische Zusammensetzung, die

(1) eine Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 15 oder ein pharmazeutisch annehmbares [X.]alz davon,

(2) ein oder mehrere Verbindungen, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus:

(a) [X.]eren [X.]-([X.])-lnhibitoren,

(b) Insulinsensibilisatoren, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus (I) [X.]γ-Agonisten, [X.]eren [X.]-Lig[X.]en, dualen [X.]α/γ-Agonisten und [X.]α-Agonisten, (ii) Biguaniden und ([X.]) [X.] rosin-Phosphatase-1 B-([X.]B)-Inhibitoren,

(c) Insulin oder Insulin-Mimetika,

(d) [X.]ulfonylharnstoffen oder [X.]eren Insulinsekretagoga,

(e) α-Glucosidaseinhibitoren,

(f) Glucagonrezeptoragonisten,

(g) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptoragonisten,

(h) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptoragonisten,

(i) [X.], [X.]-Mimetika und [X.]-Rezeptor-3-Agonisten,

(j) Cholesterinsenkungsmittel, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus (I) HMG-CoA-Reduktaseinhibitoren, (ii) [X.]equestriermitteln, ([X.]) Nicotinylalkohol, Nicotinsäure oder einem [X.]alz davon, (iv) [X.]α-Agonisten, (v) dualen [X.]α/γ-Agonisten, (vi) Cholesterinabsorptionsinhibitoren, (vii) Acyl-CoA-Cholesterinacyltransferaseinhibitoren und ([X.]) Antioxidantien,

(k) [X.]δ-Agonisten,

(l) Verbindungen gegen Fettleibigkeit,

(m) einem Ileum-Gallensäure-Transporter-Inhibitor und

(n) antiinflammatorischen Mitteln, und

(3) einen pharmazeutisch annehmbaren Träger enthält.

28. Die Verbindung nach Anspruch 26, die

ist, oder ein pharmazeutisch annehmbares [X.]alz davon.

30. Eine wie in Anspruch 25 beanspruchte pharmazeutische Zusammensetzung, die eine Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 15 oder ein pharmazeutisch annehmbares [X.]alz davon, Metformin und einen pharmazeutisch annehmbaren Träger enthält.

Auf der Basis des [X.] sowie der Marktzulassung des Produktes Januvia

([X.]) wurde zugunsten der [X.]n des Weiteren das [X.]chutzzertifikat [X.] 2007 000 056 für das Produkt „[X.]itagliptin, gegebenenfalls in Form eines pharmazeutisch annehmbaren [X.]alzes, insbesondere für [X.]“ erteilt (im Folgenden: [X.]). Die [X.]chutzdauer dieses [X.]chutzzertifikats beginnt am 5. Juli 2022, weist jedoch aufgrund des rechnerischen Endes am 23. März 2022 eine negative Laufzeit auf. Aufgrund der Durchführung von zusätzlichen pädiatrischen [X.]tudien wurde die Laufzeit des [X.]chutzzertifikats für den Monowirkstoff [X.]itagliptin jedoch bis zum 23. [X.]eptember 2022 verlängert (BB10).

Die [X.]) und 3) sind der Auffassung, dass das [X.] die Voraussetzungen nach Art. 3 lit. a) der Verordnung ([X.]) Nr. 469/2009 des [X.] und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende [X.]chutzzertifikat für Arzneimittel (im Folgenden: [X.]) nicht erfülle. Darüber hinaus vertreten alle Klägerinnen die Ansicht, dass für das Erzeugnis des [X.]s entgegen Art. 3 lit. c) [X.] bereits ein [X.]chutzzertifikat erteilt worden sei und die zugrundeliegende Genehmigung nicht die erste Genehmigung i.[X.].d. Art. 3 lit. d) [X.] darstelle.

Die Parteien haben zur [X.]tützung ihres jeweiligen Vorbringens u.a. folgende Dokumente eingereicht:

NK1 EP 1 412 357 B1 (= Grundpatent)[X.] 602 10 093 T2 (= [X.] Übersetzung des [X.])[X.] Registerauszug des [X.]s zum [X.]chutzzertifikat mit dem [X.]. 12 2008 000 046.1 für die Wirkstoffkombination [X.]itagliptin und Metformin, [X.]t[X.] 17.12.2019[X.] [X.], Urteil vom 12. März 2015, [X.]. [X.]/13 [X.]/[X.], Urteil vom 12. Dezember 2013, [X.]. [X.]/12 [X.]/[X.]anofi

[X.] Registerauszug des [X.]s zum [X.]chutzzertifikat mit dem [X.]. 12 2007 000 056.1 für den Monowirkstoff [X.]itagliptin, [X.]t[X.] 17.12.2019

[X.] [X.]-Genehmigung für das Arzneimittel Januvia® vom 21. März 2007NK11 [X.]-Genehmigung für das Arzneimittel [X.]® vom 16. Juli 2008NK16 [X.] et al., The New Engl[X.] Journal of Medicine, Vol. 333, 1995, [X.]. 541 bis 549.NK17 [X.]tudie zum Thema: „[X.] in glycaemic control in [X.] Patients poorly controlled on Metformin“, Abstract 1266, o. [X.] [X.]tudie zum Thema: „[X.] [X.] in combination with Metformin improves glycemic control by reducing mealtime glucose spikes in [X.] diabetes“, Abstract 717, o. D.[X.] [X.], Urteil vom 9. Oktober 2020, [X.]. 3 Ni 4/19

[X.] des [X.]s zum [X.]chutzzertifikat mit dem [X.]. 12 2007 000 056.1 für den Monowirkstoff [X.]itagliptin, [X.]t[X.] 21.08.2020

BB13a [X.], Urteil vom 25. Juli 2018, [X.]. [X.]/17 [X.]/[X.], Urteil vom 30. April 2020, [X.]. [X.]/17 [X.]BB25a [X.], Urteil vom 09. Juli 2020, [X.]. [X.]/18 [X.]antenABNK1 [X.], Urteil vom 08. Dezember 2011, [X.]. [X.]/10, Merck [X.]harp Dohme[X.] [X.], Urteil vom 12. Dezember 2013, [X.]. [X.]/12, [X.] et al., Diabetes Care, Vol. 30, 2007, [X.]. 1979 bis 1987[X.] [X.], Urteil vom 16. [X.]eptember 1999, [X.]. [X.]/97 Farmitalia [X.] [X.]rl.[X.] Urteil des Oberl[X.]esgerichts Wien vom 7. Mai 2019, [X.]. 133 R 36/19wABNK38 Urteil des [X.] vom 11. März 2021, [X.] – N° Portalis 352J-W-B7B-CL5UJABNK38a [X.] Übersetzung von [X.] Entscheidung des [X.] Berufungsgerichts vom 25. Februar 2021 zum IN[X.]Y-[X.]chutzzertifikat, [X.]/18/02005[X.]a [X.] Übersetzung von [X.]AB[X.]1 Urteil des Obersten Gerichtshofs von [X.] vom 18. März 2021, [X.]. N.°281/17.0YHL[X.]B.L1.[X.]1AB[X.]1a [X.] Übersetzung von AB[X.]1

Die [X.]) und 3) sind der Auffassung, der fehlende [X.]chutz der Kombination von [X.]itagliptin und Metformin durch das Grundpatent ergebe sich daraus, dass die Lehre des [X.] nur die Bereitstellung neuer Inhibitoren für das Enzym [X.] (im Folgenden: [X.] Inhibitoren) der [X.] beschreibe, nicht aber die Bereitstellung spezieller Wirkstoffkombinationen, die einen dieser [X.] Inhibitoren enthalten.

Nach Meinung aller Klägerinnen sei das angegriffene [X.] zudem entgegen Art. 3 lit. c) [X.] erteilt worden. [X.]o sei in den Urteilen des [X.] (im Folgenden: [X.]) in den [X.]achen [X.]/[X.] ([X.]) und [X.]/[X.]anofi ([X.]) bereits entschieden worden, dass es im Fall der vorherigen Erteilung eines [X.]chutzzertifikats für einen Monowirkstoff unzulässig sei, dem Patentinhaber für eine Kombination, die gleichfalls vom Grundpatent des [X.] mit umfasst sei, ein zweites [X.]chutzzertifikat zu erteilen. Zwar offenbare das Grundpatent vorliegend eine Vielzahl an Kombinationspräparaten, nicht aber die für das angegriffene [X.] spezifische Wirkstoffkombination aus [X.]itagliptin und Metformin. Auch experimentelle Daten zu dieser Kombination seien im Grundpatent nicht zu finden. In Anbetracht der im [X.]t[X.] der Technik bekannten Daten zu etablierten Wirkstoffkombinationen, in denen Metformin bereits eingesetzt werde, sei außerdem davon auszugehen, dass die Kombination von [X.]itagliptin und Metformin lediglich einen additiven Effekt aufweise. Infolgedessen h[X.]le es sich bei der streitgegenständlichen Kombination von [X.]itagliptin und Metformin nicht um eine eigenständige Erfindung des [X.], so dass in ihr [X.] der Erfindung“ im [X.]inne der [X.]-Entscheidungen gesehen werden könne. Auf spätere klinische [X.]tudien könne sich die [X.] nach den [X.]-Entscheidungen [X.]/[X.] (BB13a) und [X.] ([X.]) hierzu nicht berufen. Nach der [X.]/[X.]-Entscheidung solle zudem die durch das [X.] gegenüber der Laufzeit des ergänzenden [X.]chutzzertifikats für den Monowirkstoff [X.]itagliptin bewirkte längere Laufzeit für die Wirkstoffkombination vermieden werden. Aufgrund der [X.]-Entscheidungen habe das [X.] (im Folgenden: [X.]) daher auch zuletzt in seiner Entscheidung 3 Ni 4/19 vom 09. Oktober 2020 ([X.]) die Erteilung eines zweiten [X.]chutzzertifikats als nicht zulässig erachtet. Das [X.] sei dabei der Auffassung des [X.] gefolgt, dass der Rückst[X.] in der wirtschaftlichen Verwertung einer Erfindung bereits durch das [X.]chutzzertifikat für den Monowirkstoff gewährt worden sei und für den Patentinhaber kein Anspruch auf einen vollumfänglichen Ausgleich bestehe. Dies gelte den Klägerinnen zufolge auch im vorliegenden Fall, zumal die Patentinhaberin keine über die [X.]tudien zur Zulassung des Arzneimittels Januvia

 Das angegriffene [X.] sei schließlich auch entgegen Art. 3 lit. d) [X.] erteilt worden, weil es sich bei der Genehmigung von [X.]® nicht um die erste Genehmigung für ein Arzneimittel mit der Wirkstoffkombination aus [X.]itagliptin und Metformin h[X.]le, da die frühere Genehmigung des [X.] bereits die Gabe von [X.]itagliptin und Metformin bei denjenigen Patienten vorgesehen habe, bei denen trotz Diät und Bewegung die alleinige Gabe von Metformin nicht zu der gewünschten Kontrolle des Blutzuckerspiegels geführt habe. [X.]ollte der [X.]enat dies [X.]ers beurteilen, regen die Klägerinnen die Einholung einer Vorabentscheidung des [X.] zu verschiedenen, von ihnen noch näher zu präzisierenden Fragen an.

Die Klägerinnen beantragen übereinstimmend,

das ergänzende [X.]chutzzertifikat [X.] 2008 000 046 für nichtig zu erklären.

Die [X.] beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Die [X.] ist der Auffassung, dass das Grundpatent zwei Erfindungen betreffe. Zum einen beschreibe das Grundpatent eine neue Klasse von Antidiabetika der [X.] mit [X.]itagliptin als Hauptvertreter dieser Klasse und zum [X.]eren die Verwendung von [X.]itagliptin in Kombination mit einem Biguanid-Insulinsensibilisator, wie Metformin, zur Beh[X.]lung, Beeinflussung oder Prävention von Diabetes. Hinzu komme, dass nach Art. 1 lit. b) [X.] ein Monowirkstoff sowie eine Wirkstoffkombination zwei unterschiedliche Erzeugnisse darstellten. Die [X.] von [X.]itagliptin und Metformin sei demnach ein [X.]eres Erzeugnis im [X.]inne von Art. 1 lit. b) [X.] als der Einzelwirkstoff [X.]itagliptin, so dass für jedes dieser Erzeugnisse ein [X.]chutzzertifikat erteilt werden könne. Zudem h[X.]le es sich bei dem maßgeblichen Erzeugnis des angegriffenen [X.]s um die Kombination aus [X.]itagliptin und Metformin und nicht um die Kombination der speziellen [X.]alze [X.] und [X.]. Bei einem [X.]chutzzertifikat allein auf das spezifische [X.]alz abzustellen, welches ggf. in der Marktzulassung eines Arzneimittels genannt sei, habe der [X.] bereits in seiner Entscheidung Farmitalia [X.] [X.]rl ([X.]) eindeutig abgelehnt. Das Grundpatent müsse somit keine ausführliche Beschreibung zur Herstellung von [X.] und [X.] enthalten.

Die streitbefangene Wirkstoffkombination aus [X.]itagliptin und Metformin sei gemäß Art. 3 lit. a) [X.] folglich vom Grundpatent geschützt, da diese in den Ansprüchen 20, 25 und 30 ausdrücklich benannt werde und deren einzelne Komponenten auch spezifisch identifizierbar seien.

Auch die Voraussetzung nach Art. 3 lit. c) [X.] sei erfüllt. Hierbei sei neben den Entscheidungen [X.]/[X.]anofi und [X.]/[X.] auch die Entscheidung [X.]/[X.] zu Art. 3 lit. a) [X.] von besonderer Bedeutung, da es sich bei ihr um die einzige [X.]-Entscheidung h[X.]le, die von der [X.] des [X.] getroffen worden sei, so dass dieser Entscheidung eine Art Kontrollfunktion bei der Interpretation von [X.]-Entscheidungen zukomme. Vor diesem Hintergrund müsse die Definition des Begriffs „Erzeugnis“, der für Art. 3 lit. a) [X.] zu verwenden sei, auch für die Erzeugnisse nach Art. 3 lit. c) [X.] gelten. Nachdem es sich bei dem [X.] aus [X.]itagliptin und Metformin demzufolge um ein [X.]eres Erzeugnis als den Monowirkstoff [X.]itagliptin h[X.]le, sei vorliegend davon auszugehen, dass für das [X.] gemäß Art. 3 lit. c) [X.] noch kein [X.]chutzzertifikat erteilt worden sei. Die [X.]-Entscheidung [X.] ([X.]) bestätige zudem, dass in Übereinstimmung mit der [X.] mehrere Erzeugnisse durch ein Grundpatent geschützt werden könnten und daher die Erteilung eines [X.]chutzzertifikats sowohl für das erste als auch das zweite Erzeugnis, das ebenfalls durch das Grundpatent geschützt sei, nicht ausgeschlossen sei. Daraus folge, dass auch die [X.]-Entscheidungen des [X.] nicht unter der Annahme erfolgt seien, dass ein Patent nur einen Gegenst[X.] enthalten könne. Für die Erteilung eines zweiten [X.]chutzzertifikats spreche vorliegend ferner die Tatsache, dass das erste [X.]chutzzertifikat für den Monowirkstoff [X.]itagliptin auf der Grundlage der Januvia[X.]/[X.], keine zweite Laufzeitverlängerung gewährt würde. Die zusätzlichen zweieinhalb Monate nach Ablauf des [X.] aus dem [X.]chutzzertifikat für den Monowirkstoff stellten vorliegend lediglich einen Bonus für den Abschluss von pädiatrischen [X.]tudien gemäß der [X.] dar und seien somit nicht zu berücksichtigen. Die [X.]-Entscheidungen stünden der Erteilung eines [X.]chutzzertifikats für die Kombination aus [X.]itagliptin und Metformin auch deshalb nicht entgegen, weil es sich bei [X.]itagliptin um den ersten entwickelten und zugelassenen [X.] Inhibitor h[X.]le („first-in-class“-Wirkstoff). Im Gegensatz dazu würden [X.] in [X.]/[X.] und [X.] in [X.]/[X.]anofi keine solche Ausnahmestellung aufweisen. Die Vergleichbarkeit der vorliegenden [X.]ituation mit derjenigen in den [X.]-Entscheidungen sei daher in mehrfacher Hinsicht unzutreffend.

[X.]oweit der [X.]enat in seiner Entscheidung 3 Ni 4/19 ([X.]) die Auffassung vertreten habe, der [X.] habe zu Art. 3 lit. c) [X.] die zusätzliche Voraussetzung aufgestellt, dass es sich bei mehreren von einem Grundpatent erfassten Erzeugnissen um „unterschiedliche Innovationen“ h[X.]eln müsse, könne dem nicht gefolgt werden, weil sich eine solche Voraussetzung in den [X.]-Entscheidungen nicht finde. Auch in den Leitsätzen der Entscheidungen [X.]/[X.] und [X.]/[X.]anofi habe sich diese vermeintliche zusätzliche Voraussetzung von „unterschiedlichen Innovationen“ nicht niedergeschlagen. Eine solche Auslegung würde de facto im Übrigen dazu führen, dass in Art. 3 lit. a) und lit. c) [X.] unterschiedliche Erzeugnisdefinitionen angewendet würden, was aber Art. 1 lit. b) [X.] und Art. 3 [X.] widerspreche, die sich ersichtlich auf den gleichen „Erzeugnis“-Begriff bezögen.

Da die Bedeutung eines solchen zusätzlichen Kriteriums völlig unklar sei, sei es im Interesse der Rechtssicherheit erforderlich, hierzu den [X.] um eine zusätzliche Konkretisierung seiner [X.]-Rechtsprechung zu bitten. Hierfür spreche auch der Gesichtspunkt der Rechtsvereinheitlichung. Dass die [X.]-Rechtsprechung nicht eindeutig sei und von den Gerichten der Mitgliedstaaten daher unterschiedlich verst[X.]en werde, zeigten die verschiedenen nationalen Urteile [X.], ABNK38/38a, [X.]/39a und AB[X.]1/41a. Diese Urteile belegten, dass entsprechend dem jeweils unterschiedlichen Verständnis der [X.]-Entscheidungen durch die nationalen Gerichte zum Erfordernis nach Art. 3 lit. c) [X.] die vorgenannten Fragen uneinheitlich beantwortet worden seien.

Aber selbst wenn man Art. 3 lit. c) [X.] im [X.]inne des [X.]-Urteils [X.] interpretiere und fordere, dass das Erzeugnis einen eigenständigen Erfindungsgegenst[X.] darstellen müsse, sei diese Voraussetzung erfüllt. Hierfür spreche nicht nur, dass das Grundpatent die Kombination aus [X.]itagliptin und Metformin im Anspruch 30 ausdrücklich beschreibe und die Ansprüche 20 und 25 diese umfassten, sondern auch deren ausdrückliche Erwähnung in den Absätzen [0051 bis 0057] der Beschreibung des [X.]. Trotz fehlender experimenteller Daten, die regelmäßig erst nach der Patentanmeldung in jahrelangen aufwendigen Zulassungsstudien erhalten würden, sei die Kombination damit als eigenständige und ausführbare Innovation im Grundpatent gekennzeichnet. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass zu dem für das Grundpatent maßgeblichen Zeitpunkt β-aminosubstituierte Tetrahydrotriazolopyrazine wie [X.]itagliptin im [X.]t[X.] der Technik noch nicht öffentlich zugänglich gewesen seien, so dass die Kombination von [X.]itagliptin und Metformin ebenfalls neu und erfinderisch sein müsse. Aufgrund dessen könne die Kombination nicht als einfache Variation der Lehre des [X.] ohne erfinderischen Gehalt angesehen werden, zumal bei der Erteilung eines [X.]chutzzertifikats keine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit erfolgen dürfe, da es hierfür in der [X.] keine Rechtsgrundlage gebe. Außerdem hätten die bekannten Kombinationstherapien bei der Blutzuckersenkung lediglich eine subadditive Wirkung gezeigt, wohingegen die Kombination von [X.]itagliptin und Metformin eine numerisch additive Wirkung aufweise.

Die Berücksichtigung nachveröffentlichter Ergebnisse sei in diesem Fall zulässig, da bereits die Beschreibung des [X.] in glaubhafter Weise gezeigt habe, dass die Kombination von [X.]itagliptin und Metformin zur Beh[X.]lung und Prävention von Diabetes geeignet sei. Die Ergebnisse aus Tests und klinischen [X.]tudien, die nach dem [X.] des [X.] erhalten worden seien und diese Aussage bestätigten, würden somit in keinerlei Weise den durch das Grundpatent verliehenen [X.]chutzbereich nachträglich erweitern. Das in den Entscheidungen [X.]/[X.] und [X.] ausgesprochene Verbot der Berücksichtigung nachveröffentlichter Unterlagen im Rahmen von Art. 3 lit. a) [X.] sei für den vorliegenden Fall daher nicht einschlägig. Infolgedessen erscheine die vom [X.]enat in seinem Urteil [X.] vertretene Auffassung, dass die Einschränkung in Bezug auf die zu berücksichtigenden Informationen auch bei der Ermittlung des Erfindungsgegenst[X.]s nach Art. 3 lit. c) [X.] gelte, rein spekulativ. Denn allein aus dem Umst[X.], dass der [X.] in den Entscheidungen [X.]/[X.] und [X.] keine für Art. 3 lit. c) [X.] abweichende Auffassung zu erkennen gegeben habe, könne die Übertragbarkeit der in diesen Entscheidungen zu Art. 3 lit. a) [X.] getroffenen Aussagen auf Art. 3 lit. c) [X.] nicht abgeleitet werden, da aufgrund der Vorlagefragen in diesen Vorabentscheidungen zu Ausführungen hierzu keine Veranlassung für den [X.] best[X.]en habe. Es könne zudem nicht sein, dass Forschungsergebnisse, die nach dem relevanten Zeitrang einer Patentanmeldung generiert würden, für die Erteilung eines [X.]chutzzertifikats irrelevant sein sollten. Vielmehr sei die [X.]chaffung zusätzlicher Forschungsergebnisse und Daten geradezu wesentlich für die Erlangung des ergänzenden [X.]chutzes. Daher sei ein pauschales Verbot der Verwendung dieser Daten bei der Feststellung, ob die Kriterien für die Erteilung eines ergänzenden [X.]chutzzertifikats erfüllt seien, abzulehnen. Es sei stattdessen allgemein üblich, dass nach dem relevanten Zeitrang einer Patentanmeldung generierte Daten verwendet werden könnten, um eine Erfindung im Patent besser zu verstehen und zu beleuchten. Diese beim [X.] übliche Vorgehensweise müsse daher auch bei [X.]chutzzertifikaten erlaubt sein, um bestimmen zu können, ob der Wirkstoff oder die Wirkstoffe, die durch ein zweites [X.]chutzzertifikat auf der Grundlage desselben Patents geschützt seien, eine [X.]ere innovative Qualität hätten als der durch das zuvor erteilte [X.]chutzzertifikat geschützte Monowirkstoff desselben Patents. Aufgrund dessen bedürfe es zu diesen Fragen zwingend einer klärenden Vorlage an den [X.].

Im Übrigen sei für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit ein additiver Effekt bei der Gabe von [X.]itagliptin und Metformin nicht ausschlaggebend. Für eine erfinderische Tätigkeit spreche nämlich unabhängig davon die Tatsache, dass sich bei einer kombinierten Beh[X.]lung mit [X.]itagliptin und Metformin die benötigte Menge an Metformin reduziere und mit dem [X.] nun auch Patienten beh[X.]elt werden könnten, deren Blutzucker mit den beiden Monowirkstoffen in der Vergangenheit schlecht einstellbar gewesen sei. Darüber hinaus erhöhe die [X.] in positiver Weise die Patientencompliance. Für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit spreche fernerhin, dass der Fachmann in Kenntnis der bekannten Kombinationen von [X.]ulfonylharnstoff oder [X.] mit Metformin nicht mit hinreichender Erfolgsaussicht erwarten konnte, dass ein neuer Wirkstoff wie [X.]itagliptin mit einem völlig [X.]eren Wirkmechanismus, in Kombination mit Metformin einen wirksamen therapeutischen Ansatz darstelle. Nicht zutreffend sei ferner die pauschale Behauptung der Klägerinnen, dass das [X.] für die Kombination von [X.]itagliptin und Metformin nicht gerechtfertigt sei, da die [X.] keinen weiteren Aufw[X.] für die Zulassung des [X.] gehabt habe. Diese Argumentation lasse unberücksichtigt, dass die [X.] die klinischen [X.]tudien mit dem Monowirkstoff und mit dem Kombinationswirkstoff aus ethischen Gründen lediglich kombiniert vorgenommen habe.

Außer Frage stehe ferner, dass das Erfordernis des Art. 3 lit. d) [X.] erfüllt sei, da es sich bei der erwähnten [X.]

Die zulässigen Klagen sind begründet. Das [X.] ist nach Art. 15 Abs. 1 lit. a) [X.]. § 16a Abs. 2 [X.] und § 22 [X.] bereits deshalb für nichtig zu erklären, weil es entgegen Art. 3 lit. c) [X.] erteilt worden ist. Auf die weiteren, zwischen den Parteien ebenfalls streitigen Fragen, ob die Erteilung auch entgegen Art. 3 lit. a) und lit. d) [X.] erfolgte, kommt es bei dieser Sachlage somit nicht mehr an.

1. Nach Art. 3 lit. c) [X.] setzt die Erteilung eines ergänzenden [X.]s voraus, dass für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt worden ist.

1.1 Der Begriff "Erzeugnis" wird in Art. 1 lit. b) [X.] als der "Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination eines Arzneimittels" definiert. Es handelt sich somit um einen eigenständigen Begriff, der weder mit der patentrechtlichen Erfindung noch mit dem Gegenstand der arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen gleichzusetzen ist, sondern dessen Inhalt und Grenzen durch Auslegung der [X.] zu bestimmen sind (vgl. hierzu [X.] GRUR Int. 2013, 509). Diese Begriffsdefinition des Erzeugnisses in Art.1 lit. b) der [X.] findet gleichermaßen bei allen Regelungen der [X.] Anwendung, einschließlich der in Art. 3 lit. a) bis lit. d) [X.] festgelegten Erteilungsvoraussetzungen. Diesem einheitlichen Erzeugnisbegriff entsprechend hat der [X.] in seinem Santen-Urteil (vgl. [X.], Rn. 39 bis 46) seine frühere, von diesem Grundsatz abweichende Neurim-Entscheidung (vgl. [X.] GRUR Int. 2012, 910) revidiert. Wenn ein Grundpatent mehrere Erzeugnisse [X.]. Art. 1 lit. b) [X.] schützt, ist es somit grundsätzlich möglich, für jedes dieser Erzeugnisse ein [X.] zu erhalten (vgl. [X.], Rn. 29). Anhand der Kriterien des Art. 1 lit. b) [X.] wird jedoch lediglich geprüft, ob es sich jeweils um unterschiedliche Erzeugnisse handelt. Die Entscheidung darüber, ob für sie tatsächlich ein [X.] erteilt werden kann, findet erst im Rahmen der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 [X.] statt. Nach der Rechtsprechung des [X.] ist es insoweit keineswegs bereits ausreichend, dass es sich um verschiedene Erzeugnisse [X.]. Art. 1 lit. b) [X.] handelt, vielmehr ist die Erteilung von mehreren [X.]en nur dann zulässig, wenn die fraglichen Erzeugnisse als eigenständige Innovationen zu werten sind. Mit der Definition in Art. 1 lit. b) [X.] ist demzufolge keine Aussage darüber verbunden, ob es sich bei einem vom Grundpatent erfassten Erzeugnis um eine patentfähige Innovation, also einen Schutzgegenstand handelt, oder nur um die Ausführungsform einer patentfähigen Innovation ohne eigenen erfinderischen Gehalt und damit um ein Erzeugnis, das lediglich in den Schutzbereich des [X.] fällt.

1.2 Ausgehend hiervon hat der [X.] die Kriterien, die bei der Prüfung von Art. 3 lit. c) [X.] anzulegen sind, dahingehend definiert, dass die betreffende Wirkstoffkombination nicht ganz oder teilweise im Zusammenhang mit demselben Erzeugnis stehen darf, für das dem Patentinhaber auf Basis des [X.] bereits ein [X.] erteilt worden ist (vgl. [X.], Rn. 42 und [X.].). Auf den vorliegenden Fall angewendet, ergibt sich daraus das Erfordernis, dass sich die streitgegenständliche [X.] aus [X.] und Metformin gegenüber dem innovativen [X.] [X.] als eine andere, eigenständige Innovation erweisen muss (vgl. [X.], Rn. 32 bis 38).

Die maßgebliche Bestimmung des Erfindungsgegenstandes ([X.]) erfolgt dabei nach nationalem Patentrecht. Ausschlaggebend ist hierbei, ob der zuständige Fachmann, vorliegend ein Team aus organischen Chemikern/Biochemikern, die regelmäßig mit der Synthese medizinisch relevanter Wirkstoffe befasst sind, Pharmakologen, die an der Entwicklung neuer Wirkstoffe beteiligt sind, und Medizinern, die auf die Behandlung von Diabetes und damit assoziierten Folgeerkrankungen spezialisiert sind, die Ausführungen des [X.] so versteht, dass dieses neben den Wirkstoffen der [X.] auch auf diesen Stoffen basierende Wirkstoffkombinationen „als solche schützt“, d.h. ob sich ihm die streitgegenständliche Wirkstoffkombination gegenüber dem [X.] [X.] als unabhängige Innovationen erschließt. Dies ist jedoch nicht der Fall, da der Fachmann der Patentschrift solche Angaben nicht entnehmen kann.

1.3 Abgesehen von allgemeinen Ausführungen zu Wirkstoffkombinationen weist das Grundpatent nur in den Patentansprüchen 20 und 25 auf eine Vielzahl an möglichen Wirkstoffkombinationen hin (vgl. [X.], Abs. [0051 bis 0057]). Deren Anzahl grenzen die Patentansprüche 28 und 30 zwar insofern ein, als Patentanspruch 28 den Wirkstoff der [X.] auf den [X.] Inhibitor [X.] reduziert und der Patentanspruch 30 den Insulinsensibilisator Metformin als eine geeignete zweite Wirkstoffkomponente nennt. Nachdem der Patentanspruch 30 aber weder direkt noch indirekt auf Patentanspruch 28 Bezug nimmt, kann den Patentansprüchen die streitgegenständliche Wirkstoffkombination [X.]/Metformin nicht als erfindungswesentliches Erzeugnis entnommen werden. Angaben oder Daten, die auf eine überraschende pharmazeutische Bedeutung der speziellen Kombination aus [X.] und Metformin hinweisen würden, finden sich an keiner Stelle des [X.], insbesondere auch nicht in dessen Beschreibung. Die genannten [X.] 1 bis 7 verdeutlichen aus fachlicher Sicht vielmehr, dass die Innovation des [X.] ausschließlich in der Bereitstellung von Verbindungen der [X.] liegt, zu denen u.a. [X.] gehört. Im Ergebnis kann der Fachmann dem Grundpatent somit keine konkreten Anhaltspunkte dafür entnehmen, weshalb die Kombination von [X.] und Metformin als besonders vorteilhaft, überraschend, verträglich oder unerwartet wirkungssteigernd und damit als eigenständige Erfindung anzusehen sein sollte.

Das Arzneimittel Janumet[X.]/[X.] und [X.] jedoch unbeachtlich bleiben müssen (vgl. BB13a, Rn. 49 und 50; [X.], Rn. 45).

[X.] Stand der Technik wie [X.]6 lässt in diesem Zusammenhang allenfalls den Schluss zu, dass eine Kombination von Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen – wobei Metformin einer der beiden Wirkstoffe ist und es sich bei dem zweiten Wirkstoff um einen Sulfonylharnstoff handelt - durchaus synergistische Effekte bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes zeigen kann (vgl. [X.]6, [X.], Abstract, re. [X.], letzter Abs.). Dies gilt gleichermaßen für die im Grundpatent angesprochenen Kombinationstherapien, in denen Metformin zusammen mit einem [X.] eingesetzt wird (vgl. [X.], Abs. [0004]). So wird in den Studien [X.]7 und [X.]8, bei denen es sich aufgrund einer fehlenden Datumsangabe nicht zwangsläufig um vorveröffentlichten Stand der Technik handelt, Metformin im Sinne des [X.] mit [X.] oder Nateglinid kombiniert. Die Studien belegen unbeachtlich ihres [X.] somit nur für die spezielle Kombination aus Metformin und einem [X.] einen synergistischen Effekt (vgl. [X.]7, Abstract 1266, letzter Satz; [X.]8, Abstract 717, letzter Satz). Auf die Kombination von [X.] und Metformin nimmt jedoch keines der genannten Dokumente Bezug, so dass diese auch keine Rückschlüsse auf die pharmazeutischen Eigenschaften des hier streitgegenständlichen Erzeugnisses zulassen.

Die Kombination des neuen Wirkstoffs [X.] mit dem bekannten Kombinationspartner Metformin stellt somit gegenüber dem [X.] [X.] keine eigenständige Innovation des [X.] dar, da das Erzeugnis nach den Angaben im Grundpatent nicht „als solches“ geschützt ist, sondern nur „im Zusammenhang“ mit dem [X.] unter den Schutzbereich des [X.] fällt. Dieser Zusammenhang schließt nach den [X.]-Entscheidungen das Recht auf die Erteilung eines ergänzenden [X.]s für diese neue, später in Verkehr gebrachte [X.] jedoch aus (vgl. [X.], Rn. 39 und [X.], Rn. 42).

Nachdem die Bereitstellung von [X.] Inhibitoren wie [X.] somit die einzige Innovation des [X.] darstellt und für [X.] bereits ein [X.] erteilt worden ist (vgl. [X.]), ist die Erteilung des [X.]s folglich unter Verstoß gegen Art. 3 lit. c) [X.] erfolgt.

Auf die positive oder negative Laufzeit des ersten [X.]s kommt es dabei im Rahmen von Art. 3 lit. c) [X.] nicht an. Maßgeblich ist vielmehr allein, ob dem Inhaber des [X.] für den [X.] bereits ein [X.] zuerkannt wurde. Dies ist vorliegend der Fall. Das erste, auf der Grundlage der Januvia

2. Die gegen diese Bewertung vorgebrachten Einwände der Beklagten vermögen nicht durchzugreifen.

2.1 Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, dass Art. 3 lit. a) und lit. c) [X.] die gleiche Erzeugnisdefinition des [X.]. Art. 1 lit. b) [X.] zugrunde liege und somit maßgeblich berücksichtigt werden müsse, dass es sich bei dem [X.] [X.] sowie der verfahrensgegenständlichen Wirkstoffkombination aus [X.] und Metformin um unterschiedliche Erzeugnisse [X.]. Art. 1 lit. b) [X.] handle, führt dies zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage.

Wie der Senat in seinem Urteil [X.] bereits ausgeführt hat, reicht es für die Erteilung eines zweiten ergänzenden [X.]s auf der Grundlage desselben Patents nach der Rechtsprechung des [X.] nämlich nicht schon aus, dass es sich bei mehreren durch ein Grundpatent geschützten Wirkstoffen oder Wirkstoffkombinationen jeweils um verschiedene Erzeugnisse [X.]. Art.1 lit. b) [X.] handelt. Vielmehr leitet der [X.] aus der Schrankenfunktion des Art. 3 lit. c) [X.] die zusätzliche Voraussetzung ab, dass in dem Fall, dass ein Grundpatent mehrere Erzeugnisse [X.]. Art. 1 lit. b) [X.] schützt, die Erteilung mehrerer [X.]e nur dann zulässig ist, wenn es sich bei den fraglichen Erzeugnissen auch um unterschiedliche Innovationen handelt (vgl. [X.], [X.]/26 Punkt 2.1). Beschränkt sich dagegen der Erfindungsgegenstand des [X.] – wie im vorliegenden Fall - auf innovative [X.]e, ist die Erteilung mehrerer [X.]e für jedes sukzessive Inverkehrbringen von Kombinationen eines dieser innovativen Wirkstoffe mit einem anderen, durch das Grundpatent aber nicht als solchen geschützten Wirkstoff, unzulässig (vgl. [X.], Rn. 41). Ein Zertifikatsschutz kommt folglich nur für solche Erzeugnisse in Betracht, die gemäß den Zielen der [X.] eine echte Neuerung darstellen. Dem steht auch das am selben Tag wie [X.]/[X.] ergangene [X.]-Urteil [X.] nicht entgegen. Zum einen berücksichtigt [X.] ausdrücklich die Entscheidung [X.]/[X.], ohne diese in Frage zu stellen oder sich von dieser abzukehren (vgl. AB[X.]1, Rn. 30). Zum anderen unterscheidet sich der Fall in [X.] von dem Fall [X.]/[X.] dadurch, dass im Fall [X.] alle miteinander zu kombinierenden Wirkstoffe nicht nur in dem betreffenden Grundpatent genannt sind, sondern darüber hinaus auch jeweils eine erfinderische Qualität in ihrer Eigenschaft als eigenständiger Wirkstoff des betreffenden [X.] aufweisen (vgl. AB[X.]1, Rn.13 bis 15, 41 und [X.].).

2.2. Anders als von der Beklagten angenommen stellen die [X.]-Entschei-dungen [X.]/[X.] und [X.] die Grundsätze der [X.]-Entscheidun-gen [X.]/[X.], [X.]/[X.] und [X.] auch nicht in Frage, so dass diese nach Auffassung des Senats für den vorliegenden Fall weiterhin maßgeblich sind.

Hierfür spricht, zunächst schon, dass die Aussagen in [X.]/[X.] und [X.] nicht Art. 3 lit. c) [X.], sondern Art. 3 lit. a) [X.] betreffen. Ferner existiert kein Anhaltspunkt dafür, dass sich der [X.] mit diesen Entscheidungen von seiner bisherigen [X.]-Rechtsprechung hätte lösen wollen. Dagegen spricht, dass der [X.] in der Begründung der [X.]/[X.]-Entscheidung auf [X.]/[X.] ausdrücklich Bezug nimmt und die dort behandelte Interessensabwägung wiedergibt (vgl. BB13a, Rn. 41 und 42). Auch der von der Beklagten in Verbindung mit der [X.]/[X.]-Entscheidung angesprochene Umstand, dass diese Entscheidung von der [X.] des [X.] getroffen worden sei, bedeutet ebenfalls keine Abkehr von der [X.]-Rechtsprechung. Denn weder die [X.]/[X.]-Entscheidung noch die [X.]-Entscheidung ist unter dem Gesichtspunkt des zu bewertenden Erzeugnisses auf [X.]/[X.] oder [X.]/[X.] anwendbar, da die diesbezüglichen Fragestellungen keine Gemeinsamkeiten aufweisen. So befassen sich [X.]/[X.] und [X.] mit der Problematik, dass ein [X.] (vgl. [X.], [X.].) bzw. der Wirkstoff einer Wirkstoffkombination (vgl. BB13a, Abs. [29]) nicht stofflich, sondern allenfalls funktionell definiert ist. Dagegen liegt den [X.]-Entscheidungen das Problem zugrunde, dass beide Komponenten einer Wirkstoffkombination zwar stofflich exakt gekennzeichnet sind, eine Komponente davon aber bereits gemeinfrei ist und als solche somit durch das Grundpatent nicht geschützt ist (vgl. [X.], Abs. [26] i.V.m. [X.].; [X.], Abs. [32] i.V.m. [X.].). Hinzu kommt, dass sich die Entscheidungen [X.]/[X.] und [X.] mit den Voraussetzungen für die Erteilung eines ersten ergänzenden [X.]s befassen (vgl. BB13a und [X.], jeweils [X.].), wohingegen [X.]/[X.] und [X.]/[X.] die Voraussetzungen für die Erteilung eines zweiten [X.]s auf der Grundlage desselben Patents betreffen (vgl. [X.] und [X.], jeweils [X.].). Die Divergenz der Fallkonstellationen macht demzufolge deutlich, dass selbst mit der von der Großen Kammer des [X.] getroffenen Entscheidung [X.]/[X.] keine Abkehr von der [X.]-Rechtsprechung beabsichtigt sein kann.

2.3 Entgegen der Auffassung der Beklagten kann sie sich als Beleg für eine Innovation der vom [X.] erfassten Wirkstoffkombination auch nicht auf nachveröffentlichte Erkenntnisse stützen, denen zufolge die Kombination von [X.] mit Metformin besonders gut wirke, da sich beide Wirkstoffe komplementär ergänzten.

In den Entscheidungen [X.]/[X.] und [X.] hat der [X.] im Zusammenhang mit der Vorschrift des Art. 3 lit. a) [X.] eine solche Berücksichtigung ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. BB13a, Rn. 49 und 50; [X.], Rn. 45). Soweit die Beklagte eingewandt hat, dass eine Entscheidung des [X.] über die Berücksichtigungsfähigkeit späterer Erkenntnisse im Rahmen der Voraussetzung nach Art. 3 lit. c) [X.] noch nicht getroffen worden sei, verkennt sie, dass die Gründe, aus denen der [X.] bei den vorgenannten Entscheidungen, bei denen in der Tat allein die Voraussetzung nach Art. 3 lit. a) [X.] entscheidungserheblich war, eine Berücksichtigung späterer Erkenntnisse ausgeschlossen hatte, sich aus dem allgemeinen gesetzlichen Zweck für die Erteilung eines [X.]s ergeben. Danach verfolgt nämlich der [X.] Gesetzgeber ausweislich des [X.] zur [X.] mit der Erteilung eines [X.]s lediglich das Ziel einer Verlängerung der Schutzdauer des [X.] als Ausgleich dafür, dass der Patentinhaber „aufgrund der Zeitspanne von der Einreichung der Patentanmeldung bis zur Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der [X.]“ einen Rückstand bei der wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung“ erleidet (vgl. BB13a, Rn. 39). Soweit der [X.] weiter ausführt, das [X.] solle demgegenüber „nicht den Schutzbereich über die von ihm geschützte Erfindung hinaus “ [Hervorhebung vom Senat] (vgl. BB13a, Rn. 40), ist damit nicht, wie offenbar die Beklagte meint, eine patentrechtliche Schutzbereichserweiterung i.S.d. Art. 22 Abs. 1 [X.] gemeint. Hierdurch wird vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass das [X.] kein eigenständiges Schutzrecht darstellt, für welches das Grundpatent lediglich einen Ausgangspunkt bildet. Die Annahme der Beklagten, dass das [X.] ggf. einen über den Gegenstand des [X.] hinausgehenden eigenen Gegenstand umfasse und mit dem [X.] somit ein eigenes Schutzrecht neben dem Grundpatent und unabhängig von diesem neu entstünde, so dass ggf. neue Erkenntnisse, die bis zu seiner Anmeldung gewonnen worden seien, zur näheren Bestimmung des geschützten Erzeugnisses berücksichtigungsfähig wären, ist folglich nicht zutreffend. Vielmehr beschränkt sich der alleinige Inhalt des [X.]s nach diesen Ausführungen des [X.] auf die bloße Verlängerung der Schutzdauer für den vom Grundpatent geschützten Gegenstand, was bedeutet, dass der Gegenstand des [X.]s mit dem geschützten Gegenstand des [X.] identisch sein muss.

Daher darf bei der Bestimmung des durch das [X.] geschützten Gegenstandes nur auf Erkenntnisse abgestellt werden, die zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt waren und in den Anmeldeunterlagen offengelegt worden sind. Für Art. 3 lit. c) [X.] bedeutet dies im vorliegenden Zusammenhang, dass ein ergänzendes [X.] für die Kombination des vom Grundpatent als solchen geschützten innovativen Wirkstoffs [X.] mit dem weiteren, vom Grundpatent als solchen nicht geschützten Wirkstoff Metformin nur dann in Betracht käme, wenn diese Kombination bereits im Grundpatent nicht nur als bloße Ausführungsform des geschützten [X.]s [X.] mit einem bereits bekannten weiteren Wirkstoff, sondern als eine dem [X.] gegenüber eigenständige Innovation offenbart worden wäre. Eine solche Offenbarung enthält das Grundpatent indessen, wie oben ausgeführt, gerade nicht.

2.4 Die Qualifizierung des durch das Grundpatent als solchen geschützten Wirkstoffs [X.] als „first in class“ Wirkstoff durch die Beklagte bleibt ohne Einfluss auf die Bewertung der Kombination aus [X.] und Metformin als Ausführungsform ohne eigenen erfinderischen Gehalt, selbst wenn es sich bei [X.] um den ersten zugelassenen [X.] Inhibitor zur Behandlung des Typ-2-Diabetes handelt.

Die Autoren der AB[X.]6 mögen anhand der Daten aus der von ihnen durchgeführten Studie zu einer Kombinationstherapie mit [X.] und Metformin zwar in zutreffender Weise zu der Überzeugung gelangt sein, dass diese Wirkstoffkombination eine wesentliche Verbesserung bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes darstellt und die beiden Wirkstoffe dabei eine additive Wirkung aufweisen (vgl. [X.] 16, S. 1986, mittlere [X.], letzter Abs.). Dieses Forschungsergebnis stammt jedoch aus dem [X.] und ist somit bei der Definition des Erzeugnisses, welches „als solches“ durch das Grundpatent geschützt sein muss, nach der einschlägigen [X.]-Rechtsprechung [X.] und [X.]/[X.] außer [X.] zu lassen (vgl. [X.] Rn. 45, 48 und 49) (siehe auch Punkt I.2.4 des Urteils).

Zu dem für das Grundpatent relevanten Anmelde- bzw. Prioritätstag war bereits bekannt, dass das [X.] Metformin ein zur Behandlung von Typ-2-Diabetes häufig verschriebener Wirkstoff ist. Darüber hinaus ist es als bekannt vorauszusetzen, dass der Insulinsensibilisator Metformin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff oder einem [X.] eine positive Wirkung bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes zeigt (vgl. [X.]6, 541, re. [X.], dritter Abs. „[X.]“ und S. 547, li. [X.], letzter Abs.). Hiervon geht auch das Grundpatent aus (vgl. [X.], Abs. [0004]). Der Fachwelt war zum Anmelde- bzw. Prioritätstag des [X.] somit bewusst, dass eine Kombination aus Metformin und einem den Seruminsulinspiegel steigernden, insulinotropen Wirkstoff, wie einem Sulfonylharnstoff oder [X.], bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes von Vorteil sein kann. Ein den Seruminsulinspiegel steigernder Effekt wird den Angaben im Grundpatent zufolge von der Fachwelt auch dem [X.] Inhibitor [X.] zugeschrieben, da im Grundpatent die Feststellung getroffen wird, dass die [X.]-Inhibierung zu einem erhöhten Seruminsulinspiegel führt (vgl. [X.], Abs. [0007]). Demzufolge erwartet der Fachmann für eine Kombination von Metformin mit [X.] eine ähnliche Wirkung wie für die bekannten Kombinationen aus Metformin und einem Sulfonylharnstoff oder einem [X.]. Die Qualifizierung von [X.] als „first in class“-Wirkstoff impliziert in Kombination mit Metformin daher keinen überraschenden Effekt bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes. Ein solcher Effekt wäre jedoch als Beleg dafür erforderlich, dass es sich bei der Wirkstoffkombination Metformin und [X.] um eine im Sinne der [X.]-Entscheidungen „als solche durch das Grundpatent geschützte Innovation“ handelt, für die nach dem ersten [X.] für den [X.] [X.] zusätzlich ein zweites ergänzendes [X.] für die Wirkstoffkombination erteilt werden könnte. Ein gegenüber dem Stand der Technik nicht zu erwartender Effekt wird im Grundpatent für die Wirkstoffkombination allerdings weder beschrieben noch durch ein technisches Konzept plausibel gemacht.

Die von der Beklagten aufgeworfene Frage nach der Geltung patentrechtlicher Grundsätze im Sinne eines [X.] von Beispielen bei der Erteilung eines ergänzenden [X.]s kann dahinstehen, da dieses Nachbringen – auch im patentrechtlichen Sinn – nur dann erfolgen kann, wenn im Grundpatent nicht nur pauschale Angaben zur Wirksamkeit einer Wirkstoffkombination, sondern erkennbare Vorteile für diese offenbart sind, welche im Verhältnis zur Aufgabe stehen. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Insoweit spielen nach dem [X.] des [X.] aufgezeigte Effekte für den [X.] [X.], wie eine Steigerung des Insulinspiegels bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, und damit verbunden eine signifikante Reduktion des postprandialen (= nach der Mahlzeit) Blutzuckerspiegels, weder für den [X.] [X.] noch für die Kombination mit Metformin eine Rolle (vgl. AB[X.]6, S. 1979, re. [X.], zweiter Abs.).

2.5. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den [X.] war nicht veranlasst, da der vorliegende Streitfall keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des [X.]srechts aufwirft, die nicht aus den gesetzlichen Quellen und der höchstrichterlichen Rechtsprechung zweifelsfrei zu beantworten wären. Vielmehr ist die richtige Anwendung des [X.]srechts im vorliegenden Fall hinreichend geklärt.

Wie vorstehend ausgeführt, kann aus den Ausführungen des [X.] in den [X.]-Entscheidungen ermittelt werden, aufgrund welcher rechtlicher Voraussetzungen ein weiteres [X.] erteilt werden kann. Ob die Voraussetzungen im jeweils konkret zu entscheidenden Sachverhalt gegeben sind, obliegt allein der Entscheidung der nationalen Stellen (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1983, verb. [X.]. 2-4/82 [X.], [X.]. 1983, [X.]). Die für die vorliegende Entscheidung relevanten rechtlichen Voraussetzungen sind für den Senat aufgrund der [X.]-Entscheidungen des [X.] hinreichend geklärt. Dem stehen auch die Hinweise der Beklagten auf verschiedene, auf Grundlage der [X.]-Rechtsprechung ergangenen Entscheidungen in einzelnen Mitgliedstaaten. (vgl. [X.] 35, [X.] 38/38a, [X.] 39/39a, [X.] 41/41a) nicht entgegen. Allein der Umstand, dass einige Gerichte anderer Mitgliedstaaten zu anderen Ergebnissen gekommen sind und dies möglicherweise auf einem - aus Sicht des Senats - fehlerhaften Verständnis der Rechtsprechung des [X.] beruht, rechtfertigt entgegen der Auffassung der Beklagten kein Vorabentscheidungsersuchen, dessen Zweck allein darin liegt, auslegungsbedürftige Fragen des primären oder sekundären [X.]srechts, nicht aber die Interpretation der zu diesen Fragen ergangenen Entscheidungen des [X.] zu klären, wenn diese - wie vorliegend - weder aus der Sicht des den konkreten Rechtsstreit entscheidenden nationalen Gerichts weitere Auslegungsfragen aufwerfen, noch die hierzu ergangene Rechtsprechung des [X.] vom nationalen Gericht, das unter Anwendung dieser Rechtsprechung zur Entscheidung der konkreten Rechtssache berufen ist, in Frage gestellt werden.

Ein Vorabentscheidungsersuchen wegen Auslegungsbedürftigkeit einer Norm des primären oder sekundären [X.]srechts (vgl. [X.], Urteil vom 31. Januar 2008, [X.]/05, [X.] 2008, [X.] Rn. 53 Zuteilung von [X.]), ist vorliegend daher nicht veranlasst.

2.6 Von der Bindungswirkung an die [X.]-Rechtsprechung des [X.] bei der Überprüfung der Voraussetzungen des Art. 3 lit. c) [X.] kann im vorliegenden Fall auch deshalb nicht abgewichen werden, weil der vorliegende Sachverhalt sich von demjenigen in der [X.]-Entscheidungen entgegen der Ansicht der Beklagten nicht wesentlich unterscheidet.

Die [X.]-Entscheidung [X.]/[X.] betraf den Antrag auf Erteilung eines zweiten ergänzenden [X.]s für ein Erzeugnis, welches die Wirkstoffe [X.] und [X.] enthält, wobei ein erstes ergänzendes [X.] bereits auf den [X.] [X.] erteilt worden ist. [X.] ist dabei der alleinige Gegenstand der durch das Grundpatent geschützten Erfindung, wohingegen [X.] ein Molekül ist, zu dessen Entdeckung die Patentinhaberin nichts beigetragen hat und das gemeinfrei ist (vgl. [X.], Rn. 25 und 26).

Die von der Beklagten behaupteten vier wesentliche Unterschiede zwischen dem Sachverhalt im genannten [X.]/[X.]-Fall und dem vorliegenden Streitfall, nämlich dass im [X.]/[X.]-Fall im Gegensatz zum vorliegenden Fall,

- die Bereitstellung von [X.] das alleinige erfinderische Konzept des [X.] darstellte,

- das Grundpatent zum Zeitpunkt der Anmeldung des [X.]s keinen auf die Wirkstoffkombination gerichteten Patentanspruch enthielt,

- [X.] kein „[X.]“ Wirkstoff in seiner Klasse gewesen sei und

- bereits das erste gewährte [X.] Ausschließlichkeitsrechte über die Laufzeit des [X.] hinaus gewährte,

bestehen nicht. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Bereitstellung von [X.]-Inhibitoren wie [X.] um die einzige Innovation des [X.], wobei . aufgrund fehlender Rückbezüge des Patentanspruchs 30 auf Patentanspruch 25 und/oder 28 kein Patentanspruch im Grundpatent existiert, der gezielt auf die streitgegenständliche Wirkstoffkombination [X.] und Metformin gerichtet ist.

Zudem kommt es nicht darauf an, ob mit dem ersten erteilten [X.] für den [X.] eine positive oder negative Laufzeit verbunden ist, sondern vielmehr darauf, dass dem Inhaber des [X.] bereits ein [X.] zuerkannt worden ist. Wie der [X.] in seiner Entscheidung [X.] (AB[X.]) festgestellt hat verlangt Art. 3 der [X.] keine positive Laufzeit für ein erstes erteiltes [X.] als materielle Voraussetzung (vgl. AB[X.], Rn. 30). Schon aus diesem Grund kann in der positiven Laufzeit des ersten [X.]s für [X.] in [X.]/[X.] gegenüber der negativen Laufzeit des ersten [X.]s für [X.] im vorliegenden Fall kein Unterscheidungsmerkmal gesehen werden. Im Urteil [X.] hat der [X.] zudem festgestellt, dass bei der Berechnung der korrekten Laufzeit eines [X.]s nicht nur Art. 13 der [X.] zu berücksichtigen ist, sondern auch Art. 36 der Verordnung Nr. 1901/2006 ([X.], vgl. AB[X.], Rn. 42 bis 45). Infolgedessen kann die vorliegend auf das erste erteilte [X.] für den [X.] [X.] mit negativer Laufzeit gestützte Verlängerung nach Art. 36 [X.] (vgl. [X.]), welche die Ausschließlichkeitsrechte des [X.] um 2,5 Monate verlängert, entgegen der Auffassung der Beklagten nicht außer [X.] gelassen werden. Somit ist in Analogie zum [X.]/[X.]-Fall auch im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass das erste erteilte ergänzende [X.] für den [X.] [X.] eine positive Laufzeit aufweist, da hierbei sowohl Art. 3 lit. c) [X.] als auch Art. 36 der [X.] zu berücksichtigen ist.

Auf die Frage ob der für den [X.]/[X.] Fall relevante [X.] [X.] ein „[X.]“ Wirkstoff wie [X.] ist, kommt es nicht an, da das Kriterium des „[X.]“ für die Rechtsbeständigkeit des vorliegenden [X.]s nicht von Relevanz ist. Zum einen sieht die [X.] für einen „[X.]“ Wirkstoff keine andere Regelung vor als für andere Wirkstoffe. Zum anderen wäre eine Sonderregelung für „[X.]“ Wirkstoffe für das [X.] nicht von Belang, da dessen Gegenstand nicht der [X.] [X.] ist, sondern die Wirkstoffkombination von [X.] und Metformin.

3. Das [X.] war wegen alldem bereits deshalb für nichtig zu erklären, weil es entgegen Art. 3 lit. c) [X.] erteilt worden ist. Auf die weiteren, von den Klägerinnen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, kam es bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr an.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 ZPO.