Bundespatentgericht, Beschluss vom 15.11.2010, Az. 9 W (pat) 334/05

Gegen das am 26. April 2003 angemeldete und am 28. Oktober 2004 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

"Getriebeanordnung für Windenergieanlagen"

ist von der Firma [X.] am 28. Januar 2005 Einspruch erhoben worden.

Die [X.]e macht mangelnde Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik geltend. Zum Stand der Technik beruft sie sich auf offenkundige Vorbenutzung sowie lediglich pauschal ohne Sachbezug auf die "schon im Prüfungsverfahren und in der Patentschrift genannten Druckschriften".

Folgende Vorbenutzungen hätten vor dem Anmeldetag des Streitpatents stattgefunden:

a) Lieferung eines [X.] 5000 am 9. April 2003 an die [X.] in [X.] ([X.]).

b) Vielfache Lieferung von [X.] 90 seit dem [X.] an verschiedene Kunden weltweit.

Zum Nachweis der Vorbenutzungen legt die [X.]e folgende Belegunterlagen vor:

- Zeichnung "[X.] 5000", Nr. 2055406A, vom 17. Juli 2001 (zur Vorbenutzung a))

- Spezifikation 3031827, Revision a, 7. Oktober 2001 "Technische Spezifikation Windkraftgetriebe für [X.] 5000 ([X.] 190i)" (zur Vorbenutzung a))

- [X.] der R… Aktiengesellschaft vom 31. März 2003 (zur Vorbenutzung a))

- [X.] vom 20. März 2003 (zur Vorbenutzung a))

- [X.] vom 3. April 2003 (zur Vorbenutzung a))

- Zeichnung "Zusammenstellung" Nr. 2052143/0 (zur Vorbenutzung b)).

Für die Benutzungshandlungen a) und b) bietet die [X.]e zudem Zeugenbeweis an.

Im Prüfungsverfahren war folgender Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

- [X.], [X.] bearing for improving the performance of epicyclical gear systems" gemäß Tagungsbericht [X.]/PTG-48121, Seiten 1003 bis 1011, vorgestellt im Verlauf der [X.] 2003 (7. bis 12. April)

- WO 02/14 690 A1

- WO 02/079 644 A1

- EP 1 184 567 A2

- [X.] 338 A1

- [X.] 14 609 A1

- [X.] 198 57 914 A1

- [X.] 296 09 794 U1.

Die [X.]e meint, das [X.]e Getriebe sei dem Fachmann allein durch die Vorbenutzung a) in Verbindung mit seinem Fachwissen, zumindest aber in Zusammenschau der Vorbenutzungen a) und b) nahegelegt.

Die [X.]e stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

[X.] stellt den Antrag,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Sie ist der Meinung, die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen seien nicht ausreichend substantiiert. Das Getriebe der Vorbenutzung a) sei nur [X.]ige Tage vor dem Anmeldetag des Streitpatents ausgeliefert worden. Dass die Möglichkeit zur Inspizierung der konstruktiven Bauweise durch Dritte bestanden habe, sei nicht dargetan und überdies unwahrscheinlich. Die Vorbenutzung b) sei lediglich pauschal als "seit dem [X.] vielfach an verschiedene Kunden weltweit ohne Geheimhaltungsvorbehalt ausgeliefert" beschrieben. Konkrete Angaben zum Zeitpunkt bzw. zum Ort der Vorbenutzungen, durch [X.] und auf welche Weise sie stattgefunden hätten, sei nicht angegeben. Eine Überprüfung auf das Vorliegen der Voraussetzungen für eine offenkundige Vorbenutzung sei ohne eigene Ermittlung daher nicht möglich. Der Einspruch sei somit unzulässig.

Der ausweislich der [X.], [X.]. 62 der Erteilung zugrunde gelegte und damit maßgebliche Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 lautet:

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 in der erteilten Fassung an.

1. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist unzulässig.

Gemäß [X.] § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 müssen die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist im Einzelnen schriftlich angegeben werden.

Die Begründung eines Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen dann, [X.]n sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (hier [X.]) dazu abschließend Stellung nehmen, d. h. ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines [X.]es ziehen können.

Als [X.] hat die [X.]e im [X.] mangelnde Patentfähigkeit [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 1 angegeben und diese speziell als mangelnde erfinderische Tätigkeit bezeichnet (Schriftsatz vom 28. Januar 2005, Seite 1; Seite 3, letzter Absatz; Seite 4, vorletzter Absatz). Als der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehenden Stand der Technik hat sie die beiden o. g. Vorbenutzungshandlungen a) und b) unter [X.] geltend gemacht sowie auf den im [X.] berücksichtigten Stand der Technik verwiesen.

Der behauptete [X.] als solcher ist demnach dem [X.] eindeutig entnehmbar.

Ist wie hier die Begründung des Einspruchs auf der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Benutzungshandlungen gestützt, so müssen die dazu vorgetragenen Tatsachen auch diejenigen konkreten Umstände erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Benutzung hinsichtlich ihres öffentlichen Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.] ergeben soll. Dazu gehört auch, dass erkennbar gemacht wird, welche Personen auf welche Art und Weise vor dem Anmeldetag von dem Gegenstand der Benutzung Kenntnis erlangt haben sollen ([X.] - "Streichgarn", [X.] 1987, Seite 203 ff.; [X.] - "Tabakdose", [X.] 1998, Seite 201 ff.).

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen der [X.]en nicht gerecht.

a) zur Vorbenutzung

Die zum Nachweis der gegenständlichen Beschaffenheit des nach Auffassung der [X.]en vorbenutzten Getriebes " [X.] 5000" vorgelegte Zeichnung Nr. 2055406A zusammen mit den im [X.] ausgeführten Erläuterungen mag einen Vergleich der Bauweise des möglicherweise vorbenutzten mit der des [X.]en Getriebes und damit eine Überprüfung auf das Vorliegen des behaupteten [X.]es in der Sache ermöglichen. Auch eine Lieferung des Getriebes an die [X.] erscheint durch die Vorlage der [X.] und der Frachtbriefe gemäß den oben bezeichneten Belegunterlagen hinsichtlich Zeitpunkt, Ort und Empfänger der Lieferung in hinreichender Vollständigkeit dargelegt. Mit dem ausdrücklichen Hinweis im [X.] auf die ohne Geheimhaltungsvorbehalte erfolgte Lieferung soll sich auch die unbeschränkte Verfügungsgewalt des Empfängers ([X.]) über das Getriebe ergeben.

Auf den Erfahrungssatz, dass vorbehaltlose Lieferung an gewerbliche Abnehmer per se die Offenkundigkeit der darin liegenden Benutzung begründet, kann sich die [X.]e jedoch deswegen nicht stützen, weil diese Regel nur dann greift, [X.]n der gewerbliche Abnehmer den Gegenstand selbst bestimmungsgemäß benutzt oder weiter veräußert (Busse, [X.], 6. Aufl., § 59, Rn. 92 [X.].). Der genannte Empfänger des Getriebes - die [X.] - war jedenfalls nicht der Käufer, denn dies war gemäß [X.] die Fa. M… GmbH in N…/D…. Welche Aufgabe der [X.] zukam und welches Interesse ihrerseits an der inneren Beschaffenheit des Getriebes bestanden hat, ist im [X.] nicht dargetan. Da sich die Art und Weise der öffentlichen Zugänglichkeit somit nicht schon aus dem Charakter der Vorbenutzungshandlung selbst klar ergibt, hätte die [X.]e auf eine detaillierte Darlegung hierzu nicht verzichten dürfen.

Das vorbenutzte Getriebe könnte dem [X.]en Getriebe auch nur dann patenthindernd entgegenstehen, [X.]n es vor dem Anmeldetag hinsichtlich seiner für den Streitpatentgegenstand relevanten [X.] öffentlich zugänglich gewesen wäre. Anderenfalls wären diese [X.] nicht publik geworden und bildeten demnach keinen Stand der Technik im Sinne von §§ 3, 4 [X.]. Vorliegend hätten besagte [X.] für Dritte nur dann "sichtbar" und damit bekannt werden können, [X.]n das Getriebe in geöffnetem Zustand geliefert bzw. nach der Lieferung an [X.] am Empfangsort [X.]/[X.] geöffnet worden wäre.

Genau dies hält der Senat für ausgeschlossen. Denn es widerspricht allen praktischen Gepflogenheiten, ein Getriebe der hier in Rede stehenden Größe und Art mit nach außen bloßliegenden Getriebeteilen mehrfachen Verladehandhabungen auszusetzen und mehrtägig zu transportieren bzw. es bloß aufgrund des Übergangs vom Transporteur auf den Empfänger zu öffnen. Bei Maschinenkomponenten dieser Größenordnung verursacht die Demontage-/Montage der entsprechenden Gehäuseteile erheblichen Aufwand schon allein an Arbeitsmitteln (z. B. Hebezeuge). Hinzu kommt, dass derartige Gehäuseteile regelmäßig Aufnahmen und Halterungen für die Lagerungen der Getrieberäder bilden oder zumindest die Steifigkeit solcher Halterungen unterstützen (wofür gerade auch die aus der vorgelegten Zeichnung ersichtliche Lagerung des Hohlrades im Gehäuse spricht), so dass bei einer Demontage des Getriebes die überaus wichtige gegenseitige Ausrichtung der zusammenwirkenden [X.] verlorengeht und diese in der Regel nur durch qualifiziertes Montagepersonal und bei Vorliegen einer Möglichkeit zur fachgerechten Abstützung des offenen Getriebes wieder hergestellt werden kann.

Vorliegend ist das Getriebe ausweislich des [X.] 224802 am 9. April 2003 und damit nur 17 Tage vor dem Anmeldetag des Streitpatents (26. April 2003) an seinem Bestimmungsort in [X.]/[X.] angekommen. Für das Ausmaß des oben geschilderten [X.] ist dies ein sehr kurzer Zeitraum und spricht darum gegen eine Öffnung des Getriebes.

Aus [X.] folgt, dass in vorliegendem Fall die öffentliche Kenntnisnahme der Getriebeausgestaltung nicht ohne Weiteres aus der vorbehaltlosen Lieferung des Getriebes abgeleitet werden kann. Vielmehr ist bei den durch die [X.]e angegebenen Umständen die Möglichkeit der Kenntnisnahme und damit der öffentlichen Zugänglichkeit als allenfalls theoretisch, bei Unterstellung eines regulären Gangs der Dinge und nach praktischer Lebenserfahrung jedoch als völlig ausgeschlossen anzusehen. Die [X.]e hätte deshalb erläutern müssen, wieso und auf welche Weise vorliegend von diesem regulären Gang der Dinge abgewichen worden wäre, etwa durch Angabe von konkreten Maßnahmen zur Untersuchung des Getriebes am Empfangsort, oder durch Hinweis auf die Durchführung der Einbauarbeiten an der Windkraftanlage, die die Not[X.]digkeit einer [X.] zumindest vorstellbar machen. Auch dies hat die [X.]e versäumt.

Das Vorbringen zur Vorbenutzung a) im [X.] ist somit nicht ausreichend substantiiert. Die angebotene Vernehmung des benannten Zeugen kann die Anforderungen an die hinreichende Substantiierung innerhalb der Einspruchsfrist nicht ersetzen.

b) zur Vorbenutzung

Auch hier mag die aus der vorgelegten Zeichnung ersichtliche gegenständliche Ausgestaltung des Mühlengetriebes den Vergleich mit der Getriebegestaltung nach Patentanspruch 1 und somit eine Beurteilung hinsichtlich einer demgegenüber vorliegenden erfinderischen Tätigkeit gestatten.

Auch mag die Angabe des Zeitpunkts des Beginns der Lieferungen ("seit dem [X.]") die behauptete Vorbenutzung im Hinblick auf ausreichenden zeitlichen Vorlauf zum Anmeldetag des Streitpatents hinreichend substantiieren.

Nicht angegeben hat die [X.]e jedoch Ort und Benutzer der angeblichen Vorbenutzungen. Die Möglichkeit einer Überprüfung durch Patentinhaber und Patentamt (hier [X.]) ist auf diese Weise - zumindest ohne Durchführung eigener Ermittlungen - verhindert. Da es sich bei Getrieben dieser Größe und Preisklasse nicht um Massenartikel handelt, sondern in der Regel trotz prinzipiell gleicher Grundkonstruktion um mehr oder [X.]iger unterschiedliche Einzelanfertigungen (Sonderwünsche des Kunden), reicht die allgemeine Orts- und Kundenbezeichnung "an verschiedene Kunden weltweit" nicht hin, den Ort und Benutzer eines derartig einzelnen, individuellen Getriebes zu bezeichnen. Wenn - wie die [X.]e ausführt - eine "vielfache Auslieferung an Kunden weltweit" stattgefunden haben sollte, müsste es möglich gewesen sein, einige oder nur eine der vielfachen Lieferungen innerhalb der Einspruchsfrist durch [X.] oder dergleichen zu belegen oder zumindest einige oder einen der Kunden konkret zu bezeichnen. Dies ist nicht geschehen.

Die Vorbenutzung b) ist bei dieser Sachlage ebenfalls nicht ausreichend substantiiert. Zum Angebot der Zeugeneinvernahme wird auf die obenstehenden Ausführungen zur Vorbenutzung a) verwiesen, die hier gleichermaßen gelten.

c) zum druckschriftlichen Stand der Technik

Hierzu hat die [X.] lediglich summarisch und pauschal auf die im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschriften verwiesen. Welche von diesen acht Dokumenten welchen Merkmalen des Patentgegenstandes entgegenstehen sollen, hat sie nicht angegeben. Somit fehlt jeder sachliche Bezug zu den Merkmalen des [X.] beanspruchten Getriebes. Die von der [X.]en vorgetragene Begründung versetzt die Patentinhaberin und das [X.] demnach nicht in die Lage, das Vorliegen des geltend gemachten [X.]s anhand der mitgeteilten Umstände nachzuprüfen. Vielmehr überlässt es die [X.]e dem Patentinhaber und dem [X.], einen technischen Zusammenhang zwischen den Gegenständen der einzelnen Vorveröffentlichungen und dem Gegenstand des Streitpatents herzustellen. Somit ist auch der diesbezügliche Vortrag der [X.]en nicht geeignet, die Substantiierung des Einspruchs zu tragen oder zumindest zu stützen.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass es dem Einspruch insgesamt an der gebotenen Substantiierung der innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenen Einspruchsbegründung mangelt. Der Einspruch war daher als unzulässig zu verwerfen.