Bundespatentgericht, Beschluss vom 26.10.2016, Az. 26 W (pat) 71/13

Die Beschwerdeführerin hat am 7. September 2010 die Löschung der am 15. September 1998 angemeldeten und am 7. November 2000 unter der Nummer 398 52 926 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für die Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 42:

Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Versorgung von Unternehmen, von Kommunen und Haushalten mit elektrischer Energie und Energiedienstleistungen, wirtschaftliche und technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung, Umwandlung und Anwendung von elektrischer Energie

eingetragenen Wortmarke

[X.]

der Antragsgegnerin beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.] eingetragen worden, weil „[X.]“ der Nachname des berühmten Erfinders James [X.] und zugleich eine Maßeinheit für Leistung sei. In Verbindung mit den registrierten Dienstleistungen im Bereich der Strom- und Energieversorgung werde der angesprochene Verkehr die Marke „[X.]“ somit nur als beschreibenden Hinweis auf die technische Lehre von James [X.] und die Maßeinheit der elektrischen Leistung auffassen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 19. Januar 2011 zugestellten Löschungsantrag am 15. März 2011 widersprochen mit der Begründung, die als „Arbeit pro Zeit“ definierte Maßeinheit „[X.]“ gebe nur die Wirkleistung elektrischer Geräte an, enthalte aber für die geschützten Dienstleistungen keine sinnvolle Aussage, da der Verbrauch elektrischer Energie nicht mit der Maßeinheit „[X.]“ angegeben werde. Hilfsweise hat sie unter Vorlage zahlreicher Benutzungsunterlagen die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke geltend gemacht und angeboten, auf entsprechenden Hinweis ein demoskopisches Gutachten einzuholen.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.] die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung „technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung, Umwandlung und Anwendung von elektrischer Energie“ angeordnet, den Löschungsantrag jedoch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei für die übrigen eingetragenen Dienstleistungen weder zum [X.] noch zum Entscheidungszeitpunkt eine beschreibende Angabe gewesen. „[X.]“ sei als allgemeine Maßeinheit für die physikalische Größe „Leistung“ freihaltebedürftig. Dies gelte aber nicht für die beanspruchten Versorgungsdienstleistungen mit elektrischer Energie und Energiedienstleistungen, weil diese Verteilungsdienstleistungen beim [X.] im Kraftwerk begännen und am Stromzähler endeten und damit nur die Eigenschaften [X.], Frequenz, Umgang bzw. Vermeidung von Störungen oder die Stabilität des [X.] besäßen. Der Begriff „[X.]“ spiele für diese Parameter keine Rolle. Die Leistung sei nur ein Merkmal der Dienstleistung eines Energieerzeugers, nicht aber derjenigen eines Versorgungsnetzbetreibers. Mangels eines beschreibenden [X.] sei die angegriffene Marke für die geschützten Versorgungsdienstleistungen daher unterscheidungskräftig. Dies gelte auch für die „

Gegen die teilweise Zurückweisung des Löschungsantrags wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, als Maßangabe sei „[X.]“ nicht eintragungsfähig, wie schon das Kaiserliche Patentamt und Fezer in seinem Kommentar festgestellt hätten (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 8 [X.]. 408; [X.] 1896, 313). Als physikalische Größe „Energie pro Zeit“ für die Leistung besitze der Begriff „[X.]“ beschreibenden Charakter für sämtliche Dienstleistungen rund um die Energieversorgung. Ferner sei „[X.]“ der Nachname der berühmten Persönlichkeit James [X.], der als Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde. Der gesamte Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Verkehrsdurchsetzung werde vollumfänglich bestritten. Auf Vertrauensschutzgesichtspunkte könne sich die Antragsgegnerin nicht berufen. Erst ihr Vorgehen gegen die zulässige Marke „Citywatt“ der Antragstellerin sei für sie der Anlass gewesen, innerhalb der gesetzlichen Fristen die Streitmarke anzugreifen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]s vom 7. Juni 2013 aufzuheben, soweit der Löschungsantrag für die Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Versorgung von Unternehmen, von Kommunen und Haushalten mit elektrischer Energie und Energiedienstleistungen, wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung, Umwandlung und Anwendung von elektrischer Energie“ zurückgewiesen worden ist, und das [X.] anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke 398 52 926 auch insoweit anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

pro Zeit“ seien Energiemengeneinheiten, also „Leistung mal Zeit“, wie die [X.]stunde (Wh), die Kilowattstunde (kWh) oder die Megawattstunde (MWh), streng zu unterscheiden. Sie dürften nicht gleichgesetzt werden. Zwischen Energieversorger und Abnehmer sei ausschließlich die Energiemenge relevant, die aber nicht in [X.], sondern in Cent pro Kilowattstunde angegeben und abgerechnet werde. Auch ein mittelbarer Bezug bestehe nicht, weil der Stromverbrauch von Elektrogeräten nicht in der Einheit „[X.]“ angegeben werde. Zwischen Energieverbrauch und Leistung bestehe kein Zusammenhang. Auch wenn die angegriffene Marke zugleich ein Personenname sei, fehle die Unterscheidungskraft nicht. Zwar handele es sich bei James [X.] um eine historische Persönlichkeit. Die angegriffene Marke laute jedoch nur „[X.]“. Der Vorname, der einen klaren Bezug zu einer historischen Persönlichkeit herstelle, fehle. Daneben beruft sie sich auf Vertrauensschutzgesichtspunkte. Denn es treffe sie in unbilliger Weise, wenn die von der Markenstelle seinerzeit für schutzfähig erachtete Marke nach einer Benutzungszeit von über 15 Jahren nunmehr gelöscht werde.

Nachdem der Senat in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen hat, dass die vorgelegten Unterlagen für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht ausreichen würden, hat die Antragsgegnerin erklärt, dass sie ihr Angebot, ein Verkehrsgutachten einzuholen, zurückziehe und eine Verkehrsdurchsetzung auch nicht mehr hilfsweise geltend mache.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begründet.

[X.]“ ist auch für die Dienstleistungen „

1. Der am 7. September 2010 beim [X.] eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit dem 7. November 2000 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 [X.]).

2. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 19. Januar 2011 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit einem am 15. März 2011 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 [X.]).

Anmeldung der Marke ([X.], 1143 [X.]. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483 [X.]. 22 – test; GRUR 2014, 565 [X.]. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 9 [X.] geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben ([X.], 155 – [X.]; zur Feststellungslast des Löschungsantragstellers: [X.], 483 [X.]. 38 – test m. w. N.; 2014, 565 [X.]. 18 – smartbook; [X.], 138 [X.]. 48 – ROCHER-Kugel).

Eintragung der angegriffenen Marke abgestellt. Dies ändert hier im Ergebnis aber nichts an der rechtlichen Beurteilung des Amtes, da eine Änderung der Verhältnisse, was die Bedeutung und das Verständnis des Wortes „[X.]“ durch die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, zwischen dem Anmeldezeitpunkt am 15. September 1998 und dem Zeitpunkt der Eintragung am 7. November 2000 nicht feststellbar ist (vgl. 28 W (pat) 60/13 – delikat).

4. Der angegriffenen Marke „[X.]“ fehlte schon zum Anmeldezeitpunkt für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.].

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.], 1198 [X.]. 59 f. – [X.]]; [X.] 2016, 934 [X.]. 9 – [X.]; [X.], 173, 174 [X.]. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] [X.], 228 [X.]. 33 – [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] GRUR 2004, 428 [X.]. 53 – [X.]; [X.] a. a. [X.]. 10 – [X.]; a. a. [X.]. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.], 1143 [X.]. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] GRUR 2006, 411 [X.]. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.], 376 [X.]. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] GRUR 2004, 674 [X.]. 86 – Postkantoor; [X.] 2012, 270 [X.]. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] a. a. [X.]. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 [X.]. 21 – [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.], 1204 [X.]. 12 – [X.]). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann ([X.] GRUR 2004, 146 [X.]. 32 – DOUBLEMINT).

[X.]“ auch für die – bisher nicht gelöschten – „

aa) Der Begriff „[X.]“ hat, worauf die Antragsgegnerin zu Recht hinweist, verschiedene Bedeutungen.

aaa) Er bezeichnet einerseits als Synonym für den Begriff „[X.]enmeer“ einen Küstenstreifen am Meer, der bei Ebbe trocken liegt und bei [X.] überflutet wird (www.duden.de/rechtschreibung/[X.]_Kueste_[X.]enmeer).

bbb) Er stellt andererseits aber auch die im internationalen Einheitensystem gebräuchliche Maßeinheit zum Messen der Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne; 1 [X.] = 1 ((kg x m

ccc) Bei mechanischer Leistung ist ein [X.] definiert als ein Newtonmeter pro Sekunde.

ddd) Mit „[X.]“ wird auch die Einheit elektrischer Leistung bezeichnet. Weitere elektrische Maßeinheiten sind „Volt“ für die elektrische Spannung und „Ampere“ für die elektrische Stromstärke. Es gilt die Formel: [X.] (Stromleistung) = Volt (Stromspannung) x Ampere (Stromstärke).

bb) Ausgehend von den vorstehend angeführten Bedeutungen ist der Begriff „[X.]“ keine für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe; denn er stellt in Alleinstellung keine Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Menge oder anderer Eigenschaften von [X.] und Energieberatungsdienstleistungen dar.

aaa) Als Synonym für „[X.]enmeer“ kommt die Streitmarke nicht zur Bezeichnung einer Eigenschaft der fraglichen Dienstleistungen in Betracht.

Das [X.] scheidet als geografische Herkunftsangabe für elektrische Energie aus, weil das [X.]enmeer von den Bundesländern [X.], [X.] und [X.] zum Nationalpark erklärt worden ist, in dem nur eine sehr eingeschränkte wirtschaftliche Nutzung möglich ist, zu der der Bau von Windparks und [X.] nicht gehört. Ferner gehört es unter Einschluss der [X.]enmeerflächen in den [X.] und in [X.] zum UNESCO-Weltnaturerbe. Offshore-Windparks finden sich daher nur außerhalb des [X.]enmeers (wikipedia.org/wiki/[X.]enmeer_(Nordsee)).

bbb) Auch als Nachname der bekannten Persönlichkeit „James [X.]“ beschreibt „[X.]“ keine Eigenschaft der hier noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen.

ccc) Als Einheit für die elektrische Leistung stellt die angegriffene Marke ebenfalls keine unmittelbar beschreibende Angabe für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen dar, denn bei der Messung und Erfassung der Energiemengen im Rahmen der Versorgung mit elektrischer Energie ist nicht die elektrische Leistung, sondern die Energiemenge von Bedeutung, die in [X.] bzw. Megawattstunden gemessen und abgerechnet wird.

cc) Das Wort „[X.]“ weist in seiner Bedeutung als Maßeinheit für die elektrische Leistung aber einen so engen beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen auf, dass der Verkehr es auch für diese Dienstleistungen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht.

aaa) Die registrierten „

bbb) Der Begriff „[X.]“ ist dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, der regelmäßig elektrische Energie bezieht und dessen Verständnis allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. zum Fachverkehr: [X.] GRUR 2004, 682 [X.]. 26 - Bostongurka; [X.] W (pat) 550/10 – [X.]; [X.] 2007, 527, 529 f. – [X.]; 24 W (pat) 18/13 – [X.]), als eine Maßeinheit für elektrischen Strom bekannt, beispielsweise aus dem Physikunterricht, vor allem aber vom Kauf von Glühbirnen oder Elektrogeräten, bei denen in aller Regel die Leistung in [X.] angegeben ist, so dass er die Bezeichnung „[X.]“ ohne weiteres mit elektrischer Energie in Verbindung bringt.

ccc) Dieser Durchschnittsverbraucher verfügt regelmäßig nicht über vertiefte, sondern allenfalls (noch) über rudimentäre Kenntnisse der Elektrik im Allgemeinen sowie elektrischer Maßeinheiten und ihrer Bedeutung im Besonderen, so dass er grundsätzlich nicht zwischen [X.] als allgemeiner physikalischer Größe für die Leistung und den ihm ebenfalls geläufigen verschiedenen Energiemengeneinheiten, wie [X.]stunde (Wh), Kilowattstunde (kWh) oder Megawattstunde (MWh) unterscheidet. Vielmehr nimmt er die ihm bekannte Bezeichnung „[X.]“ und damit auch die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die einen Bezug zu elektrischer Energie aufweisen, als eine ihm geläufige elektrische Maßeinheit wahr und versteht sie auch nur als eine solche, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. auch [X.], Entscheidung vom 15. Juli 2013 - R 1192/2012-4 und [X.], bestätigt durch [X.], Urt. v. 4. Dezember 2014 - [X.]/13 und [X.]/13).

ddd) Ein solcher enger beschreibender Bezug besteht nicht nur bei der Versorgung mit elektrischer Energie und mit Energiedienstleistungen, sondern gleichermaßen auch bei den „

Die

Dies gilt auch für die wirtschaftliche Beratung

5. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft lag bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vor und besteht weiterhin fort, weil eine Änderung des Verständnisses des Durchschnittsverbrauchers bezüglich des Begriffs „[X.]“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingetreten ist.

6. Die Antragsgegnerin kann sich gegenüber der Löschung ihrer Marke auch nicht mit Erfolg auf Vertrauensschutzgesichtspunkte berufen.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnungen ([X.] GRUR 2008, 608 [X.]. 71; [X.], 616 [X.]. 22 – [X.]/[X.] u. Securvita/Öko-Invest). Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und Bestandsschutz des Markeninhabers vor. Dieses Allgemeininteresse muss lediglich dort hinter dem Vertrauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zurücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 [X.] enthält der Sache nach bereits eine Ausgestaltung des [X.] bei an sich nicht schutzfähigen Marken.

Für eine Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleibt daneben grundsätzlich kein Raum.

Ob etwas anderes für besonders gelagerte Ausnahmefälle mit einer jahrzehntelangen unbeanstandeten Benutzung, in denen zudem ein Besitzstand von ganz bedeutendem Wert entstanden ist, zu gelten hat, kann vorliegend auf sich beruhen, da solche außergewöhnlichen Umstände weder von der Antragsgegnerin vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind ([X.], 872 [X.]. 37 ff. – [X.]).

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 [X.]) gibt weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass.