Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.12.2014, Az. I ZR 63/14

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZR 63/14
vom
18. Dezember 2014
in dem Rechtsstreit

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Der I.
Zivilsenat des [X.] hat am 18.
Dezember 2014 durch [X.]
Dr.
Büscher, die Richter Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Koch, Dr.
Löffler
und die Richterin Dr.
Schwonke

beschlossen:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des 20.
Zivilsenats
des [X.] vom 11.
Februar 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Streitwert: 80.000

Gründe:

I. Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15.
September 1993 eingetragenen internationalen Wortmarke "[X.]" (IR 613 196), die für Waren der [X.] (alkoholfreie Getränke) geschützt ist. Die Klägerin ver-treibt unter dieser Bezeichnung einen [X.]. Sie verwendet die Marke ausschließlich in der folgenden Weise:
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Die Beklagte ist Inhaberin der am 10.
September 2009 angemeldeten und am 7.
Oktober 2009 eingetragenen [X.] Wortmarke "[X.]" ([X.] 30 2009 054 444). Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für folgende Waren:

[X.]: Alkoholfreie Getränke, einschließlich Erfrischungsge-tränke, [X.]s, Molkegetränke und isotonische, hypertoni-sche und hypotonische Getränke; alkoholfreie [X.]; al-koholfreie Getränke;
alkoholfreie Aperitifs;
alkoholfreie Cocktails;
Essenzen für die Zubereitung von Getränken;
Biere;
Molkegeträn-ke;
Sirupe für Getränke;
Wasser (Getränke)

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);
alkoho-lische Heiß-
und Mischgetränke, einschließlich alkoholhaltige [X.]s;
Cocktails;
Schnaps;
Weine, Spirituosen und Liköre

Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen auf Löschung, Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und
Erstattung vorgerichtlicher
Rechtsanwaltskosten in Anspruch genommen.

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Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläge-rin hat das Berufungsgericht dem Löschungsbegehren sowie dem [X.] vollumfänglich und dem Antrag auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten teilweise stattgegeben.
Soweit das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt hat, hat es ausgeführt:

Der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch ge-mäß §
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 [X.] und ein Löschungsanspruch gemäß §§
55, 51 Abs.
1, 9 Abs.
1 Satz
2 [X.] zu. Die von der Klägerin geltend gemachten vorgerichtlichen Kosten seien nur teilweise zuzusprechen, weil der Abmahnung ein zu hoher Streitwert zugrunde gelegt worden sei. Zwischen den Zeichen "[X.]" und "[X.]" bestehe Verwechslungsge-fahr. Der beiden Zeichen gemeinsame Wortbestandteil "[X.]" sei beschrei-bend und trete bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zurück. Er
könne aber nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. [X.] seien die Bestandteile "Horn" und "Horse", die in klanglicher und visueller Hinsicht eine große Ähnlichkeit aufwiesen. Der [X.] dieser beiden Begriffe könne das Entstehen einer Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Hinsichtlich der mit den beiden Zeichen gekennzeichneten Waren
bestehe im Hinblick auf [X.]s Identität. Bezüglich der weiteren Waren, für die die Marke der Beklagten
eingetragen sei, bestehe [X.]. Zwar habe die Beklagte in [X.] noch keinen [X.] unter der Bezeichnung [X.] auf den Markt gebracht oder beworben. Eine entsprechende Erstbegehungsgefahr [X.] jedoch durch die Markenanmeldung indiziert.

[X.] Die Beschwerde der Beklagten ist zurückzuweisen, weil die Rechtssa-che keine grundsätzliche Bedeutung hat, die auf die Verletzung von [X.] gestützten [X.] nicht durchgreifen und die Fortbildung des 4
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Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-dung des Revisionsgerichts
auch im Übrigen nicht erfordert.

1. [X.], das Berufungsgericht hätte der Klage nicht stattgeben dürfen, ohne auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der [X.] einzugehen, weil das Landgericht diese Frage
offen gelassen ha-be. Die Beklagte habe geltend gemacht, bei der von der Klägerin dargelegten Zeichenverwendung liege eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der [X.] vor.
Die Klägerin habe die einzelnen Wörter nicht nebeneinan-derstehend und durch einen Bindestrich miteinander verbunden benutzt, son-dern sie ohne ein verbindendes typografisches Zeichen untereinander [X.] verwendet. Außerdem habe sie der Marke stark in den Vordergrund ge-rückte Bildbestandteile
hinzugefügt, die
nicht mehr als bloße Hinzufügungen erschienen. Damit werde eine eigenständige neue Marke geschaffen.

2. Dieses Vorbringen der Beschwerde erfordert nicht die Zulassung der Revision. Zwar trifft es zu, dass das Berufungsurteil zur rechtserhaltenden Nut-zung der [X.] keine Ausführungen enthält, obwohl dies für die Begrün-dung der den Klageanträgen stattgebenden Entscheidung erforderlich gewesen wäre. Die Rüge der Beschwerde greift jedoch nicht durch. Das kann der Senat auf der Grundlage des feststehenden Sachverhalts selbst beurteilen. An der rechtserhaltenden Benutzung der [X.] bestehen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht Zweifel.

a) Nach den Feststellungen des [X.], auf die das Berufungsge-richt Bezug genommen hat und die die Beschwerde nicht angreift,
hat die Klä-gerin die [X.] "[X.]" seit 1999 in der vorstehend wiederge-gebenen Form (oben Rn. 1) durchgehend zur Bezeichnung ihres [X.]s 7
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verwendet.
Diese Verwendung erfüllt die Voraussetzungen einer rechtserhal-tenden Benutzung im Sinne von §
26
Abs.
1 und 3 Satz
1 [X.].

b) Die von der Beklagten hervorgehobenen Abweichungen der benutzten Form von der Eintragung sind für die
rechtserhaltende Benutzung der Klage-marke nach §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] unschädlich.

aa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach §
26 Abs. 3 Satz 1 [X.] nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. [X.], Urteil vom 19.
November 2009
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I [X.], [X.], 729 Rn. 17 = [X.], 1046 -
MIXI; Urteil vom 14.
April 2011 -
I
ZR 41/08, [X.], 623 Rn. 55 = [X.], 886 -
Peek & Cloppenburg II; Urteil vom 5. Dezember 2012 -
I [X.], [X.], 725 Rn. 13 = [X.], 1034 -
Duff Beer; Urteil vom 8.
Januar 2014 -
I
ZR 38/13, [X.], 662
Rn.
18 = [X.], 856 -
Probiotik).

[X.]) Das Weglassen des [X.] und die
Anordnung der beiden die [X.] bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander führen nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der [X.]. Zwar [X.]n durch diese Änderungen in der Schreibweise die beiden Bestandteile der [X.]
getrennt. Die veränderte Schreibweise schadet jedoch nicht, wenn damit der Begriffsinhalt der [X.] nicht
verändert wird (vgl. [X.], [X.] vom 30.
März 2000 -
I
ZB 41/97, [X.], 1038, 1039 = [X.], 1161 -
Kornkammer; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher 10
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Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 Rn. 54).
So liegt der Fall hier.

Die [X.] ist kein einheitliches Wortzeichen. Sie ist eine nicht ein-mal durch Zusammenschreibung, sondern lediglich durch einen Bindestrich verbundene Kombination von zwei Wörtern. Damit ist bereits in der [X.] selbst die Trennung ihrer Bestandteile angelegt. Wird diese Trennung in der verwendeten Form lediglich optisch nachvollzogen, bleibt der Bedeutungsinhalt der [X.] unverändert.
Die Trennung ist
vorliegend
für die rechtserhal-tende Benutzung unschädlich (vgl. [X.], [X.], 1038, 1039

Korn-kammer).

cc) Auch die Hinzufügung der Darstellung eines sich aufbäumenden schwarzen Pferdes und die Verwendung von zwei sich an den Spitzen berüh-renden roten Dreiecken im
Hintergrund sind
für die rechtserhaltende Benutzung der [X.] unschädlich.

(1) Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich illustriert wird, ohne dass die bildliche Darstellung eine eigenständige kenn-zeichnende Bedeutung gewinnt ([X.], Beschluss vom 9.
Juli 1998 -
I
ZB 7/96, [X.], 167, 168 = [X.], 1083 -
Karolus-Magnus, mit Darstellung eines [X.] Kaisers; [X.], [X.], 1038, 1039 f. -
Kornkammer, mit A[X.]ildung eines stilisierten Kornspeichers; [X.] in [X.]/[X.],
[X.], 11. Aufl., §
26 Rn.
164). Davon ist vorliegend auszugehen. Die A[X.]il-dung eines Pferdes auf den von der Klägerin für den Vertrieb von [X.]s verwendeten Getränkedosen ist eine werbeübliche Verstärkung des die [X.] dominierenden [X.] "HORSE".
Der Umstand, dass ein 13
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sich aufbäumendes Pferd gezeigt wird, verstärkt nur die Wortbestandteile der Marke der Klägerin.

(2) Auch die beiden roten Dreiecke, die als Hintergrund des Bildmotivs verwendet werden, haben keinen Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter der [X.].
Werden einer Wortmarke bildliche Elemente hinzugefügt, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwen-det werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich de-korativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutz-ten Form beimisst (vgl. [X.], [X.], 167, 168 -
Karolus-Magnus; [X.], 1038, 1039 -
Kornkammer; [X.], 729 Rn. 21 -
MIXI; [X.], 725 Rn. 19 -
Duff Beer).
Dies trifft für die auf den Getränkedosen verwendeten beiden roten Dreiecke zu, die ersichtlich lediglich als dekorativer Hintergrund dienen.

3. Von einer weitergehenden Begründung wird gemäß §
544 Abs.
4 Satz
2 Halbs.
2 ZPO abgesehen.

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I[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher
Schaffert
Koch

Löffler
Schwonke
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 19.12.2012 -
2a O 112/12 -

O[X.], Entscheidung vom 11.02.2014 -
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