Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.09.2003, Az. X ZR 179/02

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]Verkündet am:16. September 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: [X.] 1981 § 9 Satz 2 Nr. 1Kupplung für optische Gerätea)Das Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem [X.] entsprechenden Erzeugnisses enthält, erfüllt in allerRegel den Tatbestand des "Anbietens" i. S. v. § 9 Satz 2 Nr. 1 [X.].b)Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel die Merkmale [X.] offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestelltist, das diese Merkmale aufweist.[X.], [X.]. v. 16. September 2003 - [X.] - OLG [X.] [X.]- [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 16. September 2003 durch [X.] [X.] [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Die Revision gegen das am 20. Juni 2002 verkündete [X.]eil [X.] Zivilsenats des [X.] wird auf [X.] [X.] zurückgewiesen.Von Rechts [X.]:Die beiden Geschäftsführer der Klägerin sind eingetragene Inhaber desdeutschen Patents 37 10 648, dessen Anspruch 1 (ohne Bezugszeichen) wiefolgt lautet:Kupplung zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit folgen-den Merkmalen:a) Das erste optische Gerät hat einen Flansch mit einer dem zweiten op-tischen Gerät im gekuppelten Zustand zugewandten Anlagefläche undeine dem zweiten optischen Gerät abgewandten Gegenfläche;b) das zweite optische Gerät weist einen Kupplungsgrundkörper, [X.] angeordnete Greiferelemente und einen um- 3 [X.] und Greiferelemente angeordneten Verschluß-ring auf;c) jedes Greiferelement besteht aus einem Grundkörper und einer Klaueund ist entgegen der Kuppelrichtung [X.]) der Grundkörper der Greiferelemente besitzt jeweils eine innere Sei-tenfläche, die im in Kuppelrichtung verlaufenden Längsschnitt einekreisförmige Kontur aufweist und die an eine komplementär ausgebil-dete Gegenfläche des Kupplungsgrundkörpers verschiebbar [X.]) der Grundkörper der Greiferelemente und der [X.] jeweils eine Anlagefläche zur Anlage der Anlagefläche [X.] des ersten optischen Gerätes auf;f) die Klauen der Greiferelemente liegen im gekuppelten Zustand an [X.] des Flansches des ersten optischen Gerätes an;g) der [X.] weist den [X.] zugeordnete Nuten auf,in die jeweils ein mit dem Grundkörper der Greiferelemente verbunde-ner Radialstift eingesetzt ist, wobei die Nuten einen zur Kuppelrichtungparallelen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt haben und diebeiden Abschnitte einen Winkel > 90° und < 180° einschließen;h) der [X.] ist in die Richtung vorgespannt, in die der zweiteAbschnitt der Nuten verläuft.- 4 -Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin unter [X.] u.a. des [X.] zu 2 steht, vertrieb ein zunächst von derKlägerin, dann aber von einem anderen Unternehmen hergestelltes Videoka-merasystem, dessen Kamerakopf ein Endobjektiv sowie einen Endoskopadap-ter aufweist, über den der Kamerakopf mit einem starren Endoskop gekoppeltwerden kann, und der in dieser Form von sämtlichen Merkmalen des [X.] des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch macht. Dieses Kamera-system bewarb die Beklagte zu 1 mit einem Prospekt, der als Anlage [X.] zuden Gerichtsakten gereicht ist. Das von der [X.] zu 1 zuletzt mit der Her-stellung des Videokamerasystems beauftragte Unternehmen erklärte der Kläge-rin gegenüber, sie habe patentgemäße Kupplungen (insgesamt 84 Stück) aus-schließlich in der [X.] zwischen der Offenlegung der Anmeldung des [X.] und der Veröffentlichung seiner Erteilung hergestellt, angeboten und inden Verkehr gebracht. Es ist außerdem unstreitig, daß der [X.] wurde, so daß das System die Merkmale des Anspruchs 1 des Klage-patents nicht mehr aufweist.Nach Erteilung des Klagepatents verpflichtete sich die Beklagte zu [X.] Schreiben vom 22. August 1996 u.a. gegenüber der Klägerin, es bei [X.] einer Vertragsstrafe von 10.100,-- DM für jeden Fall der schuldhaften Zu-widerhandlung zu unterlassen, in der [X.] [X.] zweier optischer Geräte miteinander mit den Merkmalen des [X.] des Klagepatents anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu ge-brauchen.Mitarbeiter der [X.] zu 1 verteilten vom 16. bis 19. Oktober 1996auf einem Urologen-Kongreß in [X.] sowie am 20. Oktober 1996 auf ei-nem Ärztekongreß in [X.] Prospekte gemäß Anlage [X.].- 5 -Die Klägerin hat deshalb Klage auf Unterlassung, [X.]/Rechnungslegung, Schadensersatzfeststellung und Zahlung von20.200,-- DM nebst Zinsen erhoben.Das [X.] ([X.]eil [X.]. [X.] 1, 174) hat die [X.] [X.] verurteilt. Die [X.] haben Berufung eingelegt. Im Berufungs-verfahren haben die Parteien den Rechtsstreit teilweise übereinstimmend fürerledigt erklärt. Das [X.] ([X.]eil [X.]. [X.] 2, 125) hat dasangefochtene [X.]eil hinsichtlich der Feststellung der Schadensersatzpflicht der[X.] abgeändert und die Klage insoweit abgewiesen. Im übrigen hat [X.] Berufung der [X.] mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die [X.] zur Unterlassung nur erfaßt, mit dem näher wiedergegebenen [X.] [X.] Videokameras, bestehend aus einer Kamera-Steuereinheitund einem Kamerakopf mit Endobjektiv, mit Kupplungen zum Kuppeln zweieroptischer Geräte miteinander und/oder Kameraköpfe mit Endobjektiv mit Kupp-lungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander anzubieten, welchedie im einzelnen genannten Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents [X.].Die [X.] verfolgen nunmehr mit der - zugelassenen - Revision ihrenAntrag auf Klageabweisung weiter, soweit er im [X.] [X.] streitig gewesen ist und das [X.] die Klage nicht bereits [X.] hat.Die Klägerin tritt diesem Begehren [X.] 6 -Entscheidungsgründe:Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Die [X.] [X.] zu 1 und des für deren Verhalten verantwortlichen [X.]zu 2 zur Unterlassung, Zahlung einer Vertragsstrafe von 20.200,-- DM nebstZinsen und Rechnungslegung/Auskunft wegen schuldhafter [X.] die vertraglich übernommene, vertragsstrafengesicherte Unterlassungs-verpflichtung hat Bestand.1. [X.] hat angenommen, die Beklagte zu 1 habezweimal gegen die gemäß Schreiben vom 22. August 1996 zustande gekom-mene Verpflichtung verstoßen, es zu unterlassen, in der [X.] Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mitden Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Klagepatents anzubieten. Mit [X.] "Anbieten" hätten die Vertragsparteien die in § 9 Satz 2 Nr. 1 [X.] ingleicher Weise bezeichnete Verletzungshandlung gemeint. Zu einer solchen seies im Oktober 1996 zweimal gekommen, weil die Beklagte zu 1 auf zwei ver-schiedenen [X.] Prospekte gemäß Anlage [X.] habe verteilen [X.], von denen unstreitig sei, daß sie einen Kamerakopf mit Kupplung zeigten,die von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents wortlautge-mäß Gebrauch [X.] Die Revision hält dem entgegen, mit dem Prospekt gemäß Anlage [X.]sei eine Videokamera beworben worden. Mangels Preisangabe habe dieserProspekt auch insoweit kein eigentliches Angebot beinhaltet, das nur noch derAnnahme eines Interessenten bedurft habe. Irgendwelche Besonderheiten derteilweise abgebildeten Kupplung seien in dem Prospekt nirgends erwähnt ge-wesen. Schon gar nicht seien deren Einzelheiten zu ersehen gewesen, so daß- 7 -aus dem Prospekt nicht ersichtlich gewesen sei, daß ein Gegenstand in derpatentierten Form geliefert oder übergeben werden solle. Schließlich sei [X.] vorgetragen gewesen, daß die Beklagte zu 1 nicht einmal [X.] der Lage, geschweige denn bereit gewesen sei, den Kamerakopf mit [X.] zu liefern, den man vor der Umstellung des [X.] aufdie neue Form, die bereits ein halbes Jahr zuvor begonnen habe, vertriebenhabe.Damit legt die Revision einen Rechtsfehler des angefochtenen [X.]eilsnicht dar.3. Der in § 9 [X.] verwendete Begriff des "Anbietens", gegen dessenHeranziehung die [X.] Einwände nicht erheben, ist ganz in wirtschaftli-chem Sinne zu verstehen und fällt nicht mit dem juristischen Begriff eines Ver-tragsangebots zusammen (vgl. [X.], [X.]. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58,[X.] 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug, zum Begriff des "[X.]" im [X.], im folgenden auch als früheres Recht bezeichnet). Dies folgtaus dem Zweck des § 9 [X.], dem Patentinhaber einerseits - sieht man vonden im Gesetz geregelten Ausnahmefällen ab - alle wirtschaftlichen Vorteile zusichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben [X.], und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. [X.] dem Tatbestand des Anbietens nicht nur ein Angebot [X.] § 145BGB. [X.] sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das [X.] eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patentsstehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das - wie es etwabeim Abschluß eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrags der Fall ist - die Benut-zung dieses Gegenstands einschließt. Dies kann in dessen Ausbieten derartgeschehen, daß Interessenten Gebote auf Überlassung abgeben können ([X.] -Denkschrift zum Übereinkommen über das [X.] Patent für den Ge-meinsamen Markt, [X.]. [X.] 1979, 325, 332; vgl. auch [X.].[X.]. v.18.12.1969 - [X.], [X.] 1970, 358, 359 - Heißläuferdetektor, ebenfallszum Begriff des "[X.]" des früheren Rechts). Ein Mittel hierzu ist auchdas bloße Verteilen eines Werbeprospekts. Bereits diese Maßnahme ist be-stimmt und geeignet, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu [X.] diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen. Auch diesesVerhalten muß deshalb dem Patentinhaber vorbehalten sein, wenn das Wer-bemittel der Förderung des Absatzes eines Erzeugnisses dient, das - wie es in§ 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] heißt - Gegenstand des Patents ist, also von der hiermitunter Schutz gestellten Lehre Gebrauch macht. Dabei ist unerheblich, ob daspatentgemäße Erzeugnis in dem verteilten Prospekt als solches beworben wirdoder nur als Teil eines anderen dort beworbenen Gegenstands erfaßt [X.]) Es ist mithin aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Be-rufungsgericht angenommen hat, die Beklagte zu 1 habe zweimal den Tatbe-stand des Anbietens verwirklicht, weil sie auf zwei verschiedenen [X.] den Prospekt nach Anlage [X.] an Ärzte verteilt hat.b) Das weitere Erfordernis, nämlich daß die [X.] einen Ge-genstand betraf, der von der Lehre nach Anspruch 1 des Klagepatents [X.] macht, hat das Berufungsgericht mit folgender Begründung als gegebenangesehen: In dem Prospekt gemäß Anlage [X.] sei als Teil des [X.] mehrfach ein Kamerakopf mit Kupplung in der Ausführung abgebildet,die unstreitig das mit der Produktion betraute Unternehmen bis Februar 1996hergestellt und u.a. an die Beklagte zu 1 geliefert habe. Diese Ausführung [X.] sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents [X.]. Außerdem habe es unstreitig nirgendwo Kameraköpfe mit [X.], die zwar ebenso ausgesehen hätten wie auf den Abbildungen in [X.] gemäß Anlage [X.], aber nicht alle patentgemäßen Merkmale verwirk-licht hätten. [X.] hat also seine Überzeugung, daß die [X.] zu 1 mit dem Prospekt gemäß Anlage [X.] patentgemäße Kupplungen alsBestandteil des Kamerakopfs der beworbenen Videokamera angeboten habe,auch aus außerhalb dieses Werbemittels liegenden Umständen gewonnen, in-dem es auf Grund der festgestellten Gegebenheiten des Streitfalls eine Ge-samtwürdigung vorgenommen hat.Auch hiergegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern. Wenn [X.] eines Erzeugnisses durch Verteilen eines Werbeprospekts erfolgt, dereine bildliche Darstellung dieses Erzeugnisses enthält, fehlt es an einem [X.] Bezug zu einem körperlich vorhandenen Gegenstand, dessen Ge-stalt und Beschaffenheit durch diese Existenz feststehen und in einem Streitfalldem Beweis zugänglich sind. Das zwingt zur Heranziehung anderer Umstände.Ob ein patentgemäßes Erzeugnis angeboten wird, muß deshalb anhand derje-nigen objektiven Gegebenheiten des Streitfalls geprüft werden, die in vergleich-barer Weise eine verläßliche Aussage über Gestalt und Beschaffenheit des [X.] zulassen. Damit bildet weder das Verständnis des Werbenden nochdas Verständnis einzelner Empfänger des Prospekts oder einer bestimmtenGruppe von Personen, an die sich das Werbemittel wendet, einen brauchbarenMaßstab. Entscheidend kann vielmehr nur sein, ob bei objektiver Betrachtungder im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände davon ausgegangen werdenmuß, daß das mittels Verteilens des Werbeprospekts angebotene Erzeugnisdem Gegenstand des Patents entspricht. Wenn die objektiv zu [X.] diese Feststellung erlauben, kann es andererseits nicht mehr daraufankommen, ob die Verwirklichung der patentgemäßen Merkmale (auch) aus [X.] bzw. dem hierbei verwendeten Mittel selbst unmittelbar of-- 10 -fenbar wird. Die Benutzung einer Erfindung im Sinne des § 9 [X.] ist hiervonnicht abhängig. Zu Recht war deshalb in der Rechtsprechung zum früherenRecht auch anerkannt, daß zu [X.] vorgezeigte Muster oder Aus-stellungsstücke die Erfindung nicht von außen erkennen lassen müssen([X.].[X.]. v. 28.5.1968 - [X.], [X.] 1969, 35, 36 - Europareise). Eben-sowenig kann im Falle eines Anbietens in Form des Verteilens eines Prospektsmit einer Abbildung des beworbenen Erzeugnisses verlangt werden, daß gera-de im Werbemittel die patentgemäßen Merkmale so zum Ausdruck kommen,daß ihr Vorhandensein einem Fachmann allein aufgrund der Befassung mit die-sem Werbemittel offenkundig ist. Falls aus der Rechtsprechung zum früherenRecht etwas anderes hergeleitet werden könnte, könnte hieran für das geltendePatentrecht nicht festgehalten werden. Aus den bereits erörterten Gründenkann es nur auf die bei objektiver Betrachtung feststellbaren Gegebenheitenankommen, also darauf, ob dem Angebot nach seinem Inhalt ein Erzeugnis zuGrunde liegt, das dem Gegenstand des Patents entspricht, und ob gerade die-ses Erzeugnis als solches oder als Bestandteil eines anderen angeboten [X.] ist. Dies ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu klären. Das hat [X.] getan. Sein Abstellen auf unstreitige Tatsachen liegt im Rah-men möglicher tatrichterlicher [X.]) Etwas anderes gilt auch nicht etwa deshalb, weil - ohne daß das Be-rufungsgericht Gegenteiliges festgestellt hätte - die [X.] geltend gemachthaben, im Oktober 1996 zur Herstellung und/oder Lieferung des patentgemä-ßen Erzeugnisses weder in der Lage noch bereit gewesen zu sein. [X.] in der Rechtsprechung zum früheren Recht wiederholt eine Rolle gespielt,ob der als Verletzer in Anspruch Genommene alsbaldige Herstellung und Liefe-rung durch einen hierauf eingerichteten Betrieb in Aussicht gestellt habe. [X.] dies der Fall war, hat der [X.] ein Feilhalten [X.] (frühe-- 11 -ren) § 6 [X.] 1968 als gegeben erachtet. Das tatsächliche Bestehen einer [X.] und/oder Lieferbereitschaft hat der [X.] entgegen derMeinung der Revision jedoch nicht zum unabdingbaren Erfordernis dieser Be-nutzungshandlung gemacht. Ein solches Erfordernis kann auch für den Tatbe-stand des Anbietens [X.] § 9 [X.] nicht anerkannt werden. Wie durch [X.] der Vorschrift zum Ausdruck kommt, handelt es sich hierbei um eineeigenständige Benutzungshandlung, die neben den anderen dort genanntenHandlungen dem Patentinhaber und den von ihm autorisierten Personen vor-behalten ist. Das Ausschließlichkeitsrecht soll insoweit - wie ausgeführt - auchim Vorfeld der Benutzungshandlungen "Herstellen" und "In-Verkehr-Bringen"greifen. Regelmäßig kann mithin weder ein Fehlen eines sich auf diese Benut-zungshandlungen beziehenden Willens noch ein Mangel hinsichtlich insoweitgegebener Möglichkeiten die Feststellung ausschließen, daß ein Anbieten einesErzeugnisses vorliegt, das von der patentgemäßen Lehre Gebrauch macht. [X.] etwas anderes zu gelten hat, wenn bei der gebotenen objekti-ven Betrachtungsweise kein Zweifel bestehen kann, daß die [X.]/oder Lieferung des patentgemäßen Erzeugnisses nicht in Betracht kommt,bedarf nicht der Entscheidung. Ein solcher Sachverhalt ist im Streitfall nicht zubeurteilen, weil die im Prospekt gemäß Anlage [X.] abgebildeten Videosystemeeinschließlich des [X.] in der Vergangenheit bereits hergestelltund u.a. von der [X.] zu 1 vertrieben worden sind.d) Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, daß der Prospekt ge-mäß Anlage [X.] in Wirklichkeit gar nicht eine Kupplung mit all den nach [X.] des Klagepatents erforderlichen Merkmalen betreffe. Hiermit könnendie [X.] im [X.] nicht gehört werden, weil im [X.] angefochtenen Berufungsurteils als zwischen den Parteien unstreitig fest-gestellt ist, daß die in dem Prospekt gemäß Anlage [X.] abgebildeten [X.] 12 -köpfe mit Kupplungsstück von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 [X.] Gebrauch machten. Diese Feststellung bindet den [X.]at (§ [X.]. 1 ZPO, vgl. [X.], [X.]. v. 26.3.1997 - IV ZR 275/96, NJW 1997, 1931zu § 561 ZPO in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung), weil [X.] eines [X.]eils Beweis für das mündliche Parteivorbringen liefert(§ 314 ZPO). Da dieser Beweis im Streitfall nicht durch das Sitzungsprotokollentkräftet ist, hätte diese Bindungswirkung nur aufgrund eines innerhalb [X.] vorgesehenen Frist angebrachten Berichtigungsantrags gemäß § 320ZPO entfallen können (vgl. [X.] aaO), der hier jedoch nicht gestellt worden ist.4. [X.] hat - mit Blick auf die Verurteilung zu [X.]/Rechnungslegung - aus dem zweimaligen Verstoß gegendie Unterlassungsverpflichtung geschlossen, daß Verletzungshandlungen in dergeschehenen Form auch in Zukunft drohten. Auch das ist aus [X.] zu beanstanden.Eine Schutzrechtsverletzung begründet die auf Lebenserfahrung beru-hende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenenrechtswidrigen Handlung ([X.]Z 117, 264, 272 - [X.]; Busse, Patentgesetz,5. Aufl., § 139 [X.]. 46 m.w.[X.]). Das trifft gleichermaßen im Falle der [X.] Unterlassungsverpflichtung zu, die wegen eines fremden Schutzrechtsvertraglich übernommen worden ist. Die Vermutung greift erst dann nicht oderist erst dann widerlegt, wenn unstreitig oder vom Verletzer dargelegt und imBestreitensfall bewiesen ist, daß Umstände gegeben sind, welche die zuverläs-sige Prognose zulassen, daß jede Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung fehltoder beseitigt ist (vgl. [X.], Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfah-ren, 8. Aufl., [X.]. [X.]. 11 m.w.[X.]). Auf solche Umstände, die eine [X.] ausgeschlossen erscheinen lassen, verweist die Revision [X.] -5. Die Feststellung des Berufungsgerichts zu den weiteren Vorausset-zungen der zugesprochenen Ansprüche werden von der Revision nicht [X.] gezogen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.6. Soweit das [X.] seine Kostenentscheidung in [X.] der ihm gegenüber erklärten teilweisen Erledigung des [X.] § 91 a ZPO getroffen hat, ist das Rechtsmittel der Revision nicht eröffnet(§§ 91 a Abs. 2 Satz 1, 567 Abs. 1 ZPO; vgl. [X.]Z 113, 362 zum bis zum31. Dezember 2001 geltenden Zivilprozeßrecht).7. [X.] für das Revisionsverfahren folgt aus § 97Abs. 1 ZPO.MelullisScharen[X.]Meier-BeckAsendorf