Bundespatentgericht, Beschluss vom 05.11.2013, Az. 23 W (pat) 14/10

Die Prüfungsstelle für [X.] des [X.] hat das am 8. Februar 2005 beim [X.] angemeldete Patent [X.] 10 2005 005 850.7 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines [X.]“ durch Beschluss vom 23. Oktober 2006 erteilt. Die Patenterteilung wurde am 29. März 2007 veröffentlicht.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit [X.] vom 28. Juni 2007, am selben Tag vorab per Fax beim [X.] eingegangen, fristgerecht Einspruch erhoben. In ihrem [X.] hat sie beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang aufgrund der Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.]), der fehlenden Ausführbarkeit durch den Fachmann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]) und der fehlenden ursprünglichen Offenbarung des erteilten Gegenstandes (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.]) zu widerrufen. Mit zwei weiteren Schriftsätzen hat die Einsprechende ihre Argumente bekräftigt.

Zur Begründung der fehlenden Patentfähigkeit bezieht sich die Einsprechende neben der im [X.] bereits berücksichtigten Druckschrift

[X.] [X.] 195 35 719 [X.]

noch auf die folgenden Schriften:

D2 [X.] „Methoden der ereignisgesteuerten Datenaufnahme“, in „Messen und Verarbeiten elektrischer und nichtelektrischer Größen, 9. [X.] für industrielle Messtechnik, 05. - 07. September 1995, [X.], [X.] - 286;

D3 [X.] 37 44 397 [X.];

D4  GB 2 340 969 A;

[X.] [X.] 804 [X.];

D6 [X.]: „Adaptive storage - automatic data selection and storage in a harmonics power logger“, in [X.] Colloquium „Low frequency power measurement and analysis“, [X.], 1994, S. 5/1 bis 5/6;

D7 [X.] 196 49 525 [X.]; und

D8  [X.], Dissertation: „Störungsaufzeichnung mit Datenreduktion in elektrischen Energieversorgungsnetzen“, Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik der [X.], 1985, Kurzfassung.

[X.] ist dem Vorbringen der [X.] mit [X.] vom 2. Januar 2008 entgegengetreten und hat beantragt, den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Hilfsweise wurde beantragt, einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

In der mündlichen Verhandlung vor der [X.] des [X.] am 12. November 2009 hat die Patentinhaberin einen neuen Satz Patentansprüche 1 bis 3 und zwei neue Seiten Beschreibung als Hilfsantrag eingereicht. Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung folglich den Antrag gestellt, das Patent zu widerrufen und das Patent gemäß Hilfsantrag ebenfalls zu widerrufen. [X.] stellte in der Anhörung den Antrag, das Patent unverändert aufrecht zu erhalten, hilfsweise im Umfang der in der Anhörung eingereichten Patentansprüche 1 - 3 beschränkt aufrecht zu erhalten und dabei die geänderten Beschreibungsseiten 2 und 3 zu berücksichtigen.

Als Ergebnis der Anhörung wurde das Streitpatent durch Beschluss der [X.] des [X.] in der Anhörung gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 [X.] mit nachstehend genannten Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Beschreibung gemäß Patentschrift, wobei deren Absätze [0003] bis [0012] durch die Beschreibungsseiten 2 und 3, eingegangen am 12.11.2009, zu ersetzen sind; Patentanspruch Nummer 1-3, eingegangen am 12.11.2009; und

Zeichnung [X.], 2 gemäß Patentschrift.

Die [X.] führte in diesem Beschluss aus, dass das Verfahren des Anspruchs 1 des [X.] gegenüber der Druckschrift [X.], welche den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhe. Hingegen sei das Verfahren des Anspruchs 1 des [X.] gegenüber den im Verfahren befindlichen Druckschriften neu und es beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. Zudem gehe der Gegenstand des Patents gemäß Hilfsantrag nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Auch offenbare das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Beschluss wurde der Patentinhaberin am 23. Dezember 2009 und der [X.] am 24. Dezember 2009 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende mit [X.] vom 12. Januar 2010, am darauffolgenden Tag beim [X.] per Fax eingegangen, fristgerecht Beschwerde eingelegt, welche sie mit [X.] vom 14. Mai 2010 begründet hat.

Auf die Ladung zur Anhörung hin hat die Patentinhaberin den Ansichten der [X.] nochmals in einem am 7. Oktober 2013 per Fax eingegangenen [X.] widersprochen und ihre Sichtweise durch die Dokumente

D9 [X.]: Skript der [X.] [X.], „1. Analoge Signale“ bis „2.8 Einheitssignale“, Oktober 2009;

[X.]0 Ausdruck der Internetseite http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Signal-signal.html vom 6. Oktober 2013; und

[X.]1 Ausdruck der Internetseite [X.] vom 6. Oktober 2013

unterstützt.

In der mündlichen Verhandlung am 5. November 2013 hat die Einsprechende und Beschwerdeführerin ihre Ansicht nochmals dargelegt und beantragt,

den Beschluss der [X.] 1.31 des [X.] vom 12. November 2009 aufzuheben und das Patent Nr. 10 2005 005 850.7 in vollem Umfang zu widerrufen.

[X.] und Beschwerdegegnerin ist in der mündlichen Verhandlung den Ansichten der [X.] nochmals entgegengetreten und stellte den Antrag,

die Beschwerde der [X.] zurückzuweisen.

Der geltende, in der Anhörung vor der [X.] am 12. November 2009 überreichte Anspruch 1, auf Grundlage dessen die [X.] das Patent in beschränktem Umfang aufrecht erhalten hat, lautet (Gliederung bei ansonsten unverändertem Wortlaut eingefügt):

1.1 „Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines [X.] und deren Weitergabe an eine [X.] und/oder Speichereinheit,

1.2 wobei das Messsignal mit einer veränderbaren Abtastrate abgetastet wird

1.3 und ein Messpunkt bestehend aus dem Messwert des Signals und der Abtastrate, mit der der Messwert gemessen wird,

1.4 nur bei einer Änderung des Messwerts des [X.] gegenüber dem Messwert des [X.] des vorherigen Messpunkts an die [X.] und/oder Speichereinheit weitergegeben,

1.5 wobei die Dynamik der Abtastrate der Dynamik der Änderungen angepasst wird.“

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prüfen (

Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulässig, weil zu allen geltend gemachten Einspruchsgründen substantiiert Stellung genommen wurde. So wurde zum [X.] der unzulässigen Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.]) angegeben, welches Merkmal gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 weggelassen worden sei, und warum dieses Weglassen zu einer unzulässigen Erweiterung führen solle. Zum [X.] der fehlenden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]) wurde detailliert dargelegt, welche Widersprüche sich auf Grund der Darstellung im Patent ergäben und welche Informationen dem Fachmann zur Ausführung der Erfindung fehlten. Und zuletzt wurde zum [X.] der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.]) angegeben, wo welche Merkmale des Verfahrens des Anspruchs 1 in den einzelnen Druckschriften offenbart seien. Auch zu den [X.] wurde substantiiert Stellung genommen. Insgesamt sind somit die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen aufgeführt (§ 59 Abs. 1 Satz 4 [X.]). Die [X.] des [X.] und auch der Patentinhaber wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgründe vorliegen

2. [X.] betrifft ein Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines [X.] und deren Weitergabe an eine [X.] und/oder Speichereinheit (

Messsignale, gleich welcher Art, werden üblicherweise mit einer hohen Abtastrate aufgenommen und in [X.] dargestellt. Dadurch werden die Änderungen der Messwerte in der Kurve erfasst. Beispielhaft wird die Erfassung von Daten bei einer Spritzgießmaschine erwähnt. [X.] können beim Spritzen die Temperatur des [X.], die Temperatur der [X.] und/oder der Druck in einer Kavität überwacht werden. Es gibt aber unzählige Möglichkeiten der Generierung von [X.], die aufgenommen, ausgewertet und/oder gespeichert werden müssen (

In vielen Fällen ist die Änderung des Messwertes und damit ein Ansteigen oder Fallen der Kurve nur in einem bestimmten Abschnitt vorhanden, während der Rest der Kurve über lange Zeit völlig horizontal verläuft. Mit den bisherigen Verfahren wird jedoch die gesamte Kurve mit einer hohen Abtastrate aufgenommen, obwohl beispielsweise 80 % bis 90 % der Aufnahmen den gleichen Wert aufweisen können. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine hohe Datenmenge. In der Regel wird diese Datenmenge auf ein Medium abgespeichert, was dort entsprechend große Kapazitäten bindet. Ebenso werden hohe Übertragungskapazitäten bei der Datenübertragung gebunden (

Im Stand der Technik, so in der [X.] 195 35 719 [X.] (= [X.]) wird ein Messwerterfassungsgerät für elektrische Spannungen, Ströme, Impulse und/oder starke Signale beschrieben. Dabei werden die Messwerte auf einem Datenträger in einem nicht äquidistanten Zeitraster gespeichert. Die [X.] zur Abspeicherung der Messwerte ist eine Messwerttoleranz. [X.] wird nur dann ein Messwert, wenn sein Wert außerhalb einer vorgegebenen Toleranz im Vergleich zum letzten gespeicherten Wert des [X.] liegt. Ferner ist noch vorgesehen, den jeweiligen gespeicherten Messwerten eine Zeitinformation mitzugeben (

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines [X.] und deren Weitergabe an eine [X.] und/oder Speichereinheit anzubieten, mit Hilfe dessen die zu erfassende bzw. abzuspeichernde oder auszuwertende Datenmenge reduziert wird (

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren des geltenden Anspruchs 1 gelöst.

Das beanspruchte Verfahren ist demnach zum Erfassen von Messpunkten eines [X.] und der Weitergabe der Messpunkte an eine [X.] und/oder Speichereinheit geeignet. Ein solcher Messpunkt besteht aus zwei Werten, nämlich dem Messwert und der Abtastrate, mit der das Messsignal beim Bestimmen des Messwertes abgetastet wird. Die Abtastrate, mit der das Messsignal abgetastet wird, ist anders als beim Stand der Technik, von dem die Anmeldung ausgeht, nicht konstant, sondern sie ist veränderbar. Das Verfahren gibt einen Messpunkt, also ein Paar bestehend aus dem Messwert und der zugehörigen Abtastrate, dann und nur dann an die [X.] und/oder Speichereinheit weiter, wenn der Messwert des [X.] sich gegenüber dem vorherigen Messpunkt geändert hat. Andernfalls unterbleibt eine Weitergabe. Zudem wird die Dynamik der Abtastrate der Dynamik der Änderungen des Messwertes angepasst.

3. Der geltende Anspruch 1 ist unzulässig, da sein Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitert worden (§ 22 Abs. 1 2. Alternative [X.]) ist. So lautet der einzige selbständige Anspruch des von der Prüfungsstelle für [X.] erteilten Patents (Gliederung bei ansonsten unverändertem Wortlaut eingefügt):

1.1 „Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines [X.] und deren Weitergabe an eine [X.] und/oder Speichereinheit,

1.2 wobei das Messsignal mit einer veränderbaren Abtastrate abgetastet wird

1.3 und ein Messpunkt bestehend aus dem Messwert des Signals und der Abtastrate, mit der der Messwert gemessen wird,

1.4‘ nur bei einer Änderung gegenüber dem vorherigen Messpunkt an die [X.] und/oder Speichereinheit weitergegeben wird.“

Gegenüber diesem erteilten Anspruch 1 ist der geltende Anspruch 1 durch das zusätzliche Merkmal 1.5 eingeschränkt. Das Merkmal 1.4 ist gegenüber dem Merkmal 1.4‘ in der erteilten Fassung verändert.

Gemäß dem in beiden Anspruchsfassungen enthaltenen Merkmal 1.3 besteht ein Messpunkt aus einem Messwert und der Abtastrate, mit der der Messwert gemessen wird. Im Merkmal 1.4 bzw. 1.4‘ geben die beiden Ansprüche jeweils eine Regel an, nach der der Messpunkt weitergegeben wird. Nach der im Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 in der Fassung, in der die [X.] die Aufrechterhaltung des Streitpatents beschlossen hat, angegebenen Regel wird ein Messpunkt nur bei einer Änderung des Messwerts des [X.] gegenüber dem Messwert des [X.] des vorherigen Messpunkts weitergegeben. Dies bedeutet, dass das beanspruchte Verfahren wie folgt reagiert:

1. Messwert und Abtastrate unverändert => keine Weitergabe

2. Messwert verändert, Abtastrate unverändert => Weitergabe

3. Messwert unverändert, Abtastrate verändert => keine Weitergabe

4. Messwert und Abtastrate verändert => Weitergabe.

Nach dem Merkmal 1.4‘ des Anspruchs 1 der Streitpatentschrift heißt es, dass „ein Messpunkt …nur bei einer Änderung gegenüber dem vorherigen Messpunkt … weitergegeben wird“. Dies bedeutet, dass das Verfahren wie folgt reagiert:

1. Messwert und Abtastrate unverändert => keine Weitergabe

2. Messwert verändert, Abtastrate unverändert => Weitergabe

3. Messwert unverändert, Abtastrate verändert => Weitergabe

4. Messwert und Abtastrate verändert => Weitergabe.

Daraus ist ersichtlich, dass die beiden Regeln sich im Punkt 3. unterscheiden, was daher rührt, dass in der erteilten Fassung vom Messpunkt ausgegangen wird, während in der geltenden Fassung wieder vom Messwert ausgegangen wird. Damit liegen zwei unterschiedliche Verfahren, die verschieden auf die Gegebenheiten reagieren und in der Folge ein Aliud vor. Der Schutzbereich des Patents ist demnach zu Verfahren verschoben worden, die für den Fall, dass nur die Abtastrate sich verändert hat, während der Messwert gleich geblieben ist, den Messpunkt nicht weitergeben. Anders als von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung dargestellt, handelt es sich demnach bei der Änderung dieses Merkmals 1.4‘ in 1.4 um keine Einschränkung, sondern um eine Verschiebung des Schutzbereichs, was eine Erweiterung des Schutzbereichs beinhaltet.

Zwar handelt es sich insoweit um einen [X.], der nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens vor der [X.] war. Jedoch ist bei der Verteidigung eines Patents in veränderter Fassung im Einspruchs- und im [X.] die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen, zumal die Befugnis des [X.], sein Schutzrecht im Einspruchsverfahren zu beschränken, dadurch begrenzt wird, dass er auf diese Weise weder den Schutzbereich seines Patents erweitern, noch an die Stelle der im erteilten Patent bezeichneten Erfindung eine andere setzen darf (

4. Bei der dargelegten Sachlage war der Beschluss der [X.] des [X.] vom 12. November 2009 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.