Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.11.2011, Az. I ZR 175/09

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I [X.]/09
Verkündet am:

24. November 2011

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b; [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2
a)
Der Umstand, dass ein zunächst nach §
2 [X.] geschütztes Kunstwerk ge-meinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus.
b)
Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives [X.] auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt
und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshin-weis entnimmt.
[X.], Urteil vom 24. November 2011 -
I [X.]/09 -
OLG [X.]/Main

LG [X.]/Main

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 24.
November 2011 durch [X.] Dr.
Bornkamm und [X.], [X.] und Dr.
Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision des [X.]n wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des Oberlandesgerichts [X.] am Main vom
1.
Oktober 2009 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des [X.]n erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung und im Kostenpunkt wird das Urteil des [X.]s [X.] am Main
10.
Kammer für Handelssa-chen
vom 28.
Februar 2008
auf die Berufung des [X.]n [X.].

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Von Rechts wegen

-
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Tatbestand:

Die Klägerin, die in [X.] geschäftsansässige [X.].A., ist Inhaberin der für "Baumaterialien (nicht aus Metall)" und "Möbel" eingetragenen nachfolgenden Gemeinschaftsbildmarke Nr.
1665306

und der für "meubles" eingetragenen international registrierten Bildmarke Nr.
626654

Die Klägerin bietet einen Tisch an, der eine Abbildung der [X.] aus der [X.] als Marmormosaik auf der Tischplatte zeigt. Sie bewirbt zudem verschiedene Bodenfliesen und Natursteine mit dem Bild der [X.].

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Der [X.] verkauft über das [X.]. Zu seinem Angebot gehören sechs Mosaiken mit Motiven der [X.]. Für die Revisions-entscheidung sind noch die nachfolgend dargestellten drei Bildmotive von [X.]:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der [X.] verletze mit dem Vertrieb der Mosaiken mit den Abbildungen der [X.] die Rechte an ihren Bildmar-ken. Diese seien
ebenso wie ihre Wortmarke "[X.]"
in [X.] bekannte Marken. Die Klägerin hat beantragt, den [X.]n
im Hinblick auf die sechs vertriebenen Mosaiken
zur Unterlassung, Auskunftserteilung und [X.] der Abmahnkosten zu verurteilen und die Schadensersatzpflicht des [X.] festzustellen.

Der [X.], der der Klage entgegengetreten ist, hat die [X.] Benutzung der [X.]n bestritten und behauptet, die Figur der in der [X.] in [X.] ausgestellten [X.] von Phidias aus der Sammlung [X.] habe als Vorbild für die von ihm vertriebenen Mosaiken gedient.

Das [X.] hat den [X.]n antragsgemäß verurteilt. Die Beru-fung des [X.]n ist hinsichtlich des Verbots der Verwendung der drei vor-stehend abgebildeten Mosaiken mit Bildmotiven der [X.] und der darauf 3
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bezogenen Annexanträge sowie der Verurteilung zur Zahlung der [X.] ohne Erfolg geblieben; die weitergehende Klage hat das Berufungsgericht abgewiesen (OLG [X.], [X.] 2009, 547).

Mit der (vom [X.] zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt der [X.] die vollständige Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht
hat die von der Klägerin geltend gemachten [X.] im Hinblick auf die drei vorstehend abgebildeten Mosaiken mit Darstel-lungen der [X.] wegen Verwechslungsgefahr mit der Gemeinschaftsmarke Nr.
1665306 gemäß Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.] bejaht. Zur [X.] hat es ausgeführt:

Der [X.] benutze die drei in Rede stehenden Mosaiken trotz ihres dekorativen Charakters markenmäßig. Die Ähnlichkeit zwischen der Gemein-schaftsmarke der Klägerin und den fraglichen drei Bildmotiven sei so groß, dass sie einer Identität nahekomme. Aufgrund der bis ins Detail gehenden Überein-stimmungen nehme
das Publikum an, dass die vom [X.]n vertriebenen Mosaiken mit den Abbildungen der [X.] aus dem Unternehmen der Inhabe-rin der [X.] stammten.

Die Einrede mangelnder Benutzung greife nicht durch. Die Klägerin habe die Benutzung der [X.] für Keramik und Fliesen nachgewiesen.

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I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen insoweit, als das Berufungsgericht zum Nachteil des [X.] erkannt hat, zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur vollständigen Ab-weisung der Klage.

1. Die Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Gemein-schaftsmarke Nr.
1665306 und hilfsweise auf die arke Nr.
626654 gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der [X.] Nr.
1665306 und sodann über die Ansprüche aus der arke Nr.
626654 wegen Ver-wechslungsgefahr mit den angegriffenen Zeichen zu entscheiden.

2. Der Klägerin steht gegen den [X.]n aufgrund der Gemeinschafts-bildmarke Nr.
1665306 kein Unterlassungsanspruch nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b, Art.
102 Abs.
1 [X.] zu.

a) Der Schutz aus der eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr.
1665306 ist nicht deshalb zu versagen, weil die Marke
wie die Revision geltend macht
möglicherweise nicht die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt. Die Revision beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Feststellungen des Berufungsgerichts, die [X.] von Phidias aus der Sammlung [X.] habe als Vorlage für die [X.] gedient.

Allerdings wird teilweise angenommen, der Kennzeichenschutz dürfe nicht dazu führen, urheberrechtlich gemeinfreie Werke durch den Markenschutz zu remonopolisieren (vgl. [X.]/[X.], GRUR 1999, 1067, 1069
ff.; kritisch auch [X.]/[X.], GRUR 1997, 573, 577
f.; vgl. auch Fezer, Marken-recht, 4.
Aufl., §
3 [X.] Rn.
358). Nach anderer Ansicht, der auch der [X.] zuneigt, begründet die Gemeinfreiheit eines Werkes nach Ablauf der urhe-berrechtlichen Schutzdauer gemäß §
64 [X.] für sich genommen kein Eintra-11
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gungshindernis (vgl. [X.], [X.], 1021, 1023; [X.], Beschluss vom 26.
Juli 2005
27
W
(pat)
182/04, juris Rn.
24
f.; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
8 Rn.
175 und 275). Der Frage ist im Streitfall nicht nachzugehen, weil der [X.], wie auch die Revision nicht verkennt, an die erfolgte Eintragung der Marke nach Art.
99 Abs.
1 [X.] gebunden ist, wenn
wie im vorliegenden Fall
der geltend gemachte [X.] nicht mit der
Wider-klage nach Art.
52 Abs.
1 Buchst.
a in Verbindung mit Art.
7 Abs.
1 [X.] gel-tend gemacht worden ist (vgl.
[X.], Urteil vom 7.
Oktober 2004

I
ZR
91/02, [X.], 427, 428 = [X.], 616
[X.]; österr. [X.], [X.], 406, 410).

b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die in Rede stehenden Dar-stellungen der [X.] auf den Mosaiken des [X.]n seien markenmäßig benutzt worden, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Eine Verletzungshandlung nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.] kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffenen Abbil-dungen markenmäßig verwendet werden. Eine markenmäßige Benutzung oder

was dem entspricht
eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die [X.] im Rahmen
des [X.] jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von de-nen anderer dienen (zu Art.
5 Abs.
1 [X.]L [X.], Urteil vom 12.
Novem-ber 2002
206/01, [X.]. 2002, 273 = [X.], 55 Rn.
48
ff.
[X.]; zu §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] [X.], Urteil vom 30.
April 2008

I
ZR
123/05, [X.], 793 Rn.
15 = [X.], 1196
Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.], dessen An-wendung eine
Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen [X.] beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen [X.] die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware 16
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oder
Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art.
5 Abs.
1 Buchst.
b [X.]L [X.], Urteil vom 12.
Juni 2008
533/06, [X.]. 2008, 231 = [X.], 698 Rn.
57
[X.]/Hutchison; Urteil vom 18.
Juni 2009
487/07, [X.]. 2009, 185 =
[X.], 756 Rn.
59
[X.]/[X.]; zu §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] [X.], Urteil vom 22.
April 2010
I
ZR
17/05, [X.], 1103 Rn.
25 = [X.], 1508

Pralinenform
II). Für Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.] gilt kein anderer Be-nutzungsbegriff als für Art.
5 Abs.
1 Buchst.
b [X.]L und §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.].

bb) Die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. [X.], Urteil vom 25.
Januar 2007
I
ZR
22/04, [X.]Z 171, 89 Rn.
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Pralinen-form
I). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und [X.] geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den ge-troffenen Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Darstellungen der [X.] auf den vom [X.]n vertriebe-nen Mosaiken seien markenmäßig verwendet worden, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Die Revision macht allerdings vergeblich geltend, die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltungen verbiete sich schon deshalb, weil die fraglichen [X.]-Abbildungen urheberrechtlich schutzfähige Werke seien und die Schutzdauer des Urheberrechts gemäß §
64 [X.] 70
Jahre nach dem Tode des Urhebers ende. Sei ein Werk im Sinne von §
2 Abs.
1 Nr.
4 [X.] gemeinfrei geworden, dürfe es nicht durch das Marken-recht monopolisiert werden. Entsprechendes habe zu gelten, wenn das Werk so alt sei, dass
es nie urheberrechtlich geschützt gewesen sei, wie dies vorliegend 18
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bei der [X.] von Phidias der Fall sei, weil im Zeitpunkt der Schaffung des Werkes noch keine Gesetze zum Schutz des Urheberrechts bestanden hätten.

Anders als die Revision meint, schließt der Umstand, dass ein zunächst nach §
2 [X.] geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, eine marken-mäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus (vgl. W.
Nordemann, [X.], 389, 392; [X.]/[X.], GRUR 1997, 573, 578; Tresper, Urheberrechtlich schutzfähige Zei-chen als Marken, 2007, 145). Andernfalls
würde der Marke jeder Schutz nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.] und §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] versagt, was mit der grundsätzlichen Bindung des [X.]s an die [X.] nicht zu vereinbaren wäre.

(2) Das Berufungsgericht ist jedoch bei seiner Prüfung, ob die Darstel-lungen der [X.] auf den drei in Rede stehenden Mosaiken des [X.]n markenmäßig benutzt worden sind, von einem unzutreffenden Maßstab ausge-gangen. Es hat rechtsfehlerhaft der Beurteilung der markenmäßigen Benutzung
nicht die Auffassung des [X.] zugrunde gelegt.

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verkehr fasse zwar die Formgestaltung der Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort-
und Bildmarken als Herkunftshinweis auf, sondern sehe in der Warenform zunächst nur eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst. Im [X.] Fall gehe der Verkehr bei den angegriffenen Ausführungsformen trotz ihres dekorativen Charakters gleichwohl von einem Herkunftshinweis aus. Die-jenigen Verbraucher, denen die [X.] bekannt sei, würden aufgrund der weitgehenden Übereinstimmungen mit den Abbildungen auf den fraglichen drei Mosaiken des [X.]n annehmen, diese stammten aus dem Unternehmen der Inhaberin der [X.].
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Das Berufungsgericht hat bei dieser Beurteilung nicht hinreichend [X.], dass nach seinen Feststellungen nicht mehr als fünf Prozent des Publikums die [X.] kennen. Damit hat das Berufungsgericht für die Be-urteilung der markenmäßigen Benutzung nicht den Maßstab des [X.] herangezogen, sondern auf das Verständnis eines kleinen Teils des Verkehrs abgestellt, dem die Gemeinschaftsmarke der Klägerin bekannt ist und der der fraglichen Abbildung der [X.] deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr in einer mit der [X.] identischen oder ähnlichen Darstellung auf Mosaiken begegnet.

Abweichendes ergibt sich
anders als die Revisionserwiderung meint

auch nicht aus der Entscheidung "[X.]/[X.]" des Gerichtshofs der [X.] ([X.], Urteil vom 10.
April 2008
102/07, [X.]. 2008, 39 = [X.], 503). In dieser Entscheidung hat der Gerichtshof der [X.] für die Frage einer markenmäßigen Benutzung eines [X.] mit dekorativem Charakter nicht allein auf die Ähnlichkeit der [X.], sondern auch auf den Bekanntheitsgrad der [X.] abgestellt ([X.], [X.], 503 Rn.
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[X.]/[X.]). In der Rechtsprechung des [X.]s ist ebenfalls anerkannt, dass die Frage, ob der
Verkehr ein Motiv nur als dekoratives Element oder (auch) als Herkunftshinweis auffasst, von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der [X.] abhängt (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Juli 2000
I
ZR
21/98, [X.], 158, 160 = [X.], 41

Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 14.
Januar 2010
I
ZR
92/08, [X.], 838 Rn.
20 = [X.], 1043
[X.]; zur markenmäßigen Verwendung von Farben oder Warenformen [X.], Urteil vom 4.
September 2003
I
ZR
23/01, [X.]Z 156, 126, 137
f.
Farbmarkenverletzung
I; [X.], [X.], 1103 Rn.
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Pralinenform
II). Im vorliegenden Fall ergeben sich aufgrund der Kennzeichnungskraft der [X.] Nr.
1665306 keine Anhalts-23
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11
-
punkte für eine markenmäßige Verwendung der drei fraglichen [X.]-Motive auf den vom [X.]n vertriebenen Mosaiken. Das Berufungsgericht, das von originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegangen ist, hat keine Steigerung der Kennzeichnungskraft der [X.] infolge ihrer Benutzung und keine Bekanntheit der [X.] festgestellt.

Ohne Erfolg bleibt in diesem Zusammenhang auch die Rüge der Revisi-onserwiderung, das Berufungsgericht hätte aufgrund der Anlagen
K20 bis K24 von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft beim allgemeinen Publikum [X.] müssen. Den genannten Anlagen ist nicht zu entnehmen, dass die Klä-gerin im Zusammenhang mit den dort dargestellten Keram und Fliesenarti-keln sowie
Mosaiken die [X.] in einem Umfang benutzt hat, der die An-nahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnte.

c) Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der [X.] bedarf es nicht. Eine Vorlage nach Art.
267 Abs.
3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der entscheidungserheblichen Rechtsfrage
hier der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bildmotive
eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] zugrunde liegt (vgl. [X.], Urteil vom 30.
September 2003
224/01, [X.]. 2003, 239 = NJW 2003, 3539 Rn.
118
Köbler). Davon ist im Streitfall
aufgrund der zahlreichen Entscheidungen des Gerichtshofs der [X.] zur rechtsverletzen-den Benutzung einer Marke auszugehen. Die Umsetzung dieser Entschei-dungspraxis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. [X.], Urteil vom 16.
November 2004
245/02, [X.]. 2004, 10989 = [X.], 153 Rn.
84
[X.]; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin [X.] vom 6.
April 2006
348/04, [X.]. 2007, 91 Rn.
3
[X.]/Swingward
II).

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3. Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung nach dem Auskunftsantrag, dem Antrag auf Feststellung der Schadensersatz-verpflichtung und dem Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten richtet. Da der [X.] wegen Verletzung der [X.] Nr.
1665306 keinen [X.] hat, ist die Verurteilung nach den Annexanträgen auf Auskunft und Scha-densersatz sowie auf Zahlung der Abmahnkosten wegen Verletzung dieser [X.] ebenfalls nicht gerechtfertigt.

4. Das Berufungsurteil ist, soweit es die Ansprüche der Klägerin gegen den [X.]n auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und [X.] der Abmahnkosten bejaht hat, auch nicht aus anderen Gründen richtig (§
561 ZPO). Der [X.] haftet nicht wegen Verletzung der [X.] Nr.
626654 der Klägerin nach §
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 und 6 [X.], §
242 BGB, §§
670, 683 Satz
1, §
677 BGB. Der Vertrieb der beanstandeten [X.] mit den Bildmotiven der [X.] stellt keine rechtsverletzende Benutzung der [X.] der Klägerin dar. Insoweit gelten die Ausführungen zur Gemein-schaftsmarke Nr.
1665306 der Klägerin entsprechend (s. oben Rn.
18
ff.).

II[X.] Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil des [X.]n erkannt hat (§
562 Abs.
1 ZPO). Der [X.] kann auch im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils in der Sache selbst entscheiden, weil weitere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
3 ZPO).

1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b, Art.
102 Abs.
1 [X.] aufgrund der Gemein-schaftsbildmarke Nr.
1665306 nicht zu. Der [X.] benutzt die angegriffenen 27
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Bildmotive der [X.] auf den Mosaiken nicht markenmäßig. Der Verkehr wird in den Bildmotiven der [X.] nur die Ausgestaltung der Ware selbst sehen. Von dem dekorativen Charakter der Motive ist im Ansatz auch das Berufungs-gericht ausgegangen. Die [X.] ist den beteiligten Verkehrskreisen weit-gehend unbekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, die der [X.] seiner Entscheidung zugrunde zu legen hat, kennen nicht mehr als fünf Prozent der beteiligten Verkehrskreise die [X.], deren Kennzeichnungs-kraft auch durch Benutzung nicht gesteigert
ist. Dies gilt auch unter Zugrunde-legung der von der Klägerin im Zeitraum von 2006 bis 30.
September 2011 dar-gestellten [X.] Umsatzzahlen. Danach hat die Klägerin in [X.] jährlich zwischen 55.148 und 157.835
Fliesen ihrer Kollektion im [X.] mit den [X.]n abgesetzt und damit Umsätze zwischen 857.061

und 1.538.981

e-steigerten Kennzeichnungskraft der [X.]n. Entsprechendes gilt, wenn die Absatz
und Umsatzzahlen für [X.] zugrunde gelegt werden. Der durch-schnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach keine Veranlassung, in den beanstandeten Bildmotiven über deren de-korativen Charakter hinaus einen Herkunftshinweis zu sehen.

Da durch den Vertrieb der Mosaiken mit den angegriffenen Bildmotiven die [X.] Nr.
1665306 nicht verletzt worden ist, scheiden auch die [X.] Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunftserteilung und Zahlung der Abmahnkosten aus.

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2. Aus den vorstehend angeführten Gründen sind die Ansprüche auch nicht aus der [X.] Nr.
626654 der Klägerin gegeben.

[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf §
91 Abs.
1 Satz
1 ZPO.

Bornkamm
Pokrant
Büscher

Kirchhoff
Koch
Vorinstanzen:
LG [X.]/Main, Entscheidung vom 28.02.2008 -
3/10 O 113/07 -

OLG [X.]/Main, Entscheidung vom 01.10.2009 -
6 [X.] -

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