Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 08.11.2005, Az. X ZR 186/00

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/00 Verkündet am: 8. November 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.]

- 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 5. Oktober 2005 durch [X.] [X.], [X.], die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.]

für Recht erkannt:
Das am 7. September 2004 verkündete [X.]atsurteil wird wie folgt neu gefasst:

Nachdem die [X.] die Berufung zurückgenommen hat, soweit Patentanspruch 3 des [X.]n Patents 0 406 983 für nichtig erklärt worden ist, ist sie des Rechtsmittels der Berufung insoweit verlustig.

Im Übrigen wird das am 5. Juli 2000 verkündete Urteil des Bundes-patentgerichts auf die Berufung der [X.]n abgeändert.
Das [X.] Patent 0 406 983 wird unter Abweisung der [X.] Klage mit Wirkung für die [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:
"1. Tintenversorgungstank (2) für einen [X.], dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der Tintentank (2) [X.] (61, 62) enthält und eine Tintenversorgungsöffnung (41) [X.], die angeordnet ist, um Tinte von den [X.] (61, 62) zu erhalten, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , - 3 - daß die [X.] (61, 62) eine Mehrzahl von Tintenabsorbierungselementen (61, 62) umfassen, die so angeordnet sind, daß Tinte von einem zum anderen fließen kann, wobei die Tintenabsorbierungselemente (61, 62) Poren mit unterschiedlichen durchschnittlichen Durch-messern derart aufweisen, daß der durchschnittliche Durchmesser der Poren in Richtung auf die Tintenversor-gungsöffnung (41) abnimmt, der Tintentank mindestens ei-ne innere Wandung (40a, 44) hat, von der nur ein Bereich (44) die [X.] (61, 62) derart berührt, daß der übrige Bereich (40a) der inneren Wandung von den [X.]n (61, 62) beabstandet ist, und ein Luftloch (42) vorgesehen ist, welches mit Luft in mindestens einem Raum zwischen den [X.] (61, 62) und einer Wandung des Tintentanks (2) kommuniziert.",
Patentanspruch 2 auf diesen Anspruch rückbezogen ist, [X.] und 4 entfallen und Patentanspruch 6 auf [X.] in der Fassung dieses Urteils sowie auf Patentanspruch 2 oder 5 rückbezogen ist. Der nicht angegriffene Patentanspruch 5 bleibt unberührt.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben die Kläge-rin 2/3 und die [X.] 1/3 zu tragen. Von den Kosten des [X.] haben die Klägerin 9/10 und die [X.] 1/10 zu tragen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand:

Die Klägerin hat mit der Anhörungsrüge beanstandet, im Berufungsver-fahren, das mit dem [X.]atsurteil vom 7. September 2004, auf das Bezug ge-nommen wird, beendet wurde, sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, weil der gegenüber Patentanspruch 3 des Streitpatents geltend ge-machte selbständige [X.] unzulässiger Erweiterung nicht geprüft worden sei. Außerdem hat die Klägerin beantragt, das [X.]atsurteil dahin zu be-richtigen, dass die Worte: "Patentanspruch 4 entfällt und Patentanspruch 6 auf die Patentansprüche 1, 2 und 3 in der Fassung dieses Urteils rückbezogen ist" entfallen und durch die Worte ersetzt werden: "Patentansprüche 4 und 6 entfal-len". Im [X.]atstermin hat die [X.] ihre Berufung mit Zustimmung der Klä-gerin zurückgenommen, soweit mit ihr die Nichtigerklärung des [X.] des Streitpatents durch das Urteil des [X.] ange-fochten worden war. Die Klägerin hat ihren [X.] für gegens-tandslos erklärt und beantragt, die [X.] im Umfang der Berufungsrück-nahme des Rechtsmittels für verlustig zu erklären und ihr die Kosten des [X.] aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe:

Auf die fristgemäß erhobene Gegenvorstellung der [X.]n war erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten, da im [X.]atsurteil vom [X.] 2004 der auf den [X.] unzulässiger Erweiterung gestützte [X.] gegen Patentanspruch 3 des Streitpatents übergangen worden ist ([X.].Beschl. v. 14.03.2005 - [X.]/00, [X.], 614). 1 2 - 5 - Nachdem die [X.] die Berufung zurückgenommen hat, soweit Pa-tentanspruch 3 durch das angefochtene Urteil für nichtig erklärt worden ist, ist sie im Umfang der Berufungsrücknahme des Rechtsmittels für verlustig zu er-klären und ihr der entsprechende Teil der Kosten des Berufungsverfahrens auf-zuerlegen (§ 121 Abs. 2 [X.], § 516 Abs. 3 ZPO). Zur Klarstellung des [X.], in dem das Streitpatent nach der teilweisen Berufungsrücknahme für nichtig erklärt ist, ist der Tenor des [X.]atsurteils neu gefasst worden.
Über den [X.] der Klägerin ist nicht mehr zu [X.], da dieser für gegenstandslos erklärt worden ist. Die Rückbeziehung in [X.] ist jedoch dahin zu berichtigen, dass Patentanspruch 6 auf Pa-tentanspruch 1 in der Fassung dieses Urteils oder auf Patentanspruch 5 rück-bezogen ist (§ 319 ZPO).

[X.] [X.] Mühlens

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 05.07.2000 - 4 Ni 7/99 ([X.]) - 3 4