Bundespatentgericht, Urteil vom 19.05.2011, Az. 2 Ni 40/07 (EU)

Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. November 2001 in der Amtssprache [X.] angemeldeten [X.] Patents 0 803 207 (Streitpatent) mit der Bezeichnung " [X.] [X.] transversaux „(Schuh mit Verschluss mittels querlaufenden [X.]), für das die Unionspriorität vom 26. April 1996  der [X.]  Patentanmeldung [X.] beansprucht worden ist und das in vom [X.] unter der Nummer 697 07 961 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 4 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 1 bis 3 angegriffen sind.

Die erteilten Patentansprüche 1 bis 3 haben in der maßgeblichen französischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

1. Chaussure de sport comportant une tige (4, 5) qui recouvre des extensions verticales venues d'une base de coque (1) dans la zone (23) correspondant à la cheville du porteur, [X.] (1) étant réalisée avec une ouverture longitudinale (17) sur le dessus et étant pourvue d'au moins une [X.] (13, 15), qui prolongent [X.] et se chevauchent, [X.] (13, 15) étant, [X.], [X.] des extensions verticales latérales (12) venues de [X.] (1) par une fente (19) débouchante vers le haut et orientée sensiblement parallèlement à I'ouverture longitudinale (17) au-dessus de [X.] caractérisée par le fait que les fentes (19) déterminent, dans la partie antérieure des extensions verticales (12) de [X.] (1), [X.] (24 et 26) d'une échancrure en forme générale de U, et respectivement, [X.] (14,16) sur chaque rabat (13; 15).

2. Chaussure de sport selon la revendication 1, [X.] (14, 16) sont solidaires des [X.] (13, 15) à un niveau situé approximativement [X.] (20), hors des parties recouvertes par la tige (4. 5).

3. Chaussure de sport selon la revendication 2, [X.] (14, 16) présentent une [X.] permettant de les faire chevaucher [X.] (24, 26) de I'échancrure en forme de U.

In der [X.] Übersetzung lauten die Ansprüche:

1. Sportschuh, der einen Schaft (4, 5) aufweist, der von einer Schalenbasis (1) kommende vertikale Erweiterungen in der Zone (23) entsprechend dem Knöchel des Trägers überdeckt, wobei die Schalenbasis (1) mit einer longitudinalen Öffnung (17) auf dem Oberteil realisiert ist und mit zumindest einem Paar transversaler [X.] (13, 15) versehen ist, die ihre seitlichen Wände verlängern und sich überlappen, wobei diese [X.] (13, 15) jeweils teilweise von den von der Schalenbasis (1) kommenden vertikalen seitlichen Erweiterungen (12) durch einen Spalt (19) getrennt sind, der in Richtung nach oben mündet und im wesentlichen parallel zur longitudinalen Öffnung (17) über der Schalenbasis orientiert ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Spalte (19) in dem vorderen Teil der vertikalen Erweiterungen (12) der Schalenbasis (1) die Ränder (24 und 26) eines Ausschnitts in allgemeiner Form eines U und entsprechend eine Zunge (14, 16) auf jeder Lasche (13, 15) bestimmen.

2. Sportschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zungen (14, 16) mit den [X.] (13, 15) an einem Niveau aus einem Stück sind, das sich ungefähr in Übereinstimmung mit der Biegefalte (20) außerhalb der durch den Schaft (4, 5) überdeckten Teile befindet.

3. Sportschuh nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zungen (14, 16) eine bestimmte Breite aufweisen, die es ermöglicht, daß sie die Ränder (24, 26) des Ausschnitts in Form eines U überlappen können.

Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 bis 3 des Streitpatents seien nicht patentfähig, und beruft sich im [X.] sowie im Schriftsatz vom 5. Mai 2011 auf die vorveröffentlichten Druckschriften und Unterlagen bzw. Muster

(N2) Neueste Information für den Fachhandel im September 1982: "Koflach 83"

([X.]) EP 0 484 845 A2

([X.]) [X.], Ski Boot Collection 95 Ÿ 96, Januar 1995

([X.]) Muster Skischuh [X.]

([X.]) [X.], [X.] 484 - 15/30, November 1995, S. 186 u. 187 sowie  210 u. 211

([X.]) Muster Skischuh Dolomite Varix VXR

([X.]) [X.] 5 410 822 A

([X.]) [X.] 692 00 008 T2

N2, [X.], [X.], [X.]) als auch durch eine durch die Anlagen [X.], [X.], [X.] und [X.] belegte offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich vorbekannt. Zumindest ergäben sich die Gegenstände dieser Patentansprüche in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik und beruhten daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

([X.]) EP 0 353 532 A1

([X.]) EP 0 659 358 A1

([X.]) [X.] 2 651 648 A1

([X.]) [X.] 4 974 346 A

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 0 803 207 im Umfang der Ansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für die [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

[X.], [X.] und [X.]. Die Entgegenhaltung N2 betreffe eine Vorbenutzung. Der [X.] sei auch gegenüber dieser neu. Eine Vorbenutzung gemäß den Anlagen [X.]/[X.] betreffend einen Skischuh „[X.]“ und den Anlagen [X.]/[X.] betreffend einen Skischuh „Dolomite Varix VXR“ werde zunächst bestritten, zumal die in den Anlagen [X.] bzw. [X.] abgebildeten Skischuhe nicht den dazu übergebenen Mustern [X.] bzw. [X.] entsprächen. Zudem sei der [X.] auch gegenüber diesen Vorbenutzungen ([X.]/[X.] und [X.]/[X.]) neu.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Die zulässige Klage, mit der der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 [X.], Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist unbegründet.

1. Das Streitpatent betrifft laut der [X.] Übersetzung der Streitpatentschrift einen Sportschuh, der einen Schaft aufweist, der von einer [X.] kommende vertikale Erweiterungen in der Zone entsprechend dem Knöchel des Trägers überdeckt, wobei die [X.] mit einer Longitudinalen Öffnung auf dem Oberteil realisiert und mit zumindest einem Paar transversaler [X.] versehen ist, die ihre seitlichen Wände verlängern und sich überlappen, wobei diese [X.] jeweils teilweise von den von der [X.]  kommenden vertikalen seitlichen Erweiterungen durch einen Spalt getrennt sind, der in Richtung nach oben mündet und im Wesentlichen parallel zur longitudinalen Öffnung über der [X.] orientiert ist (Oberbegriff des Anspruchs 1).

Wie in der Beschreibungseinleitung sinngemäß ausgeführt ist, wird die [X.] dem Fuß durch Reduzierung des Volumens angepasst, wobei die transversalen [X.] einander angenähert werden. Hierbei entsteht aufgrund der Überlagerung der [X.] ein Anstieg ihrer transversalen Steifigkeit (vgl. S. 2, 1. Abs.). Genau in dieser Zone, die der Biegefalte entspricht, ist es notwendig, ein Maximum an Nachgiebigkeit vorzusehen, um eine optimale Einstellung der Umhüllung zu erreichen, und es ist in dieser Zone ebenso notwendig, die [X.] weit auffalten zu können, um den Fuß einzuführen oder herausnehmen zu können.

2. Der patentgemäßen Erfindung liegt gemäß [X.], [X.] 1 bis 11 als Aufgabe zugrunde, einen Sportschuh dieses Typs zu schaffen, der es ermöglicht,

● eine korrekte Dichtigkeit zwischen dem Schaft und der [X.] zu bewahren,

● das Spannen zwischen dem Schaft und der [X.] zu differenzieren,

● mit Präzision die Umwicklung des Fußes in der Zone der Biegefalte einzustellen,

● die Biegeeigenschaften des Schaftes im Verhältnis zur [X.] nicht zu beeinflussen,

● den Durchgang des Fußes beim [X.]anziehen-[X.]ausziehen zu erleichtern,

● besonders bequem zu sein und einfach herzustellen und zu benutzen,

● die [X.] nicht zu belasten.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe gibt Anspruch 1 des Streitpatents in der [X.] Fassung einen Sportschuh mit den Merkmalen gemäß folgender Gliederung an:

4. Als Fachmann ist ein [X.]techniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und der Herstellung von Sportschuhen aus Kunststoffschalen anzusehen.

Die in Patentanspruch offenbarte Vorrichtung erweist sich als patentfähig.

1. Zur erteilten Fassung des Streitpatents:

Üblicherweise besteht ein [X.] aus zwei Teilen, dem Schaft (gesamtes Oberteil des [X.]s) und der daran befestigten Sohlenkonstruktion. Im Gegensatz dazu geht das Streitpatent davon aus, dass der Sportschuh aus einem Schaft (2) und einer [X.] (1) gebildet ist. Hierzu ist auf [X.], 2. Abs., 1. Satz dargelegt, dass Sportschuhe dieses Typs eine [X.] aufweisen, welche den Fuß des Trägers umgibt, und einen Schaft, der den unteren Teil des Beines des Trägers hält.

Merkmal g beschreibt einen Ausschnitt in allgemeiner Form eines U, wobei die Spalte in dem vorderen Teil der vertikalen Erweiterungen der [X.] die Ränder bilden. Demnach wird der Ausschnitt in allgemeiner Form eines U von den Rändern 24 und 25 (oder 24 und 26 in den [X.]uren) der Spalte 19 und der Verbindungslinie zwischen den unteren Enden der Spalte 19, also der Biegefalte der Zungen 14, 16  gebildet (vgl. [X.], [X.] 22 - 26; [X.], [X.] 19 - 22; [X.], [X.] 1 und 2).

2. Der Sportschuh nach dem erteilten Anspruch 1 ist neu.

[X.] seien sämtliche im Anspruch 1 des Streitpatents genannten Merkmale bekannt. Dem kann der Senat nur insoweit folgen, als daraus ein Sportschuh zu entnehmen ist, der die Merkmale a bis d aufweist.

[X.] offenbart einen Skischuh aus Kunststoff, dessen unterer Abschnitt aus einer Schale besteht, die den Fuß und die Ferse umgibt und dessen oberer Abschnitt in bekannter Weise über einen auf der Schale angelenkten Ring verfügt, der nach vorn offen ist und das Unterbein umgibt ([X.], 1. Abs. i. V. m. [X.]. 4). Dieser Ring stellt nach der oben genannten Definition des Streitpatents einen Schaft dar (Merkmal a).

Merkmal b).

Merkmale c und d).

[X.] durch die Merkmale e bis g.

[X.] symmetrisch aufgebaut ist und auch die äußere Lasche 4 von der vertikalen Erweiterung auf der nicht zu erkennenden Außenseite des [X.] getrennt ist, wie es das Merkmal e des Anspruchs 1 verlangt ("[X.]"),  ist weder den [X.]uren noch der Beschreibung zu entnehmen. Die Klägerin führt hierzu aus, der Sportschuh nach [X.] sei symmetrisch aufgebaut. Bei einem unsymmetrischen [X.] erwarte der Fachmann eine Darstellung der anders gestalteten Außenseite.

[X.] ausschließlich Informationen enthält, nach denen der darin offenbarte [X.] lediglich in einer der beiden von der [X.] kommenden seitlichen Erweiterungen einen Spalt aufweist. So wird dort mehrfach herausgestellt, dass bei dem bekannten Skischuh der Kontakt mit der Innenseite des Fußes beim Verkanten des Skis verbessert werden soll (vgl. [X.], 2. Abs.; [X.], 3. Abs.; [X.], [X.] 9-11; [X.], letzter Abs.). Dem wird ein wie bei dem Streitpatent symmetrisch aufgebauter [X.], der ebenso wie an der innen liegenden auch an der außen liegenden seitlichen Erweiterung der [X.] mit einem Spalt versehen ist, offensichtlich nicht gerecht, weil von der Außenseite dann kein ausreichender Druck mehr auf den Fuß ausgeübt werden kann. Dass es - wie die Klägerin außerdem meint - für einen erleichterten Einstieg in den [X.] unabdingbar sei, beide seitlichen Erweiterungen mit einem Spalt zu versehen, trifft ebenfalls nicht zu, denn zu diesem Zweck weist der aus [X.] bekannte [X.] bereits einen transversalen Schlitz in der oberen, von der Außenseite des [X.]s kommenden Lasche 4 auf, der diese in die Abschnitte 41 und 42 teilt, wodurch eine größere Öffnung möglich wird (vgl. Anspruch 4; [X.], letzter Abs.; [X.], [X.] 15-17; [X.], [X.] 29-[X.], [X.] 3). Im Sinne des Streitpatents die auf der Außenseite des [X.]s liegende Lasche - zusätzlich - mittels eines [X.] von der vertikalen seitlichen Erweiterung der [X.] zu trennen, ist daher zur Erleichterung des Einstiegs in den [X.] zum einen nicht erforderlich und zum anderen auch nicht sinnvoll, denn dadurch kommt es zu einer Schwächung des [X.]s.

Merkmal e des patentgemäßen [X.] ist in der Druckschrift [X.] somit nicht offenbart. Ein symmetrischer Aufbau des bekannten [X.] kann allenfalls in Kenntnis des Streitpatents ex post daraus abgeleitet werden.

[X.] nicht das Merkmal f, wonach der Spalt, der die Lasche von der [X.] trennt in Richtung nach oben mündet und im Wesentlichen parallel zur longitudinalen Öffnung über der [X.] orientiert ist. Betrachtet man, wie die Klägerin, den Teil des [X.], der im Wesentlichen parallel zur longitudinalen Öffnung über der [X.] orientiert ist, ([X.]. 1 und 3) als trennenden Spalt, so mündet dieser nicht nach oben, sondern nach hinten. Sieht man dagegen den Teil des [X.], der nach oben mündet, als trennenden Spalt an, dann zeigen die [X.]. 1 und 3, dass dieser nicht im Wesentlichen parallel zur longitudinalen Öffnung über der [X.] orientiert ist, sondern senkrecht dazu.

Merkmal e ausgeführt, aus der Druckschrift [X.] nur ein Spalt zu entnehmen ist, offenbart diese Schrift auch nicht das Merkmal g. Nach diesem Merkmal müssen nämlich Spalte (nicht nur ein Spalt) vorhanden sein, um in dem vorderen Teil der vertikalen Erweiterungen der [X.] die Ränder eines Ausschnitts in allgemeiner Form eines U auszubilden, wobei nach der oben angegebenen Auslegung der untere Rand des U durch die Biegefalte der Zungen gebildet wird ([X.], [X.] 1 und 2 der Übersetzung des Streitpatents). Ebenso kann ein einziger Spalt zusammen mit der longitudinalen Öffnung nur eine Zunge ausbilden und nicht eine Zunge auf jeder Lasche, wie es Merkmal g vorgibt.

Gegenüber den weiteren von der Klägerin herangezogenen Entgegenhaltungen erweist sich der streitpatentgemäße Sportschuh gleichfalls als neu.

N2, [X.] und [X.] zeigen Wander- und Bergschuhe bzw. Skischuhe, bei denen nicht zu erkennen ist, ob die [X.] jeweils teilweise von den von der [X.]  kommenden vertikalen seitlichen Erweiterungen durch einen Spalt getrennt sind, weshalb dort bereits jeweils Merkmal e fehlt. Ebenso sind die Ausgestaltungen gemäß der Merkmale f und g nicht ersichtlich.

N3 betrifft einen Skischuh, der einen Schaft, vertikale Erweiterungen der [X.] im Bereich des Knöchels und eine longitudinale Öffnung auf dem Oberteil der [X.] aufweist ([X.]. 5). Weiterhin ist in [X.]. 5 zu erkennen, dass die [X.] im Bereich der longitudinalen Öffnung mit transversalen [X.] versehen ist. Diese verlängern zwar die seitlichen Wände, überlappen sich jedoch nicht, wie es nach Merkmal d vorgesehen ist. Darüber hinaus sind dieser Schrift auch die Merkmale e bis g nicht zu entnehmen.

N5 und [X.] , deren Vorveröffentlichung der Senat unterstellt, sowie die Entgegenhaltung [X.] sind bezüglich ihres Offenbarungsumfangs einander gleichwertig. Sie weisen die Merkmale a bis e auf, wobei die transversalen [X.], die dort die seitlichen Wände verlängern und sich überlappen, durch zusätzliche Bauteile gebildet werden, die auf dem Oberteil der [X.] befestigt sind (Merkmal d). Da diese [X.] an der [X.] befestigt sind, ist zwischen den [X.] und der [X.] ein Spalt vorhanden, wobei dieser die [X.] auch von den von der [X.] kommenden vertikalen seitlichen Erweiterungen trennt (Merkmal e). Dieser zwischen Lasche und vertikaler seitlicher Erweiterung verlaufende Spalt ist jedoch deutlich erkennbar in einem Winkel zur longitudinalen Öffnung der [X.] angeordnet und somit nicht parallel zu dieser. Da außerdem der Spalt zwischen Lasche und vertikaler seitlicher Erweiterung verläuft, kann er auch nicht in dem vorderen Teil der vertikalen Erweiterungen der [X.] die Ränder eines Ausschnitts in allgemeiner Form eines U bilden. Somit fehlen jeweils die Merkmale f und g.

3. Die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

[X.] eine  erfinderische Tätigkeit notwendig war, um zum streitpatentgemäßen Sportschuh zu gelangen. Sinngemäß hat sie ausgeführt, dass aus [X.] jedenfalls die Merkmale a bis d sowie f und g bekannt seien und sich auch Merkmal e für den Fachmann ohne Weiteres ergäbe, da Skischuhe üblicherweise symmetrisch seien.

[X.] kein symmetrischer Skischuh, da eine lediglich einseitig auf den Kontakt des Fußes mit der Innenseite des [X.]s gerichtete Verbesserung erreicht werden soll. Hieraus erhält der Fachmann demnach keinen Hinweis, dass der Skischuh symmetrisch aufgebaut ist. Folglich ist auch das Merkmal e, wonach die [X.] jeweils teilweise von den von der [X.] kommenden vertikalen seitlichen Erweiterungen durch einen Spalt getrennt sind, durch diesen Stand der Technik nicht nahegelegt, da keine Anregung vorhanden ist, beide [X.] durch einen Spalt von den seitlichen Erweiterungen zu trennen. Weil nur die Ausbildung von Spalten in jeder Lasche einen Ausschnitt in Form eines allgemeinen U gemäß Merkmal g bewirkt, ist auch dieses Merkmal aus [X.] nicht  herleitbar. Ebenso ist kein Anlass gegeben, den Spalt gemäß [X.], der klar ersichtlich aus einem horizontalen und einem vertikalen Teil besteht, durch einen nur horizontal und parallel zur longitudinalen Öffnung ausgerichteten Spalt zu ersetzen (Merkmal f). Dies würde nämlich die Ausgestaltung des [X.] auf der Innenseite derart verändern, dass die seitliche Erweiterung nicht mehr bis in den Bereich des Knöchels reicht, und den Halt des Fußes in Skischuh beeinträchtigen.

N2, [X.] und [X.] bereits die Merkmalen e, f und g nicht zu entnehmen sind und das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem in diesen Schriften keine Erwähnung findet, ist hieraus keine Anregung zu entnehmen, die zur patentgemäßen Ausgestaltung des [X.] führen könnte.

N3 kein Anlass ersichtlich, von dem dort gewählten Kompromiss zwischen Tragekomfort und Kraftübertragung mittels weichen (soft) und verstärkenden (strengthening) Bauteilen abzuweichen und eine Ausgestaltung mit den patentgemäßen Merkmalen d sowie e bis g  zu wählen.

N5 und [X.] sowie nach Entgegenhaltung [X.] ist bereits kein Grund ersichtlich, durch Spalte in dem vorderen Teil der vertikalen Erweiterungen der [X.] eine Zunge auf jeder Lasche zu bestimmen, da dort bereits Zungen auf den zusätzlichen transparenten Bauteilen ausgebildet sind (Merkmal g).

[X.] mit einer der übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften nicht zum Sportschuh nach Anspruch 1, da diesem, wie auch allen anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die Merkmale f und g fehlen.

Somit hat der Anspruch 1 des Streitpatents Bestand.

D1 bis [X.] nichts, aus denen die Klägerin auch keine patenthindernden Gründe geltend gemacht hat.

Die angegriffenen Ansprüche 2 und 3 sind ebenfalls rechtsbeständig, da sie zweckmäßige, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des [X.] nach Anspruch 1 betreffen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.], § 709 Satz 1 und 2 ZPO.